BGH · X ZR 79/72

Volltext der Entscheidung

Nachschlagewerk: ja BGHZ:	ja
PVÜ Art. 4 H
Allopurinol
 Das Erfordernis der deutlichen Offenbarung im Sinne von Art. 4 H PVÜ setzt nicht voraus, daß der Gegenstand der Nachanmeldung bereits wortwörtlich in der Voranmeldung beschrieben ist. Die Ergänzung glatter Äquivalente in der Nachanmeldung ist nicht schädlich für die Wahrung der Priorität, wohl aber die Ergänzung von nicht glatten Äqui valenten.
BGH, Urt. v. 15. Oktober 1974 - X ZR 79/72 - Bundespatentgericht
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
X ZR 79/72	URTEIL	Verkündet	am
15. Oktober 1974
Oechsler,
 Justizangestellte
als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
 in der Patentnichtigkeitssache
 der Firma The W
», m
Ltd., Road,
NW« (Gi
 Beklagten und Berufungsklägerin,
 Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Dr. BBIB» AHH«»
und Patentanwälte Dipl.-Chem. Dr.rer.nat. HB. «^Bund Dipl.-Ing.
gegen
 die Firma Dr. Georg He«BB Chem.-pharm. Werk GmbH, BBIfc B, KoBBstraße B - B> gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführer Robert HeBBB» B«BB-WaBBI, WBP Straße B, und Dipl. -Kaufmann Hans Georg WiB» BBB B» GBBstraße B,
Klägerin und Berufungsbeklagte,
 Prozeßbevollmächtigte: Patentanwälte Dr. Ing. v. «sv»
Dipl#-Ing. H. B und Di "
Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 15. Oktober 1974 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann und Bendler
 für Recht erkannt:
Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats III) des Bundespatent-gerichts vom 12. April 1972 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.
Von Rechts wegen
 Tatbestand
Die Beklagte ist Inhaberin des am 4. August 1956 unter Beanspruchung der Priorität der Anmeldung in Großbritannien vom 10. August 1955 angemeldeten - inzwischen abgelaufenen - Patents SflPflP, das ein Verfahren zur Herstellung von Pyrazolo/J,4-d7pyrimidinen betrifft.
Der (einzige) Patentanspruch lautet:
Verfahren zur Herstellung von Pyrazolo£?,4-d7 pyrimidinen der allgemeinen Formel	“
n
R
1	H
 
worin einer der Reste und R~ ein Wasserstoffatom und der andere eine Hydroxygruppe oder eine gegebenenfalls durch eine niedere Alkylreste substituierte Aminogruppe bedeutet, dadurch gekennzeichnet, daß man Pyrazolo-/3,4-d7pyrimidine der oben angegebenen Formel, worin"“einer der Reste R^ und Rp eine Mercapto-gruppe und der andere eine Hydroxygruppe oder eine gegebenenfalls durch niedere Alkylreste substituierte Aminogruppe bedeutet, mittels Raney-Nickel reduziert.
Die Klägerin macht geltend, der Teil des Gegenstandes des Streitpatents, der sich darauf beziehe, daß 4-Hydroxy-6-mercapto-pyrazolo/J, 4-d7pyrimidin mittels Raney-Nickel zu 4-Hydroxy-pyrazolo/5,4-d7pyrimidin ("Allopurinol") reduktiv entschwefelt werde, finde in der Anmeldung Nr. 23055/55 in Großbritannien vom 10. August 1955 keine Stütze. Dort werde im Beispiel 9 4-Amino-pyra-zolo/_5,4-d7pyrimidin mit salpeteriger Säure zu 4-Hydroxy-pyrazolo/5>4-d7pyrimidin umgesetzt. Das sei ein ganz anderer Weg zur Herstellung der betreffenden Verbindung, als er im Streitpatent unter Schutz gestellt sei. Außerdem sei weder in der in Rede stehenden britischen Patentanmeldung noch in der sonstigen damaligen Literatur beschrieben gewesen, wie der Ausgangsstoff 4-Hydroxy-6-mercapto-pyrazolo/3,4-d7pyrimidin hergestellt werden solle. Die Priorität der Anmeldung in Großbritannien vom 10. August 1955 sei somit insoweit zu Unrecht beansprucht. Zur Zeit der Anmeldung dieses Teils des Gegenstandes des Streitpatents beim Deutschen Patentamt am 4. August 1956 sei "AflHHHB" bereits durch das "AmflUfc	NOV	Service"	0H.	Kongreß,
11. bis 16. September 1955, Seiten 11 N bis 13 N (nachfolgend: Kongreßbericht) und durch das "Journal of the
 
AnÄBW ChflBBl So^l11, Bd. 78, Seiten 784 bis 790 (20. Februar 1956) (nachfolgend kurz: Journal) beschrieben gewesen. Da der in Rede stehende Teil des Gegenstands des Streitpatents analog zu dem im Bd. 76 (1954), Seite 5633 bis 5636, beschriebenen Verfahren zur Herstellung von Purin verlaufe, sei er als Analogieverfahren anzusehen, das aber nicht schutzfähig sei, weil es zu einem im Anmeldezeitpunkt schon bekannten Erzeugnis führe.
Die Klägerin hat beantragt, das Streitpatent insoweit
(teilweise) für nichtig zu erklären.
Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt und angeregt,
 dem Patentanspruch hilfsweise eine andere
 Fassung zu geben.
Die Beklagte macht geltend, hinsichtlich der Herstellung von 4-Hydroxy-pyrazolo/5,4-d7pyrimidin ("AHUB") sei die Priorität der Anmeldung in Großbritannien vom 10. August 1955 zu Recht beansprucht. Auf Grund der in der britischen Anmeldung angegebenen Beispiele 8 und 9, die sich auf die Herstellung mono substituierter Verbindungen bezögen, sei die dort zu der allgemeinen Formel angegebene Definition der Auswahl der Substituenten R^ und. R2 aus Hydroxy-, Mercapto-, Alkylmercapto-, Amino-und Alkylaminogruppen so zu verstehen, daß mindestens ein Substituent eine der genannten Gruppen entsprechende Bedeutung haben müsse. Die reduktive Abspaltung der Mer-captogruppe aus einem ^substituierten Pyrazolo/3,4-d7pyri-midin mit einer Mercaptogruppe in 6-Stellung mittels
 Raney-Nickel sei im Beispiel 8 der britischen Anmeldung beschrieben. Dadurch sei der streitige Teil des Gegenstandes des Streitpatents durch die Prioritätsunterlagen ausreichend gedeckt. Der Ausgangsstoff des streitigen Verfahrens, nämlich 4-Hydroxy-6-mercapto-pyrazolo/5>4-d7py-rimidin sei dem Fachmann ohne weiteres zugänglich gewesen. Er habe es auf naheliegende Weise aus dem in den britischen Anmeldungsunterlagen (Beispiel 4) 4,6-Dimercapto-pyrazolo/3,4-d7pyrimidin durch einfache alkalische Hydrolyse gewinnen können.
Der Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts hat der Klage stattgegeben. Er hat das Streitpatent dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß er den Patentanspruch wie folgt gefaßt hat:
worin entweder einer der Reste R^ und R2 ein Wasserstoffatom und der andere eine gegebenenfalls durch niedere Alkylreste substituierte Aminogruppe bedeutet oder R1 eine Hydroxygruppe und Rp ein Wasserstoff atom bedeutet, dadurch gekennzeichnet, daß man Pyrazolo/3,4-d7pyrimidine der oben angegebenen Formel, worin entweder einer der Reste R^ und Rp eine Mercaptogruppe und der andere eine gegebenenfalls durch niedere Alkylreste substituierte Amino-
Verfahren zur Herstellung von Pyrazolo Z3,4-d7pyrimidinen der allgemeinen Formel
H
 
gruppe bedeutet oder eine Hydroxygruppe und Rp eine Mercaptogruppe bedeutet, mittels Raney-Nickel reduzierend entschwefeit.
Mit der Berufung, zu deren näherer Begründung die Beklagte ein Gutachten von Prof. Dr. Wolfgang Pf|BBI KoBB», eingereicht hat, verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter.
Die Klägerin beantragt, die Berufung zurückzuwei-
sen.
Professor Dr. K. HBB* HaBK hat auf Erfordern des Senats ein schriftliches Gutachten erstattet. Er hat das Gutachten in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt.
Entscheidungsgründe Die Berufung der Beklagten hat keinen Erfolg.
I.
Im Rahmen der gestellten Berufungsanträge hat der Senat nur darüber zu entscheiden, ob der Teil des Gegenstandes des Streitpatents B Bi B&» der sich auf das Verfahren zur Herstellung des 4-Hydroxy-pyrazolo£3,4-d7pyri-midins ("ABBBIB") aus 4-Hydroxy-6-mercapto-pyra-zolo/5»4-d7pyrimidin mittels reduktiver Entschwefelung mit Raney-Nickel bezieht, patentfähig ist oder nicht.
Da nur die Beklagte das eine Teilvernichtung des Streitpatents aussprechende Urteil des Bundespatentgerichts
 
angreift, um Klageabweisung und damit die vollständige Wiederherstellung des Streitpatents zu erreichen, hat der Senat über die Patentfähigkeit des übrigen (von der Klägerin nicht angegriffenen) Teils des Gegenstandes des Streitpatents nicht zu befinden.
II.
Die Klage ist zulässig, weil die Klägerin auch nach Ablauf des Streitpatents während des Berufungsverfahrens noch ein berechtigtes Interesse an der Teilnichtigerklärung des Streitpatents hat, weil sie in einem zur Zeit vor dem Oberlandesgericht München schwebenden Rechtsstreit wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommen wird.
III.
1.	Dem streitigen Teil des Gegenstandes des Streitpatents liegt - wie dem übrigen Teil des Gegenstandes des Streitpatents - die Aufgabe zugrunde, Purinantagonisten zu schaffen, die als Antimetaboliten wertvolle therapeutische Eigenschaften besitzen.
2.	Diese Aufgabe wird im streitigen Teil des Gegenstandes des Streitpatents dadurch gelöst, daß 4-Hydroxy-6-mercapto-pyrazolo/3,4-d7pyrimidin mit Raney-Nickel zu 4-Hydroxy-pyrazolo/3,4-d7pyrimidin reduktiv entschwefelt wird:
/
- e -
4-Hydroxy-6-mercapto-pyrazolo/5,4-d7pyrimidin
4-Hydroxy-pyrazolo/3,4-d7py-
rimTdin
3.	Gegenstand des streitigen Teils des Streitpatents ist demnach ein Verfahren,
 aus dem Ausgangsstoff:	4-Hydroxy-6-mercapto-
pyrazolo/3,4-d7pyrimidin
 mit der Verfahrensweise: reduktive Entschwefelung
 mit Raney-Nickel
 das Endprodukt:	4-Hydroxy-pyrazolojj>, 4-d7pyrimi din
 herzustellen.
4.	Bei der Neuheitsprüfung ist dem streitigen Teil des Streitpatents nur der Altersrang der Anmeldung beim Deutschen Patentamt am 4. August 1956 zuzubilligen, weil das streitige Verfahren in den Unterlagen der britischen Voranmeldung, deren Priorität beansprucht wird, nicht deutlich offenbart ist. Die Priorität der Voranmeldung in Großbritannien wird deshalb insoweit zu Unrecht beansprucht.
 
a) Dem Anmelder steht für die in einem anderen Verbandsland hinterlegte Anmeldung eines Erfindungspatents das Prioritätsrecht zu, Art. 4 A Abs. 1 PVÜ. Wie sich aus Art. 4 C Abs. 4 Satz 1 PVÜ ergibt, muß die jüngere (spätere) Anmeldung denselben Gegenstand betreffen wie die erste Anmeldung in einem anderen Verbandsland. Dabei ist es nach Art. 4 H PVÜ unschädlich, daß bestimmte Merkmale der später angemeldeten Erfindung nicht im Patentanspruch der ersten Anmeldung enthalten sind, sofern nur die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen diese Merkmale deutlich offenbart (r6vÄle d'une facon precise). Für Merkmale einer Erfindung, die in der ersten Anmeldung nicht enthalten sind, läßt die jüngere (spätere) Anmeldung ein eigenes Prioritätsrecht zur Entstehung gelangen (Art. 4 F Abs. 1 und 2 PVÜ). Daraus folgt, daß mit einer jüngeren (späteren) Anmeldung kein Prioritätsrecht für solche Merkmale der Erfindung wirksam beansprucht werden kann, die in der ersten Anmeldung noch nicht enthalten waren. Danach besteht das Prioritätsrecht nur in dem Umfange, in dem der Gegenstand der jüngeren Anmeldung mit sämtlichen Merkmalen der Erfindung bereits in der ersten Anmeldung deutlich offenbart ist. Für das Erfordernis der deutlichen Offenbarung (siehe Art. 4 H) ist nicht zu fordern, daß sämtliche Merkmale der Erfindung wortwörtlich in den Anmeldungsunterlagen der ersten Anmeldung (Hinterlegung) genannt sein müssen (so aber Davidson GRUR Int. I960, 65, 66 r. Sp. für die niederländische Praxis im allgemeinen, die bei Ausdehnung der Nachanmeldung auf Äquivalente die Zuerkennung der Priorität versagt). Bei dem Erfordernis der Identität zwischen dem Gegenstand der Voranmeldung und dem Gegenstand der Nachanmeldung ist eine gewisse
10	-
Flexibilität angebracht (Bodenhausen, Pariser Verbandsübereinkunft zu dem Schutze des gewerblichen Eigentums,
1971t Art. 4 H Anm. b). Es muß daher als genügend angesehen werden, daß sich einzelne nicht ausdrücklich erwähnte Merkmale der Erfindung dem Durchschnittsfachmann mit seiner Sachkunde und Erfahrung im Zeitpunkt der ersten Hinterlegung aus der Gesamtheit der Voranmeldung ohne weiteres, d. h. ohne weiteres Nachdenken und ohne nähere Überlegungen, ergeben. So würde es in der Regel unbedenklich sein, die Priorität anzuerkennen, wenn in der ersten Anmeldung die Struktur des Stoffes und ein Herstellungsweg für den Stoff offenbart ist und dann in der Nachanmeldung das Schutzbegehren auf weitere triviale Herstellungswege erstreckt wird, die dem Fachmann durch die angegebene Zusammensetzung des Stoffes auf der Hand
1
liegen (so Davidson aaO unter Hinweis auf die Entscheidung der Anmeldeabteilung des niederländischen Patentamts vom 26. Juni 1941, B.i.E. 1942, 172; Zutrauen GRUR Int. I960, 498, 499; abweichend aber die Beschwerdeabteilung des Österreichischen Patentamts vom 18. September 1959 /GRUR I960, 5107, die die Zuerkennung der Priorität bei einer Nachanmeldung versagte, die auf beliebige Hydrierungskatalysatoren erstreckt war, womit auch Raney-Nickel-Katalysatoren erfaßt werden sollten, während die erste Anmeldung nur Edelmetallkatalysatoren für die Hydrierung von Antibiotika ausdrücklich genannt hatte).
Bis zu dem Erlaß des Bekanntmachungsbeschlusses sind im Erteilungsverfahren Änderungen der Anspruchsfassung zulässig, soweit dadurch der Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung nicht verändert wird. Da zu dem Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung nicht allein das dort ausdrück-
11
lieh Beschriebene, sondern auch dessen glatte Äquivalente zählen, ist das Nachbringen eines glatten Äquivalents zwecks Ergänzung der Beschreibung zulässig (siehe das Urteil des erkennenden Senats vom 22. Dezember 1966 - la ZR 225/63 - S. 8 m. w. Nachw. - Nadelrollenkäfig abgedr. bei Liedl, Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen-Nichtigkeitsklagen 1965/66, 694, 700). Der Senat hat jedoch die spätere Ausdehnung der Patentansprüche auf nicht glatte Äquivalente der in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen beschriebenen Erfindung nicht zugelassen (BGH GRUR 1970» 283, 293 li. Sp. - Dia-Rähmchen IV). Es besteht keine Veranlassung, die Frage der Ergänzung der ersten Anmeldungsunterlagen in der späteren Nachanmeldung in einem anderen Verbandsland anders zu beurteilen als Ergänzungen der Anmeldungsunterlagen im laufenden Erteilungsverfahren.
In beiden Fällen geht es um die Frage, ob eine spätere Fassung der Anmeldungsunterlagen durch eine frühere Fassung der Anmeldungsunterlagen gedeckt ist. Dies verlangt im Interesse der Rechtssicherheit klare Verhältnisse, die bei der Zulassung der Nachreichung nicht glatter Äquivalente nicht mehr gewährleistet sind. Deshalb vermag der Senat der Auffassung von Klauer/Möhring, Patentrechtskommentar 3. Aufl. 1971» Internationales Patentrecht, D IV 5 c, S. 1675» der das Prioritätsrecht auf alle Äquivalente der in der ersten Anmeldung beschriebenen Erfindung erstrecken will, nicht beizutreten.
b) Der streitige Teil des Gegenstandes des Streitpatents ist in der Anmeldung der Beklagten in Großbritannien vom 10. August 1955 nicht deutlich offenbart, im Sinne von Art. 4 H PVÜ. Die Anmeldungsunterlagen aus
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Großbritannien liegen dem Senat nicht vor. Die Parteien sind sich Jedoch darüber einig, daß sich ihr Inhalt mit der provisional specification des britischen Patents 798 646 (nachfolgend kurz: Provisional) deckt.
aa) Die "Provisional” führt zunächst aus, es sei gefunden worden, daß bestimmte neue 1-pyrazolo/?,4-d7pyri midine nützliche Eigenschaften als Antimetaboliten bei der Purinsynthese hätten (Sp. 3t Z. 82 - 84).
Sie definiert die erfindungsgemäßen Verbindungen als Pyrazolo/5,4-d7pyrimidine der allgemeinen Formel I
Amino- und Alkylaminogruppen ausgewählt sind. Sie umschreibt die Erfindung anhand von 8 Beispielen 2 bis 9, und zwar mit 6 disubstituierten Verbindungen, nämlich
R
1
H
1 2
in der R und R aus Hydroxy-, Mercapto-, Alkylmercapto-,
4,6-Dihydroxy-1 -pyrazolo-/3,4-d7pyr imi din (Beispiel 2),
6
HO
13 -
4-Mercapto-6-hydroxy-1-pyrazolo-/?,4-dJ ■ pyrimidin
(Beispiel 3),
>H
y\
usw.
4,6-Dimercapto-1 -pyrazolo -/?,4-d7pyri-midin
(Beispiel 4)
SH
6
usw.
H
4-Amino-6-hydroxy-1-pyrazolo-/?,4-d7py-rimidin
(Beispiel 5)
N
nh2
J 4
USW.
Hü
4-Dimethylamino-6-hydroxy-1-pyrazolo-Z3,4-d7pyrimidin
(Beispiel 6)
H<
usw.
 
und	
4-Amino-6-mercapto-1-pyrazolo-	m2
4-d7pyrimidin	>
(Beispiel 7)	i usw
E
Zur Herstellung der letztgenannten Verbindung wird ausgeführt, daß sie aus 4,6-Dimercapto-1-pyrazolo/3»4-d7pyri-midin (siehe Beispiel 4) mit Ammoniak umgesetzt wird.
Die "Provisional” schildert sodann zwei monosubsti-tuierte Verbindungen, nämlich
4-Amino-1-pyrazolo-/?,4-d7pyrimidin	f2
(Beispiel 8)	f J usw.
und	
4-Hydroxy-1 -pyrazolo-/?, 4-d7pyrimidin	OH > usw.
(Beispiel 9). *	
	k
Die Synthese des 4-Amino-1-pyrazolo-/?,4-d7pyrimidins (Beispiel 8) gibt die "Provisional" mit der reduktiven Entschwefelung des 4-Amino-6-mercapto-1-pyrazolo-/?,4-d7-pyrimidins (Beispiel 7) mittels Raney-Nickel an:
 
4-Amino-6-mercapto-1-	4-Amino-1-pyrazolo-/3,4-d7-
pyrazolo-/5,4-d7pyrimidin pyrimidin.	~
Die Synthese des 4-Hydroxy-1-pyrazolo-/t3,4-d7pyrimidins (Beispiel 9) schildert die MProvisional11 als Umsetzung des 4-Amino-1-pyrazolo-/3,4-d7pyrimidins (Beispiel 8) mit Schwefelsäure und Kaliumnitrit:
und
 Kaliumnitrit
h	H
4-Amino-1-pyrazolo-	4-Hydroxy-1-pyrazolo-
/3,4-d7pyrimidin	/3,4-d7pyrimidin

bb) In der "Provisional" ist somit zwar das Endprodukt des streitigen Verfahrens, nämlich das 4-Hydroxy-pyrazolO' /3,4-d7pyrimidin, ausdrücklich erwähnt. Zu seiner Herstellung ist jedoch ein anderer Ausgangsstoff und eine abweichende Herstellungsmethode angegeben, nämlich die Umsetzung
 
des 4-Amino~pyrazolo^5,4--^7pyrimidins mittels Schwefelsäure und Kaliumnitrit. Die mangelnde ausdrückliche Erwähnung der Ausgangsstoffe und der Verfahrensschritte zur Herstellung des in der "Provisional” ausdrücklich offenbarten Endprodukts 4-Hydroxy-pyrazolo^,4«d7pyrimi-dins steht nach dem Obengesagten der deutlichen Offenbarung des streitigen Verfahrens in der Voranmeldung in Großbritannien allein noch nicht entgegen. Der Chemiker mit durchschnittlichen Kenntnissen auf dem Gebiet der heterocyclischen Verbindungen am 10. August 1955 konnte zwar auf Grund der Angaben in der britischen Anmeldung zu den Merkmalen des streitigen Verfahrens gelangen.
Dies war ihm jedoch nicht ohne weiteres Nachdenken und ohne nähere Überlegungen möglich. Wie der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung überzeugend ausgeführt hat, konnten die britischen Anmeldungsunterlagen den Durchschnittsfachmann mit den Kenntnissen und Erfahrungen am 10. August 1955 zwar anregen, bei der Herstellung des 4-Hydroxy-1-pyrazolo^,4-d7pyrimidins den Syntheseweg des 4-Amino-1-pyrazolo/3*4-d7pyrimidins mit der reduktiven Entschwefelung eines entsprechenden Ausgangsstoffes mittels Raney-Nickels einzuschlagen.
Dieser Syntheseweg war auch bei den nahe verwandten Purin-Ringsystemen bereits eingeschlagen worden. So hatte Beaman bereits geschildert, wie 6-Mercaptopurin mittels Raney-Nickel zu Purin reduktiv entschwefelt wird (J.Am.Chem.Soc. 1954, S. 5635» 5634 li.Sp., besonders in den Formelbildern I und II):
SH
Raney-Nickel
H
6-Mercaptopurin
H
Purin.
 
Gegen die Tatsache, daß der Fachmann das streitige Verfahren den britischen Anmeldungsunterlagen ohne besonderes Nachdenken und ohne nähere Überlegungen entnehmen konnte, spricht entscheidend der Umstand, daß der für die Durchführung des streitigen Verfahrens erforderliche AusgangsStoff - das 4-Hydroxy-6-mercapto-1-pyrazolo-Z3,4-d7pyrimidin - zur Zeit der Anmeldung in Großbritannien noch unbekannt war. Dieser Ausgangsstoff und seine Herstellung waren in der Literatur bis dahin noch nicht beschrieben.
Die "Provisional” schildert zwar das 4-Mercapto-6-hydroxy-1-pyrazolo/3,4-d7pyrimidin (Beispiel 3). Die Anwendung der Verfahrensschritte des streitigen Verfahrens, nämlich die reduktive Entschwefelung dieses Ausgangsstoffes mittels Raney-Nickel, würde jedoch zu 6-Hydroxy-1-pyrazolo/3,4-d7pyrimidin, nicht aber zu dem Endprodukt des streitigen Verfahrens, nämlich zu 4-Hydroxy-1-pyrazolo-Z3,4-d7pyrimidin führen.
H
H
6-Hydroxy-1-pyrazolo	4-Hydroxy-1-pyrazolo/3,4-d7
/J,4-d7pyrimidin	pyrimidin	“
Das 4-Mercapto-6-hydroxy-1-pyrazolo/3,4-d7pyrimidin und das daraus herzustellende 6-Hydroxy-1-pyrazolo/3,4-d7-
pyriraidin sind nicht identisch mit dem Ausgangsstoff und dem Endprodukt des streitigen Verfahrens.
cc) Die Beklagte macht gestützt auf das von ihr
 der Fachmann habe das streitige Verfahren nach Ausgangsstoff, Verfahrensmethode und Endprodukt ohne jegliche weitere Überlegung der "Provisional” entnehmen können.
Das Endprodukt - das 4-Hydroxy-pyrazolo/3,4-d7pyrimidin -sei dort ausdrücklich aufgeführt. Anstelle des in der "Provisional" ausdrücklich beschriebenen Herstellungsweges habe dem Fachmann ohne weiteres der für das analoge 4-Amino-pyrazolo/3,4-d7pyrimidin vorgeschlagene Syntheseweg zur Verfügung gestanden, analog zur reduktiven Entschwefelung des 4-Amino-6-mercapto-pyrazolo/^,4-d7pyrimi-dins mittels Raney-Nickel zu 4-Amino-pyrazolo/^,4-d7pyri-midin das 4-Hydroxy-6-mercapto-pyrazolo/3,4-d7pyrimidin mittels Raney-Nickel tu 4-Hydroxy-pyrazolo/3,4-d7pyrimidin umzusetzen:
nh2
NH
2
Raney-Nickel
4-Amino-6-mercapto-pyrazolo ß9 4-d7pyrimidin
4-Amino-pyrazolo ßt 4-d7Py**iinidin
19 -
HS
N
H
4-Hydroxy-6-mercapto pyrazolo/J,4-d7pyrimidin
4-Hydroxy-pyrazolo J3* 4-d7pyrimidin
 Den dazu erforderlichen Ausgangsstoff 4-Hydroxy-6-mer-capto-pyrazolo/5,4-d7pyrimidin, habe der Fachmann aus* dem im Beispiel 4 der “Provisional" genannten 4,6-Dimer-capto-pyrazolo/3,4-d7pyrimidin erhalten können. Ohne jegliche weitere Überlegung habe er den Ausgangsstoff 4-Hydroxy-6-mercapto-pyrazolo/3,4-d7pyrimidin (analog der Herstellung des 4-Amino-6-mercapto-pyrazolo/5,4-d7py-rimidins aus 4,6-Dimercapto-pyrazolo/3,4-d7pyrimidin mittels Ammoniak gemäß Beispiel 7 der "Provisional") in ganz analoger Weise zur Ammonlvse im Wege der basenkatalysierten Hydrolyse gewinnen können.
 
Neben der basenkatalysierten Hydrolyse habe der Fachmann den säurekatalysierten Austausch der 4-Mercapto -gegen die Hydroxylgruppe gesehen(s. 15 Ziffer 2 des Gutachtens PfflHHB) • Außerdem habe der Fachmann mit den Kenntnissen am 10. August 1955 den Ausgangsstoff 4-Hydroxy-6-mercapto-pyrazolo/5,4-d7pyrimidin auch ohne Kenntnis der "Provisional” auf Grund seines allgemeinen Fachwissens hersteilen können (S. 16 Ziffer 3 des Gutachtens P10BHB) •
dd) Diesem Standpunkt der Beklagten vermag der Senat nicht beizutreten. Es mag zwar dem Fachmann mit den Kenntnissen am 10. August 1955 auf Grund näherer Überlegungen ohne die Notwendigkeit eines erfinderischen Gedankenganges möglich gewesen sein, nach den Angaben in der "Provisional” in Analogie zu dem dort beschriebenen Herstellungsweg für das 4-Amino-6-mercapto-pyra-zolo/3,4-d7pyriraidin aus 4,6-Dimercapto~pyrazolo/3,4-d7py-rimidin mittels Ammoniak das bis dahin unbekannte 4-Hydroxy 6-mercapto-pyrazolo/3,4-d7pyrimidin mittels basen- oder säurekatalytischer Hydrolysen aus 4,6-Dimercapto-pyrazo-lo/5,4-d7pyrimidin herzustellen und dann in analoger Weise wie das 4-Amino-6-mercapto-pyrazolo/3,4-d7pyrimidin durch reduktive Entschwefelung mit Raney-Nickel zu 4-Hydroxy-pyrazolo/3,4-d7pyrimidin umzusetzen. Der Beklagten kann jedoch nicht gefolgt werden, wenn sie anhand
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des Gutachtens von Prof. Dr. PfflHHHl darlegt, das sei dem Fachmann auf Grund seiner Kenntnisse am 10. August 1955 ohne weiteres, d. h. ohne besonderes Nachdenken und ohne nähere Überlegungen, möglich gewesen. Der gerichtliche Sachverständige Prof. Dr. HflU hat in diesem Punkte in seinem schriftlichen Gutachten Bedenken geäußert (S. 15). Er hat dort ausgeführt, der Durchschnittschemiker mit dem Fachkönnen am 10. August 1955 hätte einfach einige Versuche durchgeführt, ob sich die 4,6-Dimercapto-Verbindung bei einer Hydrolyse genau so verhalte wie bei der Ammonlyse, wenn er mit der Frage konfrontiert worden wäre, wie er zu dem 4-Hydroxy-6-mer-capto-pyrazolo/3,4-d7pyrimidin gelangen könne. Er habe mit einem Blick auf die Strukturformel des 4,6-Dimercapto-pyrazolo/3>4-d7pyrimidins feststellen können, daß Ringspaltreaktionen oder mit einer Substitution konkurrierende Reaktionen, wie zu dem Beispiel die Ausbildung von Doppelbindungen zu benachbarten Formelgliedern nicht möglich und daher nicht zu befürchten waren. In der mündlichen Verhandlung hat der gerichtliche Sachverständige erklärt, der fachkundige Leser der "Provisional” lese den Austausch der SH-Gruppe gegen eine OH-Gruppe nicht mit, wenn er das Beispiel 8 lese. Auf eine entsprechende Frage hat er geantwortet: "Ein bischen Nachdenken muß man schon, wenn man im Beispiel 8 die SH-Gruppe gegen die OH-Gruppe aus-tauscht". Er hat in der mündlichen Verhandlung weiter ausgeführt, die Hydrolyse analog zur Ammonlyse biete sich dem Fachmann an, dränge sich ihm aber nicht ohne weiteres auf; der Fachmann komme schnell auf die Idee der Hydrolyse, eine Erfindung sei es nicht, anstelle der Ammonlyse eine Hydrolyse durchzuführen. Diese Ausführungen ergeben zur Überzeugung des Senats, daß der Durchschnittsfachmann
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mit der Sachkunde und Erfahrung am 10. August 1955 das streitige Verfahren, nämlich 4-Hydroxy-pyrazolo/J,4-d7-pyrimidin aus 4-Hydroxy-6-mercapto-pyrazolo/3,4-d7pyri-midin mittels reduktiver Entschwefelung mit Raney-Nickel herzustellen, nicht ohne weiteres, d. h. ohne nähere oder besondere Überlegungen, der "Provisional” entnehmen konnte, sondern zu näheren Überlegungen genötigt war, wenn er aus den Angaben der "Provisional" zu dem streitigen Verfahren gelangen wollte. Der Senat schließt sich deshalb der Auffassung des Nichtigkeitssenats an, daß der für die Ausführung des streitigen Verfahrens beanspruchte Ausgangsstoff, nämlich das 4-Hydroxy-6-mercapto-pyrazolo/3,4-d7pyrimidin dem Fachmann mit den Kenntnissen am 10. August 1955 nicht ohne weiteres zur Verfügung stand.
c) Das streitige Verfahren ist somit in den britischen Anmeldungsunterlagen nicht im Sinne von Art. 4 H PVÜ deutlich offenbart. Deshalb hat die Beklagte insoweit zu Unrecht die Priorität vom 10. August 1955 beansprucht. Diesem Teil des Gegenstandes des Streitpatents kommt somit nur der Altersrang der Anmeldung vom 4. August 1956 zu.
d) Keine der druckschriftlichen Entgegenhaltungen nimmt das streitige Verfahren vollständig vorweg.
aa) Der "Kongreßbericht" berichtet über wirksame Antagonisten in biologischen Systemen und beschreibt die Synthese von Pyrazolo/J,4-d7pyrimidinen, unter anderem die Umsetzung von 3-Amino-4-pyrazolo-carboxamid zu 4-Hydroxy-pyrazolo/3,4-d7pyrimidin (Seite 11 N).
3-Amino-4-pyrazolo-	4-Hydroxy-pyrazolo
 carboxamid	/5,4-d7pyrimidin
 Außerdem ist im MKongreßbereichtn auf Seite 12 N angegeben, wie 4-Hydroxy-6-mercapto-pyrazolo/3,4-d7pyrimidin erhalten werden kann*
In dieser Druckschrift ist demnach zwar der Ausgangsstoff für das streitige Verfahren offenbart. Auch das Endprodukt des streitigen Verfahrens und dessen Verwendbarkeit als wirksamer Antagonist in biologischen Systemen ist dort beschrieben. Die Verfahrensweise der reduktiven Entschwefelung des Ausgangsstoffes 4-Hydroxy-6-mercapto-pyrazolo/3»4-d7pyrimidin mittels Raney-Nickel zu dem Endprodukt 4-Hydroxy-pyrazolo/3>^-£L7pyrimidin ist dort jedoch nicht offenbart. Letzteres wird dort vielmehr aus einem anderen Ausgangsstoff mittels einer anderen Verfahrensweise erhalten.
bb) Im	berichtet	derselbe Verfasser
 Roland K. Rflü^über verschiedene wirksame Antagonisten in biologischen Systemen. Er schildert auf Seite 784
rechte Spalte, Absatz 2 die Umsetzung von 3-Amino-4-pyrazolocarboxyamid durch Erhitzung mit Formamid zu 4-Hydroxy-pyrazolo/3,4-d7pyrimidin (siehe dazu die Formelbilder X und XIV auf Seite 785 und das 4* Beispiel auf Seite 788 linke Spalte, Absatz 5). Außerdem beschreibt er auf Seite 786 (li. Sp.) die Herstellung von 4-Hydroxy-
6-mercapto-pyrazolo/3>^“<*7pyrimidin (siehe dazu die Formelbilder X und XI auf Seite 785 und das 2. Beispiel auf Seite 788 rechte Spalte Absatz 3)* Das geht über die Offenbarung des Ausgangsstoffes und des Endprodukts des streitigen Verfahrens unter Einschluß seiner Verwendbarkeit als wirksamer Antagonist in biologischen Systemen nicht hinaus. Die spezielle Verfahrensweise des streitigen Verfahrens, wie sie im Streitpatent unter Schutz gestellt ist, wird darin ebensowenig offenbart wie im "Kongreßbericht".
cc) Im ^Journal,,19I5^ Seite 5633 ff schildert Beaman, wie 6-Mercapto-purin und 2,6-Mercapto-purin mittels Raney-Nickel zu Purin reduktiv entschwefelt wird (siehe oben III 4 b bb). Diese Vorveröffentlichung offenbart zwar die Verfahrensweise der reduktiven Entschwefelung.
Sie wendet diese jedoch auf einen anderen Ausgangsstoff an, was zu einem anderen Endprodukt führt. Deshalb ist auch sie nicht neuheitsschädlich.
5.	Der technische Fortschritt des streitigen Verfahrens ist vorhanden. Gegenüber den insoweit vergleichbaren Entgegenhaltungen besteht er in der Offenbarung eines weiteren Weges zur Erlangung des 4-Hydroxy-pyra-zolo/3,4-d7pyrimidins.
 
6.	Die Erfindungshöhe des streitigen Teils des Gegenstandes des Streitpatents ist jedoch zu verneinen. Das streitige Verfahren führt zur Herstellung einer bekannten Verbindung mit bereits bekannten therapeutischen Eigenschaften (siehe oben III 4 b aa und 4 c bb). Letztere können deshalb die Erfindungsqualität des streitigen Verfahrens nicht begründen. Die Verfahrensweise, auf einem anderen Syntheseweg von dem bekannten Ausgangsstoff (siehe oben 4 c aa und 4 c bb)über die an sich bekannte reduktive Entschwefelung der Mercaptogruppe in 6-Stellung zu dem bereits bekannten 4-Hydroxy-pyrazolo/3,4-d7pyrimidin Zu gelangen, kann nicht als erfinderisch angesehen werden. Wie der gerichtliche Sachverständige zur Überzeugung des Senats ausgeführt hat, war der neue Syntheseweg nicht originell, weil analoge chemische Umsetzungen am nahe verwandten Purin-Ringsystem bereits Vorlagen (S. 19 unten des schriftl. Gutachtens). So schildert bereits Beaman (J. Am. Chem. Soc. 1954, S. 5633, 5634 li. Sp.) wie 6-Mercaptopurin mittels Raney-Nickel zu Purin reduktiv entschwefeit wird (siehe oben III 4 b bb).
IV.
Da dem streitigen Teil des Streitpatents die Erfindungshöhe fehlt, ist das Streitpatent in diesem Umfange nicht patentfähig. Das Bundespatentgericht hat es deshalb zu Recht insoweit teilweise für nichtig erklärt.
V
Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 42 Abs, 3» 40 Abs. 2 und 36 q Abs. 1 Satz 2 PatG. Sie umfaßt auch die notwendigen außergerichtlichen Kosten der Parteien.
Trüstedt	Richter	am	Bundesgerichts-	Bruchhausen
 hof Ballhaus ist beurlaubt.
Er ist an der Unterschrift verhindert.
Trüstedt
 Ochmann
Bendler