Die Klägerin ist der Ansicht, das von der Beklagten an die HfllB AG gelieferte Gießpulver sei durch ein Verfahren hergestellt worden, das als allgemeiner Erfindungsgedanke durch das Klagepatent geschützt gewesen sei. Verfahren zur Herstellung von Gießpulver, insbesondere für den Stahlguß, das aus mindestens einer Gießpulverkomponente und vorzugsweise aus einem Flußmittel besteht und in Form von kugelförmigem Granulat vorliegt, wobei als Ausgangsmaterial eine feinstkörnige Mischung aus Gießpulverkomponenten und gegebenenfalls Flußmittel verwendet wird, das Ausgangsmaterial aufgeschlemmt wird und das aufgeschlemmte Ausgangsmaterial in einem Verfahren wie dem Sprühturmverfahren verdüst oder zersprüht wird. Die Klägerin meint, diese Verallgemeinerung der Lehre des Klagepatents sei aus den Patentansprüchen herleitbar, in der Klagepatentschrift offenbart und weise erfinderische Qualität auf.Der Fachmann erkenne, daß die Entstehung der erfindungsgemäß angestrebten kugelförmigen Hohlkörper nicht davon abhängig sei, daß das aufgeschlemmte Ausgangsmaterial mit einem Treibmittel versetzt werde, sondern daß das Treibmittel die Entstehung der kugelförmigen Hohlkörper lediglich erleichtere. Schließlich sei dem Fachmann geläufig, daß die vorgesehene Expansion der Mischung des aus einer feinstkör-nigen Mischung aus Gießpulverkomponenten und gegebenenfalls Flußmittel bestehenden Ausgangsmaterials nach dem Stand der Technik bevorzugt durch das sogenannte Sprühturmverfahren als thermisches Granulationsverfahren erfolge. Sie hat vorgetragen, die Klagepatentschrift enthalte an keiner Stelle einen Hinweis, daß auf das Treibmittel verzichtet werden könne. Das ebenfalls sachverständig beratene Berufungsgericht hat die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln verurteilt, es zu unterlassen, Gießpulver, insbesondere für den Stahlguß, das aus mindestens einer Gießpulverkomponente und vorzugsweise aus einem Flußmittel besteht und in Form von feinporigem, kugelförmigem Granulat vorliegt, gewerbsmäßig feilzuhalten oder in den Verkehr zu bringen, wenn es gemäß dem Sprühturmverfahren dadurch hergestellt ist, daß als Ausgangsmaterial eine überwiegend feinstkörnige Mischung aus Gießpulverkomponenten und Flußmittel verwendet wird, das Ausgangsmaterial aufgeschlemmt wird und das aufge-schlemmte Ausgangsmaterial im Sprühturm verdüst oder versprüht wird. Der Durchschnittsfach-mann des Anmeldetags des Klagepatents, der ein an einer Technischen Universität oder Fachhochschule ausgebildeter Metallurge, ein Ingenieur der Eisenhüttenkunde oder des Fachgebiets Steine und Erden oder auch ein Chemiker sein könne, der über Erfahrungen auf dem Gebiet der Herstellung von Gießhilfsmitteln verfüge, entnehme den Patentansprüchen und der Beschreibung der Klagepatentschrift, daß das Verfahrensprodukt kein monolithischer Sphärolith, sondern ein kugelförmiges Granulat von hoher innerer Porosität sei. Aus Patentanspruch 4 ergebe sich, daß die Expansion des aufgeschlemmten und mit einem Treibmittel versetzten Ausgangsmaterials vorzugsweise dadurch zu erreichen sei, daß diese Mischung verdüst oder zersprüht werde. Der gerichtliche Sachverständige habe bestätigt, es könne ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß dem hier maßgeblichen Durchschnittsfachmann, der versucht habe, die Variationsbreite des patentierten Verfahrens auszuloten, bei einer solchen Nachfrage sofort geraten worden wäre, auf den Zusatz von Treibmitteln zu verzichten, wie dies auch aus den einschlägigen Lehrschriften aus dem Fachgebiet der Keramik ohne weiteres habe entnommen werden können. 3. a) Die Revision hat gerügt, weder in den Patentansprüchen noch in der Beschreibung des Klagepatents sei erwähnt, daß das Verfahrensergebnis ein "kugelförmiges Granulat" sei. An keiner Stelle der Klagepatentschrift sei auch nur angedeutet, daß auf die Verwendung eines Treibmittels verzichtet werden könne. Es könne deshalb keine Rede davon sein, daß der vom Berufungsgericht formulierte allgemeine Erfindungsgedanke in der Klagepatentschrift offenbart sei und schon gar nicht, daß er eine ausreichende stütze in den Patentansprüchen des Klagepatents finde. b) Die Revision hätte jedenfalls mit der Rüge Erfolg gehabt, daß die Feststellungen des Berufungsgerichts die Auffassung nicht tragen, der Durchschnittsfachmann habe der Klagepatentschrift entnehmen können, das in den Patentansprüchen 1 und 4 beschriebene Verfahren auch unter Verzicht auf ein Treibmittel (Merkmal 2b, 3) zu betreiben. Es spricht im Gegenteil alles dafür, daß der vom Berufungsgericht unter vollständigem Verzicht auf den Zusatz eines Treibmittels formulierte allgemeine Erfindungsgedanke dem Durchschnittsfachmann des Prioritätstags in der Klagepatentschrift nicht offenbart worden ist. Diese Rechtsprechung beruht darauf, daß dem Erfinder bei einem auf den Gegenstand des Patents unter Einschluß der glatten Äquivalente beschränkten Schutzbereich nicht der ihm gebührende Schutz für seine erfinderische Leistung zuteil wird, wenn Umfang und Bedeutung seiner Erfindung weiterreichen, als es in der konkreten Fassung der Patentansprüche zu dem Ausdruck kommt. Voraussetzung für den Schutz eines allgemeinen Erfindungsgedankens ist danach, daß der Durchschnittsfachmann mit den Fachkenntnissen des Prioritätstags aus der Klagepatentschrift, ohne an ihrem Wortlaut zu haften und den Blick auf das Nächstliegende zu richten, über den Gegenstand der Erfindung hinaus eine allgemeinere Lehre zu dem technischen Handeln entnehmen konnte. Da sich nirgends in der Klagepatentschrift ein Hinweis finde, warum ein Treibmittel für das patentgemäße Verfahren notwendig sei, habe es für den Fachmann nahegelegen, die Variationsbreite des patentgemäßen Verfahrens auszuloten und den Versuch zu unternehmen, bei entsprechender Einstellung der übrigen Parameter auch ohne Treibmittel zu granulieren. Aus diesen tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts läßt sich nicht ableiten, der Durchschnittsfachmann des Prioritätstags habe der Klagepatentschrift unter Einbeziehung seines allgemeinen Fachwissens entnehmen können, ohne Treibmittel zu arbeiten. Patentanspruch 1 geht im Gegenteil davon aus, daß das Ausgangsmaterial mit einem Treibmittel versetzt und die Mischung sodann expandiert wird. Das Berufungsgericht hat festgestellt, an keiner Stelle der Klagepatentschrift werde dem Treibmittel eine besondere Bedeutung beigemessen. Im übrigen räumt auch die Klägerin ein, daß der Zusatz des Treibmittels die Entstehung des Verfahrensprodukts erleichtere und das Berufungsgericht macht sich darüber hinaus (BU S. Der gerichtliche Sachverständige hat zu letzterem ausgeführt, für den Fachmann des Prioritätstags "wäre nicht ganz schlüssig gewesen, ob das für diese Materie (gemeint: Gießpulver) auch geht, da es sich bei den Keramikern um andere Substanzgruppen handelt". Der Durchschnitts-fachmann hätte von den Fachleuten auf dem Gebiet der Keramik nur den allgemeinen Hinweis bekommen können, daß es grundsätzlich möglich sei, auch ohne Treibmittel hohlkugelförmige Granulate zu erzeugen. Auf die Frage, welche Veranlassung der Fachmann des Jahres 1976 hatte, zu einem Keramiker zu gehen und ihn zu fragen, ob er das Treibmittel auch weglassen könne, hat der gerichtliche Sachverständige folgendes geantwortet (GA III 605): "Von sich aus wäre er nicht Fachmann genug gewesen und man kann den Fachmann nicht so definieren, daß er von sich aus erkennt, daß er das Treibmittel unter Umständen weglassen kann. Die Angaben des gerichtlichen Sachverständigen zeigen, daß der Durchschnittsfachmann des Prioritätstags aus der Klagepatentschrift auch unter Heranziehung seines damaligen Fachwissens nicht entnehmen konnte, auf ein Treibmittel zu verzichten, und er keine Anregungen in dieser Richtung aus der Klagepatentschrift erhielt. Unzureichend und unerheblich ist es demgegenüber, daß der Fachmann die Lehre des erörterten allgemeinen Erfindungsgedankens aufgrund weitergehender Erkundigungen außerhalb der durch sein präsentes allgemeines Fachwissen ergänzten Angaben des Klagepatents ohne erfinderisches Bemühen finden konnte, wie das Berufungsgericht festgestellt hat. Daraus folgt, daß dem Fachmann des Prioritätstags in der Klagepatentschrift nicht offenbart worden ist, das patentgemäße Verfahren auch ohne Treibmittel zu betreiben.
Folge auf Instragram
BUNDESGERICHTSHOF
X ZR 77/93
BESCHLUSS
Verkündet am:
14. Februar 1995 Meyer
Justizangestellte als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Gesellschaft für Chemisch-Metallurgische Erzeugnisse mbH, BIBB, gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer Dr.-Ing. Josef Straße
Beklagte und Revisionsklägerin,
- Prozeßbevollmächtigter:
Rechtsanwalt
gegen
Gesellschaft für Hüttenwerkstechnik mbH & Co. Kommanditgesellschaft, MflHIB/HflB, gesetzlich vertreten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin MflHBHHB Beteiligungsgesellschaft für Hüttenwerkstechnik mit beschränkter Haftung, M®-mm/RWm, diese vertreten durch ihre Geschäftsführer Dipl.-Ing. Hans Joachim EHI und Dipl.-Ing. Jens EflH|,
Klägerin und Revisionsbeklagte,
- Prozeßbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Dr.
und
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 14. Februar 1995 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt,
Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Melullis und Dr. Greiner
beschlossen:
Die Kosten des Rechtsstreits hat die Klägerin zu tragen.
Gründe:
I. Die Klägerin war ausschließliche Lizenznehmerin des am 7. April 1976 angemeldeten deutschen Patents 26 14 957 (Klagepatent), das inzwischen durch Zeitablauf erloschen ist. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Gießpulver (Ansprüche 1 bis 4) und ein Gießpulver bestimmter Zusammensetzung (Anspruch 5). Die von der Beklagten gegen das Klagepatent erhobene Nichtigkeitsklage ist in zwei Instanzen erfolglos geblieben.
Die Beklagte ist ein Unternehmen der FMHB~MflHB~Grup-pe, zu der auch die französische Firma FflB S.A. gehört.
Im Jahr 1984 stellte die Beklagte der AG in DflHHQB
eine Probe des aus Frankreich bezogenen Gießpulvers
AFAX GR 8261/B zur Verfügung. Dieses Gießpulver ist ein nach
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dem sogenannten Sprühturmverfahren hergestelltes Granulat, welches aus rieselfähigen Körnern mit einer Korngröße über der Staubgrenze und mit feinen inneren Poren von etwa 42 % des jeweiligen Kornvolumens besteht.
Die Klägerin ist der Ansicht, das von der Beklagten an die HfllB AG gelieferte Gießpulver sei durch ein Verfahren hergestellt worden, das als allgemeiner Erfindungsgedanke durch das Klagepatent geschützt gewesen sei.
Dieser allgemeine Erfindungsgedanke ist vom Berufungsgericht durch Bezugnahme auf das sogenannte Sprühturmverfahren eingeengt und mit dieser Maßgabe wie folgt formuliert worden:
Verfahren zur Herstellung von Gießpulver, insbesondere für den Stahlguß, das aus mindestens einer Gießpulverkomponente und vorzugsweise aus einem Flußmittel besteht und in Form von kugelförmigem Granulat vorliegt, wobei als Ausgangsmaterial eine feinstkörnige Mischung aus Gießpulverkomponenten und gegebenenfalls Flußmittel verwendet wird, das Ausgangsmaterial aufgeschlemmt wird und das aufgeschlemmte Ausgangsmaterial in einem Verfahren wie dem Sprühturmverfahren verdüst oder zersprüht wird.
Die Klägerin meint, diese Verallgemeinerung der Lehre des Klagepatents sei aus den Patentansprüchen herleitbar, in der Klagepatentschrift offenbart und weise erfinderische Qualität auf. Der Fachmann erkenne, daß die Entstehung der erfindungsgemäß angestrebten kugelförmigen Hohlkörper nicht davon abhängig sei, daß das aufgeschlemmte Ausgangsmaterial
mit einem Treibmittel versetzt werde, sondern daß das Treibmittel die Entstehung der kugelförmigen Hohlkörper lediglich erleichtere. Bei entsprechender Einstellung der Schlemme und Wahl der das Expandieren bestimmenden Parameter könne auf ein Treibmittel ohne weiteres verzichtet werden. Im übrigen erkenne der Fachmann, daß das Klagepatent unter "geschlossenen kugelförmigen Hohlkörpern" keine monolithischen Sphäro-lithe, sondern kugelförmige Granulate mit Hohlraumvolumen verstehe. Schließlich sei dem Fachmann geläufig, daß die vorgesehene Expansion der Mischung des aus einer feinstkör-nigen Mischung aus Gießpulverkomponenten und gegebenenfalls Flußmittel bestehenden Ausgangsmaterials nach dem Stand der Technik bevorzugt durch das sogenannte Sprühturmverfahren als thermisches Granulationsverfahren erfolge.
Die Klägerin hat die Beklagte wegen Verletzung des Klagepatents in Form eines allgemeinen Erfindungsgedankens auf Unterlassung und Rechnungslegung in Anspruch genommen und die Feststellung ihrer Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz begehrt.
Die Beklagte hat die Abweisung der Klage beantragt.
Sie hat vorgetragen, die Klagepatentschrift enthalte an keiner Stelle einen Hinweis, daß auf das Treibmittel verzichtet werden könne. Das angegriffene Gießpulver bestehe nicht aus geschlossenen kugelförmigen Hohlkörpern, seine Körner seien nicht geschlossene Hohlkörper, sondern mehrzellige Gebilde mit Öffnungen. Demgemäß werde der mit dem Kla-
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gepatent angestrebte Grad der Wärmedämmung auch nicht annähernd erreicht. Ein Hinweis auf das Sprühturmverfahren finde sich an keiner Stelle der Klagepatentschrift.
Das sachverständig beratene Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Das ebenfalls sachverständig beratene Berufungsgericht hat die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln verurteilt, es zu unterlassen,
Gießpulver, insbesondere für den Stahlguß, das aus mindestens einer Gießpulverkomponente und vorzugsweise aus einem Flußmittel besteht und in Form von feinporigem, kugelförmigem Granulat vorliegt, gewerbsmäßig feilzuhalten oder in den Verkehr zu bringen, wenn es gemäß dem Sprühturmverfahren dadurch hergestellt ist, daß als Ausgangsmaterial eine überwiegend feinstkörnige Mischung aus Gießpulverkomponenten und Flußmittel verwendet wird, das Ausgangsmaterial aufgeschlemmt wird und das aufge-schlemmte Ausgangsmaterial im Sprühturm verdüst oder versprüht wird.
Außerdem hat das Berufungsgericht die Beklagte unter Einräumung eines Wirtschaftsprüfervorbehalts zur Rechnungslegung verurteilt und ihre Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz wegen der bezeichneten Handlungen festgestellt.
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In der mündlichen Verhandlung des Revisionsverfahrens haben die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt.
II. Nachdem die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt haben, ist nur noch über die Kosten des Rechtsstreits zu entscheiden. Unter Berücksichtigung des bisherigen Sachund Streitstandes entspricht es der Billigkeit, der Klägerin die Kosten aufzuerlegen, da sie voraussichtlich unterlegen wäre.
1. Das Klagepatent betrifft, soweit dies für den vorliegenden Rechtsstreit von Bedeutung ist, ein Verfahren zur Herstellung von Gießpulver, insbesondere für den Stahlguß.
Die Klagepatentschrift schildert ein Verfahren als bekannt, bei dem ein Gießpulver durch Aufbereitung von Steinkohlenflugasche mit einem natürlichen Gehalt von maximal 0,5 bis 0,6 Gew.% Sphärolith gewonnen wird.
Der Vorschlag des Klagepatents ist ein anderer. Er besteht in einem Verfahren, "mit dem ein in Form von geschlossenen kugelförmigen Hohlkörpern vorliegendes Gießpulver gleichsam synthetisch hergestellt werden kann" (Sp. 2 Z. 23 ff.).
In der Klagepatentschrift ist gesagt, das Gießpulver solle einerseits an der Grenzfläche zwischen flüssigem Gießmaterial (z.B. flüssigem Stahl) und Gießpulver schnell auf-schmelzen, d.h. ein günstiges Schmelzverhalten aufweisen, andererseits solle die auf das Gießmaterial insgesamt aufge-
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brachte Gießpulverschicht jedoch eine hohe Wärmedämmung haben. Im übrigen solle die Korngröße des Gießpulvers möglichst oberhalb der Staubgrenze liegen, um einen zu starken Staubanfall zu vermeiden.
Das in den Patentansprüchen 1 und 4 des Klagepatents beschriebene Verfahren besteht in der Kombination folgender Maßnahmen:
1. Als Ausgangsmaterial wird eine feinstkörnige Mischung aus Gießpulverkomponenten und gegebenenfalls Flußmittel verwendet.
2. Das Ausgangsmaterial
a) wird aufgeschlemmt und
b) mit einem Treibmittel versetzt.
3. Die Mischung aus dem Ausgangsmaterial und dem Treibmittel wird expandiert, wobei dies bevorzugt dadurch erreicht wird, daß die Mischung aus dem Ausgangsmaterial und dem Treibmittel verdüst oder zersprüht wird (Anspruch 4).
4. Als Verfahrensergebnis steht dann ein Gießpulver, insbesondere für den Stahlguß, zur Verfügung, das
a) aus mindestens einer Gießpulverkomponente und vorzugsweise aus einem Flußmittel besteht und
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b) in Form von geschlossenen kugelförmigen Hohlkörpern vorliegt.
2. Das - sachverständig beratene - Berufungsgericht ist der Ansicht, Umfang und Bedeutung der Erfindung nach dem Klagepatent reichten weiter, als die konkrete Fassung der Patentansprüche zu dem Ausdruck bringe. Der Durchschnittsfach-mann des Anmeldetags des Klagepatents, der ein an einer Technischen Universität oder Fachhochschule ausgebildeter Metallurge, ein Ingenieur der Eisenhüttenkunde oder des Fachgebiets Steine und Erden oder auch ein Chemiker sein könne, der über Erfahrungen auf dem Gebiet der Herstellung von Gießhilfsmitteln verfüge, entnehme den Patentansprüchen und der Beschreibung der Klagepatentschrift, daß das Verfahrensprodukt kein monolithischer Sphärolith, sondern ein kugelförmiges Granulat von hoher innerer Porosität sei. Aus Patentanspruch 4 ergebe sich, daß die Expansion des aufgeschlemmten und mit einem Treibmittel versetzten Ausgangsmaterials vorzugsweise dadurch zu erreichen sei, daß diese Mischung verdüst oder zersprüht werde. Damit sei für den Fachmann ein bestimmtes Granulationsverfahren, nämlich die Sprühtrocknungstechnik ("Sprühturmverfahren") angesprochen. Schließlich erkenne der Fachmann, daß er auf das Treibmittel (Merkmal 2b, 3) verzichten könne. Dem Treibmittel werde an keiner Stelle des Klagepatents besondere Bedeutung beigemessen. Nirgends in der Klagepatentschrift sei erwähnt, daß es unverzichtbar sei. Für den Fachmann habe es deshalb nahegelegen, einen Granulationsversuch ohne Zusatz eines Treibmittels zu unternehmen. Dieser Versuch sei auch deshalb besonders naheliegend gewesen, weil Granulationsverfahren für Gießpulver bis dahin nicht bekannt gewesen seien und der
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Fachmann Veranlassung gehabt habe, das Fachwissen aus anderen Gebieten heranzuziehen, in denen bereits mit Granulationsverfahren gearbeitet worden sei. Dies sei beispielswei-se auf dem Gebiet der Herstellung keramischer Stoffe der Fall gewesen, so daß dem Durchschnittsfachmann die Kenntnis der Keramiker zuzurechnen sei, daß man kugelförmige Granulate auch ohne Treibmittel erzeugen bzw. erhalten könne. Der gerichtliche Sachverständige habe bestätigt, es könne ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß dem hier maßgeblichen Durchschnittsfachmann, der versucht habe, die Variationsbreite des patentierten Verfahrens auszuloten, bei einer solchen Nachfrage sofort geraten worden wäre, auf den Zusatz von Treibmitteln zu verzichten, wie dies auch aus den einschlägigen Lehrschriften aus dem Fachgebiet der Keramik ohne weiteres habe entnommen werden können.
3. a) Die Revision hat gerügt, weder in den Patentansprüchen noch in der Beschreibung des Klagepatents sei erwähnt, daß das Verfahrensergebnis ein "kugelförmiges Granulat" sei. An keiner Stelle der Klagepatentschrift sei auch nur angedeutet, daß auf die Verwendung eines Treibmittels verzichtet werden könne. Schließlich sei nirgends in der Klagepatentschrift das vom Berufungsgericht eingefügte neue Merkmal angesprochen, das aufgeschlemmte Ausgangsmaterial "in einem Verfahren wie dem Sprühturmverfahren" zu verdüsen oder zu zersprühen. Es könne deshalb keine Rede davon sein, daß der vom Berufungsgericht formulierte allgemeine Erfindungsgedanke in der Klagepatentschrift offenbart sei und schon gar nicht, daß er eine ausreichende stütze in den Patentansprüchen des Klagepatents finde.
b) Die Revision hätte jedenfalls mit der Rüge Erfolg gehabt, daß die Feststellungen des Berufungsgerichts die Auffassung nicht tragen, der Durchschnittsfachmann habe der Klagepatentschrift entnehmen können, das in den Patentansprüchen 1 und 4 beschriebene Verfahren auch unter Verzicht auf ein Treibmittel (Merkmal 2b, 3) zu betreiben. Es spricht im Gegenteil alles dafür, daß der vom Berufungsgericht unter vollständigem Verzicht auf den Zusatz eines Treibmittels formulierte allgemeine Erfindungsgedanke dem Durchschnittsfachmann des Prioritätstags in der Klagepatentschrift nicht offenbart worden ist.
Durch den Schutz des allgemeinen Erfindungsgedankens hat die Rechtsprechung für das im Streitfall anzuwendende alte Recht bei vor dem 1. Januar 1978 angemeldeten Patenten den Patentschutz über die technische Lehre hinaus ausgedehnt, die der Durchschnittsfachmann mit den Kenntnissen des Prioritätstags den Patentansprüchen bei sinngemäßer Auslegung unter Heranziehung der Patentbeschreibung und der Patentzeichnungen und seines allgemeinen Fachwissens (Gegenstand des Patents) entnimmt. Diese Rechtsprechung beruht darauf, daß dem Erfinder bei einem auf den Gegenstand des Patents unter Einschluß der glatten Äquivalente beschränkten Schutzbereich nicht der ihm gebührende Schutz für seine erfinderische Leistung zuteil wird, wenn Umfang und Bedeutung seiner Erfindung weiterreichen, als es in der konkreten Fassung der Patentansprüche zu dem Ausdruck kommt. Unabdingbare Voraussetzung für den Schutz eines allgemeinen Erfindungsgedankens ist neben seiner Herleitbarkeit aus den Patentansprüchen, daß ein entsprechendes technisches Handeln dem Durchschnittsfachmann durch die Patentschrift offenbart ist. Da
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dem Erfinder nur eine Belohnung dafür gebührt, was er in seinem Patent der Allgemeinheit als Erfindung offenbart hat, bildet die Offenbarung der Erfindung in der Patentschrift die Grenze dafür, wie weit der Schutz aus dem Patent zu erstrecken ist (vgl. BGH GRUR 1969, 534, 535 r. Sp. - Skistiefelverschluß) . Voraussetzung für den Schutz eines allgemeinen Erfindungsgedankens ist danach, daß der Durchschnittsfachmann mit den Fachkenntnissen des Prioritätstags aus der Klagepatentschrift, ohne an ihrem Wortlaut zu haften und den Blick auf das Nächstliegende zu richten, über den Gegenstand der Erfindung hinaus eine allgemeinere Lehre zu dem technischen Handeln entnehmen konnte. Für die Offenbarung einer Unterkombination reicht es nicht aus, daß die Unterkombination theoretisch aus Anspruch und Beschreibung herleitbar ist, ein entsprechendes Handeln muß in der Patentschrift nahegelegt sein. Eine Unterkombination ist deshalb nur dann hinreichend offenbart, wenn sie dem Durchschnittsfachmann in ihrer Bedeutung aus der Patentschrift als selbständige Lehre zu dem technischen Handeln erkennbar war, wobei ein ausdrücklicher Hinweis in der Patentschrift allerdings nicht erforderlich ist. Es genügt, daß der Durchschnittsfachmann unter Einbeziehung seines Fachwissens am Prioritätstag der Patentschrift diese Lehre entnehmen konnte, wobei es ausreichen kann, wenn ihm in der Klagepatentschrift die entscheidende Richtung angegeben wird, in der er mit Erfolg Weiterarbeiten kann. Nicht ausreichend sind allerdings bloße Anregungen, einen neuen Weg zu suchen, um denselben technischen Erfolg zu erzielen (RG GRUR 1938, 424, 425 - Poröse Schüttmasse zur Aufspeicherung explosiver Gase; vgl. auch BGHZ 54, 30, 33). Erkenntnisse, die sich dem Fachmann erst aufgrund erfinderischer Überlegungen erschließen, sind nicht offenbart. Auszu-
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schließen sind auch spätere Erkenntnisse, die er erst nach dem Prioritätstag gewonnen oder erst durch die Verletzungsform erfahren hat (vgl. Benkard, PatG GebrMG, 6. Aufl., § 6 PatG Rdn. 123 m.w.N.).
Das Berufungsgericht hat ausgeführt, nirgends in der Klagepatentschrift sei dem Treibmittel besondere Bedeutung beigemessen. Der Gebrauch des Wortes "expandieren" weise, wie der Sachverständige Prof. Dr. Frisch dargelegt habe, auf eine Behandlung der Mischung im Sprühturmverfahren, nicht aber darauf hin, daß ein Treibmittel unverzichtbar sei.
Vor dem Anmeldetag des Klagepatents seien Granulationsverfahren für Gießpulver nicht bekannt gewesen. Deshalb habe der Fachmann Anlaß gehabt, sich auf den Gebieten der Technik zu informieren, auf denen bereits mit Granulationsverfahren gearbeitet worden sei. Dies sei beispielsweise auf dem Gebiet keramischer Stoffe der Fall gewesen. Dort hätte der sich erkundigende Durchschnittsfachmann erfahren, daß im Bereich der Keramik ohne Treibmittel kugelförmige Granulate erzeugt würden, was auch aus einschlägigen Lehrschriften dieses Fachgebiets ohne weiteres zu ersehen sei. Da sich nirgends in der Klagepatentschrift ein Hinweis finde, warum ein Treibmittel für das patentgemäße Verfahren notwendig sei, habe es für den Fachmann nahegelegen, die Variationsbreite des patentgemäßen Verfahrens auszuloten und den Versuch zu unternehmen, bei entsprechender Einstellung der übrigen Parameter auch ohne Treibmittel zu granulieren.
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Aus diesen tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts läßt sich nicht ableiten, der Durchschnittsfachmann des Prioritätstags habe der Klagepatentschrift unter Einbeziehung seines allgemeinen Fachwissens entnehmen können, ohne Treibmittel zu arbeiten.
Die Klagepatentschrift enthält einen solchen Hinweis nicht. Patentanspruch 1 geht im Gegenteil davon aus, daß das Ausgangsmaterial mit einem Treibmittel versetzt und die Mischung sodann expandiert wird. Das Berufungsgericht hat festgestellt, an keiner Stelle der Klagepatentschrift werde dem Treibmittel eine besondere Bedeutung beigemessen. Auf der anderen Seite findet sich auch nirgends in der Klagepatentschrift ein Hinweis, daß auf das Treibmittel verzichtet werden kann. In Sp. 2 Z. 54 ff. der Patentbeschreibung wird vielmehr empfohlen, das Expandieren der Mischung aus dem Ausgangsmaterial und dem Treibmittel dadurch zu erreichen, daß diese Mischung verdüst und versprüht wird. Im übrigen räumt auch die Klägerin ein, daß der Zusatz des Treibmittels die Entstehung des Verfahrensprodukts erleichtere und das Berufungsgericht macht sich darüber hinaus (BU S. 17) die unbestrittene und prägnante Formulierung des gerichtlichen Sachverständigen zu eigen, daß die Zugabe des Treibmittels der Bildung einer den Sphärolithen angenäherten inneren Porenstruktur dienen soll.
Der vom Berufungsgericht gehörte Sachverständige Prof. Dr. Ffli hat weiter bekundet (GA III 604), der Durchschnittsfachmann des Jahres 1976 hätte nach der Lektüre der Klagepatentschrift die Meinung vertreten, "aus einer gewissen Anschauung und Plausibilität, es müsse ein expandieren-
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des Mittel zu dem Erhalt einer solchen Hohlraumstruktur zugesetzt werden und dies sei auch möglich. Wenn er sich kundig gemacht hätte, wäre ihm damals sofort gesagt worden, daß die Keramiker ohne Treibmittel zu ihrem Leidwesen kugelförmige Granulate erzeugen". Der gerichtliche Sachverständige hat zu letzterem ausgeführt, für den Fachmann des Prioritätstags "wäre nicht ganz schlüssig gewesen, ob das für diese Materie (gemeint: Gießpulver) auch geht, da es sich bei den Keramikern um andere Substanzgruppen handelt". Der Durchschnitts-fachmann hätte von den Fachleuten auf dem Gebiet der Keramik nur den allgemeinen Hinweis bekommen können, daß es grundsätzlich möglich sei, auch ohne Treibmittel hohlkugelförmige Granulate zu erzeugen. "Versuche (mit Gießpulver) hätten jedoch auch zu Mißerfolgen führen können, auch zu dem Erfolg."
Auf die Frage, welche Veranlassung der Fachmann des Jahres 1976 hatte, zu einem Keramiker zu gehen und ihn zu fragen, ob er das Treibmittel auch weglassen könne, hat der gerichtliche Sachverständige folgendes geantwortet (GA III 605): "Von sich aus wäre er nicht Fachmann genug gewesen und man kann den Fachmann nicht so definieren, daß er von sich aus erkennt, daß er das Treibmittel unter Umständen weglassen kann. Aber zur Aufnahme einer Produktion würde er zweifelsohne bei einem oder mehreren Anlagenherstellern Probesprühungen durchführen lassen. Dabei könnte - sofern es überhaupt geht - auch herauskommen, daß es ohne Treibmittel möglich ist. Das ist denkbar ...".
Der gerichtliche Sachverständige hat weiter ausgesagt, im Klagepatent selbst fände er nichts, was einen Fachmann habe veranlassen können, ohne Treibmittel zu arbeiten (GA III, 605).
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Die Angaben des gerichtlichen Sachverständigen zeigen, daß der Durchschnittsfachmann des Prioritätstags aus der Klagepatentschrift auch unter Heranziehung seines damaligen Fachwissens nicht entnehmen konnte, auf ein Treibmittel zu verzichten, und er keine Anregungen in dieser Richtung aus der Klagepatentschrift erhielt. Unzureichend und unerheblich ist es demgegenüber, daß der Fachmann die Lehre des erörterten allgemeinen Erfindungsgedankens aufgrund weitergehender Erkundigungen außerhalb der durch sein präsentes allgemeines Fachwissen ergänzten Angaben des Klagepatents ohne erfinderisches Bemühen finden konnte, wie das Berufungsgericht festgestellt hat. Schon aus Gründen der Rechtssicherheit kann auch im Rahmen eines nach altem Recht zu berücksichtigenden allgemeinen Erfindungsgedankens nur das geschützt werden, was seine Grundlage im Patent selbst findet und dort offenbart ist. Daraus folgt, daß dem Fachmann des Prioritätstags in der Klagepatentschrift nicht offenbart worden ist, das patentgemäße Verfahren auch ohne Treibmittel zu betreiben.
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Bei dieser Sachlage hätte das Berufungsurteil nicht nur keinen Bestand haben können, es ist auch hoch wahrscheinlich, daß im Endergebnis das klageabweisende Urteil des Landgerichts wiederhergestellt worden wäre. Deshalb ist es angemessen, der Klägerin die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen, § 110 Abs. 3 PatG, § 91 a Abs. 1 ZPO.
Rogge Jestaedt Maltzahn
Melullis Greiner