~ Prozeßbevollmächtigte: Patentanwälte Dipl.~I] Die Klage wird mit der Maßgabe abgewiesen, daß zur Klarstellung im Anspruch 1 des Patents 9Hi IV hinter dem letzten Wort ("erfolgt11) der Punkt durch ein Komma ersetzt wird und die Worte angefügt werden: Von Hand geführtes und von einer Verbrennungskraftmaschine angetriebenes Stampf- oder Rüttolgerät mit hin- und hergehenden Bewegungen des Werkzeuges, insbesondere für die Bauindustrie, dadurch gekennzeichnet, daß der Antrieb des Werkzeuges (2) von einer an dessen Gehäuse (1) im Bereich des Rührungshandgriffes (3) auswechselbar angeordneten und als Anflanschraotor aüsgebil-deten Verbrennungskraftmaschine (4) unter direkter Kraftübertragung auf das Werkzeug (2) erfolgt» 2, Arbeitsgerät nach Anspruch 1» dadurch gekennzeichnet, daß außer dem Führungs-handgriff (3) ein an sich bekannter Bedienungshandgriff (6) angeordnet ist, der zugleich die Regelglieder (89 10) für den Kraftstoff und das Einund Ausschalten der Verbrennuhgskräftma-schine (4) trägt» Die Klägerin hat mit ihrer auf § 13 Abs» 1 Hr. 1 und Abs. 2 PatG gestützten Klage beantragt, das Patent im Hinblick auf den von ihr bezeichneten Stand der Technik in vollem Umfange, hilfsweise durch eine einschränkende Begriffsbestimmung des im Anspruch 1 enthaltenen Ausdrucks “direkte Kraftübertragung auf das Werkzeug“ teilweise für nichtig zu erklären. Bas Bundespatentgericht hat die Klage auf Kosten der Klägerin mit der Maßgabe abgewiesen, daß der Wortlaut des Anspruchs 1 wie folgt klargestellt wird: h) hinter dem letzten Wort ("erfolgt") wird angefügt: "und der ein Anwerfen des Motors durch einfaches Aufstampfen des Gerätes er-ermöglicht." dadurch gekennzeichnet, daß der Antrieb dos Werkzeuges (2) von einer an dessen Gehäuse (1) ira Bereich des Führungshandgriffes (3) auswechselbar angeordneten und als An-flanschmotor au3gebildeten Verbrennungskraft-maschine (4) unter direkter Kraftübertragung, nämlich^phne_Federn^oder_sonstige störanfällige Zwlschenmlttel7 ” auf*" d as" Werkzeug"T?l~ Gegen diese Fntscheidung haben die Beklagten Berufung eingelegt, mit der sie zuletzt beantragt haben, das angefochtene Urteil dahin zu ändern, daß die im Urteilstenor enthaltene "Klarstellung" zu Buchst» a) entfällt und daß in der vom Bundespatentgericht unter Buchst» b) augeordneten Anfügung zu dem Patentanspruch 1 das Wort "und" durch ein Komma und das sich auf das Wort "direkte Kraftübertragung" beziehende Bezugswort "der" durch "die" ersetzt werden» Bio Beklagten haben ihre Beschwer genügend durch die schlüssige Behauptung dargetan, die vom Bundespatent-gcricht unter Buchst, a) angeordnete, als Klarstellung bezeichnete Ergänzung des Patentanspruchs 1 sei in Wahrheit eine Beschränkung und zwar eine sehr weitgehende, welche das Streitpatent praktisch nahezu bedeutungslos mache (vgl. Me Statthaftigkeit der (unselbständigen) Anschlußberufung der Klägerin scheitert nicht nach § 99 Abs« 1 ZPO daran, daß sie lediglich die Entscheidung des Bundespatentgerichts Uber den Kostenpunkt angreift (vgl, BGHZ 17, II* In sachlicher Hinsicht; dringt jedoch nur die Berufung der Beklagten mit der Folge durch, daß das an-gofochtone Urteil, wie aus der Entscheidungsformel dieses Urteils ersichtlich, teilweise zu ändern ist* 1* Auf das Rechtsmittel der Beklagten ist der Hechtsstroit zur Hauptsache beim Bundesgerichtshof nur insoweit anhängig geworden, als das Bundespatentgericht den erteilten Patentanspruch 1 durch Beifügung zweier Zusätze geändert hat, welche beide seiner Auffassung nach einer Klarstellung des Streitpatents dienen* Hin-sichtlich der genannten Änderung haben die Beklagten nunmehr beantragt, die vom Bundespatentgeri cht unter Buchst, a) der Urtcilsformel angcordnete, nach ihrer Ansicht zu einer Beschränkung des Batentsohutzes führende Einfügung zu stroichen und dem Zusatz unter Buchst» b) die von ihnen vorgeschlagene, auf eine Berichtigung hinauslaufende Fassung zu gebeno Diesem Begehren ist die Klägerin ausweis-1ich ihres oben mitgeteilten Berufungsantrages nicht ent-gegcngotreteno Damit ist der beim Bundesgerichtshof angefallene Prozeße toff m^ bindender Wirkung für den erkennenden Senat begrenzt, so daß dieser im vorliegenden Zusammenhang nur noch zu prüfen hat, ob die jetzt in Hede stehende Neufassung des Anspruchs 1 des Streitpatents, verglichen mit der erteilten Fassung, eine zulässige Änderung ist und ob das, was in dem verbleibenden Zusatz zu dem Anspruch 1 ausgedrückt wird, bereits im Streitpatent 49 bis Z, 53, daß es bei der erfindunisgemäßen Ausbildung möglich sei, durch einfaches Aufstoßen des Gerätes auf eine Unterlage die Verbrennungskraftmaschine zu dem Anlaufen zu bringen, und daß die direkte Kraftübertragung hierdurch somit als Anlaßvorgang benutzt werden könne. -Deshalb kann auch die Präge, welcher Schutzu demfang dem Anspruch 1 des Streitpatents bei Berücksichtigung der Klarstellung boizu demessen ist, für die Kostenentscheidung des Nichtigkeitsverfahrens keine Holle spielen.
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
X ZR
URTEIL
in der Patentniehtigkeits suche
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Hermann
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Peter W beide in
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Beklagte, Berufungskläger und Ans chlußberufungsbelcLagte,
- Prozeßbevollmächtigte:
Re chtsanwälte Prof und Dr» flHP in
gegen
die Firma B.P. A ■■■M & ö o« Ltd, in IflMBhon-: in EaB*^O^^^britannien), gegr^ich^wgeten durch
EaflBBBI Sc^B^-on-S»,' (GrOHHÜ^)!
Klägerin, Berufungsbeklagte und Ansehluiberufungsklägerin,
~ Prozeßbevollmächtigte: Patentanwälte Dipl.~I]
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und
betreffend Patent
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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 20, März 1970 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Pr. Spreng und der Bundesrichter ölaßen, Schneider, Trüstedt und Dr 0 Bruchhausen
für Hecht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats III) des Bundespatentgerichts vom 15. Mai 1968 teilweise geändert und, wie folgt, neu gefaßt:
Die Klage wird mit der Maßgabe abgewiesen, daß zur Klarstellung im Anspruch 1 des Patents 9Hi IV hinter dem letzten Wort ("erfolgt11) der Punkt durch ein Komma ersetzt wird und die Worte angefügt werden:
"die ein Anwerfen des Motors durch einfaches Aufstampfen des Gerätes ermöglicht."
Die Anschlußbarufung der Klägerin wird zurückgewiesen.
Die Kosten des Berufungsrechtszuges werden gegeneinander aufgehoben.
Von Rechts wegen
'' Tatbestand;:
Die Beklagten sind eingetragene Inhaber des am 6. November 1952 angemeldeten Patents ■ IP Hi, dessen Patentansprüche in der erteilten Passung lauten:
“1. Von Hand geführtes und von einer Verbrennungskraftmaschine angetriebenes Stampf- oder Rüttolgerät mit hin- und hergehenden Bewegungen des Werkzeuges, insbesondere für die Bauindustrie, dadurch gekennzeichnet, daß der Antrieb des Werkzeuges (2) von einer an dessen Gehäuse (1) im Bereich des Rührungshandgriffes (3) auswechselbar angeordneten und als Anflanschraotor aüsgebil-deten Verbrennungskraftmaschine (4) unter direkter Kraftübertragung auf das Werkzeug (2) erfolgt»
2, Arbeitsgerät nach Anspruch 1» dadurch gekennzeichnet, daß außer dem Führungs-handgriff (3) ein an sich bekannter Bedienungshandgriff (6) angeordnet ist, der zugleich die Regelglieder (89 10) für den Kraftstoff und das Einund Ausschalten der Verbrennuhgskräftma-schine (4) trägt»
3. Arbeitsgerät naeh Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dal der Vergaser der Verbrennungskraftmaschine (4) in seiner Lage einstellbar und bzw» oder als schwimmerloser Vergaser ausgebildet ist.1* .
Die Klägerin hat mit ihrer auf § 13 Abs» 1 Hr. 1 und Abs. 2 PatG gestützten Klage beantragt, das Patent im Hinblick auf den von ihr bezeichneten Stand der Technik in vollem Umfange, hilfsweise durch eine einschränkende Begriffsbestimmung des im Anspruch 1 enthaltenen Ausdrucks “direkte Kraftübertragung auf das Werkzeug“ teilweise für nichtig zu erklären.
Bas Bundespatentgericht hat die Klage auf Kosten der Klägerin mit der Maßgabe abgewiesen, daß der Wortlaut des Anspruchs 1 wie folgt klargestellt wird:
4
a) hinter dem Wort "KraftÜbertragung" werden die Worte "nämlich ohne Federn oder sonstige störanfällige Zwischenmittel" eingefügt;
h) hinter dem letzten Wort ("erfolgt") wird angefügt: "und der ein Anwerfen des Motors durch einfaches Aufstampfen des Gerätes er-ermöglicht."
fas Bundespatentgericht hat demnach dem kennzeichnenden feil des Anspruchs 1» auf welchen sich die Klarstellung ausschließlich bezieht, nachstehenden Inhalt gegeben, wobei die Abweichungen gegenüber dem erteilten Anspruch durch Unterstreichung hervorgehoben werden:
".».. dadurch gekennzeichnet, daß der Antrieb dos Werkzeuges (2) von einer an dessen Gehäuse (1) ira Bereich des Führungshandgriffes (3) auswechselbar angeordneten und als An-flanschmotor au3gebildeten Verbrennungskraft-maschine (4) unter direkter Kraftübertragung, nämlich^phne_Federn^oder_sonstige störanfällige Zwlschenmlttel7 ” auf*" d as" Werkzeug"T?l~ erfolgt*" und"der pin Anwerfen des Motors durch einfaches fsjampfepld e s_ 0?räteslermöglicht^1 f
Gegen diese Fntscheidung haben die Beklagten Berufung eingelegt, mit der sie zuletzt beantragt haben,
das angefochtene Urteil dahin zu ändern, daß die im Urteilstenor enthaltene "Klarstellung" zu Buchst» a) entfällt und daß in der vom Bundespatentgericht unter Buchst» b) augeordneten Anfügung zu dem Patentanspruch 1 das Wort "und" durch ein Komma und das sich auf das Wort "direkte Kraftübertragung" beziehende Bezugswort "der" durch "die" ersetzt werden»
Die Klägerin hat zuletzt beantragt,
in der Hauptsache zu entscheiden wie Rechtens.
Sie hat ferner Anschlußberufung eingelegt mit dem Anträge,
die Kosten dos ersten Rechtszuges zur Hälfte den Beklagten aufzuerlegen.
Bio Beklagten haben beantragt,
die AnschlnBberufnng zurückzuweisen.
Beide Parteien haben schließlich noch beantragt,
jeweils die Gegenseite mit den Kosten des Berufungorechtszuges zu belasten.
Sie haben einer Entscheidung ohne vorausgehende mündliche Verhandlung zugestimmt (vgl« § 42 f Abs. 3 Nr. 1 PatG).
Entscheidungsgründe:
I. Gegen die Zulässigkeit beider Rechtsmittel bestehen keine Bedenken.
Bio Beklagten haben ihre Beschwer genügend durch die schlüssige Behauptung dargetan, die vom Bundespatent-gcricht unter Buchst, a) angeordnete, als Klarstellung bezeichnete Ergänzung des Patentanspruchs 1 sei in Wahrheit eine Beschränkung und zwar eine sehr weitgehende, welche das Streitpatent praktisch nahezu bedeutungslos mache (vgl. hierzu BGH GRUR 1967, 194» 195 f - Hohlwalze -mit weiteren Nachweisen).
/tints
/
Me Statthaftigkeit der (unselbständigen) Anschlußberufung der Klägerin scheitert nicht nach § 99 Abs« 1 ZPO daran, daß sie lediglich die Entscheidung des Bundespatentgerichts Uber den Kostenpunkt angreift (vgl, BGHZ 17,
II* In sachlicher Hinsicht; dringt jedoch nur die Berufung der Beklagten mit der Folge durch, daß das an-gofochtone Urteil, wie aus der Entscheidungsformel dieses Urteils ersichtlich, teilweise zu ändern ist*
1* Auf das Rechtsmittel der Beklagten ist der Hechtsstroit zur Hauptsache beim Bundesgerichtshof nur insoweit anhängig geworden, als das Bundespatentgericht den erteilten Patentanspruch 1 durch Beifügung zweier Zusätze geändert hat, welche beide seiner Auffassung nach einer Klarstellung des Streitpatents dienen* Hin-sichtlich der genannten Änderung haben die Beklagten nunmehr beantragt, die vom Bundespatentgeri cht unter Buchst, a) der Urtcilsformel angcordnete, nach ihrer Ansicht zu einer Beschränkung des Batentsohutzes führende Einfügung zu stroichen und dem Zusatz unter Buchst» b) die von ihnen vorgeschlagene, auf eine Berichtigung hinauslaufende Fassung zu gebeno Diesem Begehren ist die Klägerin ausweis-1ich ihres oben mitgeteilten Berufungsantrages nicht ent-gegcngotreteno Damit ist der beim Bundesgerichtshof angefallene Prozeße toff m^ bindender Wirkung für den erkennenden Senat begrenzt, so daß dieser im vorliegenden Zusammenhang nur noch zu prüfen hat, ob die jetzt in Hede stehende Neufassung des Anspruchs 1 des Streitpatents, verglichen mit der erteilten Fassung, eine zulässige Änderung ist und ob das, was in dem verbleibenden Zusatz zu dem Anspruch 1 ausgedrückt wird, bereits im Streitpatent
ausreichend offenbart war. Die weitere Frage dagegen, oh die erfindungsgeraäße Lehre patentfähig ist, ob also der geänderte Anspruch 1 neu, fortschrittlich und erfinderisch ist, und oh die beiden anderen Ansprüche zu demindest als sog. echte Unteransprüche haltbar sind, ist bereits deswegen der Nachprüfung durch das Berufungsgericht entzogen, weil die Klägerin die Abweisung ihrer auf vollständige bzw. teilweise Nichtigerklärung des Streitpatents gerichteten Klage durch das Bundespatentgericht hingenommen hat (vgl. hierzu BGHZ 21, 8, 10 f - GRUB. 1956, 409, 410 - Spritzgußmaschine BGH GRUR 1962, 294, 296 - Hafendrehkran BGHZ 41, 13, 14 ff = GRUR 1964, 308, 309 -Dosier- und Mischanlage für Baustoffe IGIMJrteil vom 31. Oktober 1967 - la ZR 80/64 - Mehrkamraer-Filterpresse sämtliche für den Fall, daß der Beklagte das Patent nur noch in beschränktem Umfange verteidigt und der Kläger seine Nichtigkeitsklage nicht mehr weiter verfolgt; vgl» ferner Benkard, Kommentar zu dem Patentgesetz und Gebrauchsmuntergesetz 5. Auf1*, § 13 PatG Rdn. 37).
*
Die Prüfung im zulässigen Rahmen ergibt, daß der jetzt noch allein in Betracht kommende Zusatz den im Anspruch 1 enthaltenen, zwischen den Parteien umstrittenen Begriff der 11 direkten Kraftübertragung^ näher erläutern soll. Was zu diesem Zweck in dem Zusatz gesagt wird, ist eindeutig der Streitpatentschrift zu entnehmeno Dort heißt es in Sp. 1, Z. 49 bis Z, 53, daß es bei der erfindunisgemäßen Ausbildung möglich sei, durch einfaches Aufstoßen des Gerätes auf eine Unterlage die Verbrennungskraftmaschine zu dem Anlaufen zu bringen, und daß die direkte Kraftübertragung hierdurch somit als Anlaßvorgang benutzt werden könne. Es handelt sich demnach bei dem Zusatz, wie bereits das Bundespatentgericht angenommen hat und v/ovon
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ersichtlich auch beide Parteien ausgehen, um eine zulässige Klarstellung des Patentanspruchs 1 ..
Wie sich diese Klarstellung auf den Schutzu demfang des Streitpatents auswirkt, ist im vorliegenden Wichtigkeit s verfahren nicht zu entscheiden. Die Peststellung des Schutzurafangs gegenüber einer bestimmten Verletzungsform ist vielmehr allein Aufgabe des Verletzungsrichters. -Deshalb kann auch die Präge, welcher Schutzu demfang dem Anspruch 1 des Streitpatents bei Berücksichtigung der Klarstellung boizu demessen ist, für die Kostenentscheidung des Nichtigkeitsverfahrens keine Holle spielen. Es kommt infolgedessen unter keinem Gesichtspunkt auf die Auseinandersetzung der Parteien darüber an, welche Bedeutung die Klarstellung für den zwischen den Beklagten und der deutschen Vertriebsfirma der Klägerin anhängigen Ver-letzungöotroit hat und ob sie für diesen überhaupt notwendig gewesen ist.
2. Bei der Entscheidung über die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten ist gemäß den §§ 40 Abs. 2,
36 q Abs. 1 PatG, die nicht nur für den ersten Rechtszug, sondern nach § 42 Abs. 3 PatG auch für den Berufungsrecht szug gelten, nach billigem Ermessen zu bestimmen, welcher der Parteien und gegebenenfalls £U welchem Anteil ihnen die Kosten zur Last fallen. Bei der Ausübung dieses Ermessens sind nach ständiger Rechtsprechung die Vorschriften der §§ 91 ff ZPO zur Richtschnur zu nehmen (vgl. hierzu die Rechtsprechungshinweise bei Benkard, aaO, § 40 PatG Rdn. 13). Dies bedeutet, daß die Klägerin die Kosten des ersten Rechtszuges zu tragen hat, da sie mit ihrer Klage, mit welcher sie die vollständige, zu demindest aber die teilweise Nichtigerklärung des Streitpatents
angestrebt hat, in vollem Umfange unterlegen ist. Hieran vermag auch der Umstand nichts zu Indern, daß der Anspruch • des Streitpatents nunmehr durch einen einzigen Zusatz endgültig klargestellt v/orden ist. Es muß mithin bei der KostenentScheidung des Bundespatentgerichts sein Bewenden haben.
Mit HUcksioht auf die besondere fctwicklung des
Streitfalles im zweiten Rechtszuge erscheint es dagegen im iahmen der Oben genannten ?orschriften billig, die Kosten dieses Rechtszuges gegene inander aufzuhebeno
Spreng Claßen Schneider
TrUstedt Bruchhausen