BGH · X ZR 44/72

Volltext der Entscheidung

BU IN 1)KS(; KUICHTSI10F
IM NAMEN DES VOLKES
X ZR 44/72	URTEIL	Verkiadet	am
23. Januar 1975 Krie gl, Amtsinspektor
 als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
 in dem Rechtsstreit
 der Firma	&
gesetzlich vertreten N. Hi
 Lurch ihren Avenue,
- Prozeßbevollmächtigte:
Klägerin und Revisionsklägerin, te Dr.	und
 Rechts Dr.
gegen
 die Firm^MBBl KG, vertreten durch die Firma Erich	diese	gesetzlich	vertreten	durch
 WiHIHBstraße
 Beklagte und Revisionsbeklagte,
- Prozeßbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Prof. Dr. Dr. und Prof. Dr.,

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 23. Januar 1975 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Bendler und Dr. Häußer
 für Recht erkannt :
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Bayerischen Oberlandesgerichts München vom 10, April 1972, den Parteien zugestellt am 11. April 1972,
auf geh ob en.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwie sen.
Von Rechts wegen
 Tatbestand
Die Klägerin war Inhaberin der am 31. Januar 1953 bzw. am 6. Mai 1953 angemeldeten, durch Zeitablauf erloschenen Patente 977 172 und 1 034 445. Der einzige Anspruch des Patents 977 172 lautet:
"Selbstregulierendes Chromsäurebad für die Elektroabscheidung von Chrom auf Metallen mit etwa 200 bis 500 g Chromsäure je Liter, Strontiumsulfat und Silicofluorid in einer die Löslichkeit überschreitenden Menge, dadurch gekennzeichnet, daß das Bad mehr als 0,61 Gewichtsteile, vorzugsweise 1,47 bis 3
Gewichtsteile Gtrontiumsulfat und mehr als 1,74 Gewicht s te i le, vorzugsweise 3>5 bis 8 Gewichtsteile Kali ums ilicofluorid je 100 Gewichtsteile Chromsäure enthält.”
Der Anspruch 1 des Patents 1. 034 445 hat folgenden Wortlaut:
”Bäder zur elektrolytischen Herstellung von Chromüberzügen auf Metallgegenständen, enthaltend Chromtrioxyd und daneben Strontiumsulfat und Natrium- bzw. Kalium-silicofluorid in Mengen, die deren Löslichkeit übersteigen, dadurch gekennzeichnet, daß sie außerdem nicht katalytisch wirkende Strontium- und/oder Natrium- oder Krdiumverbindungen in solchen Mengen enthalten, daß die Sattigungskonzentrationen an Strontiumsulfat und/oder Alkalisilifluorid auf einen noch endlichen Wert herabgesetzt sind. ”
Die Beklagte stellt unter der Bezeichnung “Chrombad Saphir 12" ein chemisches Gemisch für die Erzeugung eines Elektrolyts her. Das Chromsäurebad des Beklagten enthält Kaliumsilicofluorid in überlöslicher Menge, Chromtrioxyd und Kaliumbi chromat; es enthält kein Strontiumsulfat in einer die Löslichkeit übersteigenden Menge, sondern Natrium sulfat in löslicher Menge. Die Natriumsulfatmenge steht im stöchiometrischen Verhältnis zu der Menge an Strontiumsulfat, die das Klage patent 977 1 72 vor schreibt. Sine Selbstregulierung der Sulfatkonzentration findet nicht statt. Es ist eine Justierung des Natriumsulfatgehalts von Hand erforderlich (Nachfüllen von Sulfaten oder Neutralisieren durch Zusatz von Bariumverbindungen).
Die Klägerin sieht in dem Produkt der Beklagten eine Verletzung ihrer Schutzrechte. Sie hält das von der Beklagten eingesetzte technische Mittel - Nattium-sulfat - zu dem in der Lehre der Klage patente vor geschlagenen Arbeitsmittel - Strontiumsulfat - für äquivalent. Jedenfalls mache die Beklagte von einem allgemeinen Erfindungsgedanken Gebrauch, den die Klägerin bezogen auf die einzelnen Schutz rechte wie folgt formuliert
a)	Klage p atent 977 172:
Selb st regulierendes Chromsäurebad für die Elektroabscheidung von Chrom auf Metallen mit etwa 200 - 500 g Chromsäure je Liter, Alkalisulfat und Silicofluorid, letzteres in einer die Löslichkeit übersteigenden Menge , dadurch gekennzeichnet, daß das Bad mehr als 1,74 Gewicht steile, vorzugsweise 5,5 - 8 Gewichtsteile Kaliumsilicofluorid je 100 Gewicht steile Chromsäure enthält.
b)	Klagepatent 1 054 445:
Bäder zur eiektrolytisehen Herstellung von Chromüberzügen auf Metall ge genständen enthaltend Chromtrioxyd und daneben Alkalisulfat und Alkalisilicofluorid, letzteres in Mengen, die seine Löslichkeit übersteigen, dadurch gekennzeichnet, daß sie außerdem nicht katalytisch wirkende Kaliumverbindungen in solchen Mengen enthalten, daß die Sattigungskonzentration an Alkalisilico-fluorid auf einen noch endlichen Wert herabgesetzt ist.
Die Klägerin begehrt, soweit der Rechtsstreit in die Revisionsinstanz gelangt ist, Schadenersatzfeststellung und Auskunftserteilung.
Die Vor ins tan.:; en haben insov.reit dem Klage bekehren nicht stattgegeben. Hit der Revision erstrebt die Klägerin die Aufhebung des Berufungsurteils und die Verurteilung der Beklagten nach den Klageanträgen.
Die Beklagte bittet um Zurückweisung der Revision.
Ent s ch ei düng s gründ e
Die Revision hat Erfolg.
I. 1. Das Berufungsgericht sieht die Aufgabe der Erfindung nach Patent Nr. 977 172 darin, selbstregulierende Verchromungsbäder und deren technische Ergebnisse wesentlich zu verbessern; als Erfindungsgegenstand bezeichnet
 es:
a)	Ein s e 1b st re gulie r ende s Chromsäurebad zur elektrolytischen ChromabScheidung auf Metallen soll Strontiumsulfat und Silicofluorid als Katalysatoren in einer die Löslichkeit
 über sehreit enden Menge enthalten ;
b)	dabei soll das Bad mehr als 0,6l Gewichts an -teile - Vorzugsweise 1,47 bis 3 Gewichtsanteile -Strontiumsulfat und
c)	mehr als 1,74 Gewichtsanteile - vorzugsweise 3,9 bis 8 Gewichts ant eile - Kaliumsilicoiluorid je IOC Gewichts ant eile Chromsäure enthalten.
Insoweit werden von der Revision keine Rügen erhoben; Rechtsfehler zu dem Nachteil der Klägerin sind nicht erkennbar
2. Das 13erui'ung;;ge*ie ]\t verneint eine Schutz rechts-verletzung in äquivalenter Form. Das Berufungsgericht entnimmt der Erläuterung der Patentschrift und den Feststellungen des Bundespatent gerichts im Patenterteilungs-Beschluß vom 26. Oktober 1965, daß Verchromungsbäder mit einer Selbstregulierung sowohl auf der Sulfat- als auch ruf der Silicofluoridseite zu dem Stand der Technik am Anmelde tag gehörten. Hierbei habe es für den Fachmann nahe gelegen, Strontiumsulfat und Kaliumsilicofluorid in über lös liehen Mengen (= Bodenkörper) zur Selb st regulie rung des Bades zu wählen. Entscheidend sei der von der Patentschrift 977 172 offenbarte hohe Gehalt des in über löslicher Menge beigegebenen Kaliumsilicofluorids. Die Lehre des Klagepatents habe es dem Durchschnittsfachmann aber nicht nah egelegt, die Sulf a tionenkonzent ration im Chromsäurebad als unkritisch zu behandeln, sich von der Selbstregulierung des Bades bei einem der beiden Katalysatoren abzuv/enden und auf der Sulfatseite zu der bekannten KonzentrationsbeStimmung und Einstellung des Bades von Hand zurückzukehren. Die Abkehr vom vollständig selbstregulierenden Verchromungsbad durch Austausch des schwer löslichen Strontiumsulfats gegen das leicht lösliche Hatriumsulfat widerspreche der Lehre des Klagepatents und dem Wissen des Durchschnittsfachmanns«
Der von der Klägerin in Anspruch genommene allgemeine Erfindungsgedanke werde durch das Klagepatent nicht offenbart.
5. Die Revision kenn mit ihren Angriffen keinen Erfolg haben, soweit sie sich gegen die Verneinung einer patent rechtlichen Äquivalenz wendet. Die von der Revision
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nicht mgegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts schließen die Annahme einer - glatten oder nicht glatter Äquivalenz zu dem Gegenstand des Patents 977 172 aus.
Das Berufungsgericht hat zunächst festgestellt (BU S. 19), daß die Beklagte statt Strontiumsulfat in einer die Löslichkeit überschreitenden Menge Natriumsulfat in einer die Löslichkeit nicht übersteigenden Menge verwendet. Eine patent rechtliche Äquivalenz der ang e wende tei Mittel könnte unter diesen Umständen nur in Betracht kommen, wenn trotz Anwendung einer lösbaren Menge von Natriumsulfat selbstregulierende Chromplattierungsbäder erhalten würden. Denn nach der Patentschrift des Klage-' patents (S, 1 Z. 20 - 24) v/ird durch den Zusatz von Strontiumsulfat und Kaliumssilicofluorid in eine die Löslichkeit dieser beiden Salze übersteigenden' Menge erreicht, daß sich das Chromsäurebad selbst reguliert, weil sich zur Sättigung des Bades mit diesen Stoffen zunächst nicht erforderliche Mengen als Bodenkörper ab-setzen, aus dem die während des Arbeit ens verlor enge gange Teile wieder ersetzt werden (Patentschrift S. 2 Z. 24 -30, Z. 48 - 53). Ein solcher Bodenkörper entsteht bei der •Zugabe einer löslichen Menge an Natriumsulfat nicht. Eine Selbstregulierung findet unstreitig auf der Sulfationen-
seite auch nicht auf andere
 leise statt. Das Berufungs-
gericht hat vielmehr ausdrücklich festgestellt, daß zur Sättigung des Bades entweder Sulfate nachgefüllt oder neutralisierende Barium Verbindungen zugesetzt werden
 müs s en.
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Das Merkmal des Klagepatents, ein Sulfat in einer die Löslichkeit übersteigenden Menge anzuwenden, wird danach bei der Arbeitsweise der Beklagten auch nicht in äquivalenter Form verwirklicht; denn die damit verbundene Wirkung der Selbstregulierung des Chromsäurebades auf der Sulfationenseite wird nicht erzielt. Auf die Frage, ob eine gleichwertige Verchromung zu erreichen ist, kommt es in diesem Zusammenhang nicht an. Sie stellt sich erst bei der Prüfung der Schutzfähigkeit des von der Klägerin aus dem Klagepatent abgeleiteten allgemeinen Erfindungsgedankens.
2. Bei dieser Prüfung ist mangels entgegenstehender tatsächlicher Feststellungen des Berufungsgerichts in der Revisionsinstanz von dem Vortrag der Klägerin auszugehen, die Verwendung von leicht löslichem Natriumsulfat in stöchiometrischem Verhältnis zu 0,61 bis 3 Gewichtsteilen von schwer löslichem Strontiumsulfat führe - abgesehen von der Selb stregulierung - zu einem im Ergebnis gleichwirkendem Bad, wenn nur dafür gesorgt werde, daß die Konzentration der Sulfationen während des Gebrauchs auf recht erhalten bleibt. Im Rahmen dieser Unterstellung ist weiter die vom Berufungsgericht getroffene Feststellung zu berücksichtigen, daß die Konzentrationsbestinmung und Einstellung des Bades auf der Sulfatseite am Anmelde tage des Klagepatents bekannt gewesen sei und technisch keine Schwierigkeiten bereite. Die Beurteilung der vom Berufungsgericht verneinten Frage der Offenbarung des von der Klägerin formulierten allgemeinen Erfindungsgedankens hängt dann davon ab, ob der Fachmann der Patentschrift 977 172 unter Zuhilfenahme der am Anmeldetage vorhandenen Kenntnisse und Erfahrungen ohne eigenes erfinderisches
 Zutun den Gedanken entnehmen konnte, daß er statt des schwer löslichen Strontiumsulfats auch leicht lösliches Natriumsulfat in entsprechender Menge verwenden könne , wenn er bereit war, bei einem Bad mit sich selbst reguliere dem Silicofluoridgehalt während des Gebrauchs eine Regulierung • der .Konzentration auf der Sulfatseite von Hand ins Auge zu fassen.
a)	Diese Frage läßt sich nicht mit der Überlegung des Berufungsgerichts verneinen, eine Handhabung, die auf eine Selbstregulierung verzichte, stehe in direktem Widerspruch mit der Lehre des Klagepatents 977 172. Beim Gegenstand des Klagepatents findet zwar eine Selbstregulierung sowohl auf der Seite der Silicofluoridionen als auch auf der Beite der Sulfationen statt. Bei Fehlen einer Selbst-regulierung auch nur auf der Sulfationenseite scheidet daher, wie schon dargelegt worden ist, eine gegenständliche oder auch eine äquivalente Benutzung des Gegenstandes des Klagepatents aus. Die für den Schutz eines allgemeinen Erfindungsgedankens entwickelten Grundsätze schließen aber nicht aus, daß eine Patentverletzung auch dann vor-liegen kann, wenn von einer neuen technischen Lehre zwar nicht in allen ihren Merkmalen, aber doch in ihrem wesentlichen Kern Gebrauch gemacht wird. In diesem Zusammenhang wäre deshalb zu prüfen gewesen, welche Bedeutung der Selbstregulierung auf der Sulfationenseite im Rahmen des im Klagepatent unter Schutz gestellten Erfindungs-gegenstands zukommt. Die Ausführungen im Patenterteilungsbeschluß und der wiederholte Hinweis in der Patentschrift (S. 2 Z. 123 bis S. 3 Z. 2, S. 3 Z. 12 - 17) auf die Schwierigkeiten der -Analyse und der Einhaltung einheitlicher Betriebsbedingungen auf der Silicofluoridseite
 önnten insoweit dafür sprechen, daß der wesentliche ern der Erfindung in der Selbstregulierung auf der eite der Silicofluoridionen und in dem Zusatz einer roßen Menge von Kaliumsilicofluorid gelegen hat,
b)	Soweit das Berufungsgericht die Offenbarung des on der Klägerin geltend gemachten allgemeinen Brfindungs-odankens weiter mit der Erwägung verneint, die Sulfationen-onzentration sei im Zeitpunkt der Anmeldung und auch oäter für sehr wichtig gehalten worden und es habe des-ilb für den Fachmann nicht nahe gelegen, die Sulfationen-Dnzentration im Bad als unkritisch anzusehen, zu demal in sr Patentschrift (S. 3 Z. 8 - 11) auf die Abhängigkeit sr Wirkung des Silicofluorids von dem Betrag an vorhandenem ulfat hingewiesen worden sei, läßt es, wie der Revision izugeben ist, wesentliches Vorbringen der Klägerin unbe-icksichtigt. Auch die Klägerin hat ersichtlich die Be-3utung des Sulfatgehalts für die Wirkung des Chromsäure-Kies nicht in Abrede stellen wollen. Ihr Vortrag in der arufungsinstanz ging jedoch dahin, die erforderliche Sul-itionenkonzentration sei bei Beginn des Gebrauchs des TrornSäurebades und über längere Strecken der Gebrauchs-luer auch dann gewährleistet, wenn der Brstausstattung .ne im stöchiometrischen Verhältnis zu der im Patentan-Druch angegebenen Strontiumsulfatmenge stehende Menge l Natriumsulfat beige geben werde, wie es die Beklagte stan habe; die spätere Kontrolle und eine etwa erforder-Lche Justierung seien leicht durchzuführen. Wenn diese diauptungen der Klägerin zutreffen sollten und wenn .ese Verhältnisse einem Durchschnittsfachmann am imeldetage des Patents 977 172 auch bekannt gewesen
 sein sollten, dann würde die Überlegung des Berufungsgerichts, der Fachmann habe am Anmelde tage des Klagepatents Bedenken haben müssen, auf die längst bekannte Konzentrationsbestimmung und Einstellung des Bades auf der Sulfatseite zurückzugreifen, nicht von vornherein als zutreffend angesehen werden können. Das Berufungsgericht hätte sich deshalb mit dem genannten Vortrag der Klägerin auseinandersetzen müssen.
c)	Auf die Verfahrensrüge der Klägerin mußte das angefochtene Urteil hiernach aufgehoben werden, soweit es das Patent 977 172 betrifft. Bei der erforderlichen erneuten Prüfung der Offenbarung des von der Klägerin geltend gemachten allgemeinen Erfindungsgedankens wird das Berufungsgericht zunächst auf eine genaue Formulierung des allgemeinen Erfindungsgedankens Bedacht zu nehmen haben Zu beachten ist, daß er den geschützten Erfindungsgegenständ und die angegriffene Ausführungsform umfassen muß.
Bei dem vom Berufungsgericht geprüften Erfindungsgedanken ergeben sich in dieser Richtung in drei Punkten Bedenken:
1.	Zunächst ist von einem selbstregulierenden Chrombad die Rede, was für die angegriffene Ausführungsform nur teilweise, auf der Fluoridseite, zutrifft; 2. als Merkmal wifrd "Alkalisulfat» aufgeführt, darunter fällt das im Klage-patent geschützte Strontiumsulfat nicht; 3. der vom Berufungsgericht zugrunde gele gte allgemeine Erfindungsgedanke bringt nicht das stöchiometrische Verhältnis von Natriumsulfat zu dem gelösten Strontiumanteil im Bad zu dem Ausdruck.
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Die noch offenen streitigen Fragen wird das Bern-igsgericht schwerlich ohne die Hinzuziehung eines ;hverständigen beurteilen können. Es weist selbst -’auf hin,, daß der Katalysatorwirkungsmechanismus, der . der Beirrteilung der zu prüfenden Fragen eine Rolle Leit, auch heute letz lieh noch nicht erklärbar ist. le zuverlässige Klärung wird deshalb nur unter Verjüng der Kenntnisse und Erfahrungen eines Sachver-indigen möglich sein.
.	1. Die Aufgabe des Klagepatents 1 034 445 formuliert
-Berufungsgericht dahin, die Sättigungsgrenze der krlysotoren in sich selbst regulierenden Verchromungs-lern, in denen die Säureionenkonz ent ration konstant leiten wird, zu beeinflussen, um die Konzentration Lbst regeln zu können. Losung und Erfindungsgegenstand 3ht das Berufungsgericht darin, elektrolytische» Verhornung sb ädern mit Strontiumsulfat und Kaliumsilico-Jiorid in überlöslieber Menge als Katalysatoren außerdem :ht katalytisch wirkende Strontium-, Natrium- oder Liumverbindungen in solchen Mengen beizugeben, daß die ttigungskonzeiit ration an Strontium und/oder Alkalisilico-aorid auf einen noch endlichen Wert herabgesetzt wird.
Der zur Aufgabenstellung von der Revision erhobene awsnd geht fehl; auch das Berufungsgericht ist, wie die emulierung beim Erfindungsgegenstand "und/oder” ergibt, sichtlich, davon aus gegangen, daß nach der Lehre des agepatents auch nur ein Katalysator beeinflußt werden
2.	Auch dieses Patent stellt jedoch, wie das Berufungsgericht zutreffend darlegt, darauf ab, daß beide Katalysatoren - Strontiumsulfat und Kaliumsilicofluorid -in überschüssiger Menge vorhanden sind und daß das Chromsäurebad demzufolge insgesamt selbstregulierend
 ist (Sp. 3 Z. 12 - 17)* Als Verletzung kommt deshalb auch hier weder eine identische noch eine äquivalente Benutzung in Betracht, wenn der eine der beiden Katalysatoren - der Sulfatanteil - nicht in einer seine Lösbarkeit üb er steigenden Menge verwendet wird. Die Ausführungen der Revision gehen insoweit schon aus diesem Grunde ins Leere.
3.	Es stellt sich aber auch hier die Frage, ob durch die Anwendung der vorgeschlagenen Maßnahmen hinsichtlich des einen der beiden Katalysatoren, auf den es nach depi Vortrag der Klägerin besonders ankommt, nicht auch der
 we sent liehe Kern dieses Patents benutzt worden ist, wenn als zweiter Katalysator statt Strontiumsulfat Natriumsulfat eingesetzt wird und sich die Konzentration auf der Sulfationenseite dann leicht bestimmen und einstellen l&ßt, wie die Klägerin behauptet. Die Offenbarung des von der Klägerin formulierten allgemeinen Erfindungsgedankens läßt sich auch insoweit ebenfalls nicht ohne nähere Prüfung des Vortrags der Klägerin mit der Überlegung verneinen, es habe für den Fachmann nicht nahegelegen, auf eine Selbstregulierung und Beeinflussung der SättigungsKonzentration zu verzichten. Entscheidend ist auch insoweit, ob ein Fachmann eine solche Maßnahme im Hinblick auf das angestrebte Ziel als möglich ins Auge fassen konnte und ob er nicht auch in diesem Falle wesentliche Vorteile aus
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der Anwendung der Lohre der- Latents 1 034 44 h hinsichtlich der Dilicofl uoridSeite erwarten konnte. Das ungefochtene Urteil kann deshalb, auch sov;eit es das Patent i 034 /-!/•.5 betrifft, nicht nit der gegebenen Begründung bestehen bleiben. Die Sache bedarf auch insoweit der weiteren tatrichterlichen Prüfung.
Ili. Unter Aufhebung des angefochtenen Urteils war die Sache hiernach an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Dem Berufungsgericht obliegt auch die Entscheidung über die Kosten des RevisionsVerfahrens, die von dem noch un';e-,/issen Aus gang des Recht sstreits abhängt.
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