BGH

Volltext der Entscheidung

/
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
2LM
URTEIL
in dem Rechtsstreit
 Verkündet am
28«, April 1970 Schwingen, Justizhauptsekretär
 als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
 der Firma A®M^-Aluminii*mmast enge soll schaft mbH, SflHP a. H., vertreten durch den geschäftsführenden Gesellschafter Faul JflBl, Ko|^BB, ZflBBMplatz ■),
~ Prozeßbevollmächtigte:
J-IOXVJLCLg, 0*5*4 V4AJ.VA
Rechtsanwälte Prof, und Fr. flfe -
den Ingenieur Günther straße fli>
Kläger und Revisionsbeklagten,
- Prozeßbevollmäehtigter: Rechtsanwalt Fr.
Der X, Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 24* Mars 1970 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Br* Spreng und der Bundosriehter ölaßen, Schneider, Irüstedt und Br« Bruehhausen
 für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 9» Zivilsenats in Preiburg des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 13» April 1967 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als das Berufungagericht über den Widerklageantrag auf Auskunftserteilung entschieden hat.
Hinsichtlich des Antrages auf Erlaß eines Verfügungsvorbots ist der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt*
Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten dos Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen*
Von Rechts wegen
 Tatbestand:,
Die Beklagte ist am 28. Januar 1963 vom Kläger und den Gesellschaftern GflBp und JflMM gegründet una am 1B. Mai 1963 in das Handelsregister eingetragen worden. Sie befaßt sich satzungsgemäß mit der Herstellung von
 
und dem Handel mit Aluminiummasten nebst Zubehör« Der Kläger hat im Mai 1965 seine Tätigkeit bei der Beklagten aufgenommen und ist am 4- Dezember 1963 aus der beklagten Gesellschäft ausgeschieden« Mit der Klage hat er seine Vergütung nebst Umsatzbeteiligung für seine Tätigkeit als Prokurist für den Monat November 1963 und eine UrlaubsVergütung in Höhe von insgesamt 2 360«- DM geltend gemacht«
Die Beklagte hat gegenüber der Klage mit verschie-
denen Gegenforderungen aufgerechnet, sich Jedoch im Laufe des Rechtsstreits auf die Aufrechnung mit einer Schadensersatzforderung beschränkt und" hat auch diese Aufrechnung in der Revisionsinstanz fallen lassen«
Die Beklagte hat Widerklage erhoben« Sie hat eine Auskünfteertoilung darüber verlangt,
 welche vertraglichen Vereinbarungen der Kläger bezüglich der Verwertung schon erworbener Schutzrochte mit natürlichen und Juristischen Personen des Inund Auslandes bisher getroffen hat
 sowie eine Verurteilung des Klägers zur Unterlassung der Anmeldung von Schutzrechten auf einen Segelmast aus Aluminium begehrt«
Sie hat diese Anträge wie folgt begründet: Die Ge-sollschafter hätten gemeinsam die Idee entwickelt, Segel-masten aus Aluminium herzustellen« Der Kläger habe die durch die Zusammenarbeit mit den übrigen Gesellschaftern gewonnenen Erfahrungen unter Verstoß gegen seine Pflichten als Gesellschafter benutzt, um am 25« Oktober 1963 das am 31« Januar 1964 eingetragene Gebrauchsmuster
 
1 886 828 auf seinen eigenen Hamen anzu demelden. Die Gesellschafter GflHM und	hätten	bei	der Erfindung
 des Aluminiummastes entscheidend mitgewirkt» Sie hätten dem Kläger die Kenntnis von dem ersten deutschen Aluminiummast vermittelt, der bei den Aluminiumwerken Singen gebaut worden sei.	habe	auf	die	Hut	für den
 Hutseher und die weitere Innenversteifung hingewiesen. Von GflHD stammten die Ideen, die in den Ansprüchen 2
und 3 des Gebrauchsmusters ihren Hiederschlag gefunden hätten. Deshalb bestehe eine Erfindungsgemeinschaft zu demindest zwischen dem Kläger und GflBB« Ohne Mithilfe G(HBB hätte der Kläger kein schutzfähiges Modell zuwege gebracht. Die Auswertung der Erfindung sei der eigentliche Gegenstand der Gesellschaft. Die Entwicklung des gemeinsamen Erfindungsgedankens zur Fertigungsreife und dessen Auswertung sei der Zweck der Gesellschaft. Im Laufe dos ex'ston Hechtszuges hat die Beklagte vorgetragen, eine Überprüfung habe ergeben, daß das Gebrauchsmu-
ster ■ Hl flB nicht neu und deshalb nicht schutzfähig sei. Der Gegenstand der Schutzansprüche 1 bis 3 und 6
sei in Druckschriften vorveröffentlicht.
Das Landgericht hat nach Beweisaufnahme die Klage abgev/iesen, auf die Widerklage den Kläger verurteilt,
 Auskunft darüber zu erteilen, welche Hechts-geschäfte er bezüglich des Gebrauchsmusters MHP BP seit dem 25. Oktober 1f63 im Inund Ausland geschlossen hat und sich bei Strafandrohung jeder Verfügung über das Gebrauchsmuster 0 MI flp zu enthalten, insbesondere jeder Anmeldung dieses Gebrauchsmusters zur Erlangung von Schutzrechten im Ausland,
 und die v/e it ergehende Widerklage abgewiesen.
 
Der Kläger hat Berufung eingelegt, mit der er seine Klage und die Abweisung der Widerklage in vollem Umfange weiterverfolgt hat, während die Beklagte die Zurückweisung der Berufung beantragt hat»
Der Kläger hat behauptet, der Erfindungsgedanke stamme ausschließlich von ihm« Br.habe ihn schon vor seiner (Tätigkeit bei der Beklagten gefunden« Vorbekannte Oval-Aluminiumroaston hätten keine Innenversteifungen gehabt. Bio Schutzanoprliehe in ihrer Gesamtheit machten die Erfindung aus. Bio Erfindung gehöre nicht zu dem Gesell sehaftsvormogen. Ber Kläger hat der Beklagten, die unstreitig nach dem Gebrauchsmuster gearbeitet hat, im Laufe des ersten Rechtszuges eine Bisenz gegen entsprochene Bezahlung angeboten«
Bas Berufungsgericht hat der Klage stattgegeben und die Widerklage auch insoweit abgewiesen, als ihr das Landgericht stattgegeben hatte.
Mit der Revision hat die Beklagte zunächst ihre Widerklage im Rahmen der in der Berufungsinstanz gestellten Anträge woiterverfolgt. Mit Rücksicht auf den Ablauf des Gebrauchsmusters am 25 * Oktober 1969 hat die Beklagte in der mündlichen Verhandlung vor dem Eevisionsge-richt jedoch den Unterlassungsantrag (auf ErlaB eines Verfügungsverbots) mit Zustimmung des Klägers in der Hauptsache für erledigt erklärt»
Ber Kläger beantragt, die Revision zurückzuweisen. Hinsichtlich des erledigten Teiles des leehtsstreits beantragen die Parteien gegenseitige Kostenauferlegung.
 
Ents che i dungsgründe^
Im Revisionsrechtszuge ist nach der Erledigungserklär ung hinsichtlich des Unterlassungsantrages nur noch der Auskunftsanspruch der Widerklage im Streit, soweit das Landgericht diesen Antrag zugesprochen hato
I •
Das Berufungsgericht vertritt den Standpunkt, daß der Auskunftsanspruch voraussetzedaß die Entwicklung des Segelraastos aus Aluminium schutzfähig sei« Bas sei nach dem eigenen Tortrag der Beklagten nicht der Fall« Bio Erfindung sei nicht neu« Bas Gebrauchsmuster könne daher rechtlich weder vom Kläger noch von der Beklagten verwertet werden« Eine trotzdem seitens dos Klägers erfolgte Verwertung des Gebrauchsmusters - etwa durch Lizenzvertrag - wäre anfechtbar, möglicherweise auch nach § 138 BGB sittenwidrig und nichtig. Die Beklagte könne nicht beanspruchen, an solchen Geschäften zu partizipieren» Deshalb könne die Widerklage auf Auskunftserteilung keinen Erfolg haben.
A,, Bio Revision rügt unter anderem, das Berufungsgericht habe verfahrenswidrig seiner Beurteilung einen falschen Sachstand zugrunde gelegt« In Wirklichkeit habe die Beklagte lediglich vorgetragen, sie sei während des Rechtsstreits auf Grund einer patentrechtlichen Prüfung durch fächleuto nachträglich zu der Ansicht gelangt, das Gebrauchsmuster könne wegen Vorveröffentlichungen nicht als neu bezeichnet werden. Ein solches Vorbringen habe
 
die Annahme des Berufungsgerichts, die mangelnde Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters stehe fest, nicht stutzen können,
 Bo Mit dieser Rüge der verfahrenswidrigen Beurteilung des Sachund Streitstandes hat die Revision Erfolg,
1,	Ausweislich der Berufungsorwiderungssehrift der
 Beklagten hat sich die Beklagte im zweiten Reohtszuge nicht mehr auf die mangolnde Neuheit und Schutzunfähigkeit des Gebrauchsmusters berufen, der der Kläger im ersten Rechtszuge ohnehin widersprochen hatte (vgl, Schriftsatz vom 4. Rcbruar 1965 S, 4 und 5)« Bi e Beklagte hat am Schluß ihrer Berufungs erwid erungs s ehrift zwar ergänzend auf das Vorbringen des ersten Rechtszuges verwiesen. Da-mit hat die Beklagte jedoch ersichtlich nicht die ihrem Vorbringen im zweiten Rochtszuge widersprechenden Ausführungen über die mangelnde Neuheit und Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters aufgroifen wollen, denn sie hat sich darauf berufen, daß eine Gemeinschaftserfindung vorliege, an der auch die Gesellschafter der Beklagten	und
 JflMI, mindestens aber GfM^ einen schöpferischen Anteil hätten, und daß die Erfindung der beklagten Gesellschaft zustehe. Als Trägerin der Gemeinschaftserfindung könne die Beklagte vom Kläger Auskunft Über rechtsgeschäftliche Verfügungen über die ihr zustehende Erfindung beanspruchen.
2.	Biese Änderung der Begründung der Widerklage, der der Kläger ausweislich der Verhandlungsniederschrift vom 9p März 1967 nicht widersprochen hat, hat das Berufungsgericht nicht beachtet. Es hat daher, wie die Revision zu Recht rügt, unter Verstoß gegen die Vorschrift
 des § 286 ZPO seiner Entscheidung ein überholtes Torbringen der Beklagten zugrunde gelegt» Bas nötigt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückver-weisung der Sache an das Berufungsgericht, soweit der Rechtsstreit nicht für in der Hauptsache erledigt erklärt worden.ist. Bas Revisionsgericht ist nicht in der Lage, von sich aus die tatrichterliche Feststellung zu treffen, ob die dem Gebrauchsmuster 1 886 828 zugrunde liegende Erfindung bereits vor ihrer Anmeldung zu dem Gebrauchsmuster auf die Beklagte übergegangen ist, wie die Beklagte geltend macht.	„
Bas Berufungsgericht wird zu beachten haben, daß ein derartiger Rochtsübergang auch für den Fall, daß der Klager als der alleinige Erfinder der dem Gebrauchsmuster zugrunde liegenden Erfindung anzusehen ist, durch einen Vertrag zustande gekommen sein könnte, der auch durch schlüssige Handlungen abgeschlossen sein könnte« Bei der Feststellung eines solchen Vertrages wird das Berufungsgericht jedoch zu beachten haben, daß der Zweck der vom Kläger und den weiteren Gesellschaftern gegründeten Gesellschaft die Einbringung "seiner" Erfindung der Substanz nach nicht erforderte, weil eine Auswertung der Erfindung durch die Gesellschaft ebensogut im Wege der Einräumung eines aussehlieilicheh Verwertungsrechts gegen eine angemessene Lizenzgebühr erfolgen konnte. Wenn das Berufungsgericht zu der Feststellung gelangt, daß der Kläger der Beklagten "seine" Erfindung übertragen hat oder ihr ein ausschließliches Verwertungsrecht daran eingeräumt hat, dann ist der AUskunftsanspiuch der Beklage ton nach §§ 687 Abs. 2, 681 und 666 BGB gerechtfertigt, da der Kläger mit der GebrauchsmusteraMeldung^^ und mit einer etwaigen Verfügung Uber das Gebrauchsmuster wissentlich ein Geschäft der Beklagten besorgt hätte«
 
3« Diesem Anspruch der Beklagten steht nicht entgegen, daß sie sich, wie die Gesamtwtirdigung ihres Vorbringens im ersten Rechtszuge ergibt, zunächst hilfsweise auf die mangelnde Neuheit und Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters berufen hat. Von einer Beteiligung der Beklagten an “sittenwidrigen Geschäften“ des Klägers mit seinem Schutzrecht kann entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts keine Rede sein. Der Kläger hat stets den Standpunkt eingenommen, der Gegenstand des Gebrauchsmusters sei in seiner Gesamtheit schutzfähig. Bür eine gegen die guten Sitten verstoßende lahdlungsweise bei der Verfügung über das Gebrauchsmuster oder bei der Vergabe von Lizenzen fehlt es sowohl äh der Feststellung der mangelnden Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters als auch an der Feststellung, daß der Kläger sich dessen bewußt war. Diese für eine Sittenwidrigkeit notwendigen festStellungen können nicht allein aus dem Dmstand her-gcleitot werden, daß die Beklagte zeitweise und hilfs-weioe im ersten Rechtszuge den vom Kläger bestrittenen Standpunkt vertreten hat, das Gebrauchsmuster sei nicht schutzfähig.
4. Wenn das Berufungsgericht einen Rechtsübergang der Erfindung vom Kläger auf die Beklagte oder die Einräumung eines ausschließlichen Verwertungsrechts nicht feststellen kann, weil der Kläger der Beklagten keine Rechte an der dem Gebrauchsmuster zugrunde liegenden Erfindung übertragen oder eingeräumt hat, so wird es sich der Feststellung zuzuwenden haben, ob die dem Gebrauchsmuster zugrunde liegende Erfindung eine Gemeinschaftser-findung ist und ob die in der Ferson der beteiligten Miterfinder entstandenen Vermögensrechte an der Erfindung durch einen - auch stillschweigend möglichen - übertra-
 
gangsvortrag auf die Beklagte übergegangen sind, v?as hinsichtlich der Anteile der Gesellschafter der Beklagten	und JflHI aus deren Verhalten im vorliegen-
den Rechtsstreit anzunehmen ist» Bas. Berufungsgericht wird sich deshalb der Frage zuwenden müssen, ob die Gesellschafter der Beklagten GflBfc und	einen
 schöpferischen Anteil an der dem Gebrauchsmuster zugrunde liegenden Erfindung haben oder daran in qualifizierter Weise mitgev/irkt habenDie Beurteilung dieser Frage vird ohne eine erschöpfende Würdigung des Gebrauchsmusters nach Aufgabe und Lösung anhand, des Standes der Technik schwerlich möglich sein« Es erscheint angezeigt, schon jetzt darauf hinzuweisen, daß die Ausgestaltung einer bereits fertigen Erfindung mit einer aus dem Stande der Technik entnommenen bekannten Maßnahme nicht als eine qualifizierte Mitwirkung an der Erfindung oder als eine schöpferische Beteiligung daran angesehen werden kann»
Bas gleiche gilt von der Beschaffung von Anschauungsmaterial, von dem Hinweis auf in der Fachv/elt bekannten Vorfahren und erst recht von der Mithilfe bei der Fassung der Anmeldungsunterlagen (Beschreibung und Schutz-ansprüchc) aus zeichnerischen Unterlagen» Ergeben die Feststellungen des Berufungsgerichts eine Beteiligung der Gesellschafter der Beklagten G(BM| und JWttB ander streitigen Erfindung, deren Anteile, wie gesagt, inzwischen auf die Beklagte übergegangen sind, so wäre dem Widcrklageantrag auf Auskunftsefteilung nach §§ 687 Abs» 2, 681 und 666 BGB stattzugeben.j andernfalls wäre der Antrag abzuveisen»
5. Bern Berufungsgericht war auch die Entscheidung über die Kosten der Revisionsinstanz zu übertragen, da diese von dem noch ungewissenAusgang des Rechtsstreits
 abhängt. Bei der nach § 91 a ZPO zu treffenden Kostenentscheidung hinsichtlich des erledigten Teils des Rechtsstreits, die ebenfalls dem Berufungsgericht zu übertragen war, wird das Berufungsgericht seinen auf der Nichtbeachtung des § 139 ZPO beruhenden Irrtum über den vorzeitigen Ablauf des Gebrauchsmusters, den die Revision zu Recht rügt, auszuschalten haben»
Spreng	Claßen	Schneider
 Trustedt	Bruchhausen