BGH · I ZR 33/68

Volltext der Entscheidung

Nachschlagewerk: ja BGrHZ:	nein
 PatG §§ 6, 26 Abs. 1
Wäschesack
 Wird im Erteilungsverfahren ein Schutzanspruch wegen un zulässiger Erweiterung auf den Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung zurückgeführt, so behält das gemäß der ursprünglichen Anmeldung erteilte Patent den Schutzu demfang der ursprünglichen Anmeldung.
(Im Anschluß an BGH Urt. v. 27.11.1969 - Bia-Rähmchen IY - GRÜR 1970, 289.)
BGH, Urt. V. 15. April 1971 - I ZR 33/68 - OLG Frankfurt/M.
LG Prankfurt/M.
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
X ZR 53/68
URTEIL
Verkündet am
15. April 1971 Schwingen
 Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
 in dem Rechtsstreit
 der Firma w-ia GmbH, Lefll/OstfflHHP, gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer Curt Th« Le0/Ostf|BHBi, MüSBBtrafie 9,
- Prozeßbevollmächtigter:
Klägerin und Revisionsklägerin, Rechtsanwalt Br«
gegen
 die Stadt BflHHB, gesetzlich vertreten durch ihren Magistrat,
 Beklagte und Revisionsbeklagte, Rechtsanwalt Br.
- Prozeßbevollmächtigter:
Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bandesgerichtshofs hat aaf die mündliche Verhandlung vom 15. April 1971 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Trüstedt, Ballhaus, Dr. Bruchhausen und Ochmann
 für Recht erkannt:
Auf die ReTision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in Prankfurt(Main) vom 28. März 1968 aufgehoben«
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
 Tatbestand:
Die Klägerin meldete beim Deutschen Patentamt am 15. Juni 1961 einen ■Transportsack, insbesondere für Infektionswäsehe” mit dem folgenden Patentanspruch 1 an:
"Transportsack, insbesondere für Infektionswäsche, gekennzeichnet durch eine trapezförmige Stoffbahn (1) aus keimdichtem Gewebe, die derart zu einem oben offenen, dagegen unten verschlossenen zylinderförmigen Gebilde zusapsenfaltbar ist, daß sich deren Stirnseiten (4, 5) überlappen.■
 
Die PrüfungBstelle des Patentamts schlug einige hier unwesentliche Klarstellungen vor und stellte die Bekanntmachung dieser Anmeldung in Aussicht« Am 3«Mai 1963 reichte die Klägerin eine neue Patentbeschreibung mit geänderten Patentansprüchen ein, deren erste zwei wie folgt lauteten:
”1. Sack zu dem Transport von Wäsche zu Waschoder Reinigungseinrichtungen, dadurch gekennzeichnet, daß der an seinem einen Ende offene, an dem anderen Ende geschlossene Sack aus einer Stoffbahn (1) mit sich überlappenden Enden (4, 3) besteht.
2• Sack nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Stoffbahn trapezförmig ausgebildet ist.”
Die Prüfungsstelle des Patentamts beschied die Klägerin am 23« Januar 1963 wie folgt:
"Auf die Eingabe vom 3* Mai 1963.
Antragsgemäß werden dem weiteren Verfahren die mit vorbenannter Eingabe eingereichten Ansprüche zugrunde gelegt.
Durch diese ist der ursprünglich offenbarte Anmeldungsgegenstand in unzulässiger Weise abgeändert worden, da der neue Anspruch 1 die für die Überlappung erforderliche Form der Stoffbahn offen läßt und im Zusammenhang mit dem neuen Anspruch 4 einen zylinderförmigen Sack ergeben soll.
Es ist daher die Aufforderung nötig, diesen Mangel durch eine eindeutige Erklärung zu beheben, um eine Zurückweisung des Gesamten aus diesem Grunde zu vermeiden. Weiterhin ist es erforderlich, bezüglich des Teiles der ursprünglichen Unterlagen, der sich mit
 
dem Gestell befaßt, ebenfalls eine eindeutige Erklärung - Ausscheidung oder Verzicht - abzugeben.
Die anliegende Passung der neuen Ansprüche würde den Anmeldungsgegenstand auf seine ursprüngliche Offenbarung zurückführen; mit diesen erscheint eine Bekanntmachung nicht ausgeschlossen, sofern auch die Beschreibung auf diese Ansprüche abgestellt wird. .
Die Klägerin legte daraufhin eine der ursprünglichen Anmeldung entsprechende Patentbeschreibung und Patentansprüche vor, "deren Passung” nach ihrem Begleitschreiben vom 10. April 1965 "dem von der Prüfungsstelle dankenswer ter Weise vorgeschlagenen Wortlaut" entsprach. Auf dieser Grundlage wurde ihr das Klage patent Nr.	mit
 dem folgenden Patentanspruch 1 erteilt:
"1. Sack zu dem Transport von Wäsche zu Waschoder Eeinigungseinrichtungen, dadurch gekennzeichnet, daß der an seinem einen Ende offene, an dem anderen Ende geschlossene Sack aus einer trapezförmigen Stoffbahn (1) mit sich überlappenden Enden (4» 5) besteht."
Die Beklagte stellt zu dem Gebrauch in ihren Krankenanstalten Wäschetransportsäcke aus rechteckigen Stoffbahnen her, die am unteren Ende vernäht und oben offen sind. Die Enden der Stoffbahn sind bis etwa zur Mitte des so gebildeten Sackes übereinandergeschlagen. Die Säcke weisen in der oberen Hälfte vorgefertigte Steck-löcher auf, durch die beim Transport eine etwa 10 cm lange Sicherheitsspange gesteckt wird.
 
Die Klägerin erblickt darin eine Verletzung ihres Patents* Sie hat beantragt,
 die Beklagte zu verurteilen,
1.	es bei Meidung einer vom Gericht für jeden Pall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe in unbegrenzter Höhe oder Haftstrafe bis zu sechs Monaten zu unterlassen, Säcke zu dem Transport von Wäsche zu Wasch- oder Reinigungseinrichtungen gewerbsmäßig herzustellen, feilzuhalten, in den Verkehr zu bringen oder gewerbsmäßig zu gebrauchen, die an dem einen Ende offen, am anderen Ende geschlossen sind und aus einer Stoffbahn mit sich überlappenden Enden besteht, wobei die Stoffbahn rechteckige Grundform hat;
2.	der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfange die Beklagte seit 15.12.1965 die im Klageantrag zu 1. be-zeichneten Handlungen begangen hat unter Angabe der Menge der hergestellten, feilgehaltenen und in den Verkehr gebrachten oder gewerbsmäßig gebrauchten Säcke,
3« festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die im Klageantrag zu 1. bezeichneten Handlungen der Beklagten seit 15*12.1965 entstanden ist und noch entstehen wird,
 
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Die Beklagte, die die Abweisung der Klage beantragt hat, hat eine Patentverletzung bestritten. Nach ihrer Ansicht sei der Schutzbereich des Klagepatents im Erteilungsverfahren auf seinen Wortlaut beschränkt worden. Er umfasse daher nur Transportsäcke aus trapezförmigen, nicht auch solche aus rechteckigen Stoffbahnen. Ferner hat sich die Beklagte auf ein privates Torbenutzungsrecht berufen.
Das Landgericht hat die Beklagte insoweit antragsgemäß verurteilt, als die Klägerin eine Patentverletzung durch Herstellen und Gebrauchen behauptet hat. Das Oberlandesgericht hat dieses Urteil abgeändert und die Klage abgewiesen.
Mit ihrer Revision verfolgt die Klägerin ihre Klageansprüche weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.
Ents che idungsgründe:
Das angefochtene Urteil kann keinen Bestand haben.
I. 1. Im Gegensatz zu dem Landgericht vertritt das Berufungsgericht den Standpunkt, daß die Klageansprüche nicht begründet seien, weil die Beklagte von dem im Erteilungsverfahren auf seinen Wortlaut beschränkten Klagepatent keinen Gebrauch mache. Im einzelnen hat das Berufungsgericht ausgeführt:
Die Erfinder des Klagepatents hätten die Lösung ihrer Aufgabe, einen Wäschetransportsack von einerseits
 
hoher Verschlußfähigkeit, andererseits großer Öffnungsfreudigkeit herzustellen, in einem Sack gesehen, der erfindungsgemäß an seinem einen Ende offen, am anderen geschlossen sei und aus einer trapezförmigen Stoffbahn mit sich überlappenden Enden bestehe. Diese Lösung gebe der Hauptanspruch des Klagepatents wieder. Auf sie sei der Schutzbereich beschränkt, wie die zur Auslegung heranzuziehenden Erteilungsakten und die Patentbeschreibung zeigten. Die Klägerin habe mit ihrer ersten Anmeldung einen Transportsack aus einer trapezförmigen Stoffbahn yorgeschlagen. Ihrem späteren Versuch, die Trapezform der Stoffbahn nur noch als eine - günstige - Ausgestaltung zu erwähnen, es im übrigen im Hauptanspruch und in der Beschreibung aber lediglich auf eine Stoffbahn mit überlappenden Enden abzustellen, habe die Prüfungsstelle widersprochen, zur Porm der Stoffbahn von der Klägerin eine eindeutige Erklärung gefordert und für den Pall der Nichtbeachtung dieser Auflage die Zurückweisung der gesamten Anmeldung in Aussicht gestellt. Damit habe die Prüfungsstelle unzweideutig den Villen des Patentamts ausgedrückt, den Schutzbereich des Patents auf den Sack mit den Merkmalen: trapezförmige Stoffbahn und überlappende Ende zu beschränken. Die Klägerin habe sich dieser Porderung der Prüfungsstelle eindeutig unterworfen und die angestrebte Erweiterung des Patentgegenstandes aufgegeben. Ihr sei daher nur ein Sack geschützt, der aus einer trapezförmigen Stoffbahn mit überlappenden Enden gebildet sei. Die von der Beklagten verwendeten Stoffbahnen seien jedoch rechteckig. Ob sie von dem Merkmal der überlappenden Enden Gebrauch mache oder nicht, könne dahinstehen.

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2. Die Revision rügt diese Auslegung des Klage-patents als fehlerhaft. Sie erblickt im Bescheid der Prüfungsstelle vom 25. Januar 1965 und der daraufhin abgegebenen Erklärung der Anmelderin keine Pestlegung des Schutzu demfangs des Klagepatents durch Beschränkung oder Verzicht, sondern lediglich das übliche Verhandeln zwischen Prüfer und Anmelder zwecks Abgrenzung des Erfindungsgegenstands, der auf den ursprünglich offenbarten zurückgeführt worden sei. Der Schutzu demfang der Erfindung sei dadurch nicht berührt und äquivalente • Ausführungsformen sowie der Schutz eines allgemeinen Erfindungsgedankens seien dadurch nicht ausgeschlossen worden. Das Berufungsgericht hätte daher prüfen müssen, ob der von der Klägerin in Anspruch genommene über den Wortlaut der Ansprüche des Klagepatents hinausgehende Schutz anzuerkennen sei.
II. Die Angriffe der Revision sind begründet und führen zur Aufhebung des Berufungsurteils.
1• Der erkennende Senat ist als Revisionsinstanz im Verletzungsstreit hinsichtlich der Auslegung des im Streit befindlichen Patents sowohl im ganzen als auch bezüglich einer etwaigen Beschränkung oder eines Verzichts im Erteilungsverfahren nicht an die Feststellungen der tatrichterlichen Instanzen gebunden (BGH GRUR 1970, 361, 362 - Schädlingsbekämpfungsmittel; Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 3« Aufl. § 47 PatG, Anm. 134; Benkard, Patentgesetz und Gebrauchs mustergesetz, 5* Aufl., § 47 PatG Rdn. 88). In diesem Rahmen sind die Vorgänge im Erteilungsverfahren einer eigenen Prüfung durch das Revisionsgericht zugängig, da sie aus den Erteilungsakten ersichtlich und als
 
solche unstreitig sind (vgl, BGH GRUR 1964, 132,
 134 - Kappenverschluß - m.w.N.). Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kann weder der Patentschrift noch dem Verlauf des Erteilungsverfahrens ein Verzicht der Klägerin als Anmelderin oder eine Beschränkung der Patenterteilung seitens des Patentsamts entnommen werden, welche die Einbeziehung von Äquivalenten in den Schutzbereich oder dessen Bemessung nach einem allgemeinen Erfindungsgedanken von vornherein ausschlössen.
2. a) Bas Klagepatent befaßt sich mit einem Sack zu dem Transport von Wäsche zu Wasch- und Reinigungseinrichtungen« Nach den Angaben in der Patentschrift haben die Erfinder insbesondere an den Transport von in Krankenhäusern anfallender Infektionswäsche gedacht, der in einer möglichst keimdichten Verpackung erfolgen müsse. Wegen der Verseuchungsgefahr dürfe die Infektionswäsche vor dem Waschen nicht aus dem Wäschesack genommen werden.
Ba sie aber für den Waschvorgang in der Wascheinrichtung lose verteilt werden müsse, habe man bisher Transportsäcke benutzt, die mit einem wasseroder waschflottenlöslichen Leim geklebt oder mit Garn genäht gewesen seien. Bas sei zeitraubend und kostspielig gewesen und habe eine ständige Inanspruchnahme von Arbeitskräften erfordert.
Es sei auch ein konisch geformter Sack bekannt, aus welchem sich die Wäsche bei der Brehung der Waschmaschine allmählich herausarbeite. Bas geschehe aber nur dann einwandfrei, wenn weder der Sack noch die Waschmaschine zu stark gefüllt seien.
Die Erfinder haben eich demnach die Aufgabe gestellt, die aufgezeigten Nachteile zu vermeiden und dem Transportsack dennoch Transportfestigkeit verbunden mit ausreichender Öffnungsfreudigkeit zu geben. Zur Lösung schlagen sie die Verwendung eines Sackes vor, der
a)	1. an seinem einen Ende offen, am anderen geschlossen ist,
a) 2. aus einer trapezförmigen Stoffbahn besteht,
a) 3. deren Enden sich überlappen.
Nach den Angaben in der Patentschrift soll ein solcher mit schmutziger Wäsche gefüllter Sack während des Trans* ports an seinem offenen Ende leicht verschließbar sein, sich gut transportieren lassen und sich beim Drehen in der Wascheinrichtung in Längsrichtung öffnen, so daß die Wäsche ohne Hindernis aus ihm fallen könne.
Aus der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe und ihrer Lösung ergibt sich, daß sie auf der Erkenntnis be* ruht, anstelle eines an drei Seiten (Boden und beiden Seiten) geschlossenen Saokes einen nur an zwei Seiten (Boden und einer Seite) geschlossenen zu verwenden, und dennoch die Transportfestigkeit sowie die Öffnungsfreudig-keit (in der Wascheinrichtung) zu gewährleisten. Der Vor* schlag, diesen Erfolg mit einer trapezförmig geschnitte-nen Stoffbahn zu erreichen, schränkt nach dem Inhalt der Patentschrift die unter Schutz gestellte Lehre des Patents nicht auf diese Lösung ein. Die Erfinder haben diese Lehre vielmehr als die beste angesehen, um "ein Maximum an Transportfestigkeit verbunden mit ausreichender Öffnungsfreudigkeit" zu erzielen (Sp. 2 Z. 46 bis 32
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 der Patentschrift). Sie sind nämlich von der weiteren Erkenntnis ausgegangen, daß die Ansprüche an die Stabilität der Überlappung umso größer werden, je weiter die Entfernung von der Unterkante des Transportsackes ist (Sp. 3 z. 2 bis 4 der Patentschrift).
Die Patentschrift selbst bringt nicht zu dem Ausdruck, daß der "ßchutzu demfang" in irgend einer Weise beschränkt werden sollte.
b)	Auch aus dem Gang des Erteilungsverfahrens ist weder ein Verzicht noch eine Beschränkung herzuleiten, die die angegriffene Ausführungsform vom Schutz des Klagepatents ausnehmen könnten.
Zwar hatte die Klägerin als Anmelderin mit ihrer Eingabe vom 3. Mai 1963 versucht, ihre Anmeldung vom 13* Juni 1961 dahin zu ändern, daß im Hauptanspruch das Wort "trapezförmigen" nicht mehr enthalten, die Form der Stoffbahn somit nicht mehr gekennzeichnet war, aus der der vorgeschlagene Transportsack gebildet wird.
Dafür wollte sie die Trapezform der Stoffbahn im ünter-anspruch 2 als eine besondere Ausführungsform geschützt haben. Obwohl sie dieses offensichtlich weitergehende Verlangen auf Grund der Beanstandung durch die Prüfungsstelle fallen gelassen hat, ist dadurch der Schutzu demfang des erteilten Patents insoweit aber nicht berührt worden, als er schon aus der ursprünglichen Anmeldung vom 15- Juni 1961 herzuleiten war. Mit der Aufrechterhaltung dieser Anmeldung in der von der Prüfungsstelle vorgeschlagenen Fassung der Ansprüche ist der Anmeldegegenstand auf den Gegenstand der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen zurückgeführt worden. Der Patentanspruch 1 hat damit auch nach dem Gang des Erteilungsverfahrens den Schutzu demfang behalten, der ihm nach der
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ursprünglichen Anmeldung zukam. Er erstreckt sich also weiterhin auch auf solche Äquivalente, auf die sich der Anspruch 1 der ursprünglichen Anmeldung erstreckt hatte.
Eie Ansicht des Berufungsgerichts, die Prüfungsstelle habe durch das Pesthalten an der trapezförmigen Stoffbahn ihren Willen eindeutig dahin kundgetan, daß nur ein Transportsack mit einem solchen Merkmal unter Schutz gestellt sei, ist nicht berechtigt. Eie Prüfungsstelle hat die am 3. Mai 1963 versuchte Änderung der Anmeldung allein deswegen aus formellen Gründen beanstandet, weil der geänderte Hauptanspruch, in welchem die Porm der Stoffbahn offen geblieben war, gegenüber dem Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung eine unzulässige Erweiterung enthielt. Ein so allgemein gefaßter Patentanspruch hätte jedenfalls zu einer Ausweitung des unmittelbaren Gegenstands geführt. Earauf wollte sich die Prüfungsstelle offensichtlich nicht einlassen, sondern den Anmeldegegenstand beibehalten, der mit der ursprünglichen Anmeldung offenbart worden war, wie sie in ihrem Bescheid vom 23* Januar 1963 unzweideutig zu dem Ausdruck gebracht hat. Soweit der Wortlaut des erteilten Hauptanspruchs 1 von dem der Anmeldung vom 13. Juni 1961 abweicht, handelt es sich um Klarstellungen in der Pormulierung (vgl. den Bescheid der Prüfungsstelle vom 3* Oktober 1962), die den Gegenstand der Erfindung und damit auch den aus ihm herzuleitenden Schutzu demfang sachlich nicht beeinflußt haben.
c)	Der Senat hat sieh in seiner in einem Nichtigkeitsverfahren ergangenen Entscheidung "Dia-Rähmchen IV" (GRUR 1970, 289, 293) mit den Auswirkungen der Beseitigung einer Änderung des bekanntgemachten Patentanspruchs befaßt: Er hat dort ausgeführt: "Die durch Streichung des Wortes ‘vorzugsweise* erfolgende Beseitigung der Erweiterung des Schutzbegehrens im erteilten Patentanspruch 1 hat nicht zur Polge, daß der Schutzu demfang des Anspruchs 1 insoweit nunmehr auf den Wortlaut des bekanntgemachten Anspruchs (...) beschränkt wäre. Das wäre patentrechtlich durch nichts begründet. Das Schutzbegehren wird vielmehr nur auf das im bekanntgemachten Anspruch 1 enthaltene Schutzbegehren zurückgeführt, und der Anspruch 1 behält seinen dem bekanntgemachten Anspruch zukommenden Schutzu demfang, erstreckt sich also insbesondere weiterhin auf solche Äquivalente, auf die sich der bekanntgemachte Anspruch erstreckt hat. Das ist hier nicht anders als im Fall einer 'Klarstellung9 (••••) oder in dem Fall, daß ein im Besehränkungsverfahren (§ 36 a PatG) erweiterter Patentanspruch gemäß § 13 a PatG in seiner erteilten Fassung wiederhergestellt wird (vgl. dazu Benkard, a.a.O., § 13 a Rdn 4) oder schließlich in dem Fall, daß eine nach § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG n.F. keine 'Rechte' gebende Erweiterung in einem aus anderem Grunde anhängig gemachten Nichtigkeitsverfahren nach § 13 PatG im Wege der 'Klarstellung' (so Benkard, a.a.O., § 13 Rdn. 16a) oder in einem Nichtigkeitsverfahren nach § 13 a PatG (so Reimer, a.a.O, § 13 a Anm. 2) beseitigt wird."
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Diese Grundsätze gelten auch für den Pall, daß im Verlauf des Erteilungsverfahrens geänderte Schutzansprüche noch vor der Bekanntmachung wegen unzulässiger Erweiterung auf den Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung zurückgeführt werden* Damit tritt der Senat im Ergebnis insoweit den früheren Entscheidungen des Reichsgerichts bei (MuW 1931, 336; GRUR 1939, 670, 673; vgl. auch Krauße-Katluhn-Lindenmaier, Das Patentgesetz, 3* Aufl., § 6 Anm. 97 b; Wiegand in GRUR 1940, 322 ff; Mediger in GRUR 1941, 192 ff; Pinzger in GRUR 1942, 517, 522; neuerdings: Heine in GRUR 1961, 79 und Windisch in GRUR 1963, 225, 229) und vermag den Entscheidungen des Reichsgerichts in GRUR 1939, 956, 957 ff sowie 1940, 89, 93/94 insoweit nicht zu folgen*
3« Liegt somit weder eine Beschränkung des Schutzu demfangs des Klagepatents duroh das Patentamt noch ein Verzicht der Anmelderin vor, so kommt ihm der Schutzu demfang zu, der in der Patentschrift für den Durchschnittsfachmann erkennbar offenbart ist* Weder sind Äquivalente ausgeschlossen noch ist der Verletzungsrichter gehindert, Untersuchungen nach dem Vorliegen eines der Lehre des Klagepatents zugrunde liegenden allgemeinen Erfindungsgedankens anzustellen und dessen Inhalt zu ermitteln*
Das Berufungsgericht 1st von seiner Rechtsauffassung aus zu einer Prüfung in dieser Richtung nicht gekommen* Das angefochtene Urteil kann daher keinen Bestand haben* Da die erforderlichen Erwägungen darüber, ob die Verletzungsform von dem Gegenstand der Erfindung

unter Einschluß der Äquivalente und möglicherweise eines allgemeinen Erfindungsgedankens Gebrauch macht, und auch, ob die Beklagte sich auf ein privates Vorbenutzungsrecht berufen kann, im wesentlichen tatrichterlicher Natur sind und in der Revisionsinstanz nicht nachgeholt werden können, bleibt es dem erkennenden Senat verwehrt, in der Sache selbst zu entscheiden. Sie mußte daher an das Berufungsgericht zurückverwiesen werden, das auch über die Kosten der Revision zu befinden haben wird.
Spreng	Trüstedt	Bundesrichter	Ballhaus
 ist infolge Urlaubs verhindert zu unterschreiben.
Spreng
 Bruchhausen	Ochmann