Der Rechtsstreit wird, soweit er nicht in der Hauptsache erledigt ist, zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Die Klägerin hat die Beklagten auf Unterlassung, Schadensersatz und Rechnungslegung in Anspruch genommen mit der Begründung, die Beklagte zu 1 mache bei diesen Maschinen von den Merkmalen der Patentansprüche 1 bis 3, 5 und 7 bis 12 identischen Gebrauch. Sie hat mit der Anschlußberufung eine weitere Ausführungsform angegriffen und vor der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht den Antrag angekündigt, unter teilweiser Änderung des angefochtenen Urteils die Verurteilung zur Unterlassung wie folgt zu fassen: Die Beklagten zu verurteilen, es bei Meidung einer vom Gericht für Jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe bis zu unbegrenzter Höhe oder Haftstrafe bis zu sechs Monaten zu unterlassen, Vorrichtungen zu dem Schwächen, Rillen, Perforieren oder Einschneiden von Bahnen, insbesondere von nach dem Schwächen wieder aufzuwickelnden Papierbahnen, die zwischen einer sich drehenden Messerwalze mit mehreren auf ihrem Umfang verteilten parallel zur Walzenachse verlaufenden Längsmessem sowie beim Arbeiten festehenden Gegenmessern hindurchwandem, gewerbsmäßig herzustellen, feilzuhalten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen, bei denen jedes parallel der Längsachse der Messerwalze verlaufende Längsmesser in eine Mehrzahl von nebeneinanderliegenden, einen spitzen Winkel mit dem Walzenradius bildenden Messerklingen mit frei federnd biegsamen Messerschneiden unterteilt ist und bei denen jedes feststehende Gegenmesser aus Messerklingen mit starren Schnittkanten besteht, die entweder schraubenförmig gestaffelt an einem Träger angeordnet sind oder die an einem Träger auf einer Geraden angeordnet und mit ihren Schneiden in Richtung auf die Messerwalze gestaffelt zugestellt sind, wobei die Schnittlinie die Längsachse der Messerwalze in einem Winkel von weniger als 4° schneidet, Es hat ferner ausgesprochen, daß sich die Verurteilung zur Rechnungslegung und zur Aus-kunftserteilung sowie die Feststellung der Schadensersatzpflicht auch auf Maschinen nach der zweiten Alternative des Unterlassungsantrags beziehe; dabei ist es jedoch von dem Antragswortlaut abgewichen und hat ihn durch die Wendung ersetzt: Mit der Revision verfolgen die Beklagten ihre Schlußanträge aus dem zweiten Rechtszuge weiter; hilfsweise erstreben sie die Aufhebung des Urteils und die Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, zwischen den Parteien sei es unstreitig, daß die Beklagte zu 1 bei der Herstellung der beiden angegriffenen Ausführungsformen von nahezu allen Merkmalen der geltend gemachten Patentansprüche 1 bis 3, 5 sowie 7 bis 12 identischen Gebrauch gemacht habe. b) Andere Stellen der Patentbeschreibung, insbesondere der im Nichtigkeitsverfahren fallen gelassene Anspruch 13, der aber gleichwohl weiterhin als ein Teil der Beschreibung, wenn auch ohne Anspruch auf besonderen Schutz, aufzufassen sei, legten dem Durchschnittsfachmann die Annahme nahe, daß unter der schraubenförmigen Staffelung auch eine Anordnung der Gegenmesser zu verstehen sei, bei der nur die Flächen der Messerklingen gestaffelt seien, während deren Schneidkanten aneinander anschlössen und in einem gewissen Winkel zu der Längsachse der Messerwalze verliefen, was zwar nicht zu einem Perforieren in kleinsten Intervallen, wohl aber zu einem zeitlich gedehnten Verlauf der Perforation nach Art eines Scherenschnitts führe. a) Eine als Typ 16 bezeichnete Ausführungsform mit gewundenem Messerbalken entspreche dem früheren Anspruch 13 und falle damit auch unter den Anspruch 1.Die Flächen der Messerklingen seien schraubenförmig gestaffelt an dem Träger angeordnet. Die Klingen des Gegenmessers seien zwar nicht schraubenförmig gestaffelt, sondern an einem Träger auf einer Ebene angeordnet und mit ihren Schneiden in Richtung auf die Messerwalze als Polygonzug zugestellt; dieser schneide die Längsachse der Messerwalze in einem Winkel von etwa 2°. Das Berufungsgericht erkläre zwar einerseits den Unterschied zwischen einer auf einen Treppenschnitt ausgerichteten und einer einen Scherenschnitt bewirkenden Ausbildung für patentrechtlich bedeutungslos, vertrete aber in anderem Zusammenhang die Auffassung, ein Verdienst des Klagepatents liege darin, daß es die Anwendung des Scherenschnitts bei Vorrichtungen dieser Art gelehrt habe. Da aber allein dieser Anspruch die "Scherenschnitt"-Anordnung gelehrt habe, falle diese aus dem Schutzbereich des Klagepatents heraus und dürfe auch nicht als Teil der Beschreibung weiter zu dessen Auslegung herangezogen werden. Das Berufungsgericht habe sich darüber hinaus nicht mit dem Vorbringen der Beklagten befaßt, die Lehre des Anspruchs 13 sei undurchführbar. Die Lehre, die Messerklingen schraubenförmig zu staffeln, habe es nicht nahegelegt, sie in einer Ebene anzuordnen und auf eine Staffelung zu verzichten, sondern im Gegenteil von dieser Gestaltungsmöglichkeit abgelenkt. Der Senat kann sich der Auffassung des Berufungsgerichts von dem Sinn und der Bedeutung des umstrittenen Merkmals "schraubenförmig gestaffelt" nicht anschließen. a) Allerdings geht das angefochtene Urteil zutreffend davon aus, daß eine Schraubenlinie eine Raumkurve ist, die alle Erzeugenden (Mantellinien) eines Zylinders unter dem gleichen Vinkel schneidet, und daß, da die Einzelmesser jeweils flächig sind, von einer schraubenlinienförmigen Anordnung im strengen Sinne nicht die Rede sein kann. Diese Auslegung sieht das Berufungsgericht, was der Senat gleichfalls billigt, bestätigt durch zahlreiche Stellen aus der PatentbeSchreibung: Die Patentschrift sieht den Gegensatz der Erfindung zu dem von ihr erörterten Stand der Technik in erster Linie darin, daß das Einschneiden (Perforieren) der Papierbahn nicht mehr, wie bisher, in einem einzigen Arbeitstakt (also schlagartig, mit der durch die plötzliche Schwächung der Bahn über ihre gesamte Breite bewirkten Gefahr des Zerreißens) erfolgt, sondern in kleinsten Zeitabständen (vgl. Dabei liegt es auf der Hand, daß es zur Erreichung dieser diskontinuierlichen Schnittfolge, des vom Berufungsgericht so genannten Treppenschnitts, nicht darauf ankommt, daß die Messerklingen hinsichtlich eines beliebigen Abschnitts ihrer Oberflächen zueinander gestaffelt sind, sondern daß allein die relative Lage derjenigen Bereiche, die den Schnitt bewirken, also der Schneiden, von Bedeutung ist. Dem Berufungsgericht kann daher nicht darin gefolgt werden, daß das Merkmal der Staffelung in Anspruch 1 des Klagepatents auch dann erfüllt sei, wenn die Einzelmesser so "gestaffelt" sind, daß ihre Schneiden nicht gegeneinander abgesetzt sind, sondern eine durchgehende Linie bilden. Von einer Staffelung im Sinne des Anspruchs 1 kann vielmehr nur die Rede sein, wenn die Messer so angeordnet sind, daß sie (auch und insbesondere) im Schneidbereich eine Stufenfolge bilden. d) Das Berufungsgericht entnimmt einigen Wendungen der Klagepatentschrift, insbesondere dem weggefallenen Anspruch 13, den es - trotz der Nichtigerklärung - weiterhin als einen Teil der PatentbeSchreibung behandelt, daß der Fachmann unter einer schraubenförmigen Staffelung der Einzelmesserklingen nicht nur die vorgeschriebene treppenförmige Ausgestaltung verstehe, sondern daneben auch eine Anordnung, die einen - kontinuierlichen -"Scherenschnitt" bewirke. Das Berufungsgericht verkennt zwar nicht, daß der Anspruch 13 wegen der Nichtigerklärung keinen besonderen Patentschutz zu begründen vermag, meint aber, daß eine Gestaltung nach diesem Anspruch zugleich auch alle Merkmale des Anspruchs 1 umfasse und daher von diesem ergriffen werde. 27) bewirken soll, kann unter dem allein erheblichen Gesichtspunkt der funktionalen Bedeutung dieses Merkmals von einer Staffelung der Messerklingen keine Rede sein, wenn sie nicht die Schneidkanten betrifft, sondern nur solche Teile der Klingen, die bei dem Perforationsschnitt nicht zur Wirkung gelangen. Folgen daher die Schneiden der Messerklingen einem fortlaufenden System von Strecken (einem Polygonzug) in der Weise, daß sie nicht voneinander abgesetzt sind und nicht in Abständen (also mit Zwischenräumen), sondern fortlaufend (kontinuierlich) zu dem Schnitt kommen, dann ist damit der Gegenstand des Anspruchs 1 verlassen. Die Auffassung, daß eine Anordnung der Gegenmesserklingen nach Anspruch 13 stets zugleich auch unter den Anspruch 1 falle, ist daher nicht zu billigen. Der Erwägungen des Berufungsgerichts hierzu, das die Frage untersucht hat, ob etwa der Verzicht der Klägerin, der die Nichtigerklärung nach sich gezogen hat, mit Rücksicht auf entgegenstehenden Stand der Technik erklärt worden ist, hätte es daher nicht bedurft; die Antwort auf diese Frage kann auf die Rechtsfolgen der Nichtigerklärung keinerlei Einfluß ausüben. Demgemäß verlieren auch alle diejenigen Erörterungen des Berufungsgerichts ihre Bedeutung, durch die es versucht hat darzulegen, daß die in Anspruch 13 gelehrte, zu einem kontinuierlichen ("Scheren"-)Schnitt führende Anordnung eine Stütze in verschiedenen Wendungen der PatentbeSchreibung und in den Zeichnungen finde. Darüber hinaus läßt die genannte Beschreibungsstelle, die einen Verfahrensschritt beschreibt, nicht erkennen, wie die Vorrichtung beschaffen sein soll, mit der sich der "Scherenschnitt" bewirken läßt, so daß auch aus diesem Grunde Zweifel bestehen, ob dieser Teil der Beschreibung sich auf den Anspruch 13 bezieht. Sollte die Patentschrift Jedoch, wie das angefoch-tene Urteil meint, mit dieser und mit verschiedenen anderen Wendungen auf die Anordnung nach Anspruch 13 Bezug nehmen, dann wäre damit zugleich entschieden, daB sie sich nicht auch auf den Anspruch 1 - der keine Vorrichtung zur Ausführung eines kontinuierlichen Schnitts behandelt - bezieht, sondern daß es sich um denjenigen, nunmehr gegenstandslos gewordenen Teil der Beschreibung handelt, der den für nichtig erklärten Anspruch 13 betrifft, aus dem, wie dargelegt, ein Patentschutz nicht hergeleitet werden kann. Diese Anordnung behalte die schraubenförmige Staffelung bei, so daß die einzelnen Messerklingen in zeitlichen Abständen zu dem Einsatz kämen; Jedoch seien die einzelnen Messerklingen unter einem gewissen Winkel zur Messerwalze angeordnet, so daß sie Jede für sich nicht schlagartig, sondern scherenartig zu dem Schnitt kämen. Hiergegen bestehen an sich keine Bedenken; Anspruch 1 enthält zwar nicht die Lehre, die einzelnen Messerklingen so anzuordnen, daß sie Je für sich einen "Scherenschnitt" vollführen; er schließt eine solche Gestaltung aber auch nicht aus, solange nur gewährleistet ist, daß die Messerklingen infolge ihrer Staffelung nacheinander mit zeitlichem Abstand zu dem Einsatz gelangen. Das ist bei dieser Ausgestaltung der Fall; weitergehende Folgerungen lassen sich Jedoch aus den Erwägungen, die das Berufungsgericht hierzu angestellt hat, für die Auslegung des Merkmals der schraubenförmigen Staffelung nicht ableiten. Die von dem Berufungsgericht getroffene Feststellung, daß die angegriffenen Ausführungsformen teils identisch, teils in äquivalenter Form das umstrittene Merkmal der schraubenförmigen Staffelung der Gegenmesserklingen verwirklichen, beruht auf der vom Senat nicht gebilligten Auslegung jenes Merkmals und kann deshalb nicht aufrechterhalten bleiben. a) Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß die eine der angegriffenen Ausführungsformen (Typ 16, mit gewundenem Messerbalken) dem Anspruch 13 entspreche, da die Messerklingenschneiden ungestaffelt einem Polygonzug folgten und einen nScherenschnitt" bewirkten, ohne daß zwischen dem Eingreifen der einzelnen Klingen ein Zeitabstand liege. Ob es zutrifft, daß diese Ausführungsform den Merkmalen des Anspruchs 13 entspricht, ist in diesem Zusammenhang ohne Bedeutung und kann daher offen bleiben; nicht zu beanstanden ist jedenfalls die von dem Berufungsgericht getroffene Feststellung, daß infolge der Anordnung der Messerschneiden entlang einer Linie ein "Treppenschnitt " nicht stattfindet. b) Die weitere angegriffene Ausführungsform mit ebenem Messerbalken nach der Zeichnung SK 2950 entspricht im Hinblick auf das streitige Merkmal dem Anspruch 1 des Klagepatents ebensowenig. Ob diese Anbringung der Messerklingen der schraubenförmigen Anordnung nach Anspruch 1 des Klagepatents äquivalent ist, wie das angefochtene Urteil annimmt, kann an dieser Stelle auf sich beruhen; denn schon wegen des Fehlens einer gestaffelten Anordnung scheidet die Annahme nicht nur einer identischen, sondern, wie vorstehend dargelegt, auch einer äquivalenten Benutzung aus. Sie hat jedoch diesem Merkmal nicht den richtigen Sinn beigemessen, vielmehr gemeint, von einer Staffelung der Messerklingen könne man auch dann sprechen, wenn deren Schneiden nicht zeitlich verschoben zu dem Eingriff kämen, sondern kontinuierlich. - Dagegen hat die Klägerin nicht die Behauptung aufgestellt, dem Klagepatent sei darüber hinaus ein schutzfähiger Erfindungsgedanke des Inhalts zu entnehmen, die Messerklingen der feststehenden Gegenmesser - ohne daß es auf eine näher bestimmte, insbesondere schraubenförmige Anordnung ankomme - so anzubringen, daß beim Perforieren jeweils nur ein Messerpaar zu dem Eingriff gelange, so daß der Schnitt in einer zeitlichen Ausdehnung verlaufe. Die Frage, ob auch die Ausführungsform mit geradem Messerbalken nach der Zeichnung SK 2950 unter den von der Klägerin geltend gemachten erweiterten Schutzbereich fallen würde, könnte demnach allenfalls dann bejaht werden, wenn dabei das Merkmal "schraubenförmig" wenigstens in äquivalenter Form verwirklicht wäre. bb) Ob eine Unterkombination, bei der das Merkmal der Staffelung fehlt, schutzfähig ist, wird das Berufungsgericht nach den hierfür von der Rechtsprechung aufgestellten Grundsätzen unter Berücksichtigung des Standes der Technik, wie er sich im Zeitpunkt der Patentanmeldung darbot, zu untersuchen haben. Denn auf der einen Seite beruht die Beurteilung des Berufungsgerichts auf der vom Senat nicht gebilligten Auffassung, daß es sich bei dem Anspruch 13 sachlich um einen Unteranspruch des Anspruchs 1 gehandelt habe, und zu dem anderen ist die Behauptung der Klägerin zu erörtern, Anspruch 13 betreffe nur Messerklingen mit kurvenförmiger, konkaver Schneide, die untereinander unterschiedlich stark gekrümmt seien. Denn eine Verurteilung der Beklagten würde die Feststellung, daß die angegriffenen Ausführungsformen dem Gegenstand des Anspruchs 13 nicht entsprächen, zur Voraussetzung haben. a) Zutreffend hat das Berufungsgericht dargelegt, daß von einem schutzwürdigen Besitzstand, den eine Verwirkung der Ansprüche voraussetzt, grundsätzlich dann keine Rede sein kann, wenn die beanstandeten Handlungen aufgegeben worden sind. b) Zur Einrede der Verjährung hat sich das Berufungsgericht auf Grund des Vorbringens der Parteien gehindert gesehen, mit der erforderlichen Sicherheit festzustellen, daß der Klägerin die angegriffenen Ausführungsformen jeweils länger als drei Jahre vor deren Einführung in den Rechtsstreit bekannt gewesen seien. Durch ihr Vorbringen, es sei ganz unzwe if eihaft, daß ein Fachmann wie der Vizepräsident der Klägerin bei einer eingehenden Besichtigung die entscheidenden Konstruktionsmerkmale ohne weiteres habe erkennen können und folglich auch erkannt habe, setzt die Revision ihre eigene Würdigung in unzulässiger Weise an die Stelle der Würdigung des Berufungsgerichts, die dieses ohne Rechtsirrtum und ohne Verstoß gegen Verfahrensgrundsätze getroffen hat. 5. Sollte das Berufungsgericht abermals zu einer Verurteilung der Beklagten gelangen, dann wird es Gelegenheit haben, der Beanstandung Rechnung zu tragen, daß es in dem jetzt aufgehobenen Urteil den Zeitpunkt nicht angegeben hat, von dem an die beanstandeten Handlungen der Beklagten zu 1 die erhobenen Ansprüche ausgelöst haben,
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
X ZR 20/72 URTEIL
in dem Rechtsstreit
Verkündet am
23. November 1976 Kriegl
Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
1.
2.
3.
der Firma HBBB Maschinenfabrik Hermcmo'H. RBIB Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Kommanditgesellschaft, DflBBB» BBH Straße Bh gesetzlich vertreten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin, die Beklagte zu 2, diese gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer, den Beklagten zu 3,
der Firma Hermann rBI, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, DBBBBBB, WBMB Straße B> gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer, den Beklagten zu 3,
des Kaufmanns Hermann RBH» Straße B»
Beklagten und Revisionskläger,
Prozeßbevollmächtigter:
Rechtsanwalt
gegen
die Firma PBB MBBBB Co., Inc., G^BB BB>
WifBHBI, Vereinigte Staaten von Amerika, gesetzlich vertreten durch ihren Präsidenten Fredrich E. BaB sowie ihre Vizepräsidenten Rudolph E. SBH und John V» BrBHB» alle GBB BB* WiJBHV» Vereinigte Staaten von Amerika,
Klägerin und Revisionsbeklagte,
Prozeßbevollmächtigte:
Rechtsanwälte
und
Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. November 1976 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Dr. Windisch, Dr. Hesse und Brodeßer
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 14. Januar 1972 aufgehoben.
Der Rechtsstreit wird, soweit er nicht in der Hauptsache erledigt ist, zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Die Klägerin war Inhaberin des am 13. September 1957 angemeldeten, am 9. Juli 1959 bekanntgemachten, im Verlauf des Revisionsrechtszuges durch Zeitablauf erloschenen deutschen Patents 1 061 173. Das Patent betraf eine Vorrichtung zu dem Schwächen von Bahnen, insbesondere von wieder aufzuwickelnden Papierbahnen. Der erteilte Anspruch 1 lautete:
wVorrichtung zu dem Schwächen, Rillen, Perforieren oder Einschneiden von Bahnen, insbesondere von nach dem Schwächen wieder aufzuwickelnden Papierbahnen, die zwischen einer sich drehenden Messerwalze mit mehreren auf ihrem Umfang verteilten,
im Winkel zur Walzenachse angeordneten und parallel zu deren Längsrichtung verlaufenden Längsmessern sowie beim Arbeiten feststehenden Gegenmessern hindurchwandern, dadurch gekennzeichnet, daß Jedes parallel der Längsachse der Messerwalze verlaufende Längsmesser in eine Mehrzahl von nebeneinanderliegenden, einen spitzen Winkel mit dem Walzenradius bildenden Messerklingen (26) mit frei federnd biegsamen Messerschneiden unterteilt ist und Jedes feststehende Gegenmesser (16) aus schraubenförmig gestaffelt an einem Träger (15a) angeordneten Messerklingen mit starren Schneidkanten besteht."
Es folgten zwölf weitere Ansprüche, die auf den Patentanspruch 1 zurückbezogen waren.
Die Beklagte zu 1, deren persönlich haftende Gesellschafterin die Beklagte zu 2 ist, die wiederum durch den Beklagten zu 3 als ihren Geschäftsführer vertreten wird, stellt Maschinen zur Perforation von Papierbahnen, insbesondere von Toilettenpapier, her.
Die Klägerin hat die Beklagten auf Unterlassung, Schadensersatz und Rechnungslegung in Anspruch genommen mit der Begründung, die Beklagte zu 1 mache bei diesen Maschinen von den Merkmalen der Patentansprüche 1 bis 3, 5 und 7 bis 12 identischen Gebrauch.
Die Beklagten haben Klagabweisung begehrt. Sie haben eine Patentverletzung nicht in Abrede gestellt. Jedoch den Rechtsbestand des Klagepatents angezweifelt und unter Hinweis auf eine von ihnen erhobene Nichtigkeitsklage hilfsweise die Aussetzung des Rechtsstreits beantragt.
Sie haben sich ferner auf Verjährung eines Teils der geltend gemachen Ersatzansprüche berufen.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben
Die Beklagten haben Berufung eingelegt. Im Verlauf des Berufungsrechtszuges hat das Bundespatentgericht im Nichtigkeitsverfahren den Anspruch 1 des Klagepatents dadurch klargestellt, daß es die Wörter "im Winkel zur Walzenachse angeordneten und parallel zu deren Längsrichtung” durch die Wendung "parallel zur Walzenachse” ersetzt hat, und den Anspruch 13, auf den die Klägerin verzichtet hatte, für nichtig erklärt. Dieser Anspruch hatte folgenden Wortlaut:
"Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Einzelmesser (16) in aufeinanderfolgender Reihenfolge zueinander um einen geringen Winkel verdreht sind, so daß die Schneiden aller Einzelmesser (16) auf einer schraubenförmig zu der Längsrichtung der Messerwalze (14) verlaufenden Linie liegen."
Die Beklagten haben daraufhin die Auffassung vertreten, die von der Beklagten zu 1 hergestellten Maschinen fielen nach der Beseitigung des Anspruchs 13 nicht mehr unter das Patent. Sie haben sich ferner auf Fehlen der Wiederholungsgefahr, Verjährung und Verwirkung berufen. Sie haben beantragt,
unter Änderung des Urteils des Landgerichts die Klage abzuweisen.
Die Klägerin hat
Zurückweisung der Berufung
beantragt. Sie hat mit der Anschlußberufung eine weitere Ausführungsform angegriffen und vor der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht den Antrag angekündigt,
unter teilweiser Änderung des angefochtenen Urteils die Verurteilung zur Unterlassung wie folgt zu fassen:
Die Beklagten zu verurteilen,
es bei Meidung einer vom Gericht für Jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe bis zu unbegrenzter Höhe oder Haftstrafe bis zu sechs Monaten zu unterlassen,
Vorrichtungen zu dem Schwächen, Rillen, Perforieren oder Einschneiden von Bahnen, insbesondere von nach dem Schwächen wieder aufzuwickelnden Papierbahnen, die zwischen einer sich drehenden Messerwalze mit mehreren auf ihrem Umfang verteilten parallel zur Walzenachse verlaufenden Längsmessem sowie beim Arbeiten festehenden Gegenmessern hindurchwandem, gewerbsmäßig herzustellen, feilzuhalten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen, bei denen jedes parallel der Längsachse der Messerwalze verlaufende Längsmesser in eine Mehrzahl von nebeneinanderliegenden, einen spitzen Winkel mit dem Walzenradius bildenden Messerklingen mit frei federnd biegsamen Messerschneiden unterteilt ist und bei denen jedes feststehende Gegenmesser aus Messerklingen mit starren Schnittkanten besteht, die
entweder
schraubenförmig gestaffelt an einem Träger
angeordnet sind
oder
die an einem Träger auf einer Geraden angeordnet und mit ihren Schneiden in Richtung auf die Messerwalze gestaffelt zugestellt sind, wobei die Schnittlinie die Längsachse der Messerwalze in einem Winkel von weniger als 4° schneidet,
insbesondere wenn je eine Einzelklinge der Messerwalze mit je einem Einzelmesser des Trägers ein Messerpaar bildet und die aufeinanderfolgenden Messerpaare nacheinander in Querrichtung der Materialbahn zu dem Schnitt gelangen*
und/oder jedes Messerpaar gleich lange Messer hat,
und/oder jede Walzenmesserklinge federnd und mit einer Längskante an der Walze abnehmbar befestigt ist,
und/oder die Schneide der Klingen der Messerwalze mit nebeneinanderliegenden Einkerbungen versehen ist,
und/oder die einzelnen Klingen der Messerwalze auf beiden Längskanten derartig mit Einkerbungen versehen sind, daß jede Klinge insgesamt vier Schneiden hat, und/oder die Messer in Haltern sitzen, die abnehmbar am Träger befestigt sind, und/oder die Messerhalter verstellbar am Träger sitzen
und/oder auf dem Umfang der Walze verteilt mehrere Ausnehmungen oder Abstufungen vorgesehen sind, die zur Aufnahme der Klingen dienen, deren Schneide federnd über die betreffende Ausnehmung hinausragt, in der die Klinge mit einer Klemmleiste oder dergleichen festgespannt ist, und/oder jede Ausnehmung der Messerwalze am freien Ende abgesetzt ist, so daß die Schneide der Klingen federnd freiliegt.
Der mit "insbesondere" eingeleitete Teil des Antrags ent« spricht dabei den geltend gemachten Unteransprüchen.
Die Beklagten haben daraufhin in der mündlichen Verhandlung eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben, die jedoch nicht dem Wortlaut des Unterlassungsantrags entspricht, sondern anstelle der vorstehend durch Einrückung kenntlich gemachten Wörter die Wendung enthält:
"... an einem Träger auf einer ebenen Fläche angeordnet und mit ihren Schneiden in Richtung auf die Messerwalze ungestaffelt zugestellt sind, wobei die Schnittlinie die Längsachse der Messerwalze in einem Winkel von weniger als 4° schneidet."
Die Klägerin hat diese Unterlassungsverpflichtung angenommen unter der Voraussetzung, daß damit die eine der von ihr angegriffenen Ausführungsformen beschrieben werde. Sie hat daraufhin den Rechtsstreit hinsichtlich der zweiten Alternative ihres Unterlassungsantrags für in der Hauptsache erledigt erklärt.
Die Beklagten haben demgegenüber versichert, sie hätten Vorrichtungen der in der zweiten Antragsalternative genannten Art mit "gestaffelter" Stellung der Messerschneiden nicht hergestellt. Sie haben sich sodann der Erledigungserklärung angeschlossen.
Die Klägerin hat daraufhin in der zweiten Alternative die Wörter "weniger als 4°" durch "ca. 2°" ersetzt. Die Parteien haben schließlich die oben wiedergegebenen Anträge, die Klägerin mit der vorgenannten Änderung und mit Ausnahme des erledigten Teils, verlesen und wegen des erledigten Teils widerstreitende Kostenanträge gestellt.
Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen und auf die Anschlußberufung der Klägerin dem Unterlassungsantrag nach der ersten Antragsalternative stattgegeben. Es hat ferner ausgesprochen, daß sich die Verurteilung zur Rechnungslegung und zur Aus-kunftserteilung sowie die Feststellung der Schadensersatzpflicht auch auf Maschinen nach der zweiten Alternative des Unterlassungsantrags beziehe; dabei ist es jedoch von dem Antragswortlaut abgewichen und hat ihn durch die Wendung ersetzt:
”... an einem Träger auf einer ebenen Fläche angeordnet und mit ihren Schneiden in Richtung auf die Messerwalze als Polygonzug zugestellt sind, wobei die Schnittlinie (= der Polygonzug) die Längsmittelachse der Messerwalze in einem Winkel von cirka 2° schneidet.”
Das Berufungsgericht hat den Beklagten die Kosten auch hinsichtlich des erledigten Teils des Rechtsstreits auferlegt.
Mit der Revision verfolgen die Beklagten ihre Schlußanträge aus dem zweiten Rechtszuge weiter; hilfsweise erstreben sie die Aufhebung des Urteils und die Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht. - Die Klägerin erklärt den Unterlassungsanspruch insgesamt für in der Hauptsache erledigt und schränkt ihren Antrag auf Verurteilung der Beklagten zur Rechnungslegung und zur Auskunftserteilung sowie auf Feststellung der Schadensersatzpflicht auf Handlungen ein, die bis zu dem 12. September 1975 begangen worden sind. Im übrigen begehrt sie die Zurückweisung der Revision. - Die Beklagten schließen sich der Erledigungserklärung an.
Entscheidungsgründe
I* Die Parteien haben in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat der durch das zwischenzeitlich eingetretene Ende der Laufzeit des Klägepatents veränderten Schutzrechtslage dadurch Rechnung getragen, daß sie auch hinsichtlich des noch im Streit befindlichen Unterlassungsanspruchs den Rechtsstreit übereinstimmend für in der Hauptsache erledigt erklärt haben.
II. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, zwischen den Parteien sei es unstreitig, daß die Beklagte zu 1 bei der Herstellung der beiden angegriffenen Ausführungsformen von nahezu allen Merkmalen der geltend gemachten Patentansprüche 1 bis 3, 5 sowie 7 bis 12 identischen Gebrauch gemacht habe. Umstritten sei lediglich, ob die Beklagte zu 1 das Merkmal der schraubenförmig gestaffelten Anordnung der Messerklingen der feststehenden Gegenmesser benutzt habe. Gegen diesen Ausgangspunkt, den die Revision nicht angreift, ist rechtlich nichts einzuwenden.
III. Das Berufungsgericht sieht in den angegriffenen Ausführungsformen auch das vorgenannte umstrittene Merkmal verwirklicht.
1. Hierzu führt das Berufungsgericht zunächst aus:
Das Merkmal der schraubenförmigen Staffelung besitze keinen eindeutigen Sinn. Der Durchschnittsfachmann verstehe es vielmehr als einen - allerdings hinreichend deutlichen -Hinweis auf untereinander verschiedene, aber im Sinne der Aufgabe und der Lösung des Klagepatents gleichwirkende Ausgestaltungen:
a) Der Fachmann denke zunächst an eine Flächenschar, die achsparallel zur Messerwalze etwa wie die Setzstufen
einer Wendeltreppe zu deren innerer Wange stünden. Durch eine solche Anordnung werde das in der PatentbeSchreibung erwähnte Einschneiden der Papierbahn "in kleinsten Zeitabständen" , also treppenartig, bewirkt.
b) Andere Stellen der Patentbeschreibung, insbesondere der im Nichtigkeitsverfahren fallen gelassene Anspruch 13, der aber gleichwohl weiterhin als ein Teil der Beschreibung, wenn auch ohne Anspruch auf besonderen Schutz, aufzufassen sei, legten dem Durchschnittsfachmann die Annahme nahe, daß unter der schraubenförmigen Staffelung auch eine Anordnung der Gegenmesser zu verstehen sei, bei der nur die Flächen der Messerklingen gestaffelt seien, während deren Schneidkanten aneinander anschlössen und in einem gewissen Winkel zu der Längsachse der Messerwalze verliefen, was zwar nicht zu einem Perforieren in kleinsten Intervallen, wohl aber zu einem zeitlich gedehnten Verlauf der Perforation nach Art eines Scherenschnitts führe.
c) Schließlich sei der Patentschrift eine dritte Möglichkeit zu entnehmen, nämlich die, daß die Schneiden der Gegenmesserklingen unter einem Winkel zu der Messerwalzenachse verliefen und zusätzlich zueinander versetzt oder gestaffelt lägen; dadurch würden die vorgenannten Bewegungsabläufe des Treppenschnitts und des Scherenschnitts miteinander vereinigt.
Danach habe die Wendung "schraubenförmig gestaffelt" weder geometrisch noch technisch einen eindeutig auf eine der beschriebenen Möglichkeiten festgelegten Inhalt. Alle diese Gestaltungen würden vielmehr vom Wortlaut des Patentanspruchs umfaßt.
2. Bei den Maschinen der Beklagten zu 1 seien die Messerklingen der feststehenden Gegenmesser gestaffelt
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im Sinne Jeweils einer der ausgeführten Gestaltungsmöglichkeiten ausgebildet.
a) Eine als Typ 16 bezeichnete Ausführungsform mit gewundenem Messerbalken entspreche dem früheren Anspruch 13 und falle damit auch unter den Anspruch 1. Die Flächen der Messerklingen seien schraubenförmig gestaffelt an dem Träger angeordnet. Jedoch zueinander geringfügig verdreht, so daß die Schneiden aller Einzelmesser auf einer schraubenförmig zu der Längsrichtung der Messerwalze verlaufenden Linie lägen.
b) Die Ausführungsform nach der Zeichnung SK 2950 mit ebenem Messerbalken mache von dem umstrittenen Merkmal in äquivalenter Form Gebrauch. Die Klingen des Gegenmessers seien zwar nicht schraubenförmig gestaffelt, sondern an einem Träger auf einer Ebene angeordnet und mit ihren Schneiden in Richtung auf die Messerwalze als Polygonzug zugestellt; dieser schneide die Längsachse der Messerwalze in einem Winkel von etwa 2°. Für den Durchschnitt sfachmann sei diese von dem gewundenen Messerbalken nur geringfügig abweichende Ausführung ohne besonderes Nachdenken als im Sinne des Erfindungsgedankens gleichwirkend zu erkennen. Falls - wie die Beklagten behaupteten - die Unterschiedlichkeit der Schnittwinkel bei dieser Ausführungsform einer Vergrößerung der Arbeitsbreite der Maschinen Grenzen setze, könne man allenfalls von einer verschlechterten Ausführungsform sprechen.
3* Hinsichtlich der Maschine mit gewundenem Messerbalken bestehe Wiederholungsgefahr, da sich die vor dem Berufungsgericht abgegebene Unterlassungserklärung nur auf die Ausführungsform mit ebenem Messerbalken beziehe.
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4. Die Ansprüche seien nicht verwirkt* Die Beklagten hätten selbst vorgetragen, daß sie die Herstellung beider angegriffenen Ausführungsformen aufgegeben hätten; es könne daher keine Rede von einem schutzwürdigen Besitzstand der Beklagten sein.
5. Verjährung sei ebensowenig eingetreten. Der Vizepräsident der Klägerin habe zwar im Jahre 1967 - vier Jahre vor der Einführung dieses Maschinentyps in den Rechtsstreit - eine Maschine mit ebenem Messerbalken besichtigt. Es könne aber nicht festgestellt werden, daß er dabei Klarheit über die maßgeblichen Konstruktionsmerkmale gewonnen habe.
6. Die Beklagten hätten schuldhaft gehandelt, denn sie hätten bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt erkennen können, daß das Klagepatent rechtsbeständig sei und daß sie es mit beiden Ausführungsformen verletzten.
IV. Die Revision greift diese Feststellungen des Berufungsgerichts und die daraus hergeleiteten Folgerungen an:
1. Die Ausführungen über die Bedeutung des Merkmals "schraubenförmig gestaffelt" seien unklar, widerspruchsvoll und verworren und entsprächen nicht den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Begründung. Es fehle an einer eindeutigen Inhaltsbestimmung des Merkmals. Das Berufungsgericht habe sich mit der Feststellung begnügt, drei voneinander unterschiedene Ausbildungen fielen unter das Klagepatent; es habe dagegen zu Unrecht unterlassen zu ermitteln, welche Gemeinsamkeit diese drei Ausbildungen in Ansehung des streitigen Merkmals besäßen, gegebenenfalls ob diese dem Begriff der schraubenförmigen
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Staffelung entspreche. Unklar bleibe in diesem Zusammenhang auch, worin die speziell durch das umstrittene Merkmal zu lösende Aufgabe liege. Da es an einer klaren Bestimmung der Funktion der schraubenförmigen Staffelung im Rahmen der Gesamterfindung fehle, entbehre auch die Feststellung, die Unterschiede zwischen den drei Gestaltungsmöglichkeiten seien geringfügig, jeder Grundlage.
Das Berufungsgericht erkläre zwar einerseits den Unterschied zwischen einer auf einen Treppenschnitt ausgerichteten und einer einen Scherenschnitt bewirkenden Ausbildung für patentrechtlich bedeutungslos, vertrete aber in anderem Zusammenhang die Auffassung, ein Verdienst des Klagepatents liege darin, daß es die Anwendung des Scherenschnitts bei Vorrichtungen dieser Art gelehrt habe. Auch hierin liege ein offenbarer Widerspruch. Unrichtig sei ferner die Ansicht des angefochtenen Urteils, die Streichung des Anspruchs 13 auf Grund des Verzichts der Klägerin im Nichtigkeitsverfahren sei für die Auslegung des streitigen Merkmals ohne Bedeutung. Es habe den Grundsatz, daß Verzichte ohne Rücksicht auf deren Anlaß den Verletzungsrichter binden, nicht beachtet. Aus dem Anspruch 13 könne daher kein Patentschutz hergeleitet werden. Da aber allein dieser Anspruch die "Scherenschnitt"-Anordnung gelehrt habe, falle diese aus dem Schutzbereich des Klagepatents heraus und dürfe auch nicht als Teil der Beschreibung weiter zu dessen Auslegung herangezogen werden. Das Berufungsgericht habe sich darüber hinaus nicht mit dem Vorbringen der Beklagten befaßt, die Lehre des Anspruchs 13 sei undurchführbar.
Dem Berufungsgericht seien schließlich mehrere technische Irrtümer unterlaufen. Das beruhe darauf, daß es zu Unrecht ausreichende eigene Sachkunde angenommen und die beantragte Einvernahme eines Sachverständigen ohne ausreichenden Grund abgelehnt habe.
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2. Die ungenügende Erörterung der Bedeutung des umstrittenen Merkmals habe bewirkt, daß das Berufungs-gericht zu Unrecht eine Patentverletzung festgestellt habe. Die Auffassung, die Ausführungsform mit gewundenem Messerbalken falle unter den aufgegebenen Anspruch 13 und damit unter den Anspruch 1, lasse außer Acht, daß Anspruch 13 in Wahrheit mit Anspruch 1 nicht vereinbar gewesen und nicht als Unteranspruch, sondern als Nebenanspruch zu qualifizieren sei, der infolge seiner Nichtigerklärung patentrechtlich bedeutungslos sei. Dasselbe gelte für die Ausführungsform mit ebenem Messerbalken.
Hier sei zudem zu Unrecht eine Äquivalenz angenommen worden. Die Lehre, die Messerklingen schraubenförmig zu staffeln, habe es nicht nahegelegt, sie in einer Ebene anzuordnen und auf eine Staffelung zu verzichten, sondern im Gegenteil von dieser Gestaltungsmöglichkeit abgelenkt. Es seien besondere Überlegungen erforderlich gewesen, um herauszufinden, in welcher Lage die Schneiden anzuordnen seien. Die Klagepatentschrift biete dafür keinen Anhaltspunkt. Das Berufungsgericht habe sich mit diesen Gesichtspunkten nicht auseinandergesetzt, sondern sich fälschlich mit der Feststellung der Übereinstimmung in der Erreichung des Zwecks begnügt.
3. Das angefochtene Urteil habe zu Unrecht den Verwirkungseinwand zurückgewiesen. Die Aufgabe der beanstandeten Produktion habe die bereits eingetretene Verwirkung nicht mehr beseitigt.
4. Die Verjährungseinrede sei gleichfalls unrichtig beurteilt worden. Für den Vizepräsidenten der Klägerin, der die Maschine mit ebenem Messerbalken 1967 besichtigt habe, sei die Konstruktion, wie die Beklagten unter Beweisantritt vorgetragen hätten, ohne weiteres in den
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wichtigen Einzelheiten zu erkennen gewesen; nach seinem technischen Erkenntnisstand habe er sie bei seiner eingehenden Besichtigung auch mit Sicherheit erkannt.
5. Die Beklagten treffe kein Verschulden. Sie hätten jedenfalls annehmen dürfen, daß Ausführungsformen, die unter den Anspruch 13 fielen, infolge der Nichtigerklärung dieses Anspruchs patentfrei seien.
6. Zu bemängeln sei ferner, daß das angefochtene Urteil nicht erkennen lasse, von welchem Zeitpunkt an eine Schadensersatz- und Rechnungslegungsverpflichtung der Beklagten bestehe.
V. Die Angriffe der Revision führen zur Aufhebung und Zurückverweisung.
1. Der Senat kann sich der Auffassung des Berufungsgerichts von dem Sinn und der Bedeutung des umstrittenen Merkmals "schraubenförmig gestaffelt" nicht anschließen.
a) Allerdings geht das angefochtene Urteil zutreffend davon aus, daß eine Schraubenlinie eine Raumkurve ist, die alle Erzeugenden (Mantellinien) eines Zylinders unter dem gleichen Vinkel schneidet, und daß, da die Einzelmesser jeweils flächig sind, von einer schraubenlinienförmigen Anordnung im strengen Sinne nicht die Rede sein kann. Das Berufungsgericht verweist in diesem Zusammenhang darauf, daß auch das Klagepatent nicht von einer schraubenlinienförmigen Staffelung spricht, sondern nur von einer schraubenförmigen. Am besten läßt sich der Sinn dieses Wortes dadurch umschreiben, daß die Gegenmesserklingen entlang einer Schraubenlinie angeordnet sind, und zwar so, daß die Schraubenlinie in einem Punkt die Fläche jeder einzelnen Klinge berührt, in allen anderen Punkten sich aber,
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und zwar mit zunehmender Entfernung von dem Berührungspunkt stärker, von dieser Fläche entfernt.
b) Nach dem Anspruch 1 des Streitpatents sollen die Einzelmesser schraubenförmig gestaffelt sein. Das Berufungsgericht sieht in einer Staffelung richtig eine absatzweise Anordnung; man kann sie auch als treppenartig oder stufenweise näher umschreiben.
c) Nach dem Wortsinn kann somit kein ernstlicher Zweifel an der Bedeutung des Merkmals aufkommen; Die Lage der Gegenmesserklingen ist einmal dadurch bestimmt, daB sie in der vorbeschriebenen Weise entlang einer Schraubenlinie angebracht sind, und zu dem anderen dadurch, daß sie gegeneinander stufig versetzt sind. Diese absatzweise Anordnung entlang der Schraubenlinie läßt die Messerklingen, wie das Berufungsgericht es zutreffend ausgedrückt hat, als eine achsparallel zur Messerwalze wie die Setzstufen einer Wendeltreppe stehende Flächenschar erscheinen. Diese Auslegung sieht das Berufungsgericht, was der Senat gleichfalls billigt, bestätigt durch zahlreiche Stellen aus der PatentbeSchreibung: Die Patentschrift sieht den Gegensatz der Erfindung zu dem von ihr erörterten Stand der Technik in erster Linie darin, daß das Einschneiden (Perforieren) der Papierbahn nicht mehr, wie bisher, in einem einzigen Arbeitstakt (also schlagartig, mit der durch die plötzliche Schwächung der Bahn über ihre gesamte Breite bewirkten Gefahr des Zerreißens) erfolgt, sondern in kleinsten Zeitabständen (vgl. Sp. 1 Z. 51 bis Sp. 2 Z. 28). Nun ist es zur Vermeidung eines Schnittes, der "gleichzeitig über die gesamte Arbeitsbreite11 (Sp. 1 Z. 53/5M erfolgt, nicht unbedingt erforderlich, die Einzelmesser treppenartig, also gestaffelt, anzuordnen; hierzu würde bereits die schraubenförmige Anordnung ausreichen, die schon allein dazu führen würde, daß der Schnitt nicht gleichzeitig über
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die gesamte Bahnbreite ausgeführt würde, sondern mit einer zeitlichen Dehnung des Vorgangs von einer Seite der Bahn zur anderen; auch dadurch würde die Gefahr des Zerreißens der Bahn im Vergleich zu der früheren Arbeitsweise erheblich herabgemindert* Die schraubenförmige Anordnung allein würde jedoch eine kontinuierliche Perforation ohne Intervalle nach der Art des Schnitts mit einer normalen Schere zur Folge haben, nicht jedoch "ein Einschneiden der Bahn in Querrichtung in kleinsten Zeitabständen" (Sp. 1 Z. 54/
Sp. 2 Z. 27). Ein Einschneiden in Zeitabständen, das heißt mit zeitlichen Unterbrechungen trotz kontinuierlichen Laufs der die Papierbahn fördernden Walze, läßt sich dagegen erzielen durch die absatzweise (treppen-, stufenförmig gestaffelte) Anordnung der Einzelmesserklingen. Dabei liegt es auf der Hand, daß es zur Erreichung dieser diskontinuierlichen Schnittfolge, des vom Berufungsgericht so genannten Treppenschnitts, nicht darauf ankommt, daß die Messerklingen hinsichtlich eines beliebigen Abschnitts ihrer Oberflächen zueinander gestaffelt sind, sondern daß allein die relative Lage derjenigen Bereiche, die den Schnitt bewirken, also der Schneiden, von Bedeutung ist. Dem Berufungsgericht kann daher nicht darin gefolgt werden, daß das Merkmal der Staffelung in Anspruch 1 des Klagepatents auch dann erfüllt sei, wenn die Einzelmesser so "gestaffelt" sind, daß ihre Schneiden nicht gegeneinander abgesetzt sind, sondern eine durchgehende Linie bilden. Von einer Staffelung im Sinne des Anspruchs 1 kann vielmehr nur die Rede sein, wenn die Messer so angeordnet sind, daß sie (auch und insbesondere) im Schneidbereich eine Stufenfolge bilden. Die Patentschrift bestätigt dieses Verständnis von dem Merkmal der Staffelung, indem sie an anderer Stelle (Sp. 6 Z. 24 bis 28) ausführt, bei der Vorwärtsbewegung der Papierbahn sei immer ein genügender Zwischenraum zwischen den aufeinanderfolgenden Schneidwerkzeugen, so daß die freie Vorwärtsbewegung der Bahn über die Perforierwalze nicht behindert werde.
Daraus ergibt sich zugleich, daß auch die Klägerin das Merkmal "gestaffelt" nicht richtig versteht: Nach ihrer Auffassung soll es ausreichen, wenn die Schneiden der Messerklingen der feststehenden Gegenmesser zwar in unterschiedlicher Hohe angebracht sind, wenn also die Kanten aneinander anschließender Klingen im Verhältnis zueinander Stufen bilden, die Klingen jedoch, einschließlich ihrer Schneiden, in der Richtung der Längsachse der Walze in einer - wenn auch gekrümmten - Fläche liegen.
Es liegt aber auf der Hand, daß eine solche Anordnung, die bereits eine bloße Folge der schraubenförmigen, dem Walzenumfang folgenden Anordnung der Messerklingen ist, einen treppenartigen, jeweils nach dem Eingreifen eines Messerpaares für einen kurzen Zeitraum unterbrochenen Schnitt über die Bahnbreite nicht zu bewirken vermag.
d) Das Berufungsgericht entnimmt einigen Wendungen der Klagepatentschrift, insbesondere dem weggefallenen Anspruch 13, den es - trotz der Nichtigerklärung - weiterhin als einen Teil der PatentbeSchreibung behandelt, daß der Fachmann unter einer schraubenförmigen Staffelung der Einzelmesserklingen nicht nur die vorgeschriebene treppenförmige Ausgestaltung verstehe, sondern daneben auch eine Anordnung, die einen - kontinuierlichen -"Scherenschnitt" bewirke. Das Berufungsgericht verkennt zwar nicht, daß der Anspruch 13 wegen der Nichtigerklärung keinen besonderen Patentschutz zu begründen vermag, meint aber, daß eine Gestaltung nach diesem Anspruch zugleich auch alle Merkmale des Anspruchs 1 umfasse und daher von diesem ergriffen werde. Dieser Beurteilung schließt sich der Senat nicht an.
aa) Die Ansicht des Berufungsgerichts, Anspruch 13 enthalte alle Merkmale des Anspruchs 1, sei also ein Unteranspruch, der die patentierte Lehre lediglich unter
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Hinzufügung einer - erfinderischen oder auch nicht erfinderischen - zusätzlichen Einzelheit wiederhole, beruht ersichtlich darauf, daß es das Merkmal der Staffelung in Anspruch 1 nicht zutreffend gewürdigt hat. Es hat nämlich ausgeführt, bei einer Gestaltung nach Anspruch 13 fehle dieses Merkmal nicht, denn nach Anspruch 13 bildeten lediglich die Schneidkanten der Gegenmesser einen ungestaffelten Polygonzug, während es bei der in Anspruch 1 gelehrten Staffelung der Flächen der Gegenmesser verbleibe. Diese Beurteilung wird der funktionalen Bedeutung des Merkmals der Staffelung nicht gerecht. Da, wie oben dargelegt, die Staffelung der Messerklingen den zeitlich versetzten, diskontinuierlichen "Treppenschnitt" ("in kleinsten Zeitabständen", Sp. 2 Z. 27) bewirken soll, kann unter dem allein erheblichen Gesichtspunkt der funktionalen Bedeutung dieses Merkmals von einer Staffelung der Messerklingen keine Rede sein, wenn sie nicht die Schneidkanten betrifft, sondern nur solche Teile der Klingen, die bei dem Perforationsschnitt nicht zur Wirkung gelangen. Folgen daher die Schneiden der Messerklingen einem fortlaufenden System von Strecken (einem Polygonzug) in der Weise, daß sie nicht voneinander abgesetzt sind und nicht in Abständen (also mit Zwischenräumen), sondern fortlaufend (kontinuierlich) zu dem Schnitt kommen, dann ist damit der Gegenstand des Anspruchs 1 verlassen. Daran ändert die Formulierung des Anspruchs 13, der nach seinem Wortlaut auf den Anspruch 1 zurückbezogen ist, nichts. Anspruch 13 lehrt daher keine weitere Ausgestaltung des Anspruchs 1, sondern eine davon abweichende. Anspruch 13 ist kein Unteranspruch, sondern ein Nebenanspruch. Die Auffassung, daß eine Anordnung der Gegenmesserklingen nach Anspruch 13 stets zugleich auch unter den Anspruch 1 falle, ist daher nicht zu billigen. Eine bestimmte Anordnung der Messerklingen kann vielmehr immer nur einem der beiden Ansprüche zuzuordnen sein, nicht Jedoch beiden gleichzeitig.
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bb) Aus dem Anspruch 13 kann die Klägerin keine Rechte herleiten, da dieser Anspruch mit Rückwirkung der Nichtigerklärung anheimgefallen ist. Auf die Gründe für die Beseitigung kommt es nicht an. Der Erwägungen des Berufungsgerichts hierzu, das die Frage untersucht hat, ob etwa der Verzicht der Klägerin, der die Nichtigerklärung nach sich gezogen hat, mit Rücksicht auf entgegenstehenden Stand der Technik erklärt worden ist, hätte es daher nicht bedurft; die Antwort auf diese Frage kann auf die Rechtsfolgen der Nichtigerklärung keinerlei Einfluß ausüben. Demgemäß verlieren auch alle diejenigen Erörterungen des Berufungsgerichts ihre Bedeutung, durch die es versucht hat darzulegen, daß die in Anspruch 13 gelehrte, zu einem kontinuierlichen ("Scheren"-)Schnitt führende Anordnung eine Stütze in verschiedenen Wendungen der PatentbeSchreibung und in den Zeichnungen finde. Es muß schon angezweifelt werden, ob die Ausführungen der Patentschrift, nach einem weiteren Merkmal der Erfindung erfolge die Perforation durch einen Scherenschnitt, so daß die Lochung der Bahn bei ihrem Vorrücken hintereinander stattfinde, sich speziell auf die Anordnung der Messerklingen nach Anspruch 13 beziehen. So läßt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob ein Scherenschnitt im Sinne des Klagepatents mit dem vom Berufungsgericht so bezeichneten Treppenschnitt tatsächlich ein Gegensatzpaar bildet. Scheren, und somit auch Scherenschnitte, gibt es, je nach dem Gebrauchszweck dieser Werkzeuge, in unterschiedlichen Gestaltungen, und es lassen sich auch Ausbildungen denken, bei denen der Schnitt absatzweise erfolgt. Darüber hinaus läßt die genannte Beschreibungsstelle, die einen Verfahrensschritt beschreibt, nicht erkennen, wie die Vorrichtung beschaffen sein soll, mit der sich der "Scherenschnitt" bewirken läßt, so daß auch aus diesem Grunde Zweifel bestehen, ob dieser Teil der Beschreibung sich auf den Anspruch 13 bezieht.
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Sollte die Patentschrift Jedoch, wie das angefoch-tene Urteil meint, mit dieser und mit verschiedenen anderen Wendungen auf die Anordnung nach Anspruch 13 Bezug nehmen, dann wäre damit zugleich entschieden, daB sie sich nicht auch auf den Anspruch 1 - der keine Vorrichtung zur Ausführung eines kontinuierlichen Schnitts behandelt - bezieht, sondern daß es sich um denjenigen, nunmehr gegenstandslos gewordenen Teil der Beschreibung handelt, der den für nichtig erklärten Anspruch 13 betrifft, aus dem, wie dargelegt, ein Patentschutz nicht hergeleitet werden kann.
e) Das Berufungsgericht sieht eine dritte Gestaltungsmöglichkeit, die nach seiner Auffassung die Kennzeichen eines Treppenschnitts mit denen eines "Scherenschnitts" vereinigt, durch den Anspruch 1 gedeckt. Diese Anordnung behalte die schraubenförmige Staffelung bei, so daß die einzelnen Messerklingen in zeitlichen Abständen zu dem Einsatz kämen; Jedoch seien die einzelnen Messerklingen unter einem gewissen Winkel zur Messerwalze angeordnet, so daß sie Jede für sich nicht schlagartig, sondern scherenartig zu dem Schnitt kämen. Hiergegen bestehen an sich keine Bedenken; Anspruch 1 enthält zwar nicht die Lehre, die einzelnen Messerklingen so anzuordnen, daß sie Je für sich einen "Scherenschnitt" vollführen; er schließt eine solche Gestaltung aber auch nicht aus, solange nur gewährleistet ist, daß die Messerklingen infolge ihrer Staffelung nacheinander mit zeitlichem Abstand zu dem Einsatz gelangen. Das ist bei dieser Ausgestaltung der Fall; weitergehende Folgerungen lassen sich Jedoch aus den Erwägungen, die das Berufungsgericht hierzu angestellt hat, für die Auslegung des Merkmals der schraubenförmigen Staffelung nicht ableiten.
2. Die von dem Berufungsgericht getroffene Feststellung, daß die angegriffenen Ausführungsformen teils identisch, teils in äquivalenter Form das umstrittene Merkmal der schraubenförmigen Staffelung der Gegenmesserklingen verwirklichen, beruht auf der vom Senat nicht gebilligten Auslegung jenes Merkmals und kann deshalb nicht aufrechterhalten bleiben.
a) Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß die eine der angegriffenen Ausführungsformen (Typ 16, mit gewundenem Messerbalken) dem Anspruch 13 entspreche, da die Messerklingenschneiden ungestaffelt einem Polygonzug folgten und einen nScherenschnitt" bewirkten, ohne daß zwischen dem Eingreifen der einzelnen Klingen ein Zeitabstand liege. Ob es zutrifft, daß diese Ausführungsform den Merkmalen des Anspruchs 13 entspricht, ist in diesem Zusammenhang ohne Bedeutung und kann daher offen bleiben; nicht zu beanstanden ist jedenfalls die von dem Berufungsgericht getroffene Feststellung, daß infolge der Anordnung der Messerschneiden entlang einer Linie ein "Treppenschnitt " nicht stattfindet. Das Merkmal "gestaffelt" ist daher nicht verwirklicht. Diese Ausführungsform entspricht somit nicht dem Anspruch 1 des Klagepatents. Das gilt sowohl für eine unmittelbar gegenständliche wie auch für eine äquivalente Benutzung. Es mag sein, daß durch die Anordnung der Klingen bei der Maschine des Typs 16 im wesentlichen oder doch annäherungsweise die von dem Klagepatent erstrebte Wirkung, die Gefahr des Reißens der Papierbahnen infolge des Schwächungsvorgangs herabzusetzen, erreicht wird. Dies allein würde aber nicht genügen, die Benutzung eines äquivalenten Mittels darzutun. Hierzu wäre es vielmehr erforderlich, daß es sich um ein gleichartiges Arbeitsmittel handelte, dessen Austauschbarkeit gegen das von dem Patentanspruch gelehrte Mittel der
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Durchschnittsfachmann ohne besonderes Nachdenken erkennt. Das ist nicht der Fall. Das Klagepatent erteilt die Anweisung, zur Erzielung eines Treppenschnitts (in kleinsten Zeitabständen) die Einzelklingen nicht nur entlang einer Schraubenlinie, sondern zusätzlich gestaffelt anzuordnen. Die angegriffene Ausführungsform verzichtet dagegen auf die Erzielung des als vorteilhaft beschriebenen Treppenschnitts und ordnet die Einzelklingen nicht gestaffelt, sondern ungestaffelt an. Bei ihr wird das umstrittene Merkmal daher nicht durch ein gleichwirkendes ersetzt, es fehlt vielmehr völlig. Damit scheidet die Annahme einer äquivalenten Benutzung aus.
b) Die weitere angegriffene Ausführungsform mit ebenem Messerbalken nach der Zeichnung SK 2950 entspricht im Hinblick auf das streitige Merkmal dem Anspruch 1 des Klagepatents ebensowenig. Auch hier fehlt es an einer Staffelung der Einzelmesserklingen. Das Berufungsgericht hat darüber hinaus festgestellt, daß auch eine schraubenförmige Anordnung, eine Anordnung also entlang einer Schraubenlinie, nicht vorhanden ist, die Messer vielmehr nicht entlang einer Raumkurve, sondern in einer Ebene angebracht sind. Ob diese Anbringung der Messerklingen der schraubenförmigen Anordnung nach Anspruch 1 des Klagepatents äquivalent ist, wie das angefochtene Urteil annimmt, kann an dieser Stelle auf sich beruhen; denn schon wegen des Fehlens einer gestaffelten Anordnung scheidet die Annahme nicht nur einer identischen, sondern, wie vorstehend dargelegt, auch einer äquivalenten Benutzung aus.
Das angefochtene Urteil hat daher bezüglich beider angegriffenen Ausführungsformen keinen Bestand und muß aufgehoben werden.
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c) Der Senat sieht sich jedoch zu einer abschließenden Entscheidung des Rechtsstreits nicht in der Lage. Das Berufungsgericht hat nämlich - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - nicht untersucht, ob die Beklagte zu 1 mit den von ihr hergestellten Vorrichtungen von einer schutzfähigen Unterkombination des Klagepatents Gebrauch gemacht hat. Die Entscheidung über diese Frage, die auch tatsächliche Feststellungen voraussetzt, die zu treffen dem Revisionsgericht verwehrt ist, wird das Berufungsgericht nachzuholen haben.
aa) Der Senat bejaht die Frage, ob sich die Klägerin auf einen solchen erweiterten Schutzbereich hat berufen wollen. Die Klägerin hat zwar nicht ausdrücklich vorgebracht, daß das Klagepatent auch dann verletzt werde, wenn das Merkmal "gestaffelt" nicht benutzt werde. Sie hat jedoch diesem Merkmal nicht den richtigen Sinn beigemessen, vielmehr gemeint, von einer Staffelung der Messerklingen könne man auch dann sprechen, wenn deren Schneiden nicht zeitlich verschoben zu dem Eingriff kämen, sondern kontinuierlich. Bei richtiger Würdigung des umstrittenen Merkmals ergibt sich somit, daß nach der Ansicht der Klägerin eine Anordnung nach dem Klagepatent schutzfähig ist, bei der das Merkmal der Staffelung überhaupt fehlt. - Dagegen hat die Klägerin nicht die Behauptung aufgestellt, dem Klagepatent sei darüber hinaus ein schutzfähiger Erfindungsgedanke des Inhalts zu entnehmen, die Messerklingen der feststehenden Gegenmesser - ohne daß es auf eine näher bestimmte, insbesondere schraubenförmige Anordnung ankomme - so anzubringen, daß beim Perforieren jeweils nur ein Messerpaar zu dem Eingriff gelange, so daß der Schnitt in einer zeitlichen Ausdehnung verlaufe.
Auch nach dem Vorbringen der Klägerin kann daher bei der Bestimmung des Schutzu demfangs des Klagepatents auf das
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Merkmal der schraubenförmigen Anordnung nicht verzichtet werden. Die Frage, ob auch die Ausführungsform mit geradem Messerbalken nach der Zeichnung SK 2950 unter den von der Klägerin geltend gemachten erweiterten Schutzbereich fallen würde, könnte demnach allenfalls dann bejaht werden, wenn dabei das Merkmal "schraubenförmig" wenigstens in äquivalenter Form verwirklicht wäre. Dies wird das Berufungsgericht - falls es nicht aus anderen Gründen zu dem Ergebnis kommen sollte, daß die angegriffenen Ausführungsformen auch nicht unter eine schutzfähige Unterkombination fallen - erneut zu prüfen haben, da seine bisherigen Erwägungen hierzu nicht ausreichend erscheinen: Die Feststellung allein, daß die räumlichen Unterschiede zwischen einer Schraubenlinie und dem Linienzug, der sich bei der Anordnung der Messerklingen an einem ebenen Messerbalken ergibt, minimal seien, genügt jedenfalls nicht, die Gleichwertigkeit der benutzten Arbeitsmittel zu begründen, da es an einer Bezugsgröße mangelt, an der sich diese Feststellung ausrichtet. Falls es auf die Entscheidung dieser Frage ankommt, wird das Berufungsgericht nicht umhin können, sich der Unterstützung durch einen Sachverständigen zu versichern.
bb) Ob eine Unterkombination, bei der das Merkmal der Staffelung fehlt, schutzfähig ist, wird das Berufungsgericht nach den hierfür von der Rechtsprechung aufgestellten Grundsätzen unter Berücksichtigung des Standes der Technik, wie er sich im Zeitpunkt der Patentanmeldung darbot, zu untersuchen haben. Auch hierbei wird es die Heranziehung eines Sachverständigen in Erwägung ziehen müssen. Seine Untersuchungen werden sich auch auf folgenden Punkt erstrecken müssen: Wie der Senat vorstehend ausgeführt hat, kann sich nach der Nichtigerklärung des Anspruchs 13 der Schutz des Patents auf eine Ausführungsform, die diesem
Anspruch entspricht, nicht mehr erstrecken# Das gilt auch, soweit der Schutz einer Unterkombination in Rede steht. Sollte danach die Auslegung des Anspruchs 13 ergeben, daß dieser in allen Teilen der Unterkombination entspricht, die die Klägerin geltend macht, oder daß die angegriffene Ausführungsform urrcar den Anspruch 13 fallt, dann stünde damit zugleich fest, daß die Klägerin sich nicht mit Erfolg auf den Schutz der Unterkombination berufen könnte. Diese Frage ist an sich von dem Berufungsgericht bereits in einem Sinne beantwortet worden, der für die Klägerin ungünstig ist. Sie bedarf indessen erneuter Überprüfung. Denn auf der einen Seite beruht die Beurteilung des Berufungsgerichts auf der vom Senat nicht gebilligten Auffassung, daß es sich bei dem Anspruch 13 sachlich um einen Unteranspruch des Anspruchs 1 gehandelt habe, und zu dem anderen ist die Behauptung der Klägerin zu erörtern, Anspruch 13 betreffe nur Messerklingen mit kurvenförmiger, konkaver Schneide, die untereinander unterschiedlich stark gekrümmt seien.
Auch bei der Beurteilung dieser Fragen kann es sich als erforderlich erweisen, einen Sachverständigen hinzuzuziehen.
3. Falls das Berufungsgericht zu der Auffassung kommen sollte, die Beklagte zu 1 habe von einer schutzfähigen Unterkombination Gebrauch gemacht, wird die Frage des Verschuldens erneut aufzuwerfen sein. Gegenüber einem möglichen Verschuldensvorwurf werden sich die Beklagten jedoch nicht mit Erfolg darauf berufen können, sie hätten wegen der Nichtigerklärung des Anspruchs 13 davon ausgehen dürfen, daß Ausführungsformen, die mit diesem Anspruch übereinstimmten, patentfrei seien. Denn eine Verurteilung der Beklagten würde die Feststellung, daß die angegriffenen Ausführungsformen dem Gegenstand des Anspruchs 13 nicht entsprächen, zur Voraussetzung haben.
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4* Die Ausführungen, die das Berufungsgericht zur Verwirkung und zur Verjährung gemacht hat, sind rechtlich bedenkenfrei.
a) Zutreffend hat das Berufungsgericht dargelegt, daß von einem schutzwürdigen Besitzstand, den eine Verwirkung der Ansprüche voraussetzt, grundsätzlich dann keine Rede sein kann, wenn die beanstandeten Handlungen aufgegeben worden sind. Die Revision weist demgegenüber darauf hin, daß die Aufgabe der Verletzungshandlungen nach ihrer Meinung einen bereits erlangten schutzwürdigen Besitzstand nicht mehr rückwirkend beseitigen könne. Ob und unter welchen besonderen Voraussetzungen dies zutrifft, mag offen bleiben. Jedenfalls fehlt es an ausreichenden Anhaltspunkten dafür, wie sich der angebliche Besitzstand der Beklagten in der Zeit entwickelt hat, die zwischen dem Zeitpunkt, von dem an die Benutzungshandlungen der Beklagten zu 1 zur Kenntnis der Klägerin gelangen konnten, und dem Zeitpunkt der Einstellung der Benutzungshandlungen verstrichen ist.
b) Zur Einrede der Verjährung hat sich das Berufungsgericht auf Grund des Vorbringens der Parteien gehindert gesehen, mit der erforderlichen Sicherheit festzustellen, daß der Klägerin die angegriffenen Ausführungsformen jeweils länger als drei Jahre vor deren Einführung in den Rechtsstreit bekannt gewesen seien. Durch ihr Vorbringen, es sei ganz unzwe if eihaft, daß ein Fachmann wie der Vizepräsident der Klägerin bei einer eingehenden Besichtigung die entscheidenden Konstruktionsmerkmale ohne weiteres habe erkennen können und folglich auch erkannt habe, setzt die Revision ihre eigene Würdigung in unzulässiger Weise an die Stelle der Würdigung des Berufungsgerichts, die dieses ohne Rechtsirrtum und ohne Verstoß gegen Verfahrensgrundsätze getroffen hat.
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5. Sollte das Berufungsgericht abermals zu einer Verurteilung der Beklagten gelangen, dann wird es Gelegenheit haben, der Beanstandung Rechnung zu tragen, daß es in dem jetzt aufgehobenen Urteil den Zeitpunkt nicht angegeben hat, von dem an die beanstandeten Handlungen der Beklagten zu 1 die erhobenen Ansprüche ausgelöst haben,
VI, Da der endgültige Ausgang des Rechtsstreits noch ungewiß ist, muß dem Berufungsgericht auch die Entschei-dung über die Kosten der Revision Vorbehalten bleiben.
Es ist weiter über die Kosten des erledigten Teils des Rechtsstreits zu befinden.
Ballhaus Bruchhausen Windisch
Hesse Brodeßer