BGH

Volltext der Entscheidung

Nachschlagewerk: Ja
ISM-______________nein
23?0 § 551 Nr. 1
A p p e t i t s ü I 1 er II
Zur Hüge, das erkennende Gericht sei wegen Mitwirkung *•eines Hilfsrichters nicht vorschriftsmäßig besetzt gewesen.
PatG §§ 6, 47. ..	: y. t:;
Zur Verletzung eines ein chemisches Analogieverfahren betreffenden Patents durch ein glatt äquivalentes Terfahren, insbesondere wenn die Angaben über die besonderen technischen therapeutischen oder sonstwie wertvollen Eigenschaften der nach dem Klagepatent erhältlichen Verfahrensprodukte erst nachträglich dem Patentamt gegenüber gemacht worden sind.
BGH, Urt. V, 29. Januar 1970 - XM 20/6B - OLG Frankfurt
LG Frankfurt
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL	Verkündet	am
29o Januar 1970 Schv/1ngen? Justizhauptsekretär
 als Urkundsbeamter der GeschäftssteUe
 in dem Rechtsstreit
1o der Firma R a StflBstraße Geschäftsführer9 den
___ GmbH in
 vertreten durch ihren
 zu 2P
2o des Chemikers Dr0 Hans Carl S t
sm
 in Kc
 Beklagte und Prozeßbevollmächtigtert Rechtsanwalt Dr
 gegen
die Firma CoH«, Bo am
 Sohn KG in
~ Prozeßbevollmächtigte %
wegen Fatentverlctzung
 Klägerin und
 Rechtsanwälte Prof« Dr und Dr
 
Der Xo Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 20o Januar 1970 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr0 Spreng und der Bundesrichter pro Löscher, Claßen, Trüstedt und Dr0 Bruchhausen
 für Recht erkannt:
Das Versäumnisurteil des X0 Zivilsenats (Patentsenats) des Bundesgerichtshofs vom 25o November 1969 wird aufrechterhalten 0 Jedoch wird das dort genannte Urteil des 60 Zivilsenats des Oberlande sgerichts in Frankfurt (Main) vom 28o Dezember 1967 dahin berichtigt, daß es in II 1 der Urteilsformel statt u2o Juli 1970’* richtig ,r 10 Juli 1970,, und in II 2 der Urteilsformel statt ”260 März 1971" richtig u25o März 1971” heißen muß*
Die Beklagten haben auch die weiteren Kosten des Revisionsverfahrens zu tragen*
Von Rechte wogen .
Tatbestands
 Die Klägerin ist Inhaberin der Patente V und	Sie macht gegen die Beklagte zu 1 ,
eine chemische Fabrik, und gegen deren Geschäftsführer, den Beklagten zu 2, Ansprüche wegen Verletzung ihrer Patente geltende
 
i
Das mit Wirkung vom 20 Juli 1952 erteilte J[ Kl§■tent_BBLflHI betrifft ein ’'Verfahren zur Herstellung von als Heilmittel geeignetem 2-Phenyl~3-methylmorpholin oder dessen Salzen”o Die dem Patent zugrunde liegende Anmeldung B JB BP XV d / Hp ist eine Ausscheidungsanmeldung aus der am 10 Juli 1952 eingereichtenP "Verfahren zur Herstellung von substituierten Morpholinen" betreffenden Stammanmeldung B BIBB XV b / A9p der Klägerin gewesen „ Die ursprüngliche Anmeldung B ÜB war durch 6 aus gearbeitete Beispiele belegt; hinsichtlich der Eigenschaften der erfindungsgemäß hergesteilten Morpholine war in der ursprünglichen Beschreibung lediglich gesagt? sie seien "wertvolle Pharmazeutika bzWo Zwischenprodukte für die Herstellung von Pharmazeutika” <, Während die unter Beschränkung auf das Beispiel 6 (Herstellung von 2-(p-Oxyphenyl)-morpholin) weiterverfolgte Stammanmeldung B BBBI schließlich zu dem durch die Entscheidung des f>o Be schwer de-Senats des Deutschen Patentamts vom 11„ März 1959 (GRUR 1960 p 29) erteilten Patent BB flB führte 5 verfolgte die Klägerin mit der am 10 Oktober 1955 eingereichten Aus sehe idungsanraeldung	das
 Beispiel 1 (Herstellung von 2-Phenyl-3-methylmorpholin) weiter <> In der mit der Ausscheidungsanmeldung eingereichten Beschreibung wurde hinsichtlich der Eigenschaften der nach dieser Erfindung hergestellten Morpholine im wesentlichen dasselbe gesagt? was später auf Seite 2 Zeilen 17 bis 67 der Patentschrift BP flR abgedruckt worden ist ("wertvoller Appetitzügler"^ "Antidepressivum" usw*)0 Auf die Ausscheidungsanmeldung;, die am 9o Februar 1956 bekannt gemacht wurde5 ist dann schließlich gemäß dem in der
J
Fie cht sbe s chwe r do ins tanz ergangenen Besphluß des erkennenden Senats la ZB 26/64 vom 3 <= Februar 1966 - "Appetitzügler" - (BGHZ 43, 102 = GHUR 1966, 312), in dem das den Gegenstand der Anmeldung bildende Verfahren in Übereinstimmung mit den Vorinstanzen als ein sogo chemisches Analogieverfahren behandelt worden ist, das Klagepatent ■■ ■■ erteilt worden* Der einzige Patentanspruch dieses Patents lautet;
"Vorfahren zur Herstellung von als Heilmittel geeignetem 2-Phenyl-3-methylmorpho-,■ lin der Formel
 ch3
oder dessen Salzen, dadurch gekennzeichnet:, daß man ein Diäthanoiamin der Formel
 chj
CgH5 . CH(OH) . CH . HH . CHg i CHgOH
mit wäßrigen oder wäßrig-alkoholischen Säuren bis zur Beendigung des Morpholinringschlusses auf Wasserbadtemperatur oder auf die Siedetemperatur der verwendeten wäßrigen oder wäßrig-alkoholischen Säure erhitzt*"
Bas mit Wirkung vom 26 0 März 1953 erteilte (Klage-)Patent MP0B0 betrifft ebenfalls ein "Verfahren zur Herstellung von substituierten Morpholinen" <> Bas Patent geht auf die am 25o Marz 1953 eingereichte? am 17o November 1955 bekannt gemachte Anmeldung B fll IV b / 0 p zurück und ist gemäß dem rechtskräftig gewordenen Beschluß des 16 0 Senats des Bundespatentgerichts - 16 W 457/61 - vom 24o Oktober 1963* in dem der Beschwerdesenat das den Gegenstand dieser Anmeldung bildende Verfahren in Übereinstimmung mit der Prü-fungsstelle des Deutschen Patentamts als ein sogv chemisch eigenartiges Verfahren behandelt hat* erteilt worden«, In der Beschreibung ist unter anderem gesagt (Seite 2 Zeilen 49 - 52) P die erfindungsgemäß hergestellten Morpholine seien "wertvolle Pharmazeut ika? doho Abmagerungsmittel und Antidepressiva bzv/o Zwischenprodukte für die Herstellung von Pharma-zeutika"0 Im Beispiel 2 (Seite 2 Zeilen 70 - 79) ist unter Bezugnahme auf die Arbeitsweise des Beispiels 1 (Seite 2 Zeilen 56 - 68) die Herstellung von
^schrieben. Bie Patentansprüche dieses Patents lautent
"Io Verfahren zur Herstellung von substituierten Morpholinen der allgemeinen Formel
 
worin einen Phenyl re st«, R 2 und R3 ©in YJasserstoffatom oder einen Phenyl- oder Alkylrest und R^ ein Wasserstoff at om oder einen Phenylrest bedeuten«, dadurch gekennzeichnet p daß man substituierte Mithanoi amine der allgemeinen Formel
R4 R3
HOCH — CH-
% R
CH—* CTO
worin R^ bis R^ die oben angegebene Bedeutung besitzenp oder Salze dieser Diäthanolamine in konzentrierter Schwefelsäure einträgt 9 die Umsetzung,ohno zusätzliche Hrwirmung
 durchführt und bei Verwendung der freien Diäthanoiaminbase unter Kühlung arbeitet <>
20 Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet 9 daß man bei Verwendung eines Sal zes des substituierten Diäthanoiamins als AusgangsStoff bei Mmmertemperatur arbeitet"0
Die chemische Verbindung 2-Phenyl-3-methylmorpholin ist unstreitig erstmals von der Klägerin hergestellt worden; sie war vör der Anmeldung der Patente der Klägerin nicht bekannt»
Die Klägerin vertreibt seit dem Io April 1954 das erfindungsgemäß hergestellte 2-Phenyl-3-methylmorpho-lin in Form seines salzsauren Salzes (Hydrochlorid = Chlorhydrat) als Appetitzügler und Antidepressivum unter dem Handelsnamen "PflMHW'c über die therapeutische Wirkung des Mittels bei der Behandlung der
 
<
Fettsucht wurde bereits 1954 in Fachzeitschriften wiederholt berichtet, so unter anderem von Berneike in ’’Medizinische Klinik” 49» Jahrgang (1954) Seiten 4?8 bis 4819 veröffentlicht am 260 März 19543 von Planz in ’’Klinische Wochenschrift” 1954 Seiten 704 f9 veröffentlicht am 10 August 1954, und von Rostalski in ’’Die Medizinische” Nr„ 33/34 (1954) Seiten 1110 bis 1112? veröffentlicht am 21o August 1954o
stellt ebenfalls die Verbindung 2-Phenyl-3-methylmorph olin bzw0 Salze dieser Verbindung her und vertreibt sie gewerblich als Heilmittel oder als Zwischenprodukte für Heilmittel0 Seit dem Sommer 1955 stellt sie einen Appetitzügler mit dem Handelsnamen "CflB" her, der aus zwei
 Abkömmlingen des 2-Phenyl-3~methylmorpholins besteht ? nämlich aus dem salzsauren Salz des 2-Phenyl-3-methylmorpholin-4-N-äthanolphenyläthylessigsäureesters und dem 8-Chlortheophyllinsalz des 2-Phenyl-3-methyl~ morpholins» Sie vertreibt diese Verbindung sowie weitere Präparate (’’CoflBHfc”? ”Rofl^p-Heu”) und
 Zwischenproduktep die von dem von ihr hergestellten Wirkstoff 2-Phenyl~3-methylmorpholin ausgehen, im Inund Ausland 0
Mit ihrer im Dezember 1956 gegen die Beklagte zu 1 erhobenem im März 1964 auf den Beklagten zu 2 erstreckten Klage auf Unterlassung der Herstellung und des Vertriebs, auf Rechnungslegung und auf Feststellung der Schadensersatzpflicht macht die Klägerin geltend9 die Beklagte zu 1 benutze zur Herstellung des 2-Phenyl-3~methylmorpholins die durch die beiden Klagepatente geschützten Verfahren; sie hat sich zu dem
J
- e -
A
Beweise dieser Behauptung insbesondere auf die Beweis Vermutung des § 47 Abs» 3 PatG bezogen..
Die Beklagten haben demgegenüber behauptet , sie bedienten sich zur Herstellung des 2-Phenyl-3-methylmorpholins ganz anderer Verfahren als derjenigen der Klagepatente; z»Bo werde das in ihrem Fräparat ’'CHW enthaltene 2-Phenyl-3-methyl-morpholin-8-chlortheophyllin nach Verfahren hergestellt, die sich von denen der Klagepatente insbesondere dadurch unterschieden, daß als Ringschlußmittel nicht Säuren bei verhältnismäßig milden Temperaturen verwendet würden, sondern Zinkchlorid in der Schmelze (220 Grad)o
Die Klägerin hat dem entgegengehalten, die Beklagten verletzten die Klagepatente selbst dann, wenn sie wirklich die von ihnen angegebenen Verfahren verwendeten; denn diese Verfahren seien den durch die Klagepatente geschützten Verfahren glatt äquivalent o Hilfsweiso hat die Klägerin folgenden.allgemeinen Irfindungsgedanken für sich beansprucht t
“Verwendung eines sauren Kondensationsmitt eis zu dem Ringschluß (innere Verätherungsreaktion mittels zweier OH-Gruppen) am 1-Phenyl-1-oxy-2-Uthanolaminopropanu„
Dxe Beklagten haben sich gegen die Annahme gewandt, die Ausgangsstoffe ihrer Verfahren und die Verfahren selbst seien denen der Klagepatente glatt äquivalent o Sie haben ferner die Auffassung vertreten, der Schutzu demfang der Klagepatente müsse zur Vermeidung grober Unbilligkeit auf den unmittelbaren
 
Gegenstand der Erfindung beschränkt werden, weil die Klägerin den patentbegründenden therapeutischen Effekt des 2-Phenyl~3-methylmorpholins erst offenbart habe, nachdem	bereits als
 Appetitzügler auf dem Markt gewesen sei„Der von der Klägerin beanspruchte allgemeine Erfindungsgedanke sei zu weit gefaßt und nicht schützbar; er enthalte nur eine Aufgabe, keine Lehre zu dem technischen Handeln„
Das Landgericht hat nach Beweiserhebung durch Einholung von zwei schriftlichen Gutachten des Professors Dr0 Rudolf HflB in	(vom	7*	Sep-
 tember 1965 und vom 80 Dezember 1966) der Klage stattgegebene
 Das Oberlandesgericht hat nach weiterer Beweiserhebung durch mündliche Anhörung des Professors Dr„ Hflfe in der Verhandlung vom 7o Dezember 1967 die Berufung der Beklagten im wesentlichen zurückgewiesen <, Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Zeitpunkte des Ablaufs der beiden Klagepatente , der unterschiedlichen Zeitpunkte der Bekanntmachung der ihnen zugrunde liegenden Anmeldungen und der unterschiedlichen Zeitpunkte der die Verjährung unterbrechenden Klagerhebungen gegen die Beklagte zu 1 einerseits und den Beklagten zu 2 andererseits hat das Oberlandesgericht - unter Abweisung der Klage im Übrigen - die Verurteilung der Beklagten insgesamt wie folgt neu gefaßt1
HIIo Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meldung von Geldstrafe in unbeschränkter Höhe und von Haftstrafe bis zu sechs Monaten für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen.
10 -
4
Io in der Zeit bis zu dem Ablauf des 2«, Juli 1970 die Verbindung 2-Phenyl~3-methyltnorpholin durch Behandeln von 1-Phenyl-1-oxy-2~ oxyäthylaminopropan (in Razemat- oder linksdrehender Form) oder eines Salzes dieser Verbindung mit wäßrigen oder wäßrig-alkoholischen Säuren unter Erhitzen auf Wasserbadtemperatur oder auf die Siedetemperatur der verwendeten wäßrigen oder wäßrig-alkoholischen Säuren oder mit Zinkchlorid in der Schmelze herzustellen sowie das derart hergestellte Erzeugnis als solches oder in Form
a)	seines salzsauren Salzes
b)	seines 8-Chlortheophyllinsalzes oder
c)	seines 8-Chlortheophylllnsalzes in Mischung mit dem salzsauren Salz des 2-Phenyl-3-raethylmorpholin-4-N-äthanol-phenyläthylessigsäureesters
 gewerbsmäßig in Verkehr zu bringenv feilzuhalten oder zu gebrauchenj
2o in der Zeit bis zu dem Ablauf des 260 März 1971 die Verbindung 2-Phenyl-3-methylmorpholin durch Behandeln von 1-Phenyl-1-oxy-2-oxyäthyl-aminopropan (in Razemat- oder linksdrehender Form) oder eines Salzes dieser Verbindung mit konzentrierter Schwefelsäure ohne zusätzliche Erwärmung herzustellen sowie das derart hergestellte Erzeugnis als solches oder in seinen in Ziffer II 1 a) bis c) bezeichnetön Formen gewerbsmäßig in Verkehr zu bringenp feilzuhalten oder zu gebrauchen0
IIIo Die Beklagten werden verurteilt? der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die unter Ziffer II 1 bezeichneten Handlungen seit dem 9o Februar 1956 und die unter Ziffer II 2 Gezeichneten Handlungen seit dem 17o November 1955 begangen haben? und zwar unter Angabe der LieferungenP Lieferpreise „ Lieferzeiten und der Abnehmer sowie des mit diesen Lieferungen erzielten Gewinns-«,
11

IV. Es wird festgestellts
1o Die Beklagte zu 1 hat der Klägerin allen Schaden zu ersetzen9 der ihr
a)	durch die unter Ziffer II 1 bezeichneten p seit dem 9« Februar 1956 begangenen und
b)	durch die unter Ziffer II 2 bezeichne ten P seit dem 17« November 1955 begangenen
 Handlungen der Beklagten entstanden ist und noch entstehen wird <>
2o Der Beklagte zu 2 ist der Klägerin wegen der unter Ziffer II 1 und 2 genannten HandlungenP soweit diese seit dem 11. März 1961 begangen sind0 in gleicher Weise als Gesamtschuldner neben der Beklagten zu 1 schadonsersatzpflichtigo
3o Der Beklagte zu 2 hat der Klägerin nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung alles herauszugeben„ was er vom 170 Hovember 1955 bis zu dem 10 o März 1961 einschließlich durch die genannten Handlungen auf Kosten der Klägerin erlangt hato”
Mit der Revision erstreben die Beklagten weiterhin die völlige Abweisung der Klage „ Da sie im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 25° Movember 1969 nicht vertreten gewesen sind, ist ihre Revision auf Antrag der Klägerin durch vorläufig vollstreckbares Versäumnisurtoil von diesem Tage zurückgewiesen wordeno Gegen das Versäumnisurtoil haben die Beklagten fri st- und formgerecht Einspruch eingelegt«
Sie beantragen nunmehr? unter Aufhebung des Versäumnisurteils und des Berufungsurteils die Klage in vollem Umfang abzuwoisen« Die Klägerin beantragt9 das Ver-säumnisurteil aufrechtzuerhalten«
Entscheidungsgründes
A o
Die von der Revision vorab erhobenen Rügen9 der erkennende 6C Zivilsenat des Berufungsgerichts sei in mehrfacher Hinsicht "nicht vorschriftsmäßig besetzt" gewesen (§ 551 Nr„ 1 ZPO)* können keinen Erfolg habeno
 Io Die Revision sieht eine "nicht vorschriftsmäßige Besetzung" des Berufungsgerichts in erster Linie darin9 daß an der hier angefochtenen Entscheidung unzulässigerweise ein dem 60 Zivilsenat zugeteilter Hilfsrichter - der Amtsgerichtsrat FflBD - mitgewirkt habe0
1o Zur Begründung dieser Rüge hat die Revision im wesentlichen folgendes vorgetragens Der Amtsge-richtsrat FW sei dem 6o Zivilsenat bereits seit September 1966 und dann weiter für das ganze Geschäftsjahr 1967 als Beisitzer zugewiesen worden* ohne daß erkennbar gewesen sei* ob die Bestellung des Amtsgerichtsrats FflBV zu dem Hilfsrichter wegen eines durch Häufung anfallender Sachen entstanderen.Geschäftsandrangs oder wegen vorübergehender Verhinderung von Planrichtern oder aus welchem Grunde sonst erfolgt seio Die Mitwirkung von Hilfsrichtern "wegen Geschäftsan-drango" müsse auf Fälle "eines vorübergehenden Bedürfnisses" nach zusätzlichen Riehtei'lcräften eng begrenzt werden0 Der "Geschäftsandrang" im 6C Zivilsenat habe aber schon vor dem Jahre 1967 bestanden und habe über das Jahr 1967 hinaus angedauert0 Der Bedarf
 an einer weiteren Richteikraft in diesem Senat sei durch das endgültige Ausscheiden des Oberlandes“ gerichtsrats Prof o Dr0 LHHB aus dem Senat eingetreten; dieser Bedarf sei aber* v/eil die Rechtssachen des 6o Zivilsenats zu dem regelmäßigen Geschäftsanfall des Oberlandesgerichts gehörten, seiner Natur nach kein vorübergehender* sondern ein dauernder gewesen und habe daher durch die zügige Neubesetzung der freien Planstelle behöben werden müssen„
20 Wie der Bundesgerichtshof bereits in dem Urteil IV ZR 236/57 vom 29o Januar 1958 (IM Nr, 16 zu § 554 ZPO) mit näherer Begründung ausgesprochen hat, kann die Rüge, das Berufungsgericht sei “nicht vorschriftsmäßig besetzt11 gewesen, nicht mit Erfolg lediglich auf die Behauptung gestützt werden, daß “ein Hilfsrichter bei der angefochtenon Entscheidung mitgewirkt habe, der nicht zur Behebung eines nur vorübergehenden, auf andere Weise nicht zu befriedigenden Bedürfnisses herangezogen sei“0 Der Bundesgerichtshof hat zwar, wie der Revision zuzugeben ist, in ständiger Rechtsprechung den Grundsatz herausgestellt, daß die Mitwirkung von Hilfsrichtern “wegen Geschäftsandrangs“ auf Fälle eines vorübergehenden Bedürfnisses nach zusätzlichen Richterkräften eng begrenzt und daß auch der Begriff des “vorübergehenden Bedürfnisses“ selbst eng gefaßt werden müsse (so z0Bo die von der Revision angeführten Entscheidungen III ZR 84/55 vom 15o November 1956 - BGHZ 22, 142 - und VIII ZR 35/60 vom 80 Februar 1961 - BGHZ 34, 260 vgl. ferner unter anderem; II ZR 41/53 vom 16. De-
 
zember 1953 - BGHZ 12, 1 - mit Anm0 Fischer bei LM Nr* 3 zu § 117 GVG; II ZR 91/55 vom 12 <, März 1956 - BGHZ 20, 209 - mit Arm« Johannsen bei LM Nr» 3 zu §70 GVG; II ZR 166/54 vom	26• März	1956 - BGHZ 20?	'
250 II ZR 169/55 vom 9o	Juli 1956	- LM Hr.* 6
zu § 70 GVG.I ZR 52/55 vom .12. Juli 1957 - LM Nr» 20 zu § 823 (Bf) BGB = GRUR 1958, 86 VIII ZR 219/63 vom 24 0 November 1965 - LM	Nr., 44 zu	§ 551 Ziffo 1	ZPO -)„
Bei der Prüfung, ob diesem	Grundsatz	im Einzelfall
 Genüge getan sei, hat der Bundesgerichtshof jedoch in aller Regel maßgeblich darauf abgestellt, v/ieviel Hilfsrichtcr insgesamt dem betreffenden Gericht (öber-landesgericht) "wegen Geschäftsandrangs" zugeteilt waren; und er hat demzufolge, wenn einem Gericht insgesamt mehr Hilfsrichter "wegen Geschäftsandrangs" zugeteilt waren als nach diesem Grundsatz zulässig, die Mitwirkung eines jeden "aus Anlaß des allgemeinen Geschäftsumfangs" zugewiesenen Hilfsrichters als unzulässig betrachtet mit der Folge, daß der Spruchkörper (Senat), an dessen Entscheidung ein solcher Hilfsrichtor mitwirkte, als nicht vorschriftsmäßig besetzt anzusehen war (vglo vor allem BGHZ 22, 142 und 34, 260, aber auch schon BGHZ 20, 209 und Delbrück in der Antn 0 zu BGHZ 20, 250 in LM Mr 0 2 zu § 118 GVG, ferner I ZR 52/55 vom 120 Juli 1957 aaö und VIII ZR 219/63 vom 24 0 November 1965 aaO sowie die hier eingangs bei I 2 erwähnte Entscheidung IV ZR 236/57 vom 29» Januar 1958 aaO)o Umgekehrt hat der Bundesgerichtshof indes die Mitwirkung eines von der Justizverwaltung zulässigerweise zugewiesenen Hilfsrichters nicht deshalb als unzulässig angesehen, weil er vom Präsidium bei der Geschäftsverteilung einem Senat zugeteilt worden war, bei dem der die Zuweisung eines Hilfsrichters durch die Justizver-
 
waltung rechtfertigende Grund nicht vorlag (vglo wiederum die bereits mehrfach erwähnte Entscheidung IV ZR 236137 vom 29* Januar 1958 aaO); der Bundesgerichtshof hat vielmehr insoweit dem Präsidium einen gewissen Ermessensspielraum zugebilligt 9 welchem Spruchkörper es die Planrichter und welchem es die Hilfsrichter zuweisen wolle (vglo GSSt 3/59 vom 20 Mai I960 - BGHSt 14, 321, 328 -; vglo auch VIII ZR 246/56 vom 140 Mai 1957 - LM Nr0 3 zu § 373 ZPO)0
30 Auf die von der Revision in den Vordergrund gerückte Behauptung, daß gerade bei dem 6o Zivilsenat des Berufungsgerichts, dem das Präsidium den Amtsgerichtsrat Feiber als Beisitzer zugewiesen hat, infolge des Ausscheidens des Oberlandesgericht srates Prof 0 Br 0 IJHM ein nicht nur vorübergehender? sondern ein dauernder Bedarf an einer ihn ersetzenden weiteren Richterhraft entstanden gewesen sei p konnte es daher nicht entscheidend ankommeno Die mit dieser Behauptung begründete Besetzungsrüge mußte vielmehr ohne Erfolg bleibeno
IIo Die Revision rügt ferner9 der erkennende 6o Zivilsenat des Berufungsgerichts sei auch deshalb "nicht vorschriftsmäßig besetzt gewesen"? weil er im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der vorliegenden Sache mit einem Vorsitzenden (dem Senatspräsidenten KflM) und vier Beisitzern (den Oberlandesgerichtsräten MeflB* OflHi und KuMI sowie dem Amtsgerichtsrat FtKUB) besetzte also "überbesetzt" gewesen sei*
Auch diese Rüge kann keinen Erfolg habeno
 Hach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 17, 294 ~ NJW 1964, 1020 Nr0 2;
BVerfGE 18, 6$ = NJW 1964, 1667 Nr» 2; BVerfGE 18,
344 = NJW 1965, 1219 Nr0 1), der sich die Senate des Bundesgerichtshofs angeschlossen haben (vgl0 ZcB. IVo Zivilsenat vom 23o April 1963 LM Nr, 11 zu Arto 101 GG; V» Zivilsenat vom 25* Juni 1965 - LM Nrc 12 zu Arto 101 GG; IIIo Zivilsenat vom 12o Juli 1965 = LM Nr0 13 zu Arto 101 GG; II0 Zivilsenat vom 25o April 1966 = LM Nr0 46 zu § 531 Ziffc 1 ZPO), ist ein Gericht (Spruchkörper) namentlich dann nicht vorschriftsmäßig besetzt, v/enn die Zahl der ordentlichen Mitglieder es gestattet, daß zwei personell voneinander verschiedene Sitzgruppen Recht sprechen; ein Zivilsenat eines Oberlandesgerichts darf also nicht mit sechs (oder mehr) Richtern besetzt sein.
Bleibt dagegen die Zahl der Mitglieder eines Zivilsenats hinter dieser Zahl zurück, sind dem Zivilsenat aber durch den Geschäftsverteilungsplan ein oder auch zwei Mitglieder über die gesetzlich vorgeschriebene Zahl von drei Richtern hinaus zugeteilt, so ist eine solche "ÜberbeSetzung" grundsätzlich mit Arto 101 Abs, 1 Satz 2 GG vereinbar, wenn sie im Interesse der Gewährleistung einer geordneten Rechtsprechung unvermeidbar ist (BVerfGE 18, 344 « NJW 1965? 1219 Nr, 1)<>
So liegen die Dinge im vorliegenden Fall, da der 6o Zivilsenat des Berufungsgerichts mit einem Vorsitzenden und - nur - vier Beisitzern besetzt war«,
Zu Unrecht meint die Revision, das Präsidium habe nicht geprüft, ob die Besetzung des 60 Zivilsenats mit mehr als der Mindestzahl von drei Richtern "un~
 
vermeidbar’1 gewesen seio Der Oberlandesgerichtspräsident hat in seiner Stellungnahme vom 10o Juli 1969 ausdrücklich bestätigt? daß das Präsidium des Oberlandesgerichts jeweils die Notwendigkeit eines vierten Beisitzers im 60 Zivilsenat zur Bewältigung des Geschäftsanfalls dieses Senats für gegeben gehalten habe0 Zudem hat die Revision selbst ihre oben bei AI erörterte andere Besetzungsrüge ja gerade damit begründet ? daß durch das Ausscheiden des Oberlandesgerichtsrats Prof o Bro IJHHK aus dem 60 Zivilsenat ein seiner Natur nach dauernder Bedarf an einer weiteren Richterkaft entstanden sei? der deshalb nicht durch die Zuteilung eines Hilfsrichters hätte behoben werden dürfeno
 Bo
Auch in der Sache selbst kann die Revision keinen Erfolg haben0
Io Bas Berufungsgericht bezeichnet es als die Aufgabe des (ein chemisches Analogieverfahren betreffenden) Klagepatents W? das neue? noch nicht hergestellte 2-Phenyl-3-methylmorpholin (mit der im Patentanspruch angegebenen Formel) mit wertvollen pharmakologischen Eigenschaften? insbesondere zur Behandlung der Fettsucht? als Appetitzügler und Antidepressivum herzustellen? - und als die Aufgabe des (ein chemisch eigenartiges Verfahren betreffenden) Klagepatents ■PflP? substituierte Morpholine der im Patentanspruch 1 angegebenen allgemeinen Formel unter besonders milden Bedingungen und ohne störende Nebenwirkungen bei der Ringschluß-
18 -

bi1dung herzustelleno Als Lösung der Aufgaben gibt dos Berufungsgericht im wesentlichen das wieder? was in den Patentansprüchen bzw0 in den zugehörigen allgemeinen Teilen der Beschreibungen darüber gesagt ist: Patentschrift ■•»■P Seite 2 Zeilen 7 bis 16; Patentschrift	Seite	2	Zeilen 15 bis 48„
Gegen die Ausführungen des Berufungsgerichts über die "Lösungen11 der Aufgaben können Bedenken schon deshalb nicht erhoben werden, weil sie sich im wesentlichen mit den insoweit keiner weiteren Erörterung bedürftigen Ausführungen der beiden Klagepatentschriften selbst deckeno Auch gegen die Formulierung der "Aufgabe" des Klagepatents JflU durch das Berufungsgericht sind Bedenken jedenfalls insoweit nicht zu erhoben? als diese Formulierung dem entspricht? was aus der Patentschrift (Seite 1 Zeilen 7 bis 14) als Aufgabe des Patents zu entnehmen ist*
Bedenken bestehen indes? wie der Revision zuzugeben ist? gegen die vom Berufungsgericht vorgenommene Formulierung der "Aufgabe" des Klagepatents ■■ ■§o Wie der erkennende Senat bereits in dem das jetzige Klagepatent HlflB betreffenden Rechtsbe-schwerdebe Schluß la ZB 26/64 vom 3» Februar 1966 unter II 3 ausgeführt hat (BGHZ 45? 102? 107)? gehört bei einem chemischen Analogieverfahren die Angabe? welche technisch? therapeutisch oder sonstwie wertvollen Eigenschaften die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren erhältlichen Produkte haben? nicht mehr zu dem Inhalt der nach § 26 Abs0 1 Satz 4 PatG bei der Anmeldung zu offenbarenden Lehre und damit insbesondere auch nicht zu dem Bereich dessen? was mit einer
 
"fertigen" Erfindung von der ihr zugrunde liegenden "Aufgabe" offenbart werden muß0 Als die "Aufgabe" des Klagepatonts	kann	daher	nicht	die
 Herstellung eines Morpholins (oder gar die Herstellung dos im Patentanspruch bezeichne ten Morpholins ) "mit wertvollen pharmakologischen Eigenschaften, insbesondere zur Behandlung der Fettsucht, als Appetitzügler und Antidepressivum" bezeichnet werden, zu demal die zuletzt genannten speziellen therapeutischen Eigenschaften, wie die Revision zutreffend bemerkt, erst nachträglich dem Patentamt mitgeteilt worden sindo Die dem Kla~ gepatent WKB- MM zugrundeliegende "Aufgabe" kann vielmehr, wie auch durch die - im wesentlichen bereits in der ursprünglichen Anmeldung enthaltene -Beschreibungseinloitung (Seite 1 Zeilen 1 bis 4) bestätigt wird, nur darin gesehen werden; nach dem schon im älteren Patent	angewendeten	Ver-
fahren andere substituierte Morpholine aus entsprechend anders substituierten Diäthanoiaminen herzustolleno Die danach erforderliche Richtigstellung der Ausführungen des Berufungsgerichts über die "Aufgabe" des Klagepatents ■HHB vermag indes der Revision, wie noch zu zeigen sein wird, im Ergebnis nichts zu nützen<,
IIo Das Berufungsgericht ist in Übereinstimmung mit dem Landgericht zu dem Ergebnis gelangt, daß die Beklagten von den beiden Klagepatenton Gebrauch macheno Es begründet dies im einzelnen wie folgt:
1o Das gemäß dem Klagantrag I 1 unter II 1 der Urteilsforrael als erste Alternative beschrie-
bene und damit den Beklagten verbotene Verfahren entspreche sowohl hinsichtlich der "Ausgangs-Stoffe2 * * * * * * * * 11 (1 -Phenyl-1-oxy-2-oxyäthyläminopropan - sei
 es in linksdrehender, sei es in razemischer Form -
oder eines Salzes dieser Verbindung) als auch in den "Verfahrensschritten" (Behandlung der Ausgangsstoffe mit wäßrigen oder wäßrig-alkoholischen Säuren unter Erhitzen auf Wasserbadtemperatur oder auf die Siedetemperatur der verwendeten wäßrigen oder wäßrigalkoholischen Säuren) dem Wortlaut des Patentan-spruchs des Klagepatents Bi HBo Da die Beklagten unstreitig das "Endprodukt” 2-Phenyl-3-raethylmorpholin herstellen, hätten sie gemäß § 47 AbSo 3 PatG beweisen müssen, daß sie dazu nicht das im Klagantrag bezeichneto Verfahren des Klagepatents ■■ AB benutzen; sie hätten jedoch Beweis dafür nicht ange-treten0 .
2. Entsprechendes gelte für den in II 2 der Ur-
teilsformel übernommenen Klagantrago Das dort be-
schriebene und damit den Beklagten ebenfalls verbo-
tene Verfahren stimme sowohl hinsichtlich der Aus-
gangsstoffe (1-Phenyl-1-oxy-2-oxyäthylaminopropan
 in Razemat - oder linksdrehender Form) als auch hin-
sichtlich der Verwendung von konzentrierter Schwefelsäure mit dem Patentanspruch 1 des Klagepatents ■ifll überein» Wenngleich das Klagepatent BW
seinem Wortlaut nach nur die Herstellung der Morpho-
lin-Base betreffe, so stelle doch auch das gewerb-
liche Inverkehrbringen, Feilhalten und Gebrauchen
- 21
der hieraus hergestellten Salze eine Patentverletzung dar; diese Salze gehörten zu den "unmit-
telbaren Erzeugnissen des Verfahrens" im Sinne von § 6 Satz 2 PatG* und die Grundlage für die besondere therapeutische Wirkung des 2-Phenyl-3-methylmorpholins liege in der Struktur der Base, nicht in den zusätzlichen Komponenten der Salze <>
Auch hinsichtlich des Patents Ml IB gelte § 47 AbSc 3 PatG; denn aufgrund des unstreitigen Sachverhalts sei davon auszugehen? daß auch die durch das Patent AB MI geschützte Erfindung? jedenfalls soweit es sich um 2-Phenyl-3-methylmorpholin handele ? ein "Verfahren zur Herstellung eines neuen Stoffes" zu dem Gegenstand habe«.
3o In dem Schutzbereich des Klagepatents lägen aber auch die von den Beklagten als ihr Verfahren in Anspruch genommenen Abläufe gemäß der zweiten Alternative von II 1 der Urteilsformel; denn die dort als Reaktionsmittel genannte Zinkchloridschmelze sei den im Anspruch des Klagepatents
 itteln patentrecht-
0| vi genannten Ringschlußm: lieh glatt äquivalentp Im einzelnen hat das Berufungsgericht dazu folgendes ausgeführt;
a) Der Schutzu demfang des Klagepatents ■■ WtB umfasse auch die glatten Äquivalente0 Patente für chemische Analogieverfahren besäßen keinen geringeren Schutzu demfang als andere Patente 0 Durch den Stand der Technik vorweggenommen sei die Erfindung des Klagepatents WKf■•schon deshalb nicht5 weil ihr eine andere Aufgabe zugrunde liege als den vorbekannten Verfahrene Ebensowenig sei durch Verzicht
 
oder Beschränkung im Ertoilungsverfahren eine Begrenzung des Patents HB SB auf bestimmte Ringschlußmittel erfolgte Entgegen der Auffassung der
 Beklagten gebiete auch nicht die Billigkeit eine Einschränkung des Schutzu demfangs des Klagepatents tHIK die Klägerin möge zwar den patentbegründenden Effekt im Erteilungsverfahren erst
 haben* nachdem das “CflBW* der Beklagten schon als Appetitzügler im Handel gewesen sei; die Klägerin sei jedoch ihrerseits mit dem erfindungsgemäß her-
gestellten "FflHBB' schon im März 1954 auf dem Markt gewesen, also ein ganzes Jahr* bevor die Beklagte zu 1 ihr CflBBH herausbrachte; und die therapeutischen Eigenschaften des PBHB seien bereits im Jahre 1954 in von der Klägerin veranlaßten Berichten* Prospekten und anderen Drucksachen öffentlich beschrieben wordene Entgegen der Auffassung der Beklagten sei schließlich auch nicht der Altersrang des Patents BBBB anders* nämlich auf den Zeitpunkt der Offenbarung des patentbegründenden Effekts im Erteilungsverfahren* festzusetzen; jedenfalls für den vorliegenden Verletzungsprozeß sei die Frage * zu welchem Zeitpunkt die Klägerin den therapeutischen Effekt im Anmeldeverfahren mitgeteilt habe* rechtlich ohne Bedeutung 0
b) Die Ausgangsstoffe für das von den Beklagten behauptete Verfahren seien dieselben Ausgangsstoffe wie die für das Verfahren nach dem Klagepatent BBflPo Die von den Beklagten behauptete Anwendung der Zinkchloridschmelze sei der im Klagepatent ■■ vorgeschlagenen Anwendung wäßriger oder wäßrig-alkoholischer Säuren als Fiingschlußmittel* wie die Beklagte selbst nicht mehr bestritten habe* äquivalent0 Entgegen
 der Auffassung der Beklagten sei aber auch glatte (patentrechtliche) Äquivalenz gegeben0 Aufgrund der Beweisaufnahme stehe zur Überzeugung des Senats fest? daß der Durchschnittsfachmann aufgrund sei-
nes Fachwissens am Prxorxtatstag des KJLagepatents ■§ die prinzipielle Ersetzbarkeit der im Klagepatent verwendeten Säuren durch Zinkchlorid in der Schmelze ohne weiteres habe erkennen können»
lifo Die Revision wendet sich gegen die vorstehend bei II 1 und 2 mitgeteilten Ausführungen des Berufungsgerichts über die identische Verletzung der beiden Klagepatente und gegen die dazu gehörige Verurteilung der Beklagten im Tenor des lerufungs-urtoils nur insofern? als sie beanstandet? daß den
 Beklagten untersagt worden sei? auch die unter II 1 a und b der Urteilsformel genannten Salze der Verbindung 2-Phenyl-3-methylmorpholin und das unter II 1 c der Urteilsformel genannte Gemisch in Verkehr zu bringen? feilzuhalten oder zu gebrauchen? und daß das Berufungsgericht die Verurteilung der Beklagten bis auf den Zeitpunkt des gesetzlichen Ablaufs der Klagepatente erstreckt habe? ohne dabei zu beachten?
daß der Patentschutz aus anderen Gründen auch schon früher enden könne» Mit besonderem Nachdruck dagegen wendet sich die Revision? und zwar sowohl mit verfahrensrechtlichen als auch mit sachlich-rechtlichen Rügen? vor allem gegen die oben bei II 3 b mitgeteilten Ausführungen des Berufungsgerichts über die glatte Äquivalenz von Zinkchloridschmelze mit den im Klagopatent MB genannten Säuren5 und sie stellt ebenso nachdrücklich die oben bei II 3 a mitgeteilten Ausführungen des Berufungsgerichts über den Schutzu demfang und den Altersrang des Klagepatents
SB BB zur Nachprüfung des Revisionsgerichts »
1 o Wie die Klägerin in ihrer schriftlichen Revisionserwiderung zutreffend bemerkt hat, beziehen sich demnach die der Sache nach gewichtigeren Rügen der Revision nur auf die zweite Alternative in der Verurteilung der Beklagten, nämlich auf die Verwendung von Zinkchlorid in der Schmelze als Ringschlußmittel , die vom Berufungsgericht als glatt äquivalent mit der Verwendung der im Anspruch des Klagepatents BB SB genannten Ringschlußmittel betrachtet worden ist, während die Verurteilung der Beklagten wegen identischer Verletzung der beiden Klagepatente (Urteil forme! II 1 erste Alternative - Behandlung der Aus-
gangsprodukte mit wäßrigen oder wäßrig-alkoholischen
 Säuren usw* gemäß Patent BB4^B -; Urteilsformel II 2 - Behandlung der Ausgangsprodukte mit konzentrierter Schwefelsäure ohne zusätzliche Erwärmung gemäß Patent ^B Bi -) von der Revision nur in zwei Nebenpunkten (Verurteilung auch wegen der Salze und des
 Gemischs, Verurteilung bis zu dem gesetzlichen Ablauf der Klagepatente) angegriffen wird*
Daraus folgt jedoch entgegen der Meinung der Klägerin nicht, daß die in bezug auf jene zweite Alternative erhobenen Revisionsrügen nicht einmal schlüssig wäreno Die Klägerin verkennt dabei die Bedeutung des Umstands, daß die Verurteilung der Beklagten ausdrücklich auch wegen jener zweiten Alternative erfolgt ist, und zwar auf einen von der Klägerin selbst ausdrücklich gestellten Antrag, den sie in Erwiderung auf die "Erklärung" der Beklagten vom 5o Februar 1964, wie sie ihr 2-Phenyl-3-raethyl~ morpholin herstellten, erstmals im Schriftsatz vom
- 25 ~
17 o August 1964 angekündigt hatte„ Die Klägerin hätte diesen Antrag an sich nicht zu stellen brauchen5 weil sie nach den rechtlich nicht zu beanstandenden Darlegungen des Berufungsgerichts die Vermutung des § 47 Abs» 3 PatG für sich in Anspruch nehmen, sich also auf den Standpunkt stellen konnte, daß das von den Beklagten hergestellte 2-Phenyl~3-methylmorpholin "bis zu dem Be-v;eis des Gegenteils" als nach den ihr patentierten Verfahren - sei es nach dem Klagepatent ■■ PB, sei es nach dem Klägepatent ■MBB - hergestellt gilt, und weil die Beklagten einen solchen "Beweis des Gegenteils" (daß sie ihr 2-Phenyl-3-methyl~ raorpholin nicht nach den der Klägerin patentierten Verfahren, sondern nach einem anderen Verfahren, nämlich nach jener erstmals in der "Erklärung1 vom 5° Februar 1964 bezeichneten Alternative, d0h0 unter Verwendung von Zinkchlorid in der Schmelze als Ringschlußmittel, herstellen) nach der ausdrücklichen Feststellung des Berufungsgerichts nicht angetreten habeno Die Klägerin hat jedoch, wie sie in dem eben erwähnten Schriftsatz vom 17o August 1964 selbst dargelegt hat, einen solchen Beweis des Gegenteils gar nicht erst abwarten, ihn vielmehr von vornherein dadurch unbehelflich machen wollen, daß sie die von den Beklagten als "ihr Verfahren" in Anspruch genommene Verwendung von Zinkchlorid in der Schmelze als eine weitere selbständige, zur Verwendung der im Klagepatent BB BP genannten Ring-schlußmittol glatt äquivalente Verletzungsform ausdrücklich in den auf das Patent ^BPB gestützten Klagantrag aufgenommen hat0 Wenn dann entsprechend diesem Klagantrag das Berufungsgericht die Beklagten ausdrücklich auch wegen dieser weiteren selbständigen
 Jl
Vorlotzungsform verurteilt hat, so kann den Rügen der Revision9 soweit sie sich ausschließlich mit dieser Verletzungsform befassen? die Schlüssigkeit nicht schon deshalb abgosprochen worden? weil sie nicht zugleich auch die im übrigen fortgeltende Beweisvermutung des § 47 Abs* 3 PatG ausräumen*
Richtig ist allerdings? daß dann? wenn die Alternative "Verwendung von Zinkchlorid in der Schmelze als Ringschlußmittel" in der auf das Klagepatent BH gestützten Verurteilung gemäß II 1 {loloia,
III und IV 1 a? 2? 3) der Ofteilsfermel des Berufungsgerichts gar nicht enthalten wire? die Klägerin sich wieder einfach auf die Beweisvermutung des § 4?
Abs* 3 PatG berufen und das von den Beklagten hergestollte 2-Phenyl-3-methylmorpholin als unter Verletzung des Klagepatents BP IB hergestellt beanstanden könnte? bis die Beklagten bewiesen haben? daß sie ihr 2-Phenyl-3-methylmorpholin nach einem anderen? nicht unter dieses Klagepatent fallenden Verfahren hersteilen* Da die von den Beklagten als "ihr" Verfahren bezeichneto Alternative aber nun einmal in ihre auf das Klagepatent IB SB gestützte Verurteilung aufgenommen ist? müssen sie sich mit ihrer Revision auch gegen diese Verurteilung wenden können0’
Bei der auf das Klagepatent BS gestützten Verurteilung der Beklagten gemäß II 2 (i0Vomo III und IV 1 b? 2? 3) der Urteilsformel des Berufungsgerichts dagegen kann sich die Klägerin in der Tat ohne weiteres auf die BeweisVermutung des § 47 Abs* 3 PatG berufen? obwohl (oder richtiger* gerade weil) in dieser Verurteilung gar kein anderes Herstellungsverfahren als das im Patent Bi 4P beanspruchte Her-
stellungsverfahren genannt ist* Daß es sich auch bei dem gemäß dem Patent ■■■■ hergestellten 2-Phenyl-3-raethylmorpholin um einen "neuen Stoff" im Sinne des § 47 Abs0 3 PatG handelt , hat bereits das Berufungsgericht zutreffend bemerkt; die Qualifikation als "neuer" Stoff im Sinne dieser Vorschrift v/ird dem nach dem Patent ■■IUI hergestellten 2~Pb enyl-3-methylmorpholin entgegen der in der mündlichen Verhandlung geäußerten Auffassung der Revision nicht dadurch genommen, daß der gleiche Stoff auch schon nach der früher angemeldeten, aber nicht vor der Anmeldung des Patents ■■ bekanntgemachten Lehre des anderen Klagepatents herzustellen ist0 Auf die von der Revision in der
 mündlichen Verhandlung mitgeteilten Erwägungen, aus denen heraus die Beklagten sich nicht bereits in den Vorinstanzen auch gegenüber ihrer Verurteilung aus dem Patent ■■ ■■ auf "ihr" Verfahren (Ver-
 wendung von Zinkchlorid in der Schmelze als Ringschlußmittel ) berufen haben, kommt es beim derzeitigen Stand des Prozesses nicht mehr an0
20 Die Rügen, mit denen sich die Revision gegen die Feststellung des Berufungsgerichts wendet, die Zinkchloridschmelze als Reaktionsmittel sei den im Anspruch des Klagepatents flB ■■ genannten Ringschlußmittdn patentrechtlich glatt äquivalent, können keinen Erfolg habeno
a)	Wie die Klägerin in ihrer schriftlichen Revisions er v/iderung zutreffend bemerkt hat, handelt es sich bei der von der Revision angegriffenen Feststellung des Berufungsgerichts im wesentlichen um eine Feststellung tatsächlicher Art, die in der Re-
Visionsinstanz nur darauf überprüft werden kann-, ob das Berufungsgericht den von ihm verwendeten Rechtsbegriff der glatten patentrechtlichen Äquivalenz richtig erfaßt, ob es den vorliegenden Sachverhalt danach patentrechtlich richtig gewürdigt und ob es seine tatsächlichen Feststellungen ohne Verstoß gegen Verfahrensvorschriften getroffen hat (vgl0 Benkard, Patentgesetz 5o Auflo § kl Rdn0 85 und 87) <> Dieser in der Revisionsinstanz allein zulässigen Überprüfung hält das Berufungsurteil jedenfalls im Ergebnis trotz der Angriffe der Revision Stande
b)	Da dio Beklagten in der Berufungsinstanz nicht mehr bestritten hatten, daß die Anwendung der Zinkchloridschmelze der Anwendung wäßriger oder wäßrigalkoholischer Säuren als Ringschlußmittel uäquivalent” sei, hatte das Berufungsgericht nur noch zu prüfen9 ob auch “glatte” (patentrechtliche) Äquivalenz gegeben sei« Seine Ausführungen zu dem Begriff der glatten patentrechtlichen Äquivalenz stehen ebenso wie die des Landgerichts mit der ständigen Rechtsprechung des erkennenden Senats, wie sie in letzter Zeit unter anderem in dem Urteil “Skistiefelverschluß“ vom 24o April 1969 (GRUR 1969«, 534, 535/36 bei IX A) bestätigt worden ist* im Einklänge Der gerichtliche Sachverständige ? Professor Dr0	allerdings
 mag zwar, wie sowohl das Landgericht als auch das Berufungsgericht bemerken, die von ihm in Anlehnung an den Beweisbesehluß des Landgerichts vom 28 <, Oktober 1964 verwendeten Rechtsbegriffe der “technischen Äquivalenz“, der “glatten“ und der “nicht glatten” “patentrechtlichen Äquivalenz“ nicht allenthalben zutreffend auseinander gehalten haben0 Dafür aber,
 
daß auch das Berufungsgericht, wie in der schriftlichen Revisionsbegründung gerügt, hinsichtlich der Anwendung dieser Rechtsbegriffe den "Irrtümern" des Sachverständigen erlegen und seinen "Fehlern" gefolgt wäre, besteht schon deshalb kein Anhaltspunkt, weil das Berufungsgericht - ebenso wie bereits das Landgericht - solche etwaigen Xrrtümer des Sachverständigen ausdrücklich angesprochen und richtiggestellt hato
c)	Bei ihren Rügen gegen die vorwiegend tatsächlichen Ausführungen des Berufungsgerichts, die mit den Worten beginnen, es stehe aufgrund der Beweisaufnahme zur Überzeugung des Senats fest, daß der Durchschnittsfachmann aufgrund seines Fachwissens am Prioritätstage die prinzipielle Ersetzbarkeit der im Klagepatent ■■ ■■ verwendeten Säuren durch 2inkchlorid in der Schmelze ohne weiteres erkennen konnte (BU S0 31 Mitte bis So 34 oben), beachtet die Revision nicht genügend, daß das Berufungsgericht zuvor an anderer Stelle (Bü So 30 oben) bemerkt hatte, bereits das Landgericht habe in Übereinstimmung mit den Feststellungen des gerichtlichen Sachverständigen das Vorliegen glatter patentrechtlicher Äquivalenz im Ergebnis zutreffend dargelegt, und daß daher zusätzlich zu den eigenen Ausführungen des Berufungsgerichts auch die vom Berufungsgericht zitierten Ausführungen des Landgerichts (LG-Urteil So 30 bis 32) heranzuziehen sind0
In diesen Ausführungen ist das Landgericht den Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen in seinem schriftlichen Gutachten vom 7o September 1963
J
 
im einzelnen nachgegangen, wobei es diese Darlegungen nicht lediglich kommentarlos wiedergegeben, sondern sie unter die rechtlich zutreffenden Gesichtspunkte eingeordnet und in rechtlich nicht zu beanstandender Weise in bezug auf den vorliegenden technischen Sachverhalt gewürdigt hato So hat es insbesondere auf die Seite 7 des Gutachtens vom 7* September 1963 verwiesen , wo der Sachverständige nach der wörtlichen Wiedergabe einiger Stellen aus dem Lehrbuch der Organischen Chemie von Klages, 1 *.■ Band, I o Hälfte (1952)
Seite 208 und Seite 180 den Schluß gezogen hatte, daß damit die Tatsache der "technischen Äquivalenz” von Säuren und komplexbildenden Metallchloriden, wie ZoBo Zinkchloridp bei der ÄtherdarStellung in solcher Klarheit formuliert sei, daß auf weitere Literaturbelege verzichtet werden könne0 Offensichtlich auf den Begriff der "glatten patentrechtlichen Äquivalenz" überleitend, hat das Landgericht daran anschließend ausgeführtp aus dieser Gutachterstelle folge zugleich, daß es keiner "besonderen Überlegung" bedurft habe, um anstelle von Säuren Zinkchlorid für den Ringschluß anzuwenden„ Das Landgericht hat dann weiter darauf verwiesen, daß der gerichtliche Sachverständige die dabei erforderlichen Überlegungen und Versuche als zur Routinearbeit des Chemikers gehörig, dohu als keiner "besonderen" Überlegungen bedürftig, bezeichnet habe, daß nach seinen Ausführungen der Fachmann keine Hemmungen zu überwinden gehabt habe, bevor er sich zur Anwendung von Zinkchlorid anstelle von Säuren entschloß, und daß nach Meinung des Sachverständigen "die Anwendung der Zinkchloridschmelze im vorliegenden Fall durchaus nichts Heues oder auch nur Ungewöhnliches" bedeutet habe«.
- 31
Das Berufungsgericht hat diese Ausführungen des Landgerichts nicht nur auf Seite 30 des Beru-
fungsurteils erwähnt, sondern darüber hinaus in
 seinen eigenen Ausführungen auf Seiten 31 bis 34
jedenfalls zu dem Teil inhaltlich wiederholt und dort lediglich einige weitere eigene Erwägungen hinzugefügt 0
Alles in allem genommen, bieten somit die Ausführungen des Berufungsgerichts in Verbindung mit den Ausführungen des Landgerichts eine schlüssige und sichere Grundlage dafür, daß danach das Revisionsgericht die Richtigkeit der patentrechtlichen Würdigung des Berufungsgerichts überprüfen kann<> Die ’'technische Beweiswürdigung” im einzelnen ist Sache des Tatrichters (Benkard aaO § 4? Rdn0 87 S0 1331 unten)0 Daß dem Tatrichter dabei ein in der Rovisionsinstanz nachprüfbarer ’'Rechtsfehler”, insbesondere ein ”offenbarer technischer Irrtum” (Benkard aaO S„ 1332) zu dem
 Nachteil der Beklagten unterlaufen wäre* kann der
 Revision nicht zugegeben werden*
d)	Das gilt insbesondere auch von der Rüge der Revisionp das Berufungsgericht habe sich von der offensichtlich unrichtigen Bemerkung des Sachverständigen Prof» Dr* HflHI auf Seite 12 seines Gutachtens vom 7» September 1963 beeinflussen las*-sen, wo dieser gesagt hatte; da 0»». 0 der erfolgreiche ”Ringschluß” des 1-Phenyl-1-hydroxy-2-äthanolaminopropan mit Schwefelsäure ”literaturbekannt” gewesen sei, habe man nicht zu befürchten brauchen, daß das mildere Zinkchlorid die Reaktion stärker in die Richtung der Olefinbildung lenken
 könnteo Der Revision ist zwar zuzugeben, daß der vom Sachverständigen bezeichnete “Ringschluß“ am Prioritätstag des Klagepatents ■§ flÜ nicht “literaturbekannt“ , sondern daß er gerade der Gegenstand dieser Patentanmeldung war» Die Klägerin hatte jedoch bereits auf Seiten 17/1B ihrer Berufungser-
widerung vom 23o Oktober 1967 darauf hingewiesen, daß der Sachverständige sich mit dem Wort ,fliteraturbekannt!l lediglich im Ausdruck vergriffen habe, und v/eder das Landgericht noch das Berufungsgericht haben die beanstandete Bemerkung im Gutachten des Sachverständigen wörtlich oder sinngemäß in ihre Urteilsbegründungen übernommeno Das Berufungsgericht hat dem Gutachten des Sachverständigen vom 7o September 1965 vielmehr nur den durch andere Literaturstellen belegten Satz entnommen, daß der Durchschnittsfachmann am Prioritätstag der Klagepatent o ohne weiteres habe erkennen können, daß sich die in den Klagepatenten genannten Säuren und Zinkchlorid ’‘bei Verätherungsreaktionen“ gleichwirkend verhalten (BU Seite 32)„ Daß das der wahre Sinngehalt auch des schriftlichen Gutachtens des gerichtlichen Sachverständigen gewesen war, hatte sich das Berufungsgericht übrigens auch noch bei der mündlichen Anhörung des Sachverständigen am 7* Dezember 1967 durch die in das Protokoll aufgenommenen Worte bestätigen lassen, der Durchschnittsfachmann im Jahre 1952 habe die “Funktionsgleichheit“ von Zinkchlorid und wässerigen Säuren ohne weiteres erkennen können0
c) Mit der Frage, auf welche Literatursteilen sich dabei der Sachverständige und das Berufungsgericht gestützt haben, beschäftigt sich eine weitere Rüge der Revision, nämlich ihre Verfahrensrüge, das
 
Berufungsgericht habe die Rechtsgarantie des rechtlichen Gehörs (Arte 103 Abs» 1 GG, hier in Verbindung mit § 272 a 2P0) verletzt, weil es den Beklagten nicht nachgelassen habe, zu dem Literaturzitat des gerichtlichen Sachverständigen im Termin vom 7» Dezember 1967 noch schriftsätz-lich Stellung zu nehmen0 Der Sachverständige hatte in der Verhandlung vom 7» Dezember 1967 - und zwar,wie die Revision behauptet, erstmals - auf eine Arbeit von HeflHiB aus dem Jahre 1927 Bezug genommen, und das Berufungsgericht hat sich dem mit den Worten angeschlossen, die Gleichwirkuhg (von Säuren und Zinkchlorid bei Verätherungsreak-tionen) sei bereits einer im Jahre 1927 erschienenen Arbeit	zu	entnehmen	(Btl	Seite 32) 0
Was die Beklagten zu der Arbeit	aus dem
 Jahre 1927 vorgetragen haben würden, wenn ihnen eine schriftsätzliche Stellungnahme nachgelassen worden wäre, hat die Revision auf Seiten 8/9 der schriftlichen Revisionsbegründung dargestellt0 Aus dieser Darstellung ergibt sich Jedoch, daß die Verfahrensrüge der Revision schon deshalb keinen Erfolg haben kann, weil das Berufungsurteil auf dem gerügten Verfahrensverstoß, selbst wenn er vorliegen sollte, jedenfalls nicht “beruhen" würde (§ 549 AbSo 1 ZPO)o Nach der Darstellung in der Revisionsbegründung würden die Beklagten auf das Literaturzitat des Sachverständigen vom 7o Dezember 1967 im wesentlichen entgegnet haben, daß MeflHBl in seiner Arbeit von 1927 die wasserabspaltende Wirkung von Zinkchlorid “unter Olefinbildung” (die bei der Ringschlußbildung gerade nicht stattfinden dürfe) beschrieben habeo Genau das aber hatte auch der Sachverständige selbst im Termin vom 7o Dezember 1967
- 24
zu der Arbeit von MeflHBI gesagt? - allerdings mit dem von der Revision nicht beachteten Zusatz ? daß gleichwohl (“doch”) der Fachmann aus den Angaben MeflHBB die Wirksamkeit des gleichen Katalysators auch bei der Ätherbildung habe erkennen müssen*
Nicht anders hat ersichtlich auch das Berufungsgericht die Bemerkungen des Sachverständigen zu der Arbeit MeMHBB verstanden? wenngleich es sie nur verkürzt wieder go geben hat* Bei den Darlegungen des Berufungsgerichts kommt aber noch hinzu* daß es sich außerdem auf das schon im schriftlichen Gutachten des Sachverständigen vom 7* September 1965 erwähnte Lehrbuch von Klages stütztj soweit die Revision den Aussagegohalt dieses Lehrbuches anders beurteilt als das Berufungsgericht? handelt es sich um Angriffe auf die technische Beweiswürdigung des Tat-richtersp die der Revision verwehrt sind*
3o Auch die Ausführungen des Berufungsgerichts über den Schutzu demfang und den Altersrang des Klagepatents ■■ ABI halten - jedenfalls im Ergebnis -der von der Revision erbetenen rechtlichen Nachprüfung stand*
Die viel diskutiertp Frage? ob der Schutz aus einem Patent auf ein chemisches Analogieverfahren sich auch auf die "Äquivalente" erstreckt (vgl * die Nachweise bei Behkard aaO § 6 Rdn* 82)? braucht hier nicht nach allen Richtungen hin erörtert zu werden* Im vorliegenden Fall handelt es sich nur darum? daß aus gleichen Ausgangsstoffen (1-Phenyl-1-oxy-2-oxy-äthylaminopropan) mittels eines anderen Verfahrens? das jedoch vom Tatriehter als glatt äquivalent fest-gestellt worden ist (Behandlung mit Zinkchlorid in
 der Schmelze;statt Behandlung mit wäßrigen oder wäßrig-alkoholischen Säuren bei Wasserbadtemperatur oder Siedetemperatur der Säuren), das gleiche Endprodukt (2-Phenyl-3-methylraorpholin) hergestellt wirdoBs ist kein Grund ersichtlich, warum in einem solchen Fall der Schutz des Klagepatents sich nicht nach den allgemein geltenden pa tent rechtlichen Grundsätzen auch auf das "andere11 Verfahren erstrecken sollte, wenn dieses dem im Klagepatent genannten Verfahren "äquivalent", doho im Sinne des konkreten Erfindungsgedankens des Kla gepatents glcichwirkend ist0
Das wird im Prinzip auch von der Revision nicht in Zweifel gezogen0 Die Revision meint jedoch 5 daß im vorliegenden Fall eine gerade für den Schutzu demfang des Klagepatents ■■'W bedeutsame "Prioritätsverschiebung” eingetreten sei: weil der auch für die Feststellung einer "Äquivalenz” bedeutsame "therapeutische Effekt"erst nachträglich dem Patentamt gegenüber offenbart worden sei, habe das Klagepatent erst mit dieser Offenbarung seinen "normalen", auch die Äquivalente umfassenden Schutzu demfang erlangen können; da jedoch in diesem Zeitpunkt bereits das in einem allenfalls "äquivalenten” Verfahren hergestellte, den gleichen therapeutischen Effekt aufweisende "CflBHP' der Beklagten auf dem Markt gewesen sei, müsse der Schutzu demfang des Klagepatents dann doch auch von diesem Zeitpunkt ab auf seinen unmittelbaren Wortlaut - unter Ausschluß von "Äquivalenten beschränkt bleibenD
Die Revision bezieht sich zur Begründung ihrer Auffassung unter anderem auf die bereits oben bei B I mitgeteilte Annahme des Berufungsgerichts, es sei die dem Klagepatent Hl flB zugrundeliegende "Aufgabe" ge vre sen, das neue 0 0 0 2-Phenyl-3-methyl-morpholin »o0 als Appetitzügler und Antidepressivum herzustellenc Es mag der Revision zugegeben werden, daß man, wenn das wirklich als die "Aufgabe" des Klagepatents anzusehen wäre, für den Zeitraum vor der Offenbarung dieser Aufgabe ein abweichendes Herstellungsverfahren wohl kaum als "im Sinne des konkreten Erfindungsgedankens des Klagepatents gleichwirkend", also als "äquivalent" beurteilen könnteo Bereits oben bei B I ist jedoch dargelegt worden, daß nach dem Rechtsbeschwerdebeschluß des erkennenden Senats vom 3o Februar 1966 die Angabe des "therapeutischen Effekts" nicht zu dem Bereich dessen gehört, was bei der Anmeldung eines chemischen Analogieverfahrens von der ihm zugrundeliegenden "Aufgabe " offenbart werden muß 0 An dem in jenem Rechtsbeschwerdebeschluß aufgesteilten Grundsatz, daß zur Offenbarung einer ein chemisches Analogieverfahren betreffenden Erfindung die Angabe der AusgangsStoffe, der Arbeitsmethoden und der Endprodukte des Verfahrens genüge, die zur Begründung der Patentwürdigkeit erforderlichen Angaben über die besonderen therapeutischen usWo Eigenschaften der Verfahrensprodukte dagegen nachgebracht werden könnten, hält der erkennende Senat feste Der Hinweis der Revision auf gewisse Stellen in dem erst jetzt in Fachkreisen bekannt gewordenen schriftlichen Gutachten des Sachverständigen im "KonHIV-Fall, des Professors Caflp, vermag daran nichts zu ändern0 Der erkennende Senat
 
ist zwar in dem Rechtsbeschwerdebeschluß vom 3» Februar 1966 von der “Kon®B®’-Entscheidung des Reichsgerichts vom 20 0 März 1889 (Patentblatt 1889 So 209) ausgegangen, die vom Senat zu entscheidende Frage? was bei der Anmeldung eines chemischen Analogieverfahrens zu offenbaren sei und was später nachgebracht werden könne? hatte sich jedoch dem Reichsgericht im ”Kon^®“-Fall noch gar nicht gestellt, sondern war? wie der Senat im Beschluß vom 3o Februar 1966 ausdrücklich bemerkt hat? erst 11 in den letzten Jahren” Gegenstand oines lebhaften Meinungsstreits im Schrifttum geworden« Es beeinträchtigt daher die Argumentation des Beschlusses vom 3o Februar 1966 nicht? wenn nunmehr die im Beschluß vom 3° Februar 1966 stillschweigend zugrunde gelegte Annahme ? daß im “Kon®-®^'-Fall der “technische Effekt” von Anfang am offenbart gewesen war? durch das Gutachten des Professors Ca® als richtig bestätigt werden kamu Zu einer Überprüfung oder gar Änderung der im Rechtsbeschwerdebeschluß vom 3o Februar 1966 vertretenen Auffassung sieht sich der Senat schließlich auch nicht durch den Hinweis der Revision auf Nr«, XXI 7 Abs0 1 der “Vorläufigen Stoffschutz-Richtlinien“ des Präsidenten des Deutschen Patentamts vom 20 Januar 1968 (- Nr0 V 2 g der “Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen“ vom 16» Juni 1969) veranlaßt; dort heißt es zwar? daß allgemeine Angaben über die Verwendung wie “Arzneimittel“? “Kunststoff“ usw« als nicht ausreichend für die Offenbarung einer Erfindung anzusehen seien; diese Bemerkungen beziehen sich jedoch ausdrücklich nur auf “Stofferfindungen”? und sie sind auch für diese noch nicht gerichtlich überprüft wordeno
J
Nach alledem hat die erst nachträglich dem Patentamt gegenüber erfolgte Offenbarung des "therapeutischen Effekts" keine Verschiebung der "Priorität" des Klagepatents flü zur Folge gehabt, auch nicht in dem von der Revision vertretenen Sinne , daß der Schutzu demfang sich nicht auf zwischenzeitlich bekannt-gewordene Äquivalente erstrecke <> "Billigkeitserwä-gungen" vermögen hieran nichts zu ändern; sie würden übrigens , wie schon das Berufungsgericht dargelegt hat, auch schon deshalb nicht zugunsten der Beklagten herangezogen werden können, weil nicht das "CflHü" der Beklagten, sondern das "PflBBBW' der Klägerin zuerst auf dem Markt gewesen und in seinen therapeutischen Eigenschaften beschrieben worden ist0
IVc Die Rüge der Revision, die Verurteilung der Beklagten habe sich nicht auch auf die Salze des 2-Phenyl-3-methylmorpholins und auf das aus den Salzen hergestellte Gemisch erstrecken dürfen (II 1 a - c der Urteilsformel des Berufungsgerichts und die Verweisungen darauf in II 2, III und IV der Urteilsformel), ist ebenfalls nicht begründet0
a)	Das Klagepatent flB stellt ausdrücklich das im Patentanspruch gekennzeichnete Verfahren zur Herstellung von 2-Phenyl-3-methylmorpholin "oder dessen Salzen" unter Schutz0 Es bedurfte deshalb keiner besonderen Ausführungen in den Gründen des Berufungsurteils dafür, daß das Berufungsgericht in der auf das Klagepatent MB’ gestützten Urteilsformel zu II 1 unter a) das salzsaure Salz und.unter b) das 8-Chlor-theophyllinsalz des 2-Phenyl-3-methylmorpholins,genannt hat o
 
b)	Das Klagepatent ■PflP dagegen stellt zwar im Patentanspruch 1 ausdrücklich nur das dort gekennzeichnete Verfahren zur Herstellung von näher bezeichneten substituierten Morpholinen, nicht auch von ihren Salzen unter Schutz „ Das Berufungsgericht hat jedoch insoweit in den auf das Klagepatent flÜ SV und damit auf II 2 der Ür-teilsformel bezüglichen Teilen der Entscheidungsgründe (BU So 23/24) des näheren ausgeführt, daß auch die aus der Morpbolin-Base hergestellten Salze zu den "unmittelbaren Erzeugnissen des Verfahrens" im Sinne von § 6 Satz 2 PatG gehören« Ein sachlich-rechtlicher Fehler ist darin nicht zu finden«
c)	Ob die Erstreckung der Verurteilung auf die Mischung aus dem 8-Chlortheophyllinsalz des 2-Phenyl-3-methylmorpholins und dem salzsauren Salz des 2-Phenyl-3-methylmorpholin-4-N-äthanol-phenyläthylessigsäureesters (II 1 c der Urteils-formel) etwa im Sinno des § 331 Ziff« 7 ZPO "nicht mit Gründen versehen ist",kann schon deshalb dahingestellt bleibenp weil eine darauf gestützte Verfahrensrüge nichtp wie es nach § 334 Abs« 3 Nr« 2 b ZPO erforderlich gewesen wäre5 in der schriftlichen He-visionsbegründung erhoben worden isto Ein sachlich-rechtlicher Fehler jedenfalls kann in dieser Erstreckung der Verurteilung auf das in II 1 c der Urteilsformel bezeichnete Gemisch aus ähnlichen Erwägungen, wie sie das Berufungsgericht für die Erstreckung der Verurteilung aus dem Klagepatent
■p flV auf die darin nicht ausdrücklich genannten "Salze" angestellt hat (BU So 24), nicht gefunden
 werden» Erstrecken sich die Ansprüche der ''Klägerin mit Recht auf die Salze des 2-Phenyl-3-methylmorpholins , so muß jedenfalls der Unterlassungsanspruch auch das Gemisch erfassen, dessen Bestandteil ein solches Salz isto Bas gleiche gilt für den Rechnungslegungsanspruch und die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten dem Grunde nach» Ob es etwa für die Höhe des von den Beklagten zu leistenden Schadensersatzes etwas ausmacht , wenn sie ein “Gemisch” hergestellt und vertrieben haben, ist im vorliegenden Rechtsstreit nicht zu erörtern»
V» Schließlich ist auch die Rüge der Revision unbegründet , das Berufungsgericht habe die Verurteilung der Beklagten nicht schlechthin bis auf den Zeitpunkt des gesetzlichen Ablaufs der Klagepatente ausdehnen dürfen» Bas Berufungsgericht hat, wie in den ”Ent~ scheidungsgründen” ausdrücklich bemerkt (BU S» 35)? die jeweiligen Zeitpunkte des Ablaufs der Klagepatente in der Urteilsformel uim Interesse der Klarheit” genannt, v/eil es sich um die Verletzung zweier verschiedener Patente mit verschiedener Laufzeit handelt»
Das ist nicht zu beanstanden» Sollte eines der beiden Klagepatente vor dem Ende der gesetzlichen Laufzeit erlöschen, so würden die Beklagten das, falls erforderlich, im Wege der Vollstreckungsgegenklage (§ 76? ZPO) geltend machen können»
Bas Berufungsgericht hat jedoch die Zeitpunkte des Ablaufs der beiden Klagepatente falsch berechnet; das Patent	(IX	1	der Urteilsformel) läuft nicht
 am 2» Juli 1970, sondern schon am 1» Juli 1970 ab und das Patent BP (II 2 der Urteilsformel) nicht am 26» Kürz 1971, sondern schon am 25» März 1971» Bas war.
wie in der Formel dieses Revisionsurteils geschehen ? richtig zu stelleno
C o
Nach alledem war? von der soeben unter B V genannten Richtigstellung abgesehen* im übrigen das die Revision der Beklagten zurückweisende Versäumnisurteil des Senats vom 23 0 November 1969 aufrechtzuerhalten (§ 343 Satz 1 ZPO)ö Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 97? 91 ZPO*
Spreng	Löscher	Claßen
 früstedt	Bruchhausen