BGH · X ZR 122/92

Volltext der Entscheidung

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES URTEIL
X ZR 122/92
Verkündet am:
27. Juni 1995 Welte
 Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
 in der Patentnichtigkeitssache
_____Industries P^,	CBBHB House,
_ M|BB^B, LflBB (Vereinigtes Königreich von Großbritan-nien), gesetzlich vertreten durch den Vorstand Charles Hflii-SBi, ebenda,
- Prozeßbevollmächtigte:
Beklagte und Berufungsklägerin,
 RechtsanwältejDr. und
 Patentanwälte Dipl.-ehern. Dr.	und	Partner,
 gegen
_______ S.p.A.,	31,	F(B	NVHHB (Italien),
gesetzlich vertreten durch ihren geschäftsführenden Direktor Ing. Otilio mHH, ebenda,
 Klägerin zu 1 und Berufungsbeklagte,
- Prozeßbevollmächtigte:	Rechtsanwalt	Prof. Dr. Mr
 Patentanwälte Dr. P. und Partner,
2
2. E. I. du PJB| de NMMMI & Co., 10th and Market Streets,
(Vereinigte Staaten von Amerika) , gesetzlich vertreten durch den Vorsitzenden ihres Verwaltungsrats Edgar s.	Jr.,
- Prozeßbevollmächtigte:
Klägerin zu 2 und Berufungsbeklagte,
 Rechtsanwälte Prof. Dr. und Dr.
Patentanwälte Dr.-In und Partner,
 Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Mai 1995 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dipl.-Ing.
Frhr. v. Maltzahn, Dr. Broß und Dr. Greiner
 für Recht erkannt:
Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats III) des Bundespatentgerichts vom 2. Juli 1992 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.
Von Rechts wegen
 Tatbestand:
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Priorität vom 24. Mai 1977 einer britischen Voranmeldung am 23. Mai 1978 angemeldeten deutschen Patents 28 22 471 (Streitpatents), das ein Verfahren zur Herstellung von Tetrafluorethan betrifft.
Das Streitpatent umfaßt acht Patentansprüche. Patentanspruch 1 lautet:
Verfahren zur Herstellung von Tetrafluoräthan der Formel
CF CH F oder CHF CHF ,
3	2	2	2
dadurch gekennzeichnet,
 daß man
1.2-	Dichloro-l,1,2,2-tetrafluoroäthan (CC1F CC1F ),
2 2
1,1-Dichloro-l,2,2,2-tetrafluoroäthan (CC1 FCF ),
2	3
1-Chloro-l,1,2,2,2-pentafluoroäthan (CC1F CF ),
2	3
1-	Chloro-l,2,2,2-tetrafluoroäthan (CHC1FCF ),
3
2-	Chloro-l,1,2,2-tetrafluoroäthan (CHF CC1F ),
2 2
1.1.2.2.2-	Pentafluoroäthan (CHF CF )
2	3
oder ein Gemisch daraus
 mit Wasserstoff in der Gasphase bei einer Temperatur von
 mindestens 200° C und höchstens 450° C in Gegenwart von
 Palladium als Hydrierungskatalysator umsetzt.
Wegen der Unteransprüche 2 bis 8 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen. Gegen das Streitpatent haben die Klägerinnen jeweils Nichtigkeitsklage erhoben, die das Bundes-
5
Patentgericht zu gemeinsamer Verhandlung und Entscheidung verbunden hat. Sie sind der Ansicht, der Gegenstand des Streitpatents sei im Hinblick auf den Stand der Technik im jeweils unterschiedlich angegriffenen Umfang nicht patentfähig.
Die Klägerin zu 1 hat beantragt,
 das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig zu erklären.
Die Klägerin zu 2 hat beantragt,
 das Streitpatent in dem Umfang für nichtig zu erklären,
 in dem das Verfahren zur Herstellung von 1,2,2,2-Tetra-fluorethan als Ausgangsverbindungen 1,1-Dichloro-
1,2,2,2-tetrafluorethan, 1-Chloro-l,2,2,2-tetrafluor-ethan oder Gemische dieser beiden umfaßt.
Die Beklagte hat das Streitpatent nur beschränkt, nämlich hinsichtlich der Herstellung unsymmetrischen Tetrafluorethans mit folgendem Patentanspruch 1 verteidigt, dem sich die bisherigen Patentansprüche 2 bis 8 unter Rückbeziehung auf den verteidigten Patentanspruch 1 anschließen sollen:
Verfahren zur Herstellung von Tetrafluoräthan der Formel
CF CH F,
3	2
dadurch gekennzeichnet , daß man
1,2-Dichloro-l,1,2,2-tetrafluoroäthan (CC1F CC1F ),
2 2
1,1-Dichloro-l,2,2,2-tetrafluoroäthan (CC1 FCF ),
2	3
1-	Chloro-l,2,2,2-tetrafluoroäthan (CHC1FCF ),
3
2-	Chloro-l,1,2,2-tetrafluoroäthan (CHF CC1F )
2 2
oder ein Gemisch daraus
 mit Wasserstoff in der Gasphase bei einer Temperatur von mindestens 200° C und höchstens 450° C in Gegenwart von Palladium als Hydrierungskatalysator umsetzt.
Die Beklagte hat beantragt,
 die Klagen abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent im verteidigten Umfang richten.
Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig erklärt.
Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie beantragt, das angefochtene Urteil abzuändern und das Streitpatent mit dem vorstehend wiedergegebenen Patentanspruch 1 und den darauf zurückbezogenen Unteransprüchen 2 bis 8 unter Abweisung der dagegen erhobenen Nichtigkeitsklagen aufrechtzuerhalten.
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Hilfsweise verteidigt die Beklagte das Streitpatent mit folgenden Anträgen:
1.	Verfahren zur Herstellung von Tetrafluoroäthan der
 Formel CF CH F,
3	2
dadurch gekennzeichnet, daß man
1,2-Dichloro-l,1,2,2-tetrafluoroäthan (CC1F CC1F ),
2 2
1,1-Dichloro-l,2,2,2-tetrafluoroäthan (CC1 FCF ),
2	3
1-	Chloro-l,2,2,2-tetrafluoroäthan (CHC1FCF ),
3
2-	Chloro-l,1,2,2-tetrafluoroäthan (CHF CC1F )
2 2
oder ein Gemisch daraus
 mit Wasserstoff in der Gasphase bei einer Temperatur von mindestens 200° C und höchstens 450° C in Gegenwart von Palladium als Hydrierungskatalysator umsetzt, das gebildete 1,2,2,2-Tetrafluoroäthan abtrennt und organische Nebenprodukte und Wasserstoff zu dem Verfahren zurückführt.
2.	Verfahren zur Herstellung von Tetrafluoroäthan der
 Formel CF CH F,
3	2
dadurch gekennzeichnet, daß man ein Gemisch aus 1,1-Dichloro-l,2,2,2-tetra-fluoroäthan und 1,2-Dichloro-l,1,2,2-tetrafluoroäthan mit Wasserstoff in der Gasphase bei einer Temperatur von mindestens 200° C und höchstens 450° C in Gegenwart von Palladium als Hydrierungskatalysator umsetzt.
8
3.	Verfahren zur Herstellung von Tetrafluoroäthan der
 Formel CF CH F,
3	2
dadurch gekennzeichnet, daß man ein Gemisch aus 1,1-Dichloro-l,2,2,2-tetra-fluoroäthan und 1,2-Dichloro-l,1,2,2-tetrafluoroäthan mit Wasserstoff in der Gasphase bei einer Temperatur von mindestens 200° C und höchstens 450° C in Gegenwart von Palladium als Hydrierungskatalysator umsetzt, das gebildete Tetrafluoroäthan der Formel
CF CH F abtrennt und organische Nebenprodukte und 3	2
Wasserstoff zu dem Verfahren zurückführt.
4.	Verfahren zur Herstellung von Tetrafluoroäthan der
 Formel CF CH F,
3	2
dadurch gekennzeichnet, daß man
1,2-Dichloro-l,1,2,2-tetrafluoroäthan (CC1F CC1F ),
2 2
1,1-Dichloro-l,2,2,2-tetrafluoroäthan (CC1 FCF ),
2	3
1-	Chloro-l,2,2,2-tetrafluoroäthan (CHC1FCF ),
3
2-	Chloro-l,1,2,2-tetrafluoroäthan (CHF CC1F )
2 2
oder ein Gemisch daraus
 mit Wasserstoff in der Gasphase bei einer Temperatur von mindestens 200° C und höchstens 450° C in Gegenwart von Palladium als Hydrierungskatalysator, das auf Aluminiumoxid als Träger niedergeschlagen ist, umsetzt.
9
5.	Verfahren zur Herstellung von Tetrafluoroäthan der
 Formel CF CH F,
3	2
dadurch gekennzeichnet, daß man
1,2-Dichloro-l,1,2,2-tetrafluoroäthan (CC1F CC1F ),
2 2
1,1-Dichloro-l,2,2,2-tetrafluoroäthan (CC1 FCF ),
2	3
1-	Chloro-l,2,2,2-tetrafluoroäthan (CHC1FCF ),
3
2-	Chloro-l,1,2,2-tetrafluoroäthan (CHF CC1F )
2 2
oder ein Gemisch daraus
 mit Wasserstoff in der Gasphase bei einer Temperatur von mindestens 200° C und höchstens 450° C in Gegenwart von Palladium als Hydrierungskatalysator, das auf Aluminiumoxid als Träger niedergeschlagen ist, umsetzt, das gebildete Tetrafluoroäthan der Formel
CF CH F abtrennt und organische Nebenprodukte und 3	2
Wasserstoff zu dem Verfahren zurückführt.
Den fünf Hilfsanträgen sind auf den jeweils verteidigten Patentanspruch 1 zurückbezogene Unteransprüche angefügt.
Ganz hilfsweise beantragt die Beklagte,
 das Streitpatent in dem Umfang, in dem es sich als rechtsbeständig erweist, aufrechtzuerhalten, wobei die Beschränkung gegenüber der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung sich ergeben kann
10
a)	aus der Einbeziehung von die Mischungsverhältnisse und/oder die eingesetzten Katalysatoren betreffenden Merkmalen aus den Unteransprüchen in den Hauptanspruch und/oder
b)	aus der Beschränkung der im Patentanspruch 1 genannten Ausgangsstoffe auf
1,2-Dichlor-l,1,2,2-tetrafluorethan (CC1F CC1F )
2 2
und/oder 2-Chlor-l,1,2,2-tetrafluorethan (CHF CC1F )
2 2
oder eine Mischung dieser beiden (oder eines dieser beiden) Ausgangsstoffe mit
1,1-Dichlor-l,2,2,2-tetrafluorethan (CC1 FCF )
2	3
und/oder 1-Chlor-l,2,2,2-tetrafluorethan (CC1 FCF ).
2	3
Äußerst hilfsweise beantragt die Beklagte,
 das Verfahren zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.
Die Klägerin zu 1 beantragt,
 die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.
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Die Klägerin zu 2 beantragt
 die Zurückweisung der Berufung insoweit, wie sie in erster Instanz die Nichtigerklärung des Streitpatents begehrt hat (vgl. den oben wiedergegebenen erstinstanzlichen Antrag).
Sie will auch im Berufungsrechtszug die Nichtigerklärung
 des Streitpatents nur insoweit erreichen, als das Verfahren
 die Umsetzung der beiden (asymmetrischen) Verbindungen
1,1-Dichlor-l,2,2,2-tetrafluorethan (CC1 FCF ) und 1-Chlor-
2	3
1,2,2,2-tetrafluorethan (CHC1FCF ) zu der (asymmetrischen)
3
Verbindung CF^CH^F betrifft. Der Angriff der Klägerin zu 2 richtet sich nicht gegen Mischungen, die die genannten asymmetrischen Verbindungen neben symmetrischen Verbindungen enthalten, es geht ihr nur um die reinen asymmetrischen Verbindungen bzw. deren Gemische untereinander als AusgangsSubstanz (en) .
Als gerichtlicher Sachverständiger hat Herr Prof.
Dr. SMBI, Universität DfHIHB’ Fachbereich 6, ein schriftliches Gutachten und ein schriftliches Ergänzungsgutachten erstellt und seine schriftlichen Gutachten in der mündlichen Verhandlung ergänzt, erläutert und vertieft.
Entscheidungsgründe:
Die Berufung der Beklagten hat keinen Erfolg. Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent mit Recht für nichtig erklärt, da sein Gegenstand vom Durchschnittsfachmann des Prioritätstages, einem an einer Universität oder Technischen
12
Hochschule ausgebildeten Diplomchemiker mit mehrjähriger wissenschaftlicher oder praktischer Erfahrung auf dem Gebiet der Organofluorverbindungen oder einem auf dem Gebiet der Fluorchemie promovierten Chemiker, ohne erfinderische Tätigkeit aus dem Stand der Technik aufgefunden werden konnte.
I. In der erteilten Fassung betrifft das Streitpatent
 ein Verfahren zur Herstellung von (isomerem) Tetrafluorethan
 der Formel CF -CH F (sog. asymmetrisches Tetrafluorethan)
3	2
oder der Formel CHF -CHF (sog. symmetrisches Tetrafluor-
2 2
ethan). Die Symmetrie bezieht sich dabei auf die Anordnung der Fluoratome im Molekül.
Das Streitpatent will ein Verfahren bereitstellen, mit dem die genannten Isomere des Tetrafluorethans einfach und in hoher Reinheit hergestellt werden können (vgl. Streitpatentschrift S. 3 Z. 11 ff.).
Zur Lösung dieses Problems beschreibt der erteilte Patentanspruch 1 ein Verfahren zur Herstellung von Tetrafluorethan der Formel CF -CH F oder CHF -CHF mit folgenden Ver-
3	2	2	2
fahrensschritten:
1.	Eine der folgenden Substanzen oder ein Gemisch daraus wird umgesetzt:
a)	1,2-Dichloro-l,1,2,2-tetrafluoroäthan
(CC1F -CC1F ),
2 2
b)	1,1-Dichloro-l,2,2,2-tetrafluoroäthan (CCl F-CF ),
2	3
13
c)	1-Chloro-l, 1,2,2,2-pentafluoroäthan (CCIF^CF^) ,
d)	1-Chloro-l,2,2,2-tetrafluoroäthan (CHC1F-CF ),
3
e)	2-Chloro-l,1,2,2-tetrafluoroäthan (CHF -CC1F ),
2 2
f)	1,1,2,2,2-Pentafluoroäthan (CHF -CF ).
2	3
2. Die Umsetzung erfolgt
a)	mit Wasserstoff,
b)	in der Gasphase,
c)	bei einer Temperatur von mindestens 200° C und höchstens 450° C,
d)	in Gegenwart von Palladium als Hydrierungskatalysator .
Zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung ist anzu demerken, daß er sechs (teils symmetrische, teils asymmetrische) chlorierte Fluorethane als Ausgangsstoffe enthält, die einzeln oder in beliebigen Mischungen und Mischungsverhältnissen eingesetzt werden können. In Wahrheit beschreibt der Patentanspruch 1 deshalb nicht ein Verfahren, sondern stellt ein Bündel vieler Verfahren mit unterschiedlichen Ausgangsstoffen dar. Über das Verfahrensprodukt sagt der erteilte Patentanspruch 1 lediglich, daß aus den genannten Ausgangsstoffen oder Gemischen von ihnen bei der beschriebenen Verfahrensführung (undifferenziert)
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Tetrafluorethan als ZielVerbindung entsteht. Dieses Verständnis wird durch die Beschreibung bestätigt, wo es heißt, es hänge weitgehend von der Auswahl des Ausgangsmaterials
 ab, ob asymmetrisches Tetrafluorethan (CF -CH F) oder symme-
3	2
trisches Tetrafluorethan (CHF -CHF ) entstehe (vgl. S. 1
2 2
 Z. 64 ff.). Welches Ausgangsmaterial und welche sonstigen Verfahrensparameter (bevorzugt) zu welchem Isomer der Zielverbindung führen, ist in Patentanspruch 1 der erteilten Fassung nicht mitgeteilt.
In der Patentbeschreibung ist hervorgehoben, daß zwei
 sehr geeignete Ausgangsmaterialien 1,2-Dichlor-l,1,2,2-
tetrafluorethan (- das symmetrische Isomer von Dichlor-
tetrafluorethan, CC1F -CC1F -) und 1,1-Dichlor-l,2,2,2-
2 2
tetrafluorethan (- das asymmetrische Isomer von Dichlor-
tetrafluorethan, CC1 F-CF -) seien, es könnten aber auch
2	3
Gemische dieser Dichlortetrafluorethane in jedem Verhältnis verwendet werden.
Um das Halogenatom oder die Halogenatome zu entfernen, werde üblicherweise mindestens die stöchiometrische Menge Wasserstoff verwendet, es könne jedoch auch mit erheblichem WasserStoffüberschuß von beispielsweise 4 oder mehr Mol je Mol eingesetztem Ausgangsmaterial gearbeitet werden.
Das als Hydrierungskatalysator dienende Palladium könne auf einem Aktivkohleträger oder einem Aluminiumoxidträger niedergeschlagen sein. Die bevorzugte Reaktionstemperatur liege im Bereich von 225° bis 400° C, die Kontaktzeiten betrügen üblicherweise 5 bis 60 s, insbesondere 5 bis 30 s.
15
Im Hinblick auf die isomeren Zielprodukte CF^-C^F und
CHF -CHF wird der Fachmann in der Patentbeschreibung be-2 2
lehrt (vgl. S. 1 Z. 64 ff.), daß dann, wenn als Ausgangsmaterial das (asymmetrische) 1,1-Dichlor-l,2,2,2-tetrafluor-
ethan (CC1 F-CF ) gewählt werde, das asymmetrische Tetra-
2	3
fluorethan CF -CH F nahezu unter Ausschluß des symmetrischen 3	2
Tetrafluorethans CHF -CHF entstehe. Werde das (symmetri-
2 2
 sehe) Ausgangsmaterial 1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan
(CC1F -CC1F ) verwendet, dann sei das Reaktionsprodukt übli-2 2
cherweise ein Gemisch der beiden Tetrafluorethanisomere. Werde der Anteil an asymmetrischem 1,1-Dichlor-l,2,2,2-tetraf luorethan (CC1 F-CF ) erhöht, dann werde eine zunehmende
2	3
Menge des asymmetrischen Isomers CF -CH F gebildet. In die-
3	2
sem Zusammenhang wird in der Schrift ferner darauf hingewiesen, daß ein Aluminiumoxidträger des Palladium-Katalysators besonders für die Herstellung des asymmetrischen Tetrafluorethans (CF -CH F) brauchbar sei, während ein Aktivkohleträ-
3	2
ger besonders für die Herstellung eines Gemisches aus asymmetrischem (CF -CH F) und symmetrischem (CHF -CHF ) Tetra-3	2	2	2
fluorethan geeignet sei. Die Wirkung des Einsatzes eines auf
 Aluminiumoxid niedergeschlagenen Palladium-Katalysators wird durch die Beispiele 8 bis 10 belegt. Tab. VIII zeigt, daß bei einem Gemisch aus 72 Gew.% (symmetrischem) 1,2-Dichlor-
1,1,2,2-tetrafluorethan (CC1F -CC1F ) und 28 Gew.% (asymme-
2 2
 trischem) 1,1-Dichlor-l,2,2,2-tetrafluorethan (CC1 F-CF )
2	3
als Verfahrensprodukt ausschließlich asymmetrisches Tetrafluorethan (CF -CH F) und kein symmetrisches Tetrafluorethan 3	2
(CHF -CHF ) entsteht. Dasselbe Ergebnis zeigt Tab. IX bei 2 2
einer Ausgangsmischung von jeweils 50 Gew.% symmetrischem und asymmetrischem Dichlortetrafluorethan.
16
II.	1. Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung wird
 von der Beklagten mit Recht nicht verteidigt. Denn aus dem
 im Jahr 1959 veröffentlichten Bericht der Universität von
 Colorado mit dem Titel "Thermochemical and Photochemical
 Studies on Fluorine Compounds" (im folgenden: Bitner-Report)
war es bekannt, CC1F -CC1F unter Verwendung eines auf Ak-
2 2
tivkohle niedergeschlagenen Palladium-Katalysators mit Wasserstoff in der Gasphase zu hydrieren. Im Bitner-Report wird berichtet, daß dabei bei einer Temperatur von 245° C durch Ersatz der beiden Chloratome durch Wasserstoff im Molekül des Ausgangsstoffs das symmetrische Tetrafluorethan
CHF -CHF entsteht und daß die Umwandlung zu CHF -CHF zu 2	2	2 2
mindestens 90 % erfolgt (vgl. Bitner-Report S. 25-27). Diese
 Angabe hat Eingang in die Fachliteratur gefunden, wie z.B.
durch Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie aus dem
 Jahr 1972 belegt ist. Dort heißt es unter Hinweis auf den
 Bitner-Report, daß symmetrisches Tetrafluorethan der Formel
CHF -CHF bei der Hydrierung von "1,2-Dichlor-l,1,2,2-tetra-2	2
fluorethan an Palladium/Kohle bei 245° C" entstehe.
2.	In der verteidigten Fassung gemäß dem Hauptantrag hat
 die Beklagte das vorstehend beschriebene Verfahren auf die
 Herstellung von asymmetrischem Tetrafluorethan (CF -CH F)
3	2
und auf die nachfolgend genannten Ausgangsstoffe oder ein Gemisch aus ihnen beschränkt:
a)	1,2-Dichlor-l,1,2,2-tetrafluorethan (CC1F -CC1F ),
2 2
b)	1,1-Dichlor-l,2,2,2-tetrafluorethan (CC1 F-CF ),
2	3
d) 1-Chlor-l,2,2,2-tetrafluorethan (CHC1F-CF ),
3
17
e)	2-Chlor-l,1,2,2-tetrafluorethan (CHF2-CC1F2).
Der Gegenstand des mit dem Hauptantrag verteidigten Patentanspruchs 1 umfaßt damit als Ausgangsstoffe sowohl symmetrische (a und e), als auch asymmetrische (b und d) chlorierte Tetrafluorethane, die einzeln oder in beliebigen Mischungen und Mischungsverhältnissen eingesetzt werden können. Als Zielprodukt soll (ausschließlich) asymmetrisches
 Tetrafluorethan der Formel CF -CH F entstehen.
3	2
Diese Lehre ist in der Patentschrift nicht offenbart.
Nirgendwo in der Streitpatentschrift ist beschrieben, daß
 aus den genannten vier Ausgangsstoffen oder aus Gemischen
 derselben reines asymmetrisches Tetrafluorethan der Formel
CF -CH F mit den in Patentanspruch 1 genannten Mitteln, näm-3	2
lieh einer Umsetzung mit Wasserstoff in der Gasphase bei einer Temperatur von 200° C bis 450° C in Gegenwart von Palladium als Hydrierungskatalysator erzeugt werden kann. Es entsteht vielmehr immer ein Produktgemisch und niemals nur reines asymmetrisches Tetrafluorethan der Formel CF^-CH^F, wie auch der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat. So heißt es in der Beschreibung des Streitpatents, daß in zunehmender Menge das asymmetrische Isomer CF -CH F gebildet
3	2
werde, wenn der Anteil an asymmetrischem Dichlor-tetrafluorethan CC1 F-CF gegenüber dem symmetrischen Dichlor-tetra-2	3
fluorethan CCIF^-CCIF^ im Ausgangsgemisch erhöht werde (vgl.
 S. 3 Z. 1 ff.) und daß nahezu ausschließlich asymmetrisches
 Tetrafluorethan CF^-CH^F entstehe, wenn als Ausgangsmaterial
 nur das asymmetrische Dichlor-tetrafluorethan CC1 F-CF ein-
2	3
gesetzt werde (vgl. S. 2 Z. 64 ff., vgl. a. S. 5 Beisp. 7,
Tab. VII). In keinem Fall entsteht als Zielprodukt ausschließlich reines asymmetrisches Tetrafluorethan CF -CH F,
3	2
es entstehen immer auch Neben- und Zwischenprodukte.
3.	Dem ersten Hilfsantrag ist als ergänzender Verfahrensschritt hinzugefügt, daß das gebildete asymmetrische Tetrafluorethan CF -CH F aus dem Gemisch abgetrennt und orga-
3	2
nische Nebenprodukte und Wasserstoff zu dem Verfahren zurückgeführt werden.
Dieser zusätzliche Verfahrensschritt ist in der Streitpatentschrift als zur Erfindung gehörend offenbart, wie auch der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat. Der Fachmann weiß, daß bei dem in Rede stehenden Verfahren immer Produktgemische entstehen. Darauf wird er auch in der Beschreibung des Streitpatents hingewiesen. Auf der anderen Seite erfährt er schon im erteilten Patentanspruch 1, daß es bei dem Verfahren darum geht, symmetrisches (CHF -CHF ) oder asymmetri-
2 2
sches (CF -CH F) Tetrafluorethan zu gewinnen. Diese Zielpro-dukte sollen "in einem hohen Reinheitsgrad" erhalten werden (vgl. S. 2 Z. 12 ff.). Wie das jeweils gewünschte Zielprodukt des erfindungsgemäßen Verfahrens abgetrennt werden kann und was mit den entstehenden organischen Nebenprodukten geschehen soll, wird dem Fachmann auf S. 3 Z. 6 ff. der Streitpatentschrift mitgeteilt. Die Abtrennung z.B. des als Zielprodukt gewünschten asymmetrischen Tetrafluorethans CF^-CH^F geschieht durch "herkömmliche Maßnahmen", z.B. durch fraktionierte Destillation, wobei nicht gewünschte organische Nebenprodukte, wozu gegebenenfalls auch das symmetrische Tetrafluorethan CHF -CHF gehören kann, in das Ver-
2 2
fahren zurückgeführt werden. Der gerichtliche Sachverständi-
19
ge hat bestätigt, daß die Verfahrensschritte zur Abtrennung des Zielprodukts und zur Zurückführung der Nebenprodukte in den Prozeß dem Fachmann geläufig sind, so daß es einer genaueren Beschreibung nicht bedurfte.
Unter dem Blickwinkel der Offenbarung bestehen gegen die mit dem ersten Hilfsantrag verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 mithin keine Bedenken. Die sechs Ausgangsstoffe und Gemische daraus der erteilten Fassung sind auf vier von ihnen und Gemische daraus beschränkt. Durch die in der Paten tbeSchreibung offenbarten und für den Fachmann als zur Erfindung gehörend erkennbaren weiteren Verfahrensschritte (Abtrennung des Zielprodukts und Zurückführung der Nebenprodukte in den Prozeß) kann asymmetrisches Tetrafluorethan
CF -CH F "in einem hohen Reinheitsgrad" (vgl. S. 3 Z. 13)
3	2
abgetrennt und als Zielprodukt gewonnen werden.
Diese Lehre beruht allerdings nicht auf erfinderischer Tätigkeit. In diesem Zusammenhang sind die (vier) Ausgangsverbindungen einer differenzierten Betrachtung zu unterziehen, da Patentanspruch 1 - wie eingangs dargelegt - mehrere Verfahren zusammenfaßt.
Bei den Ausgangsmaterialien handelt es sich einerseits um asymmetrische Chlor-tetrafluorethane (nämlich CCl^F-CF^
und CHC1F-CF , das als Zwischenprodukt angesprochen werden
3
kann, weil dort bereits ein Chloratom durch ein Wasserstoffatom ersetzt ist) und andererseits um symmetrische Chlor-tetraf luorethane (CC1F -CC1F und CHF -CC1F , wobei auch hier
2 2 2 2
20
der zuletzt genannte Stoff als Zwischenprodukt angesehen werden kann, bei dem bereits ein Chloratom durch ein Wasserstoffatom ersetzt ist).
Die Frage ist also, ob es patentfähig ist:
a)	aus asymmetrischem Ausgangsmaterial asymmetrisches Tetrafluorethan zu bilden und abzutrennen,
b)	aus symmetrischem Ausgangsmaterial asymmetrisches Te-trafluorethan zu erzeugen und abzutrennen.
Keine dieser Lehren erweist sich als patentfähig.
Zu a) Der im Jahre 1959 veröffentlichte Bitner-Report stellt eine umfangreiche und detaillierte Zusammenstellung bis dahin bekannter Reaktionen von Kohlenstoff-Fluorverbindungen dar. Hierzu zählt auch die katalytische Hydrierung von Chlorkohlenwasserstoffen und Chlor-Fluor-Kohlenwasserstoffen. Es wird eingangs mitgeteilt (S. 11 Abs. 3, 15 Abs. 3), daß ein Palladium-Kohle-Katalysator ein besonders aktiver Hydrierungskatalysator ist. Auch die Beklagte räumt ein, daß es allgemein bekannt gewesen sei, Palladium als Hydrierungskatalysator einzusetzen, wobei das Palladium üblicherweise auf ein Trägermaterial, z.B. Aktivkohle, in feinzerteilter Form niedergeschlagen werde, was sich auch aus dem Buch von Morris Freifelder (Practical Catalytic Hydrogenation, 1971, S. 446 ff.) ergibt.
21
Verfahren zur Herstellung von fluorierten Alkanen und Alkenen durch katalytische Hydrierung entsprechender Ausgangsmaterialien mit Hilfe von Palladium auf Aktivkohle fand der Fachmann in den US-Patentschriften 2 942 036 (Sp. 1 Z. 63, 64) und 2 802 887 (Sp. 5 Z. 21, 22) beschrieben. Aus diesen Schriften entnahm er auch, daß der Wahl des Ausgangsmaterials wesentliche Bedeutung zukommt (vgl. US-Patent-schrift 2 942 036, Sp. 1 Z. 33-38; US-Patentschrift 2 802 887, Sp. 1 Z. 31-35). In den genannten Schriften werden als Ausgangsmaterialien Trichloropentafluoropropan
CF -CC1 -CC1F (US-Patentschrift 2 942 036, Sp. 1 Z. 15-16)
3	2	2
und Chlor-trifluoroethylen CC1F=CF (US-Patentschrift 2 802 887, Sp. 1 Z. 15-16) genannt. Diese Stoffe verfügen hinsichtlich der Anzahl und der Anordnung der Kohlenstoff-und der Fluoratome bereits über die Struktur des gewünschten Endprodukts. Somit müssen durch katalytische Hydrierung lediglich die Chloratome durch Wasserstoffatome ausgetauscht werden.
Wie der gerichtliche Sachverständige ausgeführt hat, war es zu dem Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents allgemeines Fachwissen, als Ausgangsstoffe zur Herstellung von Fluorkohlenwasserstoffen Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe zu verwenden, weil eine direkte Substitution von Wasserstoff durch Fluor mit Hilfe von Elementarfluor technisch praktisch unmöglich ist. Demgemäß heißt es etwa im Bitner-Report (aaO S. 13 Abs. 2) im Zusammenhang mit der Fluorierung von Perchlorverbindungen, daß der katalytische Ersatz eines Chloratoms durch Wasserstoff einen attraktiven Weg für die Einführung von Wasserstoff in einen Fluorkohlenwasserstoff darstelle .
Der gerichtliche Sachverständige hat ferner ausgeführt, daß es im AnmeldeZeitpunkt des Streitpatents üblich war und dem allgemeinen Fachwissen entsprach, solche Ausgangsverbindungen einzusetzen, deren MolekülStruktur derjenigen des gewünschten Endprodukts weitgehend angeglichen ist, weil dadurch trotz der grundsätzlich immer eintretenden Umlagerungen und Isomerisierungen ein hoher Anteil der angestrebten Zielverbindung erreicht werden kann. Bestätigt wird dies für den hier interessierenden Bereich der Fluorkohlenwasserstoff Verbindungen durch den Bitner-Report aus dem Jahr 1959. So wird im Bitner-Report (aaO S. 25 ff.) die katalytische Hydrierung von (symmetrischem) Dichlor-tetrafluorethan der
 Formel CC1F -CC1F zu (symmetrischem) Tetrafluorethan der 2 2
Formel CHF^-CHF^ experimentell beschrieben. Es wird mitgeteilt, daß zur Hydrierung in der Gasphase ein auf Aktivkohle niedergeschlagener Palladium-Katalysator verwendet wurde, daß bei 120° C die Verbindung Monochlortetrafluorethan
CHF -CC1F , also ein symmetrisches Monochlortetrafluorethan 2 2
entstand, und bei 245° C zu "vermutlich mindestens 90 %" die
 Umsetzung zu (symmetrischem) Tetrafluorethan der Formel
CHF -CHF erfolgte. Ferner ist im Bitner-Report die (im we-2 2
 sentlichen vollständige) Umwandlung von Chlorpentafluorethan
 der Formal CC1F -CF zu Pentafluorethan der Formel CHF -CF 2	3	2	3
durch katalytische Hydrierung bei 238° C bis 248° C beschrieben (aaO S. 27 unten - 30 oben). Auch dieses Beispiel zeigt, daß die vorgebildete Grundstruktur bei der Umsetzung erhalten geblieben ist.
Es war daher naheliegend, (asymmetrisches) Dichlortetra-fluorethan der Formel CC1^F-CF^ als Ausgangsmaterial zur Herstellung von (asymmetrischem) Tetrafluorethan der Formel
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CF^-C^F einzusetzen. Das Verfahrensergebnis war zu erwarten. Denn die im Bitner-Report beschriebene, bereits angeführte katalytische Hydrierung von CC1F^-CF^, die eine im wesentlichen vollständige Umsetzung zu CHF^-CF^ erbrachte, zeigte dem Fachmann, daß das Chloratom der CCIF^-Gruppe auch in Nachbarschaft zur CF^-Gruppe durch Wasserstoff ersetzt werden kann. Durch die Beschreibung dieser Umsetzung wurde dem Fachmann nahegelegt, das gleiche Verfahren auch mit einer anderen Ausgangsverbindung zu versuchen, bei der eine
CC1 F-Gruppe oder gar eine CHCIF-Gruppe (- bei der ein 2
 Chloratom bereits durch Wasserstoff ersetzt ist -) in Nachbarschaft zu einer CF^-Gruppe steht. Bei dieser Sachlage ist kein Grund erkennbar, der den Fachmann hätte abhalten sollen, den im Bitner-Report für die Herstellung von symmetrischem Tetrafluorethan CHF -CHF beschriebenen Verfahrensgang
2 2
der Hydrierung unter den beschriebenen Verfahrensbedingungen nicht auch zur Herstellung von asymmetrischem Tetrafluorethan aus den sich dafür anbietenden asymmetrischen Ausgangsstoffen CC1 F-CF oder CHC1F-CF anzuwenden, die che-
2	3	3
misch ähnlich aufgebaut sind und die von der Klägerin zu 2
als die nächsten Homologen zu dem im Bitner-Report als Ausgangsstoff verwendeten symmetrischen Tetrafluorethan
CC1F -CC1F bezeichnet werden.
2 2
Die Beklagte wendet ein, die im Bitner-Report zu der beschriebenen Hydrierung von CCIF^-CCIF^ abgebildeten Spektren und der Text seien ungereimt. Im mittleren Absatz auf S. 26 werde berichtet, Fig. 6 zeige das Infrarotspektrum des Produktgases bei 120° C. Die Beschriftung von Fig. 6 besage aber, daß es sich um das Infrarotspektrum des Ausgangsmaterials handele. Auf S. 26 unten, 27 des Textes heiße es,
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Fig. 7 zeige das Infrarotspektrum des Produktgases. Betrachte man die Fig. 7, so solle es sich um das Spektrum von Di-chlortetraethan bei 120° C und nicht bei 240° C handeln. Wegen dieser Ungereimtheiten könne der Fachmann dem Bitner-Re-port keine klare Handlungsanweisung entnehmen.
Dieser Betrachtung kann nicht zugestimmt werden. Es kann unentschieden bleiben, ob der die beschriebenen Versuche nacharbeitende Fachmann den Spektren eine so große Bedeutung beimißt, daß er sich durch eine zu dem beschreibenden Text widersprüchliche Beschriftung, wenn er sie bemerkt, von einer weiteren Untersuchung abhalten ließe. Denn der vollständige Text von S. 26 und 27 des Bitner-Reports ermöglicht dem Fachmann eine eindeutige Zuordnung der Spektren, wie der gerichtliche Sachverständige ausgeführt hat. Nach der Darstellung des gerichtlichen Sachverständigen erkennt der Fachmann, daß Fig. 6 nicht das Spektrum des Reaktionsprodukts, sondern das Spektrum des Ausgangsprodukts zeigt, daß in Fig. 7 das Produktspektrum der Reaktion bei 120° C dargestellt ist und daß ersichtlich eine Fig. 8 fehlt, nämlich
 die Darstellung des Spektrums von CHF -CHF bei 245° C. Die-
2 2
se Ansicht des gerichtlichen Sachverständigen wird durch das von der Beklagten nicht bestrittene Affidavit von Robert L. Hickok bestätigt, auf dessen Experimente die im Bitner-Report auf den S. 25 bis 27 beschriebenen Hydrierungen zurückgehen. Hickok gibt an, daß er seinem Versuchsbericht drei Spektren beigefügt habe, nämlich eines für das Ausgangsprodukt, eines für das Zwischenprodukt der Hydrierung bei 120° C und eines für das Endprodukt der Hydrierung bei 245° C, und daß Bitner das dritte Spektrum in seinem Bericht versehentlich weggelassen habe. Im übrigen belegt die Angabe
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in der 4. Aufl. von Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie aus dem Jahr 1972 (aaO S. 123), daß die Verfasser insoweit Mißverständnissen nicht unterlegen sind. Sie referieren aus dem Bitner-Report und teilen mit, daß bei 245° C und Einsatz eines Palladium-/Kohle-Katalysators bei der Hydrierung symmetrisches Tetrafluorethan CHF -CHF aus 1,2-Di-
2 2
chlor-1,1,2,2-tetrafluorethan entsteht. Dies bestätigt den gerichtlichen Sachverständigen. Die Beklagte räumt ein, daß diese Reaktion "vermutlich ohne Schwierigkeiten verläuft".
Zu b) Es stellt sich im Rahmen der Prüfung des ersten Hilfsantrags die weitere Frage, ob es auf erfinderischer Tätigkeit beruht, aus den symmetrischen Ausgangsstoffen
CC1F -CC1F und/oder CHF -CC1F asymmetrisches Tetrafluor-2 2 2 2 ethan der Formel CF -CH F in dem vorstehend bereits be-
3	2
schriebenen Verfahrensgang herzustellen. Auch das ist zu verneinen.
Die Erzeugung des asymmetrischen Tetrafluorethans aus den genannten symmetrischen Ausgangsverbindungen setzt eine Isomerisierung bei der Umsetzung voraus. Daß solche Isomerisierungsreaktionen auftreten, ist in der Streitpatentschrift angesprochen (vgl. S. 2 Z. 64 ff.). So wird berichtet, daß bei der Wahl des asymmetrischen Dichlortetrafluorethans
CC1 F-CF als Ausgangsmaterial das asymmetrische Tetrafluor-2	3
ethan CF^-CH^F "nahezu" unter Ausschluß von symmetrischem
 Tetrafluorethan CHF^-CHF^ entstehe und daß bei Verwendung
 des symmetrischen Dichlortetrafluorethans CC1F -CC1F übli-
2 2
cherweise ein Gemisch der beiden Tetrafluorethanisomere gebildet werde.
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Dem Fachmann, einem hochspezialisierten Chemiker auf dem Gebiet der Organofluorverbindungen oder der Fluorchemie war bekannt, daß es bei den hier in Rede stehenden Reaktionen immer zu Isomerisierungen kommt, wie der gerichtliche Sachverständige erläutert hat. Wußte er dies, dann war es nur eine Frage der Zweckmäßigkeit, die gebildeten Isomere gegebenenfalls "durch herkömmliche Maßnahmen" (vgl. Streitpatentschrift S. 3 Z. 8) abzutrennen, wenn sich dies als wirtschaftlich lohnend heraussteilen sollte.
4.	Der zweite Hilfsantrag (vgl. dazu den erteilten Unteranspruch 2) unterscheidet sich vom ersten dadurch, daß als Ausgangsmaterial ein Gemisch aus asymmetrischem
(CC1 F-CF ) und symmetrischem (CC1F -CC1F ) Dichlortetra-
2	3	2	2
fluorethan eingesetzt wird. War es - wie vorstehend dargelegt - für den Fachmann naheliegend, daß bei der katalytischen Hydrierung auch aus symmetrischem Dichlortetrafluor-ethan durch Isomerisierung asymmetrisches Tetrafluorethan gebildet wird, das er gegebenenfalls aus dem entstehenden gemischten Verfahrensprodukt "durch herkömmliche Maßnahmen" abtrennen kann, so war es für ihn erst recht selbstverständlich, daß bei der Verwendung eines Gemischs von symmetrischen und asymmetrischen Dichlortetrafluorethanisomeren (vgl. Streitpatentschrift S. 2 Z. 41 ff.) ein Gemisch von Tetrafluorethanisomeren entsteht. Für den Fachmann war es eine Selbstverständlichkeit, das gewünschte Isomer aus dem gebildeten Isomerengemisch in "herkömmlicher Weise" abzutrennen, wenn es ihm um dieses Zielprodukt (nämlich asymmetrisches Tetrafluorethan CF -CH F) ging.
3	2
27
5.	Der dritte Hilfsantrag enthält zusätzlich lediglich die dem Fachmann selbstverständliche, auf S. 3 z. 6 ff. der Streitpatentschrift angesprochene Verfahrensweise, Wasserstoff und entstehende organische Nebenprodukte in den Prozeß zurückzuführen und das gebildete asymmetrische Tetrafluorethan mit herkömmlichen Maßnahmen abzutrennen. Darin liegt kein erfinderischer Beitrag.
6.	Der vierte Hilfsantrag (vgl. dazu den erteilten Unteranspruch 7) enthält das zusätzliche Merkmal, daß der Palladium-Katalysator auf einem Aluminiumoxidträger niedergeschlagen ist. Wie durch Römpps Chemie-Lexikon belegt ist, war es bereits zu dem AnmeldeZeitpunkt des Streitpatents bekannt, den Hydrierungskatalysator Palladium statt auf Aktivkohle auf Aluminiumoxid als Träger niederzuschlagen. Der gerichtliche Sachverständige hat ausgeführt, daß auch letzteres üblich gewesen sei. Trifft dies zu, so war es naheliegend, einen auf Aluminiumoxid als Träger niedergeschlagenen Palladium-Katalysator auch für das im Streitpatent beschriebene Hydrierungsverfahren einzusetzen. Ebenso wie bei der Verwendung eines auf Aktivkohle niedergeschlagenen Palladium-Katalysators war auch bei der Verwendung von Aluminiumoxid als Katalysatorträger zu erwarten, daß als Verfahrensprodukt grundsätzlich isomere Zielprodukte gebildet werden.
a)	Es war deshalb zu erwarten, daß bei der Hydrierung
 von asymmetrischem Ausgangsmaterial (CC1 F-CF bzw.
2	3
 CHC1F-CF^) unter Verwendung eines Palladium-/Aluminiumoxid-Katalysators ebenso wie bei einer Verwendung eines Palladium- /Aktivkohle-Katalysators die verfahrenstypische Isomerisierung eintritt, wie dies in der Streitpatentschrift durch
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den Hinweis angesprochen ist, daß bei der Verwendung des asymmetrischen Dichlortetrafluorethans CC1 F-CF asymmetrisches Tetrafluorethan CF -CH F "nahezu unter Ausschluß" von
3	2
symmetrischem Tetrafluorethan CHF -CHF gebildet wird (vgl.
2 2
 S. 2 Z. 64 ff.). In der Streitpatentschrift wird nicht mitgeteilt und nicht belegt, daß bei asymmetrischem Ausgangsmaterial durch die Verwendung eines Palladium-/Aluminiumoxid-Katalysators eine nennenswerte und nicht zu erwartende Isomerisierung in Richtung auf asymmetrisches Tetrafluorethan
CF -CH F eintritt. Ein erfinderischer Überschuß ist insoweit 3	2
nicht zu erkennen.
b)	Es war ferner zu erwarten, daß beim Einsatz einer Mischung von symmetrischem und asymmetrischem Ausgangsmaterial
(z.B. CC1F -CC1F und CC1 F-CF ) wie bei der Verwendung ei-2	2	2	3
nes auf Aktivkohle niedergeschlagenen auch beim Einsatz eines auf Aluminiumoxid niedergeschlagenen Palladium-Katalysators bei der Hydrierung als Reaktionsprodukt grundsätzlich
 ein Gemisch der beiden Tetrafluorethanisomere CF -CH F und
3	2
CHF -CHF (und weiterer organischer Nebenprodukte) entsteht. 2 2
Setzte der Fachmann einen für die Hydrierung bereits im Anmeldezeitpunkt des Streitpatents gebräuchlichen, auf einem Aluminiumoxidträger niedergeschlagenen Palladium-Katalysator ein, so ergab sich zwangsläufig die im Streitpatent erwähnte Verschiebung der Isomerisierung in Richtung auf die asymmetrische Zielverbindung CF -CH F (vgl. S. 3 Z. 3 ff.). Darin
3	2
kann eine erfinderische Leistung nicht erblickt werden. Ein den Fachmann überraschendes Ergebnis, das ein gewichtiges Anzeichen dafür sein kann, daß es mehr als einer durchschnittlichen fachmännischen Leistung bedurfte (vgl. BGH GRUR 1989, 899, 903 - Sauerteig; Benkard, PatG/GebrMG,
29
9. Auf1., § 4 PatG Rdn. 17 a m.w.N.), liegt nicht vor. Nach der Erläuterung des gerichtlichen Sachverständigen ist der Streitpatentschrift eine sprunghafte, nicht zu erwartende und damit überraschende Verschiebung der Isomerisierung in Richtung auf die asymmetrische Zielverbindung CF^-CH^F nicht zu entnehmen.
Der Fachmann wußte, daß die Zusammensetzung des bei der Hydrierung entstehenden Produktgemischs bei gleichen Ausgangsstoffen durch Änderung der Verfahrensparameter (Temperatur, Strömungsgeschwindigkeit und Kontaktzeit, Molverhältnis von H zu organischem Ausgangsmaterial) beeinflußt wird. 2
Die in Tab. VIII (S. 6) der Streitpatentschrift mitgeteilten Versuchsergebnisse zeigen zwar, daß das Verfahren unter Verwendung eines auf Aluminiumoxid niedergeschlagenen Palladium-Katalysators so geführt werden kann, daß bei Verwendung eines Ausgangsgemischs von 72 Gew.% (symmetrischem) CCIF^-CCIF^ und von 28 Gew.% (asymmetrischem) CC1^F-CF^ kein
 symmetrisches Tetrafluorethan CHF -CHF entsteht. Hierbei
2 2
ist aber zu berücksichtigen, daß die Umsatzrate sehr niedrig
 ist, weil der Anteil des asymmetrischen Zielprodukts
CF -CH F im gebildeten Reaktionsgemisch (maximal) lediglich 3	2
24,9 Vol.% beträgt, auf der anderen Seite im gebildeten Reaktionsgemisch aber 64,4 Vol.% einer Mischung aus symmetrischem CC1F -CC1F und asymmetrischem CFC1 -CF enthalten 2	2	2	3
sind. In diesem Zusammenhang ist ein Blick auf Beispiel 4,
Tab. IV, der Streitpatentschrift (aaO S. 4) hilfreich. Dort
 ist ein Hydrierungsversuch mit einem Ausgangsgemisch von
72 Gew.% (symmetrischem) Tetrafluorethan CC1F -CC1F und von
2 2
28 Gew.% (asymmetrischem) Tetrafluorethan CC1 F-CF bei
2	3
300° C und einer Kontaktzeit von 12 s beschrieben, wobei ein
30
o r
-V')
auf Aktivkohle niedergeschlagener Palladium-Katalysator eingesetzt wurde. Der Versuch zeigt, daß im Endprodukt
37.6	Vol.% (asymmetrisches) Tetrafluorethan CF -CH F und
3	2
14,9 Vol.% (symmetrisches) Tetrafluorethan CHF -CHF (und im
2 2
 übrigen organische Neben- und Zwischenprodukte) entstanden
 sind. Vergleicht man damit das Beispiel 8, Tab. VIII, so
 zeigt sich, daß durch Verwendung eines auf Aluminiumoxid
 niedergeschlagenen Palladium-Katalysators die Entstehung von
(symmetrischem) Tetrafluorethan CHF -CHF zwar vermieden
2 2
werden kann, daß aber die Umsatzrate der Erzeugung von asymmetrischem Tetrafluorethan CH -CH F deutlich, nämlich von
3	2
37.6	Vol.% auf 24,9 Vol.% zurückgeht, wobei sich gleichzeitig der Anteil der organischen (symmetrischen wie asymmetrischen) Neben- und Zwischenprodukte (mit Ausnahme des symmetrischen Tetrafluorethans CHF -CHF , das nicht entsteht)
2 2
deutlich erhöht.
Betrachtet man das Beispiel 9, Tab. IX, bei dem unter Einsatz eines auf Aluminiumoxid niedergeschlagenen Palladium-Katalysators eine aus jeweils zu 50 % aus symmetrischem und asymmetrischem Ausgangsmaterial bestehende Mischung hydriert worden ist, so zeigt sich ebenfalls eine dem Ausgangsgemisch (50:50) entsprechende niedrige Umsatzrate in
 Richtung auf das asymmetrische Tetrafluorethan CF -CH F, die
3	2
keine Rückschlüsse auf eine sprunghafte, den Fachmann überraschende Verschiebung der Isomerisierung im gebildeten Reaktionsgemisch zuläßt.
c)	In der mündlichen Verhandlung hat die Beklagte geltend gemacht, es sei im Stand der Technik nicht beschrieben und für die Fachwelt überraschend gewesen, daß bei Verwen-
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dung eines auf Aluminiumoxid niedergeschlagenen Palladium-
Katalysators aus symmetrischem Ausgangsmaterial (CC1F -CC1F
2 2
 und/oder CHF^-CCIF^) asymmetrisches Tetrafluorethan CF -CH F als Zielprodukt entstehe.
Es ist bereits dargelegt, daß bei dem in Rede stehenden Hydrierungsverfahren in geringem Umfang immer Isomerisierungen auftreten. Demgemäß werden sich auch beim Einsatz symmetrischen Ausgangsmaterials asymmetrische Verbindungen im Endprodukt nachweisen lassen. Nirgends in der Streitpatentschrift ist jedoch beschrieben, aus rein symmetrischem Ausgangsmaterial asymmetrisches Tetrafluorethan CF^-CH^F zu gewinnen. Nirgends ist gesagt, daß insoweit durch die Verwendung eines Aluminiumoxidträgers eine signifikante, technisch nutzbare Verschiebung in Richtung auf das asymmetrische Tetrafluorethan eintrete. In der Berufungsbegründungsschrift hat die Beklagte dies auch nicht geltend gemacht, sondern lediglich vorgetragen, es sei bei dem erfindungsgemäßen Verfahren möglich, aus einem Gemisch als Ausgangsmaterial infolge von Umlagerungen erheblich mehr asymmetrisches Endprodukt zu erhalten, als asymmetrisches Ausgangsmaterial im Gemisch enthalten gewesen sei, und man könne ausschließlich asymmetrisches Endprodukt dadurch erhalten, daß man das unerwünschte symmetrische Tetrafluorethan abtrenne und wieder in den Kreislauf zurückführe.
7.	Es kann offenbleiben, ob der "ganz hilfsweise" gestellte Antrag zulässig ist, das Streitpatent "in dem Umfang, in dem es sich als rechtsbeständig erweist", aufrechtzuerhalten. Denn die Einbeziehung von weiteren Merkmalen aus den Unteransprüchen, wie z.B. von Mischungsverhältnissen der
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Ausgangsstoffe, von Molverhältnissen Wasserstoff zu Ausgangsmaterial usw., vermögen die Lehre des Streitpatents weder für sich noch in Kombination mit den bereits abgehandelten Merkmalen in den Rang einer Erfindung zu heben. Die Beklagte benennt insoweit auch keine nach ihrer Meinung erfinderische Merkmalskombination. Auch der gerichtliche Sachverständige konnte insoweit einen erfinderischen Überschuß nicht entdecken.
III.	Mit Schriftsatz vom 15. Mai 1995 hat die Beklagte die Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung beantragt.
Zur Begründung hat sie vorgetragen, der Sachverständige habe "nach Schluß der mündlichen Verhandlung" offenbart, "daß er die von den Parteien eingereichten Privatgutachten nicht durchgearbeitet habe", weil er der Meinung gewesen sei, daß es dafür eines ausdrücklichen Auftrags von seiten des Gerichts bedurft hätte. Damit stehe fest, daß der gerichtliche Sachverständige auch das von der Beklagten eingereichte Privatgutachten von Prof. LflB nicht durchgearbeitet, also nicht geprüft habe, "ob er seine eigene Beurteilung angesichts der Hinweise und Vorhalte des kompetenten Privatgutachters aufrechterhalten" könne. Schon in seinem schriftlichen Gutachten vom 29. Dezember 1993 habe der gerichtliche Sachverständige die "unbegreifliche Ansicht vertreten, er habe die umfangreiche Berufungsbegründung der Beklagten nicht in seine Betrachtungen und Würdigungen einzubeziehen brauchen".
Zu einer Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung besteht kein Anlaß. Das diesbezügliche Vorbringen der Beklagten ist unzutreffend.
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Zunächst hat der Gutachter die von der Beklagten beanstandete Äußerung nicht nach Schluß der mündlichen Verhandlung, sondern während der mündlichen Verhandlung getan, nämlich im Zusammenhang mit der Erörterung und der Festsetzung der ihm für die Vorbereitung und Teilnahme an der mündlichen Verhandlung noch zustehenden Vergütung. Wenn die Beklagte den Gerichtsgutachter in der von ihr im Schriftsatz vom 15. Mai 1995 vorgetragenen Weise (miß-)verstanden haben sollte, hätte sie die Gelegenheit gehabt, den Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung dazu zu befragen.
Im übrigen hat kein Mitglied des erkennenden Senats die Äußerung des gerichtlichen Sachverständigen im Sinne der Beklagten verstanden. Die Befragung des gerichtlichen Sachverständigen, die sich über Stunden erstreckt hat, hat gezeigt, daß dieser über den Streitstoff und das Vorbringen der Parteien detailliert informiert war. Demgemäß hat der Vorsitzende bei der Erörterung der dem gerichtlichen Sachverständigen noch zustehenden Vergütung hervorgehoben, daß dieser sowohl ein schriftliches Ergänzungsgutachten geliefert als auch zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung umfangreiche Schriftsätze und mehrere nachgereichte Privatgutachten habe durcharbeiten müssen. Mit Rücksicht darauf hat der Senat im Einverständnis der Parteien, also auch der Beklagten, die Vergütung des gerichtlichen Sachverständigen auf 5.000,— DM und damit auf fast den doppelten Betrag festgesetzt, den er für sein schriftliches Hauptgutachten erhalten hatte. In diesem Zusammenhang hat sich der Vorsitzende gegenüber dem Gerichtsgutachter dahin geäußert, daß den Senatsmitgliedern die Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung leichter geworden wäre, wenn das schriftliche Gutachten
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umfangreicher gewesen wäre und mehr Rücksicht darauf genommen hätte, daß die Senatsmitglieder keine Fachleute auf dem Gebiet der Chemie, sondern Laien sind. Die Entgegnung des gerichtlichen Sachverständigen war, daß er den ihm vom Gericht gestellten Auftrag so verstanden habe, die im Beweisbeschluß gestellten Fragen zu beantworten und nicht im einzelnen schriftlich die Ansichten der Privatgutachter zu widerlegen. Es kann keine Rede davon sein, daß der Gutachter mit dieser Bemerkung "offenbart" habe, er habe die von den Parteien eingereichten Privatgutachten nicht durchgearbeitet; es ist dem Senat unverständlich, wie die Beklagte nach einer sich über Stunden erstreckenden Befragung des gerichtlichen Sachverständigen, in der sich herausgestellt hat, daß der Sachverständige über alle Einzelheiten des Streitstoffs voll unterrichtet war, einen solchen Eindruck gewinnen konnte .
Im übrigen zeigt ein Blick in das schriftliche Ergänzungsgutachten des gerichtlichen Sachverständigen vom 18. Februar 1994, daß er sich mit dem Privatgutachten von Prof. Dr. US schriftlich auseinandergesetzt hat. Die übrigen Parteigutachten der Professoren Dr. LSi Dr. HS und Dr. HSS lagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor, so daß der gerichtliche Gutachter naturgemäß dazu nicht schriftlich Stellung nehmen konnte.
Schließlich ist unzutreffend und nach der Befragung des gerichtlichen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung schwer verständlich, daß die Beklagte behauptet, der Gerichtsgutachter habe ihre Berufungsbegründung in seine Betrachtungen und Würdigungen nicht einbezogen. In seinem
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(knappen) Hauptgutachten hat er allerdings die Ansicht vertreten, er habe es nicht als seine Aufgabe angesehen, dazu schriftliche Ausführungen zu machen, und sich deshalb darauf beschränkt, die ihm im Beweisbeschluß gestellten Fragen zu beantworten. Unabhängig davon, daß es für die Vorbereitung des Senats auf die mündliche Verhandlung hilfreich gewesen wäre, wenn der gerichtliche Sachverständige sein schriftliches Gutachten ausführlicher gestaltet hätte, kann nach seiner eingehenden Befragung in der mündlichen Verhandlung keine Rede davon sein, daß er das Berufungsvorbringen der Beklagten nicht zur Kenntnis genommen habe.
IV.	Die Kostenentscheidung beruht auf § 110 Abs. 3 PatG in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.
Rogge	Maltzahn	Jestaedt
 Broß	Greiner