BGH · X ZR 118/90

Volltext der Entscheidung

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BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
X ZR 118/90
URTEIL
Verkündet am:
6. Juli 1993 Meyer
 Justizangestellte als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
 in der Patentnichtigkeitssache
 GmbH, H^pistraße 66, gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer ebenda,
 Klägerin und Berufungsklägerin,
 Prozeßbevollmächtigter:
Patentanwalt Dr.
Straße 36 a,
Ml
 gegen
GmbH, B(HB Straße 133,
, gesetzlichve^^ten durch den Geschäftsführer Wolfgang	SdlHBPweg	2	a,	Lj
 Beklagte und Berufungsbeklagte,
- Prozeßbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Dr.
Dr. dB# Ettlingen;
und
 Patentanwalt Dipl. -Ing. und Partner, T^flBHKstraße 9,
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 6. Juli 1993 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dr. Broß, Dr. Melullis und Dr. Greiner
 für Recht erkannt:
Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats III) des Bundespatentgerichts vom 29. Mai 1990 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.
Von Rechts wegen
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Tatbestand:
I.	Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin der Rechte aus dem am 23. Juni 1972 angemeldeten und inzwischen durch Zeitablauf erloschenen Patent 22 30 719 (Streitpatent), das einen Kühlwasserschlauch für Kraftfahrzeuge und das Verfahren zu seiner Herstellung betraf.
Die Patentansprüche 1 und 2 des mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Streitpatents lauteten wie folgt:
"1. Kühlwasserschlauch für Kraftfahrzeuge mit einer Gerüstbandeinlage in Form eines Gestrickes und mindestens einem Abzweig für einen Teilmedienstrom, wobei der Abzweig in einer radialen Durchbrechung des Schlauches dauerhaft mit dem Schlauch verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Schlauch (10) eine die Gerüstbandeinlage (12) durchbrechende Lochung (18) mit einer Ansenkung (19) zur Vergrößerung der Kontaktfläche aufweist, in die die Masse des Abzweigs (15) , die Anschnittstelle (16) der Gerüstbandeinlage (12) voll abdeckend und mit der Innenoberfläche (20) der Schlauchwand (11) abschneidend, einvulkanisiert ist.
2.	Verfahren zur Herstellung eines Kühlwasserschlauches nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß der Schlauch mit einer Lochung versehen, die Lochung angesenkt und aufgerauht und im Bereich der Lochung eine dem Abzweig entsprechende und die Lo-
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chung schlauchinnenseitig abdeckende mit Rohgummi gefüllte Form angeordnet und der Rohgummi vulkanisiert wird, derart, daß der entstehende Abzweig unmittelbar an die durchbrochene Schlauchwandung angeformt wird."
Die Klägerin hat Patentnichtigkeitsklage erhoben und vor allem geltend gemacht, die Gegenstände des Streitpatents beruhten nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Sie stützt sich im wesentlichen auf den Inhalt der US-Patentschriften 2 148 419 und 3 465 917, der deutschen Offenlegungsschrift 20 24 314 und der australischen Patentschrift 164 685.
Das Bundespatentgericht hat die Klage abgewiesen.
II. Mit der Berufung verfolgt die Klägerin ihr Begehren, das Streitpatent für nichtig zu erklären, weiter.
Die Beklagte tritt der Berufung entgegen und beantragt deren Zurückweisung.
Als vom Senat bestellter gerichtlicher Sachverständiger hat Herr Prof. Dr.-Ing. E. S^J^, Technische Universität am 5. März 1992 ein schriftliches Gutachten mit schriftlichem Ergänzungsgutachten vom 25. Januar 1993 erstellt und diese in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 6. Juli 1993 erläutert und ergänzt sowie die Fragen des Gerichts und der Parteien beantwortet.
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Entscheidungsgründe:
Die Berufung der Klägerin bleibt ohne Erfolg. Die Patentnichtigkeitsklage ist mit Rücksicht auf den zwischen den Parteien schwebenden Patentverletzungsrechtsstreit (LG München I - 7 Ob 7404/89) weiterhin zulässig; das Bundespatentgericht hat im angefochtenen Urteil auch zu Recht angenommen, daß der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 2 des Streitpatents auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Das entspricht der nach Beratung durch den gerichtlichen Sachverständigen gewonnenen Überzeugung des Senats.
I.	Zum Patentanspruch 1
1. Patentanspruch 1 des Streitpatents betrifft einen Kühlwasserschlauch für Kraftfahrzeuge mit einer Gerüstbandeinlage in Form eines Gestrickes und mindestens einem Abzweig für einen Teilmedienstrom, wobei der Abzweig in einer radialen Durchbrechung des Schlauches dauerhaft mit dem Schlauch verbunden ist (Sp. 1 Z. 31-36).
Die Streitpatentschrift schildert einleitend als bekannt einen Schlauch mit Abzweig als Anzapfstelle für Bewässerung, Wasserversorgung und dergleichen nach der deutschen Offenlegungsschrift 19 64 860. Sie erwähnt hierzu, daß die dabei in radiale Durchbrechungen des Schlauches eingesetzten Abzweige aus einem massiven Stutzen mit einem an der Innenoberfläche des Schlauches anliegenden Flansch bestehen. Die dem Schlauch zugewandte Seite dieser beflanschten Stutzen ist mit einer vulkanisierbaren Abdeckung aus Kautschuk überdeckt, so daß dadurch eine dauerhafte Verbindung mit dem
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Schlauch erzielt werde und eine etwa vorhandene Gerüstbandeinlage sicher von dem durchströmenden Medium abgeschirmt sei. Als nachteilig bemängelt die Streitpatentschrift hieran, daß diese Abzweiganordnung verhältnismäßig aufwendig sei (Sp. 1 Z. 37-53).
Weiterhin schildert die Streitpatentschrift einen Schlauch mit Abzweig als aus der US-Patentschrift 2 148 419 bekannt. Sie legt hierzu dar, daß die dabei über radiale Durchbrechungen des Schlauches befestigten Abzweige zwar aus einem Material von etwa gleicher Flexibilität wie der Hauptschlauch bestehen, aber nur auf der Schlauchaußenseite stoffschlüssig befestigt seien, so daß zwar der verfügbare Strömungsquerschnitt auch an der Abzweigstelle nicht verengt werde, daß jedoch etwa vorhandene Gerüstbandeinlagen des Hauptschlauches im Bereich der radialen Durchbrechungen dem durchströmenden Medium frei ausgesetzt seien (Sp. 1 Z. 54-65).
In bezug auf Kühlwasserschläuche für Kraftfahrzeuge legt die Streitpatentschrift dar, die vorgesehenen Abzweige müßten einerseits die gleiche Flexibilität wie der Hauptschlauch aufweisen und daher aus angenähert dem gleichen Material bestehen. Andererseits seien derartige Kühlwasserschläuche erheblichen Beanspruchungen ausgesetzt, vor denen die Gerüstbandeinlagen geschützt werden müßten, weil das Kühlmittel einen Druck bis zu 3 bar und eine Temperatur bis zu 150° C aufweisen könne (Sp. 1 Z. 66 - Sp. 2 Z. 6). Außerdem enthalte das Kühlmittel meist chemisch nicht neutrale Zusatzstoffe wie beispielsweise Frostschutzmittel, die zu
 Korrosionen führen könnten. Schließlich träten an den Verbindungsstellen Zugkräfte von bis über 200 N auf (Sp. 2 Z. 6-11).
Vor diesem Hintergrund sieht das Streitpatent das zu lösende technische Problem darin, einen Kühlwasserschlauch mit einem Abzweig zu schaffen, der einfach herzustellen ist, der den genannten Beanspruchungen ohne weiteres standhält und dessen verfügbarer Strömungsquerschnitt auch an der Abzweigstelle nicht durch Maßnahmen zur Anordnung des Abzweiges verengt wird (Sp. 2 Z. 12-18). Die Streitpatentschrift sieht die Lösung in einem Kühlwasserschlauch für Kraftfahrzeuge mit folgenden Merkmalen:
1.	Der Schlauch hat eine Gerüstbandeinlage in Form eines Gestrickes.
2.	Er hat mindestens einen Abzweig für einen Teilmedienstrom.
3.	Der Abzweig ist dauerhaft mit dem Schlauch verbunden.
4.	Die Verbindung erfolgt in einer radialen Durchbrechung des Schlauches
a)	mittels einer die Gerüstbandeinlage (12) durchbrechenden Lochung (18) und
b)	einer Ansenkung (19) zur Vergrößerung der Kontaktfläche .
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5.	Die Masse des Abzweigs (15)
a)	ist in die Ansenkung (19) einvulkanisiert,
b)	deckt die Anschnittstelle (16) der Gerüstbandeinlage (12) voll ab
c)	und schneidet mit der Innenoberfläche (20) der Schlauchwand (11) ab.
Das Material des patentgemäßen Schlauches ist im Patentanspruch nicht ausdrücklich definiert. Aus dem Gesamtzusammenhang, insbesondere aus dem bezeichneten Verwendungszweck und aus der im Patentanspruch vorgeschlagenen Vulkanisierung ergibt sich jedoch nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen, daß ein Schlauch aus Gummi gemeint ist.
Das wird auch von den Parteien nicht anders gesehen.
Mit einer Ansenkung im Sinne des Merkmals 4b ist entsprechend den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen eine durch Materialabtrag entstandene Ausnehmung zu verstehen, die deutlich über das hinausgeht, was sich mehr oder weniger zwangsläufig ohnehin als seitliche Erweiterung bei einer Lochung in einem elastischen Gummischlauch ergeben kann. Ob eine solche Ansenkung gegebenenfalls mit einem speziellen Werkzeug im gleichen Arbeitsgang wie die Lochung ausgeführt werden kann oder notwendig einen zusätzlichen Arbeitsgang erfordert, wie der gerichtliche Sachverständige meint, bedarf hier keiner Entscheidung.
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2.	Das Bundespatentgericht hat zutreffend angenommen, daß der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents neu und fortschrittlich ist (vgl. § 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG 1968). Das stellt auch die Klägerin nicht in Frage. Die Verhandlung vor dem Senat hat keinen Gesichtspunkt ergeben, der hiergegen sprechen könnte.
3.	Der Senat ist in Übereinstimmung mit der vom Bundespatentgericht im angefochtenen Urteil und der vom gerichtlichen Sachverständigen vertretenen Auffassung aufgrund des Ergebnisses der mündlichen Verhandlung ebenfalls zu der Überzeugung gelangt, daß der Gegenstand nach Patentanspruch 1 des Streitpatents auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und dem hier einschlägigen Durchschnittsfachmann, einem auf dem Gebiet der Kunststoff- und GummiVerarbeitung tätigen Konstrukteur mit Fachhochschulausbildung und mit praktischen Erfahrungen auf dem Gebiet der Herstellung von Schläuchen, im besonderen auch von Kühlwasserschläuchen für Kraftfahrzeuge, nicht durch den bekannten Stand der Technik nahegelegt war.
Die mündliche Verhandlung vor dem Senat hat ergeben, daß es für die Beurteilung, ob der hier einschlägige Durchschnitts fachmann erfinderisch tätig werden mußte, um den Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents zu finden, maßgeblich auf die US-Patentschrift 2 148 419 und die australische Patentschrift 164 658 ankommt, während die übrigen im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen weiter abliegen und deshalb keiner eingehenden Erörterung bedürfen. Weder die US-Patentschrift 2 148 419 noch die australische Patentschrift 164 658 vermochten aber für sich allein oder
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auch in ihrer Zusammenschau dem Durchschnittsfachmann die Anregungen zu vermitteln, daß er den Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents ohne erfinderisches Bemühen auffinden konnte.
a)	Die US-Patentschrift 2 148 419 aus dem Jahre 1939 vermochte für sich allein dem Durchschnittsfachmann aus ver schiedenen Gründen keine Anregung zur Lösung gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents zu vermitteln. Es handelt sich bei dem Gegenstand der Vorveröffentlichung um Auslaß-Vorrichtungen für Wasserverteiler (Patentanspruch 1, deutsche Übers. S. 6), die bei Bewässerung von Pflanzen und Bäumen eingesetzt werden. Von daher ist, wie der gerichtliche Sachverständige ausgeführt hat, ein wesentliches, von dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents gelöstes Problem nicht betroffen, das der Bewältigung von großen Überdrücken. Bewässerungsleitungen entsprechend der Vorveröffentlichung müssen nur geringe Überdrücke bewältigen. Anders als bei Kühlwasserschläuchen für Kraftfahrzeuge sind hier auch weder hohe Temperaturen noch chemische Zusätze und eine dadurch gesteigerte Aggressivität der zu transportierenden Flüssigkeit in Rechnung zu stellen. Dementsprechend ist die vorbekannte Abzweigung nur für geringe Belastungen bestimmt und geeignet.
Ebenso wie bei der Lehre des Streitpatents handelt es sich auch hier um eine Abzweigung an einer radialen Durchbrechung des Schlauches, wobei der Schlauch vorzugsweise mit einer Einlage versehen ist. Letzteres entspricht nicht nur einem schon damals üblichen Standard, es ist - wie in der mündlichen Verhandlung mit Hilfe des Sachverständigen ge-
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klärt wurde - auch in der Patentbeschreibung (Sp. 2 Z. 30) durch die Materialangabe "rubber and fabric" zu dem Ausdruck gebracht. Die Anbringung des abzweigenden Schlauchteils unterscheidet sich jedoch grundlegend von der Lehre des Streitpatents: Der Ansatz des Abzweigs ist nicht in die Lochung des Schlauchs eingeführt und deckt daher auch nicht die in der Anschnittstelle offenliegende Gerüstbandeinlage ab (Merkmal 5b); er ist ferner nicht einvulkanisiert (Merkmal 5a), sondern lediglich mit einem Flansch nach Art eines Fahrradflickens auf den Außenumfang des Schlauches aufgeklebt; schließlich sind auch die Merkmale 4b/5a (Ansenkung im durchbrochenen Schlauch) und 5c (Abschluß an der Innenseite des Schlauches) nicht verwirklicht. Insgesamt ist damit ein weiter Abstand von der Lehre des Streitpatents gegeben. Ein Schutz im Bereich der Lochung gegen ein Eindringen aggressiver Flüssigkeit in Längsrichtung des Schlauches entlang der Gewebeeinlage ist weder verwirklicht noch als erforderlich angesprochen. Für eine Weiterentwicklung in Richtung auf die Lehre des Streitpatents gibt diese Entgegenhaltung keine Anregung.
b)	Die australische Patentschrift 164 658 aus dem Jahre 1954 weist den Fachmann zwar darauf hin, daß bei einem Gummischlauch eine stabile Abzweigung unter Einsatz von Rohgummi mit anschließender Vulkanisation geschaffen werden kann. In seiner weiteren Ausgestaltung ist der Gegenstand dieser Entgegenhaltung jedoch ebenfalls noch weit von der Lehre des Streitpatents entfernt und vermochte diese nicht nahezulegen.
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Die australische Patentschrift beschreibt eine Verbindung von zwei oder mehr Schlauchenden, insbesondere auch die Schaffung eines T-förmigen Abzweigs durch Zusammenfügung von drei Schlauchenden, wobei entsprechend dem Wissen des fachkundigen Lesers wiederum davon ausgegangen werden kann, daß insbesondere auch Schläuche mit Gerüstbandeinlagen einbezogen werden sollten. Zur Herstellung des Abzweigs sollen drei Schlauchstücke auf die entsprechenden Arme eines T-förmigen metallischen Rohrverbinders (Fitting) aufgeschoben werden, wobei zwischen den Stirnseiten der Schlauchstücke ein Abstand verbleibt. Sodann soll unter Einsatz einer geeigneten Form der Zwischenraum zwischen den Stirnseiten der Schlauchstücke mit einem elastomeren Material derart ausgefüllt werden, daß sich nach einer anschließenden Vulkanisation ein fester Kragen ergibt, der das metallische Fitting und die drei Schlauchenden zu einer geschlossenen Einheit verbindet. Als geeignetes elastomeres Material im Sinne dieser Schrift kam aus der Sicht des Fachmanns in erster Linie Rohgummi in Betracht, wie auch der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat.
Auf diese Weise wird eine sehr stabile Abzweigung geschaffen, bei der auch die Schlauchenden mit ihren an der Schnittstelle zunächst frei liegenden Einlagen wirksam gegen das Eindringen korrosiver Flüssigkeiten geschützt sind. Die Verbindung an der Abzweigstelle ist jedoch sehr aufwendig und mit dem großen Nachteil verbunden, daß durch das im fertigen Verbinder verbleibende Metallfitting eine Querschnittsverengung bewirkt wird. Die Merkmale 4a (radiale Durchbrechung eines Schlauches), 4b (Schaffung einer Ansenkung) und 5c (Abschneiden mit der Innenoberfläche des
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Schlauches) sind bei dieser Entgegenhaltung noch nicht verwirklicht, und es werden auch keine Anregungen für eine entsprechende Weiterentwicklung erkennbar.
c)	Auch durch eine Zusammenschau der beiden erörterten Entgegenhaltungen, deren Kenntnis für den hier maßgeblichen Durchschnittsfachmann zu unterstellen ist, war die Lehre des Streitpatents noch nicht nahegelegt.
Wie auch der gerichtliche Sachverständige anerkannt hat, mochte es allerdings naheliegend sein, einerseits für die Abzweigung eine radiale Durchbrechung des Hauptschlauches vorzusehen (wie bei der US-Patentschrift) und andererseits den Ansatz des Abzweigschlauches nicht auf der Außenwand aufzukleben, sondern ähnlich wie in der australischen Patentschrift aus Rohgummi zu formen und innerhalb des Wandungsbereichs des Hauptschlauches durch Vulkanisation zu befestigen. Es mochte weiterhin naheliegend sein, anstelle eines in der Abzweigung verbleibenden Fittings (wie nach der australischen Patentschrift) einen nach Herstellung der Abzweigung wieder entfernbaren mehrteiligen Formkern vorzusehen (wie in weiteren Entgegenhaltungen beschrieben), der einen genauen Abschluß des Schlauchansatzes an der Innenseite des Hauptschlauches gemäß Merkmal 5c ermöglicht und eine bleibende Querschnittsverengung vermeidet. Das alles setzt jedoch bereits mehrere Gedankenschritte voraus und war jedenfalls keineswegs selbstverständlich. Gegen eine Realisierung solcher Überlegungen spricht auch der Umstand, daß für einen Verzicht auf eine feste Verankerung an der Innenseite des Schlauches (siehe australische Patentschrift) oder ein
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großflächiges Aufkleben auf der Außenseite (siehe US-Patent-schrift) nicht ohne weiteres ein gleichwertiger Ersatz zu sehen war.
Um zur Lehre des Streitpatents zu gelangen, bedurfte es erst der weiteren Erkenntnis, daß außer der Vermeidung einer Querschnittsverengung auch ein Schutz der Gerüstbandeinlage im Bereich der Schlauchdurchbrechung geboten war, daß deswegen nach einer besseren Befestigung gesucht werden mußte und daß schließlich eine ausreichende Befestigung des einvulkanisierten Abzweigs dann erreicht werden konnte, wenn zur Vergrößerung der Kontaktfläche eine Ansenkung vorgenommen wurde (Merkmal 4b), in welche die Abzweigmasse einvulkanisiert wurde.
Aus dem einschlägigen Stand der Technik konnte der Fachmann jedoch weder die Notwendigkeit eines Schutzes der Bandeinlage noch den Vorschlag einer Ansenkung zur Verbesserung einer Einvulkanisierung ohne weiteres entnehmen. Zum ersten Punkt ist nichts dargetan und zu dem entscheidenden zweiten Punkt verweist die Klägerin im wesentlichen nur auf die deutsche Offenlegungsschrift 2 024 314, die ein Verfahren zu dem Schweißen von Rohren aus Thermoplasten betrifft, die an ihren Enden erwärmt und dann stumpf aneinandergefügt werden sollen. Zur Verbesserung ihrer Verbindung und Gewährleistung der Dichtigkeit wird vorgeschlagen, die Rohrenden derart konisch auszugestalten, daß etwa ein Rohrende mit Innenkonus auf ein Rohr mit Außenkonus aufgeschoben werden kann, wodurch sich ein größerer Kontaktbereich ergibt. Dieser Vorschlag hat zwar eine gewisse Ähnlichkeit mit dem im Streitpatent verwirklichten Gedanken einer Ansenkung; er betrifft
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jedoch weder eine Abzweigung noch die Verarbeitung von Gummi. In Übereinstimmung mit dem gerichtlichen Sachverständigen ist davon auszugehen, daß ein Fachmann für die Verarbeitung von Gummi nicht zugleich auch Fachmann für Kunststoff-verarbeitung ist, andererseits allerdings wohl weiß, daß auf diesen beiden Arbeitsgebieten in mancher Hinsicht ähnliche Probleme und Lösungen zu finden sind. Er wird sich deshalb dann - aber auch nur dann - auf dem benachbarten Gebiet nach einer Lösungsmöglichkeit für sein eigenes spezielles Problem umsehen, wenn er Anlaß für die Annahme hat, dort auf eine vergleichbare Problemlage und auf brauchbare Lösungsvorschläge zu stoßen. Daran fehlt es hier. Wie der gerichtliche Sachverständige einleuchtend ausgeführt hat, erfordert die im Streitpatent vorgeschlagene Ansenkung eine materialabtragende Bearbeitung, die für die Bearbeitung von Gummi ungewöhnlich ist und schon deswegen nicht als naheliegende Maßnahme für die Herstellung von Abzweigen in einem Gummischlauch angesehen werden kann.
Alle weiteren in den Rechtsstreit eingeführten Entgegenhaltungen geben keine wesentlichen zusätzlichen Anregungen und bedürfen keiner weiteren Erörterung.
d)	Nimmt man alle vorstehenden Ausführungen zusammen, so bedurfte es einer Vielzahl von Anregungen und Überlegungen, um zur Lehre des Streitpatents zu gelangen. In Übereinstimmung mit dem gerichtlichen Sachverständigen und dem angefochtenen Urteil des Bundespatentgerichts ist darin auch nach Überzeugung des Senats letztlich eine die Fähigkeiten eines Durchschnittsfachmanns erheblich übersteigende erfinderische Lösung zu erblicken. Dafür spricht auch der Um-
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stand, daß es erst nahezu 20 Jahre nach Veröffentlichung der wesentlichen Entgegenhaltungen und trotz eines seit Jahrzehnten bestehenden Bedürfnisses zur Lehre des Streitpatents gekommen ist.
II. Zum Patentanspruch 2
Patentanspruch 2 des Streitpatents ist auf ein Verfahren zur Herstellung eines Kühlwasserschlauches nach Patentanspruch 1 gerichtet und führt die Maßnahmen auf, die erforderlich sind, um das in Patentanspruch 1 beschriebene Ergebnis zu erzielen.
Die vorstehenden Ausführungen zu dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gelten entsprechend auch für den Gegenstand des Patentanspruchs 2. Die Parteien und der gerichtliche Sachverständige sehen das nicht anders.
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III. Nach alledem war die Berufung zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung folgt aus § 110 Abs. 3 Satz 1 PatG in Verbindung mit § 97 ZPO.
Rogge	Jestaedt	Broß
 Melullis	Greiner