BGH · Ib ZB 11/65

Volltext der Entscheidung

2025 090
Nachschlagewerk: ja BG-HZ: nein
 ffiriosorbin
WZG § 5
Ist der Widersprechende als Inhaber des Wider Spruche Zeichens in der Zeichenrolle eingetragen und stellen die Beteiligten die Aktivlegitimation des Eingetragenen nicht zur Nachprüfung? dann braucht im Widerspruchsverfahren eine solche Nachprüfung jedenfalls nicht von Amts wegen vorgenommen zu werden»
WZG § 31
Gestattet ein Zeicheninhaber einem anderen die Benutzung seines Zeichens, ohne dieses selbst ebenfalls zu benutzen? dann folgt daraus noch keine Schwächung der Xennzeichnungs-kraft des Zeichens»
BGH? Beschl. v» 16» Dezember 1966 - Ib ZB 11/65 - BPatG
ß
BUNDESGERICHTSHOF
Ib ZB 11/65	BESCHLUSS	Verwindet	an
16. Dezember 1966 Zug,
 Justizangestellter als Urkundsbeamter 4er Geschäftsstelle
 ln der Rechtebeschwerdeaache
 der Firma J. P H^HBtetraße m Wilhelm St
____________ Ä	C	o	. , OHG
vertreten durch Dr. Anton
 Anmelderin und Hechtsbeschwerdeführerin,
 und
- Verfahrensbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Prof, und Dr.	-
gegen
 die Firma John W vertreten durch Re in
& B
nald Conwey
l limited,
 und David Erik G^Hw
 Widersprechende und Rechtsbeschwerdegegnerin ,
- Verfahrensbevollmächtigter:
Rechtsanwalt Dr
-2-
Der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 16« Dezember 1966 unter Mitwirkung der Bundesrichter Jungbluth, Br. Sprenkmann,
 Dr. Mösl, Alff und Br. Simon
 für Recht erkannt:
Bie Rechtsbeschwerde gegen den am 3« September 1963 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluß des 4« Senats (juristischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen«
Gründe :
I« Bie Rechtsbeschwerdeführerin hat im Jahre 1961 das Wortzeichen "Triosorbin" zur Eintragung für "diätetische Nährmittel" beim Deutschen Patentamt angemeldet« Gegen diese Eintragung hat die Rechtsbeschwerdegegnerin Widerspruch erhoben9 den sie auf das ältere Zeichen "Trisomnin" stützt•
Bas Widerspruchszeichen war zunächst zugunsten der Firma	&	Go« KG für "Arzneimittel, nämlich Schlaf-
und Beruhigungsmittel” in die Warenzeichenrolle eingetragen worden und wird von dieser Firma auch zur Kennzeichnung eines Schlaf- und Beruhigungsmittels benutzt«
Bie Widersprechende hat dazu in der Besohwerdeinstanz vorgetragen, sie unterhalte mit der Firma	&	Co.	schon
 seit Jahrzehnten vertragliche Beziehungen über die Herstellung von Erzeugnissen nach ihren* Rezepten unter Verwendung ihrer Warenzeichen. Eine solche Vereinbarung sei im Jahre 1956 auch über das erwähnte Schlaf- und Beruhi-
gungsmittel getroffen worden, das die Firma A^p^ & Co. nach ihren, der Widersprechenden, Rezepten herstelle und das mit einem ihrer Warenzeichen habe gekennzeichnet werden sollen« Da sie, die Widersprechende, aber über kein geeignetes Zeichen verfügt habe, sei das für die Firma A^P & Co. eingetragene Widerspruchszeichen in Benutzung genommen und aufgrund eines Vertrages aus dem Jahre 1958 auf sie, die Widersprechende, als die Inhaberin des Rezeptes, die auch die Herstellung des Präparates überwache, übertragen und umgeschrieben worden. Die Firma APP & Co. benutze also das Widerspruchszeichen gewissermaßen als Auftragnehmer in aufgrund eines Bizenzvertrages, der mit seinen engen Bindungen Uber eine einfache Benutzungserlaubnis hinausgehe, und diese Benutzung steigere die Kennzeichnungskraft zu ihren, der Widersprechenden, Grünsten«
Die Anmelderin hat gegenüber dem Widerspruch geltend gemacht, eine Übereinstimmung der beiderseitigen Zeichen sei nicht gegeben« Dabei sei zu berücksichtigen, daß die Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens bereits dadurch geschwächt worden sei, daß es aufgrund des Grebrauchsüberlassungsvertrages durch die Firma &PPI &
Co«, also einen Dritten, benutzt werde. Ferner bestünden neben dem Widerspruchszeichen die Drittzeichen "Iricombin" und die für gleichartige Waren benutzten Zeichen "Xrlcolin", "Trisorcin” und ’"Dricodein-Soloo”.
Die Prüfungsstelle des Deutschen Patentamtes und der juristische:-?- Beschwerdesenat des Bundespat ent gerichts haben die Übereinstimmung der beiden Zeichen festgestellt und dem angemeldeten Zeichen gemäß § 6 Abs. 2 WZG die Eintragung in die Zeichenrolle versagt.
-4-
M
II.	Die von der Anmelder in eingelegte zugelassene Hechtsbeschwerde ist nicht begründet.
1.	Die Rechtsbeschwerdeführerin bittet vorab um Nachprüfung, ob der Widerspruch nicht bereits deshalb habe zurückgewiesen werden müssen, v/eil die Widersprechende nicht Inhaberin des Widerspruchszeichens geworden sei; denn aus deren eigenem Vorbringen ergebe sich, daß sie das Zeichen mangels gleichzeitiger Übertragung des zugehörigen feiles des Geschäftsbetriebes nicht wirksam erworben habe
(§ 8 WZG), und daß daher das Zeichen entweder seine rechtliche Existenz verloren habe oder aber nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 6? 157 ? 144 -Lockwell) bei der Pirma AflfP & Co. verblieben sei» Demgegenüber meint die Rechtsbeschwerdegegnerin? das Widerspruchszeichen sei sehr wohl wirksam auf sie übertragen worden; doch könne dies dahinstehen; denn Einwendungen gegen die materielle Berechtigung des formell in die Zeichenrolle Eingetragenen seien im Widerspruchsverfahren unbeachtlich; Gegenstand dieses Verfahrens sei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl» BGHZ 45? 175? 174 - "Epigran") allein die Prüfung, ob zwischen dem angemeldeten Zeichen und dem für gleiche oder gleichartige Waren angemeldeten älteren Zeichen der Widersprechenden in der eingetragenen oder zur Eintragung bestimmten Gestalt Übereinstimmung im Sinne des § 51 WZG bestehe«
2.	Die Rüge der Rechtsbeschwerde kann im Streitfälle selbst dann nicht durchgreifen, wenn man entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerdegegnerin grundsätzlich davon ausgehen würde, daß im Widerspruchsverfahren auch die Präge zur Nachprüfung gestellt werden kann, ob der Widersprechende zur Geltendmachung der Rechte aus dem Widerspruchszeichen sachlich legitimiert ist» Die Anmel-
-5-
derin hatte ihrerseits die Berechtigung der Widersprechenden in keinem Stadium des Verfahrens angezweifelt, auch nicht, nachdem die Widersprechende nähere Angaben über ihre Rechtsbeziehungen zur Firma	&	Co«	gemacht hatte;
sie hatte vielmehr lediglich betont, das Widerspruchszeichen werde von einer anderen Rechtsperson als der Zeicheninhaberin benutzt, und durch diese Mitbenutzung seitens einer anderen Firma sei seine Kennzeichnungskraft beeinträchtigt worden« Die Anmelderin hatte mithin die Berechtigung der Widersprechenden nicht zur Nachprüfung gestellt« Da die Widersprechende als Inhaberin des Widerspruchszeichens in der Zeichenrolle eingetragen ist, war das Bundespatentgericht bei dieser Sachlage nicht gehalten, die Frage der Aktivlegitimation von sich aus aufzugreifen«
Die Eintragung in der Zeichenrolle besagt zwar noch nicht, daß ein Zeiehenrecht wirklich besteht und daß es dem Eingetragenen zusteht« Namentlich bei umgeschriebenen Zeichen können formelle Eintragung und materielle Berechtigung auseinanderf allen, zu demal das Patentamt bei Übertragungen den zu ihrer Wirksamkeit erforderlichen Geschäftsübergang nicht nachzuprüfen pflegt (vgl« dazu Schlüter MA 1965, 55» v« Gamm WZG Anm. 55 zu § 8 m.w.N.). Gleichwohl wird der Eintragung in der Zeichenrolle allgemein nicht nur nach der Richtung Bedeutung beigemessen, daß sie konstitutiv für den Beginn des Zeichenschutzes wirkt und daß ein Rechtsnachfolger sein Recht grundsätzlich erst nach erfolgter ümsehreibung geltend machen kann(§ 8 Abs. Z WZG); vielmehr wird die Eintragung auch für die Frage der sachlichen Berechtigung des Eingetragenen nicht als bedeutungslos angesehen. Ist der Eingetragene der ursprüngliche Anmelder des Zeichens, so wird angenommen, daß aus der Eintragung ein förmliches
-6-

X
Anscheinsrecht und eine tatsächliche Vermutung für die Berechtigung des Eingetragenen erwachse, die von demjenigen auszuräumen sei, der aus der von ihm behaupteten Nichtberechtigung des Eingetragenen Rechte herleiten wolle (vgl» Baumbach-Heiermehl, Wettbewerbsund Warenzeichenrecht, 8. Aufl. Vorbem. 8 vor § 1 WZG,Anm. 7 zu § 3 WZG; insbesondere v. Gamm aaO Atm. 36 zu § 8 WZG).
Im vorliegenden Falle ist allerdings nicht der ursprüngliche Anmelder, sondern sein Rechtsnachfolger als Zeicheninhaber eingetragen. Da - wie erwähnt - das Patentamt die materielle Wirksamkeit einer Zeichentibertragung nicht von Amts wegen nachzuprüfen pflegt, könnte in einem solchen Falle der Eintragung wohl nicht dieselbe Bedeutung wie der Eintragung des ursprünglichen Anmelders zuerkannt werden (vgl. RGZ 51, 263, 270; 80, 124, 128; 147, 332,
336; RG GRTJR 1928, 215, 216; 1943, 131, 132). Andererseits wäre es aber auch hier nicht gerechtfertigt, die Tatsache der Eintragung gänzlich zu vernachlässigen. Bas Reichsgericht hat verschiedentlich davon gesprochen, die Umschreibung gewähre eine formelle Berechtigung und begründe möglicherweise hei längerer unangefochtener Benutzung eine gewisse tatsächliche Vermutung für die Rechtmäßigkeit des Erwerbs; Darlegung und Nachweis der wirklichen Berechtigung hat es - soweit ersichtlich - erst verlangt, wenn die Mitübertragung des Betriebs bestritten wurde (vgl. RGZ 147, 336; RG GRÜR 1928, 216; 1945,
132; ferner Baumbaoh-Hefermehl aaO Anm. 16 zu § 8 WZG; v. Gamm aaO)« Indessen braucht im Streitfälle nicht abschließend entschieden zu werden, welche Bedeutung der Zeicheneintragung nach einer Umschreibung des Zeichens für die Präge der sachlichen Berechtigung des Rechtsnachfolgers im Widerspruchsverfahren zukommt. Denn selbst wenn die eigenen Angaben der Widersprechenden dem Beschwerdesenat ausgereicht hätten, eine wirksame Übertra-
-7-
gung des Zeichenrechts von der Firma A^/ß & Co. auf die Widersprechende zu verneinen, dann durfte er doch, worauf die Rechtsbeschwerdegegnerin zutreffend hinweist, aus der Rolleneintragung in Verbindung mit dem Inhalt der Vertfagsabsprachen jedenfalls die Ermächtigung der Widersprechenden entnehmen, die Rechte aus dem eingetragenen Zeichen im Wege der Prozeßstandschaft geltend zu machen. Dafür, daß das Be schwer degericht, zu demal bei einem so gelagerten Sachverhalt, nicht gehalten ist, die Präge der sachlichen Berechtigung des eingetragenen Widersprechenden von sich aus aufzuwerfen, spricht ferner die allgemeine Erwägung, daß im Widerspruchsverfahren dem Anmelder des jüngeren Zeichens - wie in den Vorinstanzen ersichtlich auch der Rechtabeschwerdeführerin -in erster Linie an einer Entscheidung darüber gelegen sein wird, ob das Widerspruchszeichen - wem es auch immer zustehen mag - der Eintragung seiner Heuanmeldung entgegensteht. Erstrebt er darüber hinaus eine Überprüfung auch der Legitimation des eingetragenen Zeicheninhabers, dann kann es ihm überlassen bleiben, diese Überprüfung zu veranlassen und dabei gegebenenfalls die Aussetzung des Widerspruchsverfahrens zu beantragen, sofern diese Überprüfung in einem anderen Verfahren durehgeführt werden soll.
III.	, 1. In der Sache selbst geht das Beschwerdegericht davon aus, daß dem Widerspruchszeichen eine normale Kennzeichnungskraft zukomme und daß diese Kennzeichnungskraft durch die Benutzung des Zeichens seitens der Firma Af0ß & Co. nicht geschwächt worden sei. Der vorliegende Sachverhalt sei anders gelagert als der vom früheren Ersten Zivilsenat entschiedene Almglocken-Pall (BGHZ 54, 299), in dem zwei selbständige Schwesterfirmen ein Zeichen gemeinschaftlich nebeneinander benutzt hätten und in dem
-8-
f
daher zu prüfen gewesen sei, ob eine derartige gemeinschaftliche Benutzung für jede der beiden Pirmen Ausstattungsschutz begründen könne oder ob dies umgekehrt für dessen Herausbildung schädlich gewesen sei«
Diesen Ausführungen des Beschwerdegerichts, die zur Zulassung der Rechtsbeschwerde geführt haben, ist beizutreten» Dabei ist es unerheblich, ob - wie die Rechtsbeschwerde unter Hinv/eis auf die Entscheidungen GRUR 1959, 87 - "Kochi", GRUR 1965, 485 - "Miclcy-Maus-Orangen,, in Verbindung mit den Grundsätzen des Urteils GRUR 1965, 86 - "Schwarzer Kater" geltend macht - die Benutzung des Widerspruchszeichens und eine daraus erwachsende Verkehrsgeltung mindestens bis zur Beendigung des Gebrauchsüberlassungsvertrages nur der Pirma A^^p & Co. und nicht der Widersprechenden zukommt. Denn der Beschwerdesenat läßt diese frage ausdrücklich dahinste-' hen und untersucht lediglich, ob die Benutzung umgekehrt die Kennzeichnungskraft des WiderspruchsZeichens beein-trägt haben kann. Eine derartige Schwächung, so führt er im einzelnen aus, beruhe darauf, daß das Publikum durch das tatsächliche Nebeneinanderbestehen verwechselbarer Zeichen genötigt werde, genauer auf Unterschiede zu achten. Im vorliegenden Pall sei aber davon auszugehen, daß das Widerspruchszeichen nicht gemeinschaftlich von der Widersprechenden und der Firma	&	Co.	nebeneinander,	son-
dern allenfalls nacheinander benutzt werde. Unter diesen Umständen bestehe für das Publikum kein Anlaß zu erhöhter Sorgfalt. Der vorliegende Sachverhalt unterscheide sich nicht wesentlich von dem Pall, daß eine Pinna das von ihr benutzte Zeichen mit dem zugehörigen $eil des Geschäftsbetriebes auf eine andere Pirma übertrage und diese das bisherige Erzeugnis unter der übernommenen Bezeichnung weiterhin vertreibe. Alsdann lasse sich nicht annehmen,
-9-
daß die Kennzeichnungskraft des Zeichens durch die frühere Benutzung seitens der anderen Pirma geschmälert worden sei. Bern Nachteil, daß das Publikum über den Herstellerwechsel aufgeklärt werden müsse, stehe der Vorteil gegenüber, daß das Zeichen durch den früheren Benutzer bereits eingeführt worden sei.
Biese zutreffenden Ausführungen, denen die Rechtsbeschwerde nichts überzeugendes entgegenzuhalten vermag, stehen im Einklang mit dem Wesen des Kennzeichenrechtes.
Die Kennzeichnungsfunktion eines Warenzeichens ist unabhängig davon, ob der Verkehr weiß, wer sein Inhaber ist;, denn sie besteht darin, daß das Zeichen auf die Herkunft der so gekennzeichneten Ware aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb hinweisen soll, ohne daß es darauf ankommt, wer der jeweilige Inhaber dieses Betriebes ist. Biese individualisierende Hinweiswirkung kann dadurch beeinträchtigt werden, daß dem Verkehr nebeneinander gleiche oder verwechs lungs fähige Zeichen begegnen, die auf verschiedene Herkunftsstätten hinweisen. Tritt hingegen im Verkehr immer nur ein Zeichen in Erscheinung und wechselt lediglich dessen Inhaber, indem der zugehörige Teil der geschäftlichen Betätigung auf einen anderen übergeht, dann bleibt dadurch die Hinweis funkt ion des Kennzeichens unberührt (vgl. für das Ausstattungsrecht BGHZ 16, 82 - "Wickelsterne11) Baß im vorliegenden Pall die alleinige Benutzung des Widerspruchszeichens durch die Pirma	ft	Co • für seine
 Kennzeichnungskraft nicht schädlich gewesen sein kann, träte noch klarer zutage, wenn man mit der Rechtsbeschwerde annehmen würde, das Zeichen wäre mangels rechtswirksamer Übertragung bei dieser Pirma, also der tatsächlichen Benutzerin, verblieben.
-10-
2. Bas Beschwerdegericht hat ferner geprüft, oh die Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens ,rTri-somnin,,durch sonstige Zeichen geschwächt worden ist* Es führt dazu aus, daß die Anfangssilhe "Sri" auf dem in Hede stehenden Warengehiet verhältnismäßig häufig als Hinweis darauf vorkomme, daß das Präparat drei verschiedene Komponenten aufweise* Bieser Anfangssilbe gebühre daher nur geringe Kennzeichnungskraft* Bas Widerspruchszeichen sei aber als Ganzes nicht durch die für pharmazeutische Präparate benutzten Brittzeichen "Sricolin*1, "Triaorcin” und "Iricodein-Solco” in einem rechtlich beachtlichen Umfang beeinträchtigt worden. Dabei könne dahinstehen, ob die Benutzung dieser Brittzeichen einen größeren Umfang erreicht habe; denn diese Zeichen lägen nicht im Verwechslungsbereich des Widerspruchszeichens, weil "Tricolin" und 1,^Dricodein,, im Gegensatz zu dem Wider-spruchszeichen keinen Zischlaut aufwiesen und weil in dem weiteren Zeichen "frisorcln" im Gegensatz zu dem Widerspruchszeichen zweimal ein Zischlaut (s und c) vorkomme und gerade diese Häufung besonders auffalle*
Auch diese Ausführungen lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen, Ba das Beschwerdegericht die Benutzungslage zugunsten der Anmelderin unterstellen konnte, bestehen keine Bedenken, daß es über die Präge der etwaigen Schwächung entschieden hat (vgl. den zur Veröffentlichung bestimmten Beschluß Ib ZB 6/65 v* 13* Juli 1966 - NVitapur")• Ihm ist auch darin beizupflichten, daß die Brittzeichen "Iricolin'1 und ,,!ürioodein,, dem Widerspruchszeichen "Irisomnin” ferner stehen als das beanstandete Zeichen "Triosorbin”* Bas weitere Brittzeichen "Trisor-cin" kommt nach Ansicht der Rechtsheschwerde dem Widerspruchszeichen deshalb naher als das beanstandete Zeichen, weil es sich lediglich durch -zwei Buchstaben in
-11-
der Wortmitte unterscheide, während das beanstandete Zeichen darüber hinaus in Gestalt eines zusätzlichen Vokals eine weitere Abweichung am Wortanfang enthalte, der dem Zeichenanfang einen ganz anderen Eindruck verleihe. Es ist indessen nicht anzunehmen, daß das Beschwerdegericht diesen Umstand übersehen hat. Wenn es demgegenüber das zweimalige Vorkommen eines Zischlautes . in dem Brittzeichen als einen im vorliegenden Zusammenhang ins Gewicht fallenden Unterschied angesehen hat,
—i	dann ist das jedenfalls aus Rechtsgründen nicht zu be-
anstanden, wobei das Beschwerdegericht noch ergänzend hätte ausführen können, daß die Kennzeichnungskraft eines Zeichens durch die Benutzung eines einzelnen nahestehenden Zeichens in der Regel noch nicht beeinträchtigt wird.
IV.	Ist sonach davon auszugehen, daß die normale Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens nicht nennenswert geschwächt worden ist, dann ist es entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde auch nicht rechtsfehlerhaft, wenn das Beschwerdegericht die Yerwechslungsgefahr zwischen dem angemeldeten Zeichen "(Criosorbin*1 und dem Wi~ derspruchszeichen "Irisomnin1* bejaht hat. Es geht zutreffend davon aus, daß bei der Beurteilung des maßgeb-liehen Gesamteindrucks die übereinstimmende Anfangssilbe "Uri" trotz ihrer Schwäche nicht ganz außer Betracht bleiben könne. Im Gesamte indruck seien die übereinstimmenden Herkmale derart stark überwiegend, daß Verwechslungen beim flüchtigen Sprechen ernstlich zu besorgen seien. Die Unterschiede erschöpfen sich darin, daß das angemeldete Zeichen am Wortanfang noch den Mehrvokal 1(o" aufweise, der jedoch nach der zutreffenden Ansicht der Prüfungsstelle unbetont sei und dessen Bedeutung durch das nachfolgende o in der nächsten Silbe herabgemindert
-12-
werde9 und daß ferner in dem angemeldeten Zeichen am Ende der vorletzten und am Anfang der letzten Silbe die Mitlaute "mn11 durch die Konsonanten "rb" ausgewechselt würden 9 v/as den Klanglichen Gesamte indruck bei der länge der Bezeichnungen aber nicht sehr stark beeinflusse« Wenn die Rechtsbeschwerde demgegenüber geltend macht, den Unterschieden komme für den Gesamteindruck eine derart erhebliche Bedeutung zu9 daß die Gefahr der Verwechslung zu verneinen sei? dann unternimmt sie damit den im Rechtsbeschwerdeverfahren unzulässigen Versuch 9 die tatrichterliche Würdigung des Beschwerdegerichts durch eine eigene Würdigung zu ersetzen.
Da auch die weiteren Ausführungen des angefochtenen Beschlusses einen Rechtsirrtum nicht erkennen lassen, war die Rechtsbeschwerde unter Kostenfolge aus §§ 13 Abs« 5 WZG, 41 y Abs, 1 S, 2 BatG zurückzuweisen.
Jungbluth Sprenkmann Mösl Alff Simon