BGH · la ZR 5/65

Volltext der Entscheidung

2544 006
la ZR 5/65
Verkündet am 25.Juni 1965 Oechsler, Juat.Angeot. ale tfrkundsbeamter der Geschäftsstelle
 Im Kamen dee Volkes
 In der Patentnichtigkeitsaache
 deo Dr.med.Dr.phil. Pranz Donatus TflHflfl^P» ^
(USA),
Beklagten und Berufungsklägers
 in fl
- Prozeßbevollmächtigte: j^^teanwalt Br.
und Patentanwälte und
 die Firma Ing« Paul
 gegen
>, 9uflfl|P~B<
Klägerin und Berufungsbeklagte,
 in
- Prozeßbevollmächtigte: Bechtsanwalt Prof. Dr.1
flflBflB» und
 Patentanwälte Dipl.-Ing« ti Dipl.-Phys«
hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die mündliche Verhandlung vom 25« Juni 1965 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr.Kastelski und der Bundesrichter Dr.Bock, Dr.Spengler, Claßen und Schneider
 für Recht erkannt:
Die Berufung des Beklagten gegen die Entscheidung des 1. Hichtigkeixssenats des Deutschen Patentamts vom 6« Mai 1958 wird auf Kosten des Beklagten zurückgewiesen.
Von Hechts wegen
 
Tatbestand:
Per Beklagte 1st Inhaber des seit dem 7. Oktober 1949 laufenden PBP 876 739» für das er gemäß § 4 des Ersten Überleitungsgesetzes eine Niederlegungspriorität vom 12. Juli 1945 beansprucht.
Pie beiden Hauptansprüche dieses Streitpatents lauten:
1.	Hüftgelenk-Prothese, gekennzeichnet durch die Ausbildung eines Gleitelementa, vorzugsweise aus Kunststoff, das als Kugelteil massiv oder kappenartig geformt ist und an seiner Unterseite Möglichkeiten oder Vorrichtungen mechanischer Verbindung mit dem Khochenatumpf auf weist.
2.	Hüftgelenk-Prothese aus Kunststoff, dadurch gekennzeichnet , daß sie im Spritzgußverfahren hergestellt ist.
Pie Unteransprüche 3-11 betreffen besondere Ausbildungen der Hüftgelenk-Prothese.
Pie Klägerin hat die Nichtigkeitsklage erhoben und beantragt, das Patent durch Streichung der Ansprüche 1-8 teilweise für nichtig zu erklären. Sie stützt ihre Klage auf PBP 837 294 als älteres Recht und auf verschiedene Pruckschriften, die sie als Vorveröffentlichungen bezeichnet. Pabei vertritt sie die Rechtsauffassung, daß als Stand der Technik sämtliche Veröffentlichungen bis zu dem Anmeldetage des Streitpatents berücksichtigt werden müßten, da der Beklagte hierfür aus mehreren Gründen keine Niederlegungspriorität in Anspruch nehmen könne. Per Beklagte hat widersprochen und Abweisung der Nichtigkeitsklage beantragt.
- 3 ~
Durch Entscheidung des 1* Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom 6« Mai 1958 ist das Patent 876 739 dadurch teilweise für nichtig erklärt worden,daß die Ansprüche 1-8 gestrichen worden sind*
Gegen diese Entscheidung hat der Beklagte Berufung eingelegt mit dem Anträge, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent 876 739 unter Abweisung der Nichtigkeitsklage mit den folgenden Ansprüchen aufrechtzuerhalten:
1* Hüftgelenk-Prothese, gekennzeichnet durch die Ausbildung eines Gleitelements, vorzugsweise aus Kunststoff, das als Kugelteil im wesentlichen massiv geformt ist und an seiner Unterseite einen Nagelschaft aufweist, der in festem Zusammenhang mit dem Kugelteil steht und in dem Hüftknochen verankert werden kann*
2. Hüftgelenk-Prothese nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie aus im Spritzgußverfahren verarbeitetem Kunststoff besteht«
3* Hüftgelenk-Prothese nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet durch eine Einlage aus korrosionsfreiem Metall in dem Nagelschaft*
4* Hüftgelenk-Prothese nach Anspruch 1-3» dadurch gekennzeichnet, daß sie einen mit dem Nagelschaft verbindbaren gesonderten Kugolteil aufweist.
5* Hüftgelenk-Prothese nach Anspruch 1-4, dadurch gekennzeichnet, daß der Nagelschaft sich von seinem Ansatz an der Basis des Kugelteils zu seinem freien Ende hin verjüngt und an seinem Ansatz im Übergang zu dem Kugelteil hin anschwillt«
6.	Hüftgelenk-Prothese nach Anspruch 1-5» dadurch gekennzeichnet, daß die Unterhöhlung des dem Nagelschaft pilzähnlich aufsitzenden Kugel-
teils in die darttberliegende Kugelhälfte (180 °) des.Kugclteils hineingreift.
7.	Hüftgelenk-Prothese nach Anspruch 1-3, dadurch gekennzeichnet, daß der Hagelschaft runden, vierkantigen oder polygonalen Querschnitt aufweist.
8.	Hüftgelenk-Prothese nach Anspruch 1 bis 3 und 3, dadurch gekennzeichnet, daB der Nagelschaft Längsfurchen oder Leisten aufWeist.
9.	Hüftgelenk-Prothese nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Unterhöhlung des Kugelteils mit einer Hiefung oder Leistenprofilierung als Drehsicherung versehen ist.
Die Klägerin hat Zurückweisung der Berufung beantragt. Der Senat hat ein Sachverständigengutachten von Professor Dr.med.Chapchal eingeholt, das von diesem in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt worden ist.
Bntscheidungsgründe:
1. Gegenstand der Erfindung.
Der Beklagte als Erfinder des Streitpatents hat sich die Aufgabe gestellt, eine Prothese zu schaffen, die geeignet ist, den infolge einer Nekrose oder Deformation funktionsuntüchtigen Hüftgelenkkopf zu ersetzen. Zur Lösung dieser Aufgabe hat er in der Patentschrift drei voneinander unabhängige Vorschläge gemacht, nämlich: 1
1. Als Hüftgelenk-Prothese soll eine Vorrichtung benutzt werden, die als ein - vorzugsweise aus Kunststoff bestehendes - Gleitelement ausgebildet ist, das entweder als massive Kugel oder nach Art einer Kappe geformt ist und an ihrer Unterseite einen Nagelschaft aufweist. - Diese
 
sogenannte Pilzform hatte ihren Niederschlag in den Ansprüchen 1, 3, 4 der Patentschrift gefunden, während sie im Rahmen der Berufungs-anträge den einzigen Gegenstand des neuen Hauptanspruchs 1 bildet»
2 . Als Hüftgelenk-Prothese soll eine Vorrichtung. benutzt werden, die nach Art einer Kappe geformt ist und an ihrer Unterseite andere Vorrichtungen für eine mechanische Verbindung mit dem Khochenstumpf (also keinen Hagelschaft) aufweist.
Biese sogenannte Kappenform bildete den Gegenstand der ursprünglichen Ansprüche 1, 10, 11 der Patentschrift und hat-im Rahmen der Berufungsanträge keine Berücksichtigung mehr gefunden.
3.	Zur Herstellung einer Hüftgelenk-Prothese aus Kunststoff soll das Spritzgußverfahren verwendet werden.
Biese im Patentanspruch 2 (alter und neuer Passung) niedergelegte lehre bezog sich ursprünglich auf Hüftgelenk-Prothesen von jederlei Gestalt, während sie im Rahmen der Berufungsanträge durch Zurückbeziehung auf Anspruch 1 nur noch eine Hüftgelenk-Prothese von Pilzform erfaßt.
Gegenstand der Prüfung des Senats können nur noch die vorstehend unter 1 und 3 wiedergegebenen Erfindungsgedanken
 
sein, während die Kappenform (vgl# oben 2) auf Grund der eingeschränkten Patentansprüche, welche der Beklagte in der Berufungsinstanz vorgelegt hat, nicht mehr auf ihre Patentfähigkeit hin zu untersuchen ist#
Im Gutachten des gerichtlichen Bachverständigen wird bezweifelt, ob dem Pachmann durchschnittlichen Könnens durch das Streitpatent überhaupt eine Lehre zu dem technischen Handeln vermittelt werde. Aus den zusätzlichen Ausführungen ist aber zu entnehmen, daß der Gutachter - als Professor der Medizin - nur darauf hinweisen will, daß Hüftgelenk-Prothesen ausschließlich von einem Chirurgen mit großer Erfahrung und überdurchschnittlichem Können in den menschlichen Körper eingefügt werden können. Biese Schwierigkeiten, welche der Operateur bei der Anwendung der gemäß Patentanspruch 1 geschützten Vorrichtung zu überwinden haben wird, hindern indessen nicht, daß Hersteller chirurgischer Instrumente und orthopädischer Hilfen aus den Ansprüchen 1 und 2 eine vollständige und wiederholbare Lehre im Hinblick auf die Anfertigung einer Hüftgelenk-Prothese zu entnehmen vermögen. Biese Hersteller, und nicht der Chirurg, sind die Fachleute durchschnittlichen Könnens, an die sich die technische Anweisung des Streitpatents richtet.
Entgegen der Meinung des Sachverständigen und.in Übereinstimmung mit der Auffassung des Beutschen Patentamts und beider Prozeßparteien muß daher anerkannt werden, daß beide Haupt ans prüche des Streitpatents ihrem Wesen nach eine vom Burch8chnittsfaehmann wiederholbare technische Lehre verkörpern.
*
 
Des weiteren ist die angefochtene Entscheidung zu Recht, ohne dies im einzelnen auszuführen, davon ausgegangen, daß die den Gegenstand des Streitpatente bildende Prothese nicht etwa ein reines Heilverfahren verkörpert, welches als solches einem Patentschutz nicht zugänglich wäre. Hach der vom Reichsgericht und vom Bundesgerichtshof gebilligten Praxis des Patentamts können zwar Verfahren zur Heilbehandlung des menschlichen Körpers -hierunter fällt sowohl die nachträgliche Beseitigung als auch die vorbeugende Verhütung von Krankheitszuständen -nicht der Allgemeinheit entzogen werden (vgl. RG in HuW 1934, 120, 121). Dennoch kann nach dieser Rechtsprechung ein Apparat, der einem Heilverfahren dient, jedenfalls dann patentfähig sein, wenn er neue, einen wesentlichen Portschritt für die Technik bedeutende Konstruktionen aufweist (vgl. RG in "Blatt11 1926, 227, 229; zustimmend BGH vom 17. Januar 1961 - I ZR 4/57). Bine Prothese, also der "künstliche Ersatz verlorener Körperteile (Gliedmaßen, Gebiß, Augen usw.)" - vgl. Gfrörer, Medizinisches Wörterbuch, 1958 -, ist ein technisches Hilfsmittel der Medizin, welches als solches, ebenso wie z.B. ärztliche Instrumente, durchaus dem Patentschutz zugänglich ist.
II. Stichtag für die Heuheitsprüfung.
Ausschlaggebend für die Beantwortung der Präge, ob die beiden Gegenstände der Erfindung nach dem Stande der Technik als neu oder als bekannt zu gelten haben, ist im vorliegenden Palle die Vorentscheidung, welche Priorität dem Streitpatent zukommt. Denn der Beklagte hat bereits im Erteilungsverfahren erklärt, daß er sich nicht mit der Anmeldungspriorität vom 7. Oktober 1949 begnügen, sondern
 
eine Eiederlegungspriorität aus der Zeit vor dem 1 «August 1945 (neuerdings vom 12« Juli 1945) in Anspruch nehmen wolle» Dieses Begehren stützt sich auf § 4 des Ersten Gesetzes zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des ger/erblichen Rechtsschutzes vom 8. Juli 1949* Hier~ nach steht dem Anmelder einer Erfindung, die vor dem 1. Oktober 1948 im Inland vollendet und so niedergelegt worden ist, daß danach die Benutzung durch andere Sachverständige möglich erscheint, eine nach dieser Riederlegung erfolgte Veröffentlichung oder offenkundige Benutzung bei der Erlangung des Patentschutzes nicht entgegen»
Der Beklagte kann diese gesetzliche Vorzugsregelung jedoch nicht für sich in Anspruch nehmen, obschon er die Patentanmeldung am 6» Oktober 1949, also nicht später als einen Monat nach der Eröffnung des Patentamtes (vgl. § 4 Abu»3 Er. 2) bewirkt hat. Denn die Vorschrift des § 4 Abs.l gilt nicht für Erfindungen, die vor dem 1. Juli 1944 vollen-det waren (vgl. § 4 Abs.3 Er.3)* Der gesetzgeberische Grund für diese zeitliche Beschränkung der Vorzugsregelung, ist in dem allgemeinen Prinzip des deutschen Patentrechts zu erblicken, daß jeder Erfinder durch den sonst drohenden Verlust des Zeitvorrangs angehalten werden soll, neue technische Erkenntnisse so frühzeitig wie möglich der Allgemeinheit zu offenbaren. Eine Ausnahme von diesem Prinzip und folg-lieh eine Befreiung von dem Zwang, sich den Zeitvorrang durch ordnungsgemäße Anmeldung der Erfindung beim Patent-amt zu sichern, konnte mit hinreichender Rechtfertigung nur solchen Erfindern zugebilligt werden, welche durch die Vifirren der letzten Kriegsmonate und durch den Ausfall des früheren Reichspatentamtes in den ersten Jahren nach dem Kriege außerstande waren, die Anmeldungsform&litäten so-
gleich au erfüllen. Nur für diese Erfinder, welche ihre Erfindung in der anormalen Zeit vom 1, Juli* 1944 bis zu dem 1. Oktober 1948 vollendet hatten, wollte das Gesetz ausnahmsweise die Niederlegungspriorität anstelle der allgemein vorgeschriebenen Anmeldepriorität zugestehen. Es ist daher - selbst im Billigkejfswege - nicht angängig, das Privileg des § 4 des 1. Überleitungsgesetzes auch auf solche Erfindungen zu erstrecken, die bereits vor dem 1. Juli 1944 vollendet gewesen waren und daher ohne weiteres noch beim Beichspatentamt hätten angemeldet werden können.
Ben vollen Beweis dafür, da# der Beklagte seine Erfindung tatsächlich bereits vor dem Stichtag des 1. Juli 1944 vollendet hatte, entnimmt der Senat den Erklärungen, die der Beklagte selbst im Erteilungaverfahren des Streitpatents abgegeben hat. Es handelt sich dabei im einzelnen um folgende Auslassungen:
Begleitschreiben zur Patentanmeldung vom 6. Oktober 1949i
uIn der Anlage überreiche ich Unterlagen zu meiner neuen Patentanmeldung ’’Hüftgelenk-Prothese’1 und beantrage die Erteilung eines Patentes.
Gleichzeitig beantrage loh die Behandlung der vorliegenden Anmeldung als Zusatz-Patentanmeldung zu meiner 1941 eingereichten Patentanmeldung HGlei t element11.
Unterlagen über diese Alt-Anmeldung werde ich noch einrcichen."
Einleitung der Patentanmeldung vom 6. Oktober 1949 s
”In der 1941 eingereichten Patentanmeldung ”G1eitelemente” wurde bereits eine Femur-Kopf-Prothese beschrieben, die aus einem kugeligen
 
4
oder pilzförmigen Kopf bestand, der von einem kantigen Schaft getragen wurde« Auch war darin erwähnt, daß der Schaft zur Erhöhung der Festigkeit mit einer Metalleinlage versehen sein könne.
Die vorliegende Anmeldung (Zusatzanmeldung) hat zu dem Gegenstand eine weitere Entwicklung der gleichen Erfindung...."
Eingabe vom 19. Januar 1950:
"In sachlicher Hinsicht darf ich noch darauf hin-weisen, daß es sich um eine weitere Ausgestaltung meiner Erfindung; "Chirurgische Gleitele-mente" handelt und bitte, sofern das möglich ist, mir die Priorität von 1945 zuzuerkennen. Ich habe Beweise, daß die Erfindung 1945 fertig vorlsg, abgesehen davon, daß bereits 1941 parallel laufende Entwicklungsarbeiten von mir durchgeführt wurden, Über die ich aber wegen Vernichtung der Unterlagen keinen Nachweiß führen kann."
Eingabe vom 30. April 1951:
"Ich kann weiter durch eine andere eidesstattliche Erklärung des Herrn Prof, von D aus Ba^^^ belegen, daß ich bereits die Erfindung besessen habe, als Gedanken.....
Eingabe vom 6. Januar 1952:
"In Sachen vorliegender Patentanmeldung beantra ge ich, die ursprünglich als Zusatzanmeldung zu der Altanmeldung T 4074 IXa/3od mit Priorität vom 15. 2. 1945 eingereichte Patentanmeldung als selbständige Patentanmeldung behandeln.....zu v/dlon ....,f
In der Zwischenzeit hatte das Deutsche Patentamt in München vergebliche Nachforschungen bei der Dienststelle Berlin angestellt.nach einer: "Anmeldung aus dem Jahre 1941 auf den Namen Dr.med.F.D.	Gegenstand	ist ein
j
— XI —
Hüftgelenkeraatz in Form eines Pilzes mit Schaft (Plexi glas) ”.
Eingabe vom 4* März 1952:
"Zwar ist* in den ursprünglichen Unterlagen vom 6.10.1949 dieser Gedanke als wesentlicher Erfindungsgegenstand auf gefa 13 t, doch war diese Anmeldung eingereicht als Zusatzanmeldung zu der verlorengegangenen Altanmeldung 1' 4074 IXa/3©*d. Demgemäß ist auch eingangs der Patentanmeldung 0? 15 IXa/50- d vom 6.10.1949 in der Patentbeschreibung auf den Erfindungsgegenstand der Altanmeldung Bezug genommen. Nachdem der Eingang der Altanmeldung aber nicht nachgewiesen werden kann, habe ich die Zueatzanmeldung als selbständige Anmeldung begehrt. Daraus ergibt sich, daß 'Üeile der Beschreibung, die sich auf den Erfindungsgegenstand der Altanmeldung beziehen, nunmehr $cile des Brfindungsgegenstandee der neuen Anmeldung T 15 IXa/30od geworden sind.....
Es ist daher dieser Gedanke, in der Altpatentanmeldung beschrieben, nunmehr Hauptgedanke der vorliegenden Heuanmeldung ...,f
Eingabe vom 19« Mai 1952:
»Die vorliegende Patentanmeldung f 15 war ursprünglich (6.10.49) als Zusatzanmeldung zu der Altanmeldung T 4074 mit Priorität vom 15.2. 45 angemeldet worden. In der Anmeldung vom 6.10. wurde in der Einleitung auf den Inhalt der Altpatentanmeldung Bezug genommen .... Nachdem die AltPatentanmeldung T 4074 problematisch geworden ist, kann ich mich in der nunmehr selbständig gewordenen Anmeldung T 15 nicht auf diese ursprünglich engere Passung beschränken, sondern muß abstellen auf die Gesamtheit des in den Patentunterlagen vom 6.10.49 Offenbarten....”
Endlich hat die Firma Johannes DrflBIP in 1949/50 in Zusammenarbeit mit dem Beklagten einen Prospekt Uber die Hüftgelenk-Prothese herausgegeben, in dem die
t
Angabe stand:
 
i
"F^^-Kopf-Prothesen nach Dr *med. Dr. phil. F. D.
- D.R.P* angem. 1941".
Später hat der Beklagte die früheren Zeitangaben als irrtümlich bezeichnet und vorgetragen, daß er sich zwar seit 1940 mit den Problem beschäftigt habe, jedoch erst im Herbst oder Y/inter 1944/45 plötzlich auf den Erfindungsge-dunken verfallen sei* Mit dieser neuerlichen Darstellung kann er indessen nicht den Bewoiswert seiner ursprünglichen Angaben entkräften, die er rund 18 Monate lang und, wie zugegeben, zu einer Zeit gemacht hat, zu der er noch nicht wußte, daß die Vergünstigung des 1* Überleitungsgesetzes nur solchen Erfindungen zugute kam, die nicht vor dem 1. Juli 1944 vollendet gewesen waren* Die abgeänderte Darstellung gewinnt auch dadurch nicht an Überzeugungskraft, daß sie durch eidesstattliche Erklärungen verschiedener Personen bestätigt wird. Denn abgesehen davon, daß diese Personen nur Gespräche mit dem Beklagten aus dem Jahre 1945 wiedergeben können, ist der Senat der Überzeugung, daß der Beklagte all seine oben v/iedergegebenen Erklärungen im Erteilungsverfahren nicht abgegeben hätte, wenn die neuerliche Version von einer plötzlichen Eingebung in der Badewanne im Jahre 1944 zutreffend wäre. Ein derartiges Erlebnis wäre ihm in den Jahren 1949 bis 1952 noch gegenwärtig gewesen und nicht für mehrere Jahre durch ein ganz anderes Erinnerungsbild verdrängt worden.
Hiernach kann sich der Beklagte nicht auf die Niederle gungspriorität des § 4 des 1* Überleitungsgesetzes berufen* Er muß oich daher alle vor dem Anmeldetag {6. Oktober 1949)
.l
 
veröffentlichten Druckschriften als Stand der Technik entgcgenhulten lassen#
III. Neuheit des Gegenstandes der Erfindung.
Unter Zugrundelegung dieses späteren Prioritätsdatums erweist sich der Patentanspruch 1 im wesentlichen als neuheitsschädlich vorweggenommen«
Dabei braucht nicht auf die Frage eingegangen zu werden, ob das DBP 837 294 in Verbindung mit der französischen Patentschrift 989 341, deren Anmeldepriorität vom 25« April 1949 auch für das deutsche Patent in Anspruch n genommen wird, wirklich als "älteres Hecht" im Sinne des § 4 PatG anerkannt werden kann.
Denn es liegen zv/ei eindeutige, als solche auch vom Beklagten nicht angezweifelte Vorveröffentlichungen vor in Gestalt der Abbildungen und Beschreibungen von Hüft-gelenk-Stiftprothesen (aus Kunststoff) in zwei verschiedenen Fachzeitschriften, nämlich in:
"Presse Mfcdicale", Nr. 26 vom 3. Mai 1947, S.302, Fig. 2;
"Journal de Chirurgie", Bä. 65, Nr. 1 - 2 des Jahres 1949, Seiten 17-24, Abbildung auf Seite 19»
Auch die Sachverständigen sind insoweit zu einer einheitlichen Würdigung gelangt. Denn der gerichtliche Sachverständige hat in seinem Gutachton (S. 25) hierzu ausgeführt:
 
"Abbildung und Beschreibung lassen keinen Zweifel darüber, daß es sich um Prothesen handelt, die mit der im Streitpatent beschriebenen Hüftgelenkprothese identisch (wesensgleich) sind".
Keine andere Beurteilung erfahren diese Entgegenhaltungen in dem vom Beklagten überreichten Privatgut&chten von Professor Br. LiflHi^ (S. 7), worin es heißt:
"Bie Veröffentlichungen in der Presse Medicale und im Journal de Chirurgie dürfen als wesens-gleich mit der Hüftkopfpro these von angesehen werden".
Ber Beklagte trägt vor, diese französische Entwicklung gehe auf die Erfindung des Streitpatents zurück. Benn der französische Chirurg Br. Jfl^ sei zu seiner Entwicklung angeregt worden durch den Ingenieur	der
 ihm die Erfindung mitteilte, nachdem er selber bei der Bemontage der Firma	&	Hfl) in Bflfll^P Kenntnis
 von den dort lagernden Unterlagen des späteren Patentanmelders erlangt habe. Biese Entstehungsgeschichte der französischen Vorveröffentlichungen, für deren Richtigkeit der Beklagte keinen Beweis angetreten hat, mag auf sich beruhen . Benn keinesfalls würde ein solcher Ursprung der Vorveröffentlichungen den Senat dazu ermächtigen, zwecks Vermeidung einer Härto von der Grundregel des § 2 PatG abzuweichen, wonach sämtliche VorverÖffentlichungen neuheitsschädlich sind mit alleiniger Ausnahme solcher, die innerhalb von 6 Monaten vor der Anmeldung erfolgt sind und auf der Erfindung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruhen. Selbst wenn also Br. Jflfl seine Eingebung durch die Unterlagen des Beklagten empfangen haben sollte, so wäre es patentrechtlich nicht zulässig, die Veröffentlichung in "Presse M&dicale" vom 3. Mai 1947 als nicht vorhanden zu betrachten.
- 15
IV. Prüfung der Erfindungahöhe bei Zugrundelegung der Niederlegungspriorität von 1945.
Selbst wenn der Senat zugunsten des Beklagten unterstellen würde9 daß er sich auf die Niederlegungspriorität des Jahres 1945 berufen könnte, so müßte es dennoch bei der vom Nichtigkeitssenat ausgesprochenen Vernichtung des Streitpatents sein Bewenden haben.
1. Denn vergleicht man den Gegenstand der Erfindung des Streitpatents mit demjenigen Stand der Technik, welcher aus der Zeit vor dem 12. Juli 1945 vorliegt, so fehlt es ihm an der notwendigen Erfindungshöhe.
a)	Veröffentlichungen in "Annals of Surgery" von 1943s
Im Hai-Heft der amerikanischen Fachzeitschrift "Annals of Surgery" sind zunächst auf Seite 778 in den Figuren 12 A-C Hüftkopfkappen aus	dargestellt, wie sie von
 AflK-PrfH^ und Vefl^^ angegeben waren. Biese Kappenprothesen, welche teils ohne, teils mit Befestigungsmöglichkeit am Knochenatumpf ausgebildet waren, nahmen die im ursprünglichen Schutzbegehren des Streitpatents enthaltene selbständige "Kappenform" vorweg. Der Beklagte hat diesem Stand der Technik dadurch Rechnung getragen, daß er die Kappenform im neuen Patentanspruch 1 nicht mehr erwähnt hat und folglich im Rahmen des Hauptan-sprucho nicht mehr verteidigen will.
Darüber hinaus ist auf Seite 775, in Fig. 7, derselben Veröffentlichung eine V®HHBB^*Pro these abgebildot, welche gleichzeitig den Hüftgelenkkopf, den Schenkelhals und das obere Ende des Schenkelschaftes ersetzte. - Endlich
 
sind in Pig, 3 dieser Veröffentlichung, auf Seite 773, zwei Kadiuskopfkappen aus VQHIP abgebildet, von denen die eine uuf einem Lamellennagel sitzt, mit dem sie im Knochen fixiert werden kann, Liese Radiuskopfkappe ist insofern nicht neuheitsschädlich, als sich eine Prothese des Ellbo-gengelenks gegenständlich von einer Prothese des Hüftgelenks unterscheidet. Indessen kommt ihr entscheidende Bedeutung bei der Prüfung der Präge zu, ob die Hüftkopf-Stiftprothese des Streitpatents noch als eine eigenständige Erfindung anerkannt werden kann.
Bekannt war außerdem der Schenkelhals-Nagel nach
 wie er vor allem auf Seiten 773 (Pig. 2a) und 773 (Pig. 6b) des erwähnten Heftes von "Annals of Surgery” des Jahres 1943 abgebildet worden ist. Als Werkstoff ist auch bei diesen Sfl|^-P4HHK~Näg6ln	vorgesehen,
b)	Veröffentlichung in "British Plastics" 1943s
Im Lezember-Heft des Jahrgangs 1943 der Zeitschrift "British Plastics" ist auf'Seite 412 im Rahmen einer Abhandlung : "transparent plastics for arthritis" eine Hüft-kopfkappe aus Plexiglas abgebildet und beschrieben. Sie unterscheidet sich von der fest auf dem Knochenstumpf auf-eitsenden Kappe des Streitpatents dadurch, daß sie nur lose aufsitzt und daher - wie der Beklagte mit Recht hervorhebt - nur ein bewegliches "Interp08itumw zwischen den natürlichen Oelenkteilen bildet,
c)	Veröffentlichung: Mehldorn, Xunstharzpreßetoffe und andere Kunststoffe, 1939s
Dort ist auf den Seiten 266 - 288 die Herstellungstechnik für Kunststoff teile im Spritzgußverfahren ein-
 
schließlich der Möglichkeit beschrieben, durch Einlagerung von Metallteilen an die Kunstgußforro Verstärkungen zu erreichen. Da hier indes auf Prothesen nicht eingegangen wird, kann diese Entgegenhaltung allenfalls bei der Prüfung der Irfindungshöhe Berücksichtigung finden.
Der Gegenstand des Anspruchs 2, also Herstellung einer Hüftgelenk-Prothese im Spritzgußverfahren, ist ebenfalls nicht als bekannt nachgewiesen worden.
2. Zu Hecht hat jedoch der Nichtigkeitssenat die Erfindungshöhe dieses Patentanspruchs 2 mit folgender Begründung, die keiner Ergänzung mehr bedarf, verneint:
"Im Anspruch 2 wird die Verwendung des Spritzgußverfahrens zur Herstellung einer Prothese aus Kunststoff beansprucht. Zur Zeit der Anmeldung des Streitpatents ?/ar das Spritzgußverfahren mit seinen Vor- und Nachteilen in der Fachwelt allgemein bekannt, so daß jeder Fachmann des vorliegenden Sachgebiets auch dieses Herstellungsverfahren anwenden konnte, wenn er sich davon besondere Vorteile Vorgespräch, ohne daß es dazu einer erfinderischen Hat bedurfte." - Vergeblich versucht der Beklagte die Erfindungseigenschaft für diesen Vorschlag mit dem Hinweis darzutun, daß sonst nur dünnwandige Artikel spritztechnisch gefertigt worden seien. Denn durch die Abbildungen 245-251 deo Buches von Mehldorn ist dargetan, daß unter den verschiedenen Gegenständen, Vielehe als Spritzt eile hergestellt worden sind (vgl. S. 279)* nicht nur Präzisionsteile für ein Mikroskop, Ptillhalter, Drehbleistifte, verwickelte Rundfunkbauteile und Spritzteile mit eingebetteten Metall-einlagen vorkamen, sondern auch so umfängliche Formotücke
 
wie Automobil-Beschläge, vor allem ein Auto-Türgriff (vgl. Bild 250 auf Seite 286)..
5. Für die Beurteilung der HÜftkopf-Stiftprothese,die das eigentliche Kernstück der Erfindung des Streitpatents bildet, hat der gerichtliche Sachverständige folgende historische Überlegung angestellt: Ursprünglich habe ein wesentlicher erfinderischer Schritt zu dem BntschluB gehört, den Schaft einer Haltevorrichtung in der llarkhöhle bzw. in der Spongiosa eines Versehrten Knochens zu verankern. Dieser Schritt sei aber bereits durch mehrere Vorläufer des Streitpatento vollzogen worden. Zuerst habe
 vorgeschlagen, durch Nagelung eine Stiftverbindung eines abgebrochenen Gelenkkopfes mit dem Schenkelhals herzustellen. Damit sei bereits die erbte Anregung dafür gegeben worden, auch einen künstlichen Gelenkkopf, der an die Stelle eines abgebrochenen oder operativ entfernten Gelenkkopfes treten soll, durch Nagelung am Schenkelhals zu befestigen. Diese weitere Entwicklung sei sodann im Jahre 1943 durch die Hadiuskopf-Prothese nach KeflBt-Spg^ ("Annals of Surgery» 1943, S.773, Pig« 3) verwirklicht worden. Diese Vorveröffentlichung habe den Grund für alle iSrweiterungen des Gedankens gelegt und es habe nur noch des anatomischen Studiums bedurft, um diese Lehre der Verankerung eines Nagels in der Markhöhle des Knochens auf andere Gelenke, z.B. das HÜft- und Kniegelenk, zu übertragen. Dabei sei es auch nichts überraschendes mehr gewesen, den Schaft einer Stiftprothese so lang zu wählen, daß ihre Spitze bis in die Corticalis der gegenüberliegenden Knochenwand vorgetrieben wurde; denn dieses sei beim Sfll^-PfllB^-Nagel (allerdings bei Kugelung von außen mich innen) bereits bekannt gewesen.
 
Diese Überzeugende Beurteilung des technischen Problems durch den Sachverständigen schließt nicht aus, daß in jeden Sinzelfalle von der medizinischen Seite her das schwierige und verantwortungsvolle Problem zu lösen war und ist, in welche Gelenke man Überhaupt eine Prothese (sog. Endoprothese) versenken kann. Hierzu hat der gerichtliche Sachverständige überzeugend ausgeführt, daß eine Arthroplastik beim Hüftgelenk leichter als beim Ellenbogen- oder Kniegelenk auszuführen sei, weil die dicke Muskulatur der Hüfte den Fremdkörper reizloser aufnimmt als etwa die Haut, welche die anderen Gelenke eng überspannt.
Von diesem Gesichtspunkt aus erscheint es verständlich, daß der gerichtliche Sachverständige als zweite Erfinderische Tat“ die Anbringung der Oberschenkel-Prothese nach	«und	(,rAnnals of Surgery“ 1943,
 $.775, Pig.7) anerkennen will. Mit dieser Hüftgelenk-Prothese, v/elchc außer dem Hüftkopf zugleich den Schenkelhals und einen Teil des Schenkelschaftes ersetzte, wurde nicht nur dicr statische Aufgabe der Kraftübertragung zufriedenstellend gelöst, sondern daneben auch der biologisch-medizinische Nachweis der Verträglichkeit eines so großen Fremdkörpers im Gelenk erbracht.
Bei Berücksichtigung dieser Vorläufer kann die Hüftgelenk-Endoprothese nach dem Streitpatent in der Tat nur als "ein Glied in der Kette der Bndoprothesenentv/icklung” bzw. als “eine Fortentv/icklung bereits im Baum schwebender Gedanken“ (so der gerichtliche Sachverständige) gewürdigt werden.
 
Die Kritik dee Beklagten an dieser Beurteilung dee gerichtlichen Sachverständigen läßt vor allem außer acht, daß bei der patentrechtlichen Beurteilung alle medizinischen Anweisungen, die sich nur an den Chirurgen wenden, ausgeklammert werden müssen. Es mag durchaus sein, daß es 1945/1949 - und erst recht 1941 ! - ein “kühner Gedanke” gewesen ist, “den Hüftkopf abzuschlagen und durch eine Kopfprothese, an die ein Stil zur Befestigung im Schenkelhals angebracht war, zu ersetzen (so Lange im “Lehrbuch der Chirurgie“, herausgegeben von Gohrbrundt und Hedwitz, 1956, S.82). Ein solch bahnbrechender Vorschlag auf dem Gebiet der Chirurgie, mag er nun auf den Beklagten oder auf Dr.	zurückgehen,	kann	aber nicht durch ein Pa-
tent belohnt werden, weil ei^Sflbel nicht um eine technische Lehre, sondern um ein Verfahren zur Heilbehandlung des menschlichen Körpers handelt. Aua demselben Grunde kann auch die günstige Beurteilung von Professor (Anlage 13) nicht zur Begründung der Erfindungshöhe herangezogen werden, der es als Leistung anerkennt, einen “aus körperfremden Stoffen gebildeten prothetischen Ersatz eines ganzen Gelenkkörpers“ zu verwenden,sowie “ungestört Knochensubstanz zu opfern, ohne die Hebelverhältnisse zu verschlechtern“. Auch diese - möglicherweise sehr verdienstvollen - Erkenntnisse haben nur zu einer Bereicherung der Medizin und nicht der Technik beigetragen.
Diese Beurteilung wird nicht widerlegt, sondern eher bestätigt durch das vom Beklagten überreichte Privatgutachten von Professor LtflBBfc, welcher auf S. 8 folgendes zur Frage der Erfindungshöhe auBführt:
“....so muß ich sagen, daß dieser oben angege-
bene Durchschnittsfachmann sicher nicht den Weg zu der Htiftkopfprothese gefunden haben
 
würde» Auch wenn durch die Radiusköpfchonpro-these grundsätzlich der Ersatz einer Gelenk-fläche oder eines Gelenkkopfes vorgezeigt war und durch die oben angeführte Schaft-Hals-Kopfprothese aus	schon	einmal ein
 prothetiecher Ersatz des cßxalen Femurendes durchgeführt wurde, bedurfte es doch - das ist meine Überzeugung - für die Entwicklung der Hüftkopfprothese einer überdurchschnittlichen Leistung. Die erste Frage ..., ob die Leistung im Zuge der Entwicklung der Technik lag, muß y/ohl bejaht werden; nachdem einmal durch die oben erwähnte VPBBI^-Frothese mindestens ein mal ein prothetischer Ersatz im Bereich des Hüftgelenkes durchgeführt worden war, war wohl im Zuge der Entwicklung der Prothesen eine Gelenk-Prothese, eben eine Hüftkopfprothese, zu erwarten. Gegen die Verwendung einer Prothese im Bereich des Hüftgelenks bestanden aber sicher allgemein technische Vorurteile, zwar wenigor im Sinne des Einfügens als vielmehr in der Frage der Verträglichkeit und der Bauer der festen Verbindung zwischen Kopf und Prothese. Baß diese Vorurteile bestanden haben und auch heute noch bestehen, zeigt sich wohl daran, daß dio Anzeige für die Verwendung dieser Htift-kopfkappen später eingeengt wurde.11
Pieoer Privatgutachter, dessen Kompetenz ebensowenig in Zweifel zu ziehen ist wie die des gerichtlichen Sachverständigen, spricht zwar von einem technischen Vorurteil, loch meint er in Wirklichkeit ein medizinisches Vorurteil des Operateurs. Bas ergibt eich einerseits aus der Hatur der an gegebenen Hemmungen (Zweifel an der Verträglichkeit und Bauerhaftigkeit der Endoprothese ) und andererseits daraus, daß der Privatgutachter irrtümlich nicht von einem Prothesenbauer, sondern von einem Chirurgen als "Burchschnittsfachmann” ausgeht. Er schickt nämlich auf $. 5 seines Gutachtens voraus, man könne als durchschnittlichen Fachmann nur eine bestimmte Ärztegruppe ansprechen,
 
"die entweder auf dem operativen Gebiet der Gelenkchirurgie besonders erfahren, als Orthopäde oder als Ghirurg operativ im Gebiet der Gelenke tätig sind und dabei die operative Arbeit am Hüftgelenk anwenden» Alle die Spezialisten, die weder Gelenkchirurgie betreiben, noch besonders am Hüftgelenk chirurgisch erfahren sind, müssen als Nichtfachmänner auf diesem Gebiet bezeichnet werden.11
Wollte sich der Patentrechtler diese Auffassung vom Burchschnittsfachmann zu eigen machen, so führte das zwangsläufig dahin, daß auch neuartige Operationsmethoden unter Patentschutz gestellt würden, ein Ergebnis, das weder mit dem geltenden Patentrecht noch mit den Bedürfnissen der Volkfegesundheit zu vereinbaren wäre.
Zur Erleichterung der Grenzziehung zwischen medizinischer und technischer Leistung muß man sich die vom Prothesenbauer auf dem vorliegenden Sachgebiet zu bewältigende Aufgabe etwa so vor stellen: Ein erfahrener Chirurg hatte den "kühnen Gedanken" gefaßt, einen durch nekrotische oder traumatische Einflüsse funktionsuntüchtig gewordenen Hüft-kopf abzusetzen und gab dem Prothesenbauer folgende Richtlinie: Auf bauend auf dem Stande der Technik (a) S|^-PdHB^Schenkelhals-Nagel, b) Radius-Stiftkopf-Prothese nach Ked^-Spflp, c) HÜftkopfkappe nach Ve^|^,
d)	Hüftgelenk-Prothese nach B^||^ und MflHP) ist ein künstlicher Hüftkopf zu schaffen, der zur Aufnahme der beachtlichen Kräfte möglichst ebenso geeignet ist, wie der natürliche Schenkelkopf.
Biese rein technische Aufgabe war vom Prothesenbauer dann wirklich in handwerklicher Konstruktionsarbeit, ohne
 
erfinderische Zutat, zu lösen. Zu Unrecht hat der Beklagte in der mündlichen Verhandlung vortragen lassen, ein solcher Techniker sei durch seine Kenntnis von der Großprothese nach	und	in	der	Vorstellung	befangen	gewesen,
 die Befestigung des künstlichen Hüftkopfs könne nur mit Hilfe einer Hülsenkonstruktion erreicht v/erden. Ein derartiges (hier wirklich technisches) Vorurteil konnte indes schon aus dem Grunde nicht auf kommen, weil die Befestigung des abgebrochenen, natürlichen Schenkelkopfes bereits seit längerer Zeit nicht unter Zuhilfenahme einer Hülse, sondern unter Zuhilfenahme eines S^^-P^M^^-Nagels vorgenommen zu werden pflegte. Es war daher nicht feinliegend, diese Nagelung auch für den künstlichen HÜftkopf anzustreben, umso mehr als sich eine nagelbare Prothese in Pilzform bereits als Ersatz für den Radiuskopf bewährt hatte.
Gewiß wird den Privatgutöchten von Professor Dr.med. Ku^BPund Professor Dr.Ing.C^HH^ darin beizupflichten sein, daß eine Radiuskappe weit geringere Beanspruchungen als eine P^^kopf--Endoprothese aufzunehmen hat. Bas v/ird den erfahrenen Techniker aber, wie der gerichtliche Sachverständige mit Recht hervorgehoben hat, nicht daran hindern, zu erkennen, daß ein Radiusgelenk und ein Hüftgelenk in ihrer Eigenschaft als Bruckübertragungsstellen durchaus miteinander vergleichbar sind. Mit Rücksicht auf die Größenordnung der aufzunehmenden Kräfte wird er allerdings Kopf und Schaft der Pilzform bei einer Hüftkopfpro-theae erheblich kräftiger als bei einer Radiuskopfprothese v/ählen, genau wie ihm das in der Nätur durch die stärkeren Knochen vorgezeichnet, ist.
-24-
Nach alledem kann der Gegenstand des Streitpatente selbst dann nicht als eine patentwürdige Erfindung anerkannt werden, wenn man zugunsten dee Beklagten von einer Niederlegungspriorität des Jahres 1945 ausgeht und deshalb den späteren Stand der Technik unberücksichtigt läßt.
Auch kann dem Prozeßbevollmächtigten des Beklagten nicht darin gefolgt werden, daß als erfinderischer Uberschuß immerhin noch die beiden Vorschläge verblieben: a) einen freitragenden Schaft und b) einen spritzfähigen Kunststoff zu verwenden. - Was zunächst das Merkmal des freitragenden Schafts anbetrifft, so ist der Senat durchaus nicht davon überzeugt, daß die Verwendung einer Vollkugel unbedingt einen technischen Fortschritt gegenüber der Kappenform darstellen muß, wie sie in Gestalt der Badiuskopf-Stift-prothese nach	vorveröffentlicht ist und v/ie
 sie offenbar sov/ohl von	als	auch	von	den Abnehmern
 der Klägerin Überwiegend in der Praxis gebraucht wird.
Auch in der Zeichnung des Streitpatents ist ausschließlich die Pilzform mit Schaft und nicht die Vollkugel mit Schaft gezeigt worden. Der Senat ist daher mit dem gerichtlichen Sachverständigen davon überzeugt, daß der Prothesenbauer je nach dem Wunsch des Operateurs, der sich wiederum nach Art und Größe der erhalten gebliebenen Knochensubstanz richten muß, entweder eine unterhöhlte Kugel oder eine Vollkugel wählen wird, ohne daß in dieser AuswahlentScheidung eine selbständige Erfindung erblickt werden könnte. -Was v/eiterhin das Merkmal der Verwendung eines spritzfähigen Kunststoffs angeht, so ist darauf hinzuweisen, daß den Beklagten jedenfalls nicht das Verdienst gebührt, in seiner Patentschrift den wirklich geeigneten Kunststoff namentlich bezeichnet zu haben. Den kannte er nämlich damals selber noch nicht. Die von ihm offenbarte Lehre er-
 
schöpft sich also darin, daß die Endoprothese im Spritzverfahren hergestellt und nicht spanabhebend aus dem vollen Kunststoffblock herausgearbeitet werden soll. Hierzu weist die Klägerin mit Recht darauf hin, daß es sich bei Prothesen nicht um Massenartikel handelt, so daß auf die-sen Sondergebiet jedenfalls die Möglichkeit, durch Anwendung der Spritzgußtechnik Arbeitsaufwand zu ersparen, praktisch keine Rolle spielen dürfte. Unterstellt man jedoch einen ausreichenden technischen Fortschritt für dieses Herstellungsverfahren, so kann jedenfalls - wie oben angedeutet - in der Empfehlung des bekannten Spritzgußverfahrens für das besondere Erzeugnis des Streitpatenta kein Erfinderschritt erblickt werden, und zwar deshalb nicht, weil das, was für den Beklagten, als Chirurgen, eine subjektiv schöpferische Einsicht bedeutet haben mag, für den in allen Herstellungstechniken bewanderten Prothesenbauer nur eine handwerkliche Auswahl unter verschiedenen Methoden darstellt, deren Vorzüge und Hachteile im Anwendungsfalle gegeneinander abgewogen werden müssen. Infolgedessen wäre auch eine teilweise Aufrechterhaltung des Streitpatents unter Beschränkung auf den Anspruch 2 nicht zu rechtfertigen.
Die Patentfähigkeit des Hauptanspruchs 1 könnte auch nicht durch Einfügung eines neuen Merkmals begründet werden, auf das der Beklagte in der mündlichen Verhandlung besonderen Wert gelegt hat, nämlich die Anweisung, die Spitze des - entsprechend zu verlängernden - Hagelschaftes bis in öder durch die harte Corticalia des Oberschenkelknochens zu treiben. Denn ein derartiges Merkmal war einerseits in den Ansprüchen, in der Beschreibung oder den Zeichnungen des Streitpatents noch gar nicht offenbart gewesen, und zu dem anderen gehört e3 - wie oben erwähnt - zu
 
den bekannten Techniken des Operateurs bei der Anwendung dec S^^^PflHH^-Nagele. Wo hier genau die Grenze zwischen patentierbarer technischer Lehre und unpatentierba-ror Operationstechnik zu ziehen wäre, braucht daher nicht untersucht zu werden.
4* Zu den Unteransprüchen braucht nicht mehr im einzelnen Stellung genommen zu werden. Der Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung selber erklärt, er könne insofern nicht behaupten, daß darin selbständig schutzfähige Erfindungen beschlossen lägen. Bas entspricht der Würdigung des Nichtigkeitasenats, auf die hier Bezug genommen werden kann, nach der die Ansprüche 3-8 nur handwerkliche Maßnahmen auf zeigen, die jeder Sachkenner auf Grund seines Fachwissens dann vorsehen wird, wenn sie ihm zweckmäßig erscheinen. Auf der anderen Seite sah sich der Senat ebennowenig wie der NichtigkeitsSenat in der Lage, die nicht angegriffenen Ansprüche 9-11 des Streitpatents etwa von Amts wegen zu streichen.
Der nachgewiesene Stand der Technik reicht nicht aus, um diese Ausgestaltungen eindeutig als platte Selbstverständlichkeiten einzustufen. Es läßt sich auch nicht feststellen, daß der Beklagte auf diese Ansprüche verzichtet hat. Die Vorlegung neuformulierter Ansprüche in der Berufungsinstanz, unter denen die bisherigen Ansprüche 10 und 11 nicht wiederkehren, kann nicht als eindeutiger Verzicht auch für den nunmehr eingetretenen Fall der Zurückweisung der Berufung gedeutet werden.
Nach alledem war die Berufung des Beklagten gegen die die Teilvernichtung der Ansprüche 1-8 des Streitpatents
 
aussprechende Entscheidung des Kichtigkeitssenats als unbegründet zurückzu?/eisen. Die Kostenentecheidung ergibt sich aus §§ 42 Abs.3» 40 Abs.2, 36 q, Abs.l Satz 2 PatG und bezieht sich sowohl auf die gerichtlichen als auch auf die außergerichtlichen Kosten des Berufungsrechtszuges.
Dr.Kastelski Bock Spengler Cl&ßen
 Schneider