BGH

Volltext der Entscheidung

2544 043
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 Ia_ZR.j/6I
Verkündet am 5. Februar 1963 Oecholcr, Justizangestellte als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
 Versäumnisurteil Im Namen des Volkes
 In dem Rechtsstreit
 dos unter der Firma J
Heinz	in
- Proseßbevollmächtigter:
&
i handelnden Kaufmanns
 st warn m - Wb,
 Beklagten und Revisionsklägers,
 Rechtsanwalt Prof. Br.
gegen
 den Ingenieur und Erfinder Heinz R^B in L Kreis	SchfBstraße

- Prozeßbevollmächtigter:
Kläger und Revisionsbeklagten,
 Rechtsanwalt Br.
hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die mündliche Verhandlung vom 5. Februar 196? unter Mitwirkung des Senatspräsidenton Br. Nastelski und der Bundesrichter Br. Bock, Br. Löscher, Ebel und Claßen
 durch Versäumnisurteil
 für Recht erkannt:
I. Bas Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 31«» Januar 1958 wird im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als darin über die Anträge der Klage erkannt worden ist.
II. In Abänderung des Urteils der 4. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 28. April 1956 worden dio Klaganträge I 1 (Unterlassung) und III (Feststellung der üchadensersatspflicht seit dem 1. Juli 1953) in vollem Umfang sowie der Klageantrag I 2 (Rechnungslegung) insoweit abgewieoen, als er sich auf die Zeit seit dem 1. Juli 1953 besieht.
 
ill. Wegen des Klageantrages I 2, soweit er sich auf die Zeit bis zu dem 30* Juni 1953 bezieht, und des Klageantrages II sowie wegen der Kosten des ersten und zweiten Rechtscuges wird der Rechtsstreit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen, dom auch die Entscheidung Uber die Kosten des Revisionsverfahrens übertragen wird,
IV. Bas Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Von Rechts v/egen
 Tatbestand:
Der Kläger iot vom 1. Oktober 1950 bis 1953 für den Beklagten tätig gewesen, und zwar ab 1. Januar 1951 als dessen Angestellter. Unter dem 10. Mörz 1952 - nicht, wie es im Tatbestand des Berufungsurtcils heißt, 1953 - hat er auf seinen Kamen das Gebrauchsmuster Nr. 1 645 034 mit folgenden Schutzansprüchen angemcldet:
1.	Mehrgliedriges Rückstrahler-Dreieck in Gummi-gehäusc und Metallmantel, dadurch gekennzeichnet, daß in einem Gehäuse aus Gummi oder gummi-ähnlichem Material mehrere RÜckotrahlgläser bekannter Ausführung im Gummigchäuso in napfähnlichen Aussparungen eingepreßt sind, so daß sie elastisch und gleichzeitig rückseitig luftdicht gefaßt sind.
2.	Rückstrahler-Dreieck nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die die Rücketrahlgläser fassenden und überstehenden Stege und Umrandungen so hochge2ögen sind, daß die Stege und Umrandungen als Schutzgitter und Puffer'wirken, wobei die Mindesthöhe mit 2 mm begrenzt ist.
3.	Rückstrahler-Dreieck nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Gummigehäuse rückseitig in einem napfähnliohen Blech- oder Gußmantcl eingelassen und dort in bekannter Weise befestigt ist.
Die Eintragung des Gebrauchsmusters ist am 9* Oktober 1952 bekanntgemacht worden.
Der Beklagte hat Dreieck-Rückstrahler, die dem Gebrauchsmuster im wesentlichen entsprechen, hergestellt und vertrieben. Er hat dem Kläger DizenzabschlagsZahlungen geleistet. Der Kläger hat am 23* Januar 1953
 
schriftlich bestätigt, daß der Beklagte den bisherigen Lizenzvertrag mit Wirkung vom 30. Juni 1953 gekündigt habe. Er hat den Beklagten aufgefordert, nach diesem Zeitpunkt die Fabrikation einsustellen.
Der Kläger nimmt das Gebrauchsmuster als freie Erfindung in Anspruch und behauptet, er habe den Erfindungs-gedanken bereits vor dem 1. Januar 1951 in seinen Kladden niedergolegt gehabt. Er behauptet weiter, er und der Beklagte hätten sich darüber geeinigt, daß der Beklagte ihm für alle bis zu dem 30. Juni 1953 vorgenonnc-nen Lieferungen 5 # vom Umsatz zu zahlen habe und für die spätere Zeit als Gobrauchsmu3terverletzer zu behandeln sei.
Der Kläger hat den Beklagten wegen Gebrauchemusterver-letzung auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen. Ferner hat er die Feststellung begehrt, daß der Beklagte verpflichtet sei, an ihn 5 i* des Uettoverkaufo-erlöses der sich aus der Rechnungslegung ergebenden, von dem Beklagten bis zu dem 30. Juni 1953 vertriebenen Dreieck-Rückstrahler, abzüglich bereits gezahlter 5.770,— DM, zu zahlen.
Der Beklagte hat Klageabweisung beantragt und Widerklage auf Übertragung aller Rechte aus dem Gebrauchsmuster Hr. 1 645 034 sowie auf Einv/illigung in die Umschreibung erhoben.. Er hat vorgebracht, die Erfindung sei in seinem Betrieb entwickelt worden. Er habe die Erfindung in Anspruch genommen.
 
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Dor Kläger hat Abweisung der Widerklage beantragt.
Das Landgericht hat nach den Anträgen des Klägers erkannt. Das Berufungsgericht hat die Berufung des Beklagten zurückgewiesen.
Mit der Revision hat der Beklagte zunächst seine Anträge v/eiterverfolgt.
Im Laufe des Revisionsverfahrens hat die Gebrauchemusterabteilung des Deutschen Patentamts auf den Löschungo-antrag des Beklagten festgestellt, daß das inzwischen wegen Pristablaufs erloschene Gebrauchsmuster Kr.
1 645 034 von Anfang an nicht zu Recht bestanden habe.
Die hiergegen eingelegte Beschwerde des Klägers hat der Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts zurückge-wiesen. Der Bundesgerichtshof hat die hiergegen eingelegte Rechtsbeschv/erde des Klägers durch Beschluß vom 5. November 1962 als unzulässig verworfen.
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Der Termin zur mündlichen Verhandlung vom 5* Februar 1963 ist dem Prozeßbevollmächtigten des Klägers am 17. Januar 1963 bekanntgemacht worden.
Im Termin zur mündlichen Verhandlung war der Kläger nicht vertreten. Der Beklagte hat die Revision bezüglich der Widerklage zurückgenommen» Im übrigen hat er seine Anträge aufrechterhalten. Er hat das angefochtene Urteil und den Sachverhalt vorgetragen und Versäumnisurteil gegen den Kläger beantragt.
 
Entscheidungsgründe:
Don Antrag des Beklagten auf Erlaß eines Versäumnis Urteils war stattzugeben«
Io Der Revision war der Erfolg nicht zu versagen, soweit sie die Klageanträge I 1 (Unterlassung)I 2 (Rechnungslegung seit dem 1. Juli 1953) und III (Feststellung der Schadensersatzpflicht seit dem 1. Juli 1953) betrifft. Diese Anträge sind auf das Gebrauchsmuster Kr. 1 645 034 gestützt. Hinsichtlich dieses Gebrauchsmusters ist inzwischen im Gebrauchsmusterlöschungcver-fohrcn rechtskräftig festgestellt worden, daß es von Anfang an nicht zu Recht bestanden hat. Dieser Umstand ist vom Revisionsgericht zu berücksichtigen, obwohl die Entscheidung über den Rechtsbcotand des Gebrauchsmusters nach der letzten mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz ergangen ist (ständige Rechtsprechung, vgl. *BGH GRUR 1962, 299, 305 - Sportschuh). Eine die Unwirksamkeit eines Gebrauchsmusters feststellende Entscheidung im Gebrauchsmusterlöschungs verfahren hat zur Folge, daß das betreffende Gebrauchs muster als von Anfang an nicht bestehend gilt, somit auch keinerlei Ansprüche des Gebrauchsmusterinhabers gegen einen 11 Verletzer” deß Gebrauchsmusters begründet (vgl. RGZ 71, 195, 196)* Eine auf das betreffende Gebrauchsmuster gestützte Klage erweist sich mit der die Unwirksamkeit irecht skräf tig feststellenden Entscheidung im Doschungsverfahren als von Anfang an unbegründet und ist deshalb abzuweisen (vgl. Reimer Fatentgeaetz 2. Aufl. § 13 Anm. 33 für das nichtig erklärte Patent). Die eingangs aufgeführten Klagean-
 
träge mußten hiernach abgewiesen werden.
II. Auch hinsichtlich der Klageanträge zu Ziff. I 2 (Rechnungslegung bis zu dem 30. Juni 1953) und II (Feststellung der Verpflichtung des Beklagten, an den Kläger 5 cf> des HcttoverkaufsorlÖses der sich aus der Rechnungslegung gemäß I 2 ergebenden vom Beklagten bis zu dem 30. Juni 1953 vertriebenen Dreieck-Rückstrahler abzüglich bereits gezahlter 5.770,— DM zu zahlen) ist die Revision begründet.
Das Berufungsgericht hat festgestollt, daß der Kläger im Erfindungsbcsitz des streitigen Gebrauchsmusters war, bevor er Angestellter des Beklagten wurde (S. 5 des Berufungsurteils), und hat das Gebrauchsmuster als freie Erfindung behandelt. Es hat für die Zeit bis zu dem 30. Juni 1953 ein Dizenzverhältnis zwischen den Parteien angenommen (S. 12 B0). Da die Parteien sich Über die Höhe der vom Beklagten zu zahlenden Lizenz nicht geeinigt hätten, hat das Berufungsgericht eine angemessene Lizenz festgesetzt. Es hat, dem Landgericht folgend, die Lizenzgebühr für die Zeit der Lizonzdauer auf des Hettoverkaufseriöses festgestellt (S. 11 BU)*
Die Revision wendet sich mit Sachund Verfahrensrügen gegen die Feststellung des Berufungsgerichts, der Kläger sei schon vor seinem Eintritt in das Angestelltenverhältnis beim Beklagten im Besitz der streitigen Erfindung gewesen. Hierauf braucht jedoch nicht eingegangen zu werden.
 
Selbst wenn zugunsten des Klägers unterstellt wird, daß eine freie Erfindung Vorgelegen und zv/i sehen den Parteien ein Lizenzvertrag bestanden habe, kann da3 angefochtene Urteil hinsichtlich der in Rede stehenden Anträge keinen Bestand haben, Bas Berufungsgericht ist davon ausgegangen, daß das Gebrauchsmuster des Klägers schutzfähig v/ar (S, 10/11 BU). Ber Feststellung der vom Beklagten geschuldeten •'angemessenen Lizenz" liegt demnach die Auffassung zugrunde, daß' die vom Kläger dem Beklagten zur Benutzung überlassene "Erfindung" die Voraussetzungen für ein Gebrauchsmuster erfüllte. Nach der nunmehr vorliegenden rechtskräftigen Feststellung im Gebrauchsmusterlöschungs-verfähren, daß das Gebrauchsmuster Nr. 1 645 034 von Anfang an nicht zu Recht bestanden habe, ist diese Stütze für die Angemessenheit der Lizenz entfallen. Nunmehr muß davon ausgegangen werden, daß die dem Beklagten vom Kläger zur Benutzung überlassene Raumform nicht gebrauchsmusterschutzfähig v/ar. Ba die Frage der Schutzfähigkeit einer Erfindung wegen der Stärke und des Umfangs der dem Lizenznehmer eingeräumten Monopolstellung für die Angemessenheit der Lizenz von Bedeutung ist (vgl. Lüdecke/Fiseher, Lizenzverträge, 1957 F 14 S, 524 f), erweist sich das Berufungsurteil insoweit als nicht mehr haltbar. Bei einem Lizenzvertrag bezüglich der einem Gebrauchsmuster zugrunde liegenden Raumform entfällt zwar die Verpflichtung zur Zahlung der Lizenzgebühr für die Zeit vor der Löschung nicht ohne weiteres mit der Löschung des Gebrauchsmusters im GebrauchsmusterlÖschungsvcrfähren (RGZ 86, 45, 53; 101, 235, 238; BGH GRUR 1957, 595, 596; 1958, 175, 177). Ob das der Fall ist, hängt vom Inhalt des Lizenzvertrages ab. Wird die angemessene
 Lizenz weiter geschuldet, dann kommt es aber für die Präge, welche Lizenzgebühr über die vom Beklagten bereits gezahlten LizenzabschlageZahlungen hinaus angemessen ist, im wesentlichen auf die tatsächlichen Marktverhältnisse an, auf die sich die Raumform bezieht, insbesondere darauf, ob das Gebrauchsmuster den Beklagten, obwohl es nicht schutzfähig war, eine . liono pol Stellung verschafft hat oder nicht. Da das Berufungsgericht hierzu keine Feststellungen getroffen hat, sieht sich das Revisionsgericht an einer eigenen Sachentscheidung gehindert.
Auch dann, wenn man von dem Standpunkt des Beklagten ausgeht, er schulde dem Kläger nur eine Vergütung als Diensterfinder, kann keine abschließende Entscheidung ergehen, da das Revisionsgericht mangels hinreichender Feststellungen des Berufungsgerichts nicht von sich aus beurteilen kann, ob die bisher vom Beklagten geleisteten Zahlungen unter diesem Gesichtspunkt bei den obwaltenden Umständen angemessen sind.
Der Rechtsstreit war deshalb insoweit unter entsprechender Aufhebung des Berufungsurteils zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Damit erübrigt sich ein Eingehen auf die von der Revision gegen die genannten Feststellungen des Berufungsgerichts erhobenen Verfahrensrügen, da auch diese bei Erfolg keine andere Entscheidung gerechtfertigt hätten.
10 -
Die Entscheidung über die Kosten dos Rechtsstreits einschließlich der Kosten des Revisionsverfahrens war den Berufungsgericht zu übertragen.
Die Anordnung der vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Ziffer 3 ZBO.
Dr. Raotelski	Bock	Löscher
 Ebel
Claßen