BGH · la ZR 95/63

Volltext der Entscheidung

Nachschlagewerk: ja Amtliche Sammlung: ja
 PatG $$ 13, 36a, 37
Dosier-und Mischanlage für Baustoffe
 In einem Nichtigkeitsverfahren, in dem der Patentinhaber seinen Anspruch in formell zulässiger Weise einschränkt und sodann der Nichtigkeitskläger seine v/eitergehende Klage zurücknimmt, kann eine materielle Entscheidung über die Patentfähigkeit dos verbleibenden Anspruchs nicht mehr ergehen (Bestätigung von BGH in GRUR 1962, 294,
296 - Hafendrehkran).
BGH, Urt. v. 14. Januar 1964 - la ZR 95/63
Deutsches Patentamt
 Ia.ZRJß/62
Verkündet am 14.Januar 1964 Oechaler, Just.Angest. als TJrkundsbeamter der Geschäftsstelle
 Im Namen des Volkes
 In der Patentnichtigkeitssache
 dos Herrn Matthäus	Straße
 Beklagten und Berufungsklägers,
- vertreten durch: Patentanwalt Dipl.-Phvs.
Herrn Heinz
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gegen
 Oberingenieur,
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, Im Ei(
Kläger und Berufungsbeklagten, - vertreten durch: Patentanwalt DiplIng.
hat der la-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die mündliche Verhandlung vom 14. Januar 1964 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Br.Nastelski und der Bundesrichter Br.Spreng, Dr.Löscher, Br.Spengler und Claßen
 für Recht erkannt:
Auf die Berufung des Beklagten wird die Entscheidung des 2. Nichtigkeitssenats des Beutschen Patentamts vom 21. März 1961 teilweise abgeändert.
Ban Patent 1 012 240 wird dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß die Ansprüche 1 und 2 folgende Passung erholten und Anspruch 3 gestrichen wird:
— 1ft "
1.	Mechanische Dosier- und Mischanlage für Baustoffe mit sektorenförmiger Anordnung des Bin-demitteloiloo und der auf den Erdboden geschütteten mehr als zwei Zuschlagstoffe um ein versenktes Abmeßgerät herum, unter dao der Auf-zugokübel des den Vorratsbehältern vorzugsweise gegenüberliegenden hochgestellten Mischers fahrbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Abmeßgerät ein an sich bekanntes zentral ango-ordnetes Y/iogegerät (2) mit Einschüttbehälter (3) ist und durch Abschlußwände (4) mit AuslaufÖffnungen (6) von den Sektoren der Zuschlagstoffe abgetrennt ist.
2.	Mechanische Dosier- und Mischanlage für Baustoffe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein über dem Einschüttbehälter der Waage angeordnetex' Bost zu dem Absieben größerer Brocken und Fremdkörper zugleich als Bedienungsplattfora für die Anlage ausgebildet ist."
Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufgehoben.
Von Rechts wegen
 Tatbestand:
Der Beklagte ist Inhaber des mit Wirkung vom 28.Mürz 1954 erteilten DBP 1 012 240, das folgende Patentansprüche hat:
1.	Mechanische Dosier» und Mischanlage für Baustoffe mit sektorenförmiger Anordnung des Bindemittelsilos und der auf den Erdboden geschütteten Zuschlagstoffe um ein versenktes Abmeßgerät herum, unter das der Aufzugkübel des den Vorratsbehältem vorzugsweise gegenüberliegenden hochgestellten Mischers fahrbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß das als V/aage (2) mit EinschÜttbehftlter (3) auagebil-deto Abmeßgerät durch Abschlußwände (4) mit AuslaufÖffnungen (6) von den Sektoren der Zuschlagstoffe abgetrennt ist.
2.	Mechanische Dosier- und Mischanlage für Baustoffe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß über dem Einschüttbehälter (3) ein Rost (15) als Bedienungsplattform und zur Absiebung größerer Brocken und Fremdkörper angeordnet ist.
3« Mechanische Dosier- und Mischanlage für Baustoffe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Abfülleitung (8) des Bindemittelsilos (7) in den Einschüttbehälter (3) der Waage (2) mündet.
Der Kläger hat gegen dieses Patent die Nichtigkeitsklage unter Bezugnahme auf Prospekte, Patentschriften und offenkundige Vorbenutzungen erhoben. Der Beklagte hat der Klage widersprochen. Durch Entscheidung des 2. Nichtigkeit soenats des Deutschen Patentamts, verkündet am 21.März 1961, ist das Streitpatent für nichtig erklärt worden. Gegen diese Entscheidung, welche am 14.Juli 1961 zugostellt worden ist, richtet sich die am 24.August 1961, also gemäß £ 11 Abs.4 des 6. Überleitungsgesetzes recht-
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zeitig Gingegangene Berufung des Beklagten, der zuletzt beantragt hat, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Streitpatent mit den aus dem Tenor des vorliegenden Urteils ersichtlichen Ansprüchen aufrechtzuerhalten.
Der Kläger hat sich mit dieser Einschränkung einverstanden erklärt und seine Nichtigkeitsklage insov/eit, als sie ursprünglich auch gegen ein Patent mit diesen eingeschränkten Ansprüchen gerichtet war, zurückgenommen.
Ent3cheidungagründe:
Auf Grund der in der Berufungsinstanz abgegebenen Erklärungen beider Parteien mußte die angefochtene Entscheidung deo Nichtigkeitssenats teilweise abgeändert und das Streitpatent mit den eingeschränkten Patentansprüchen 1 und 2 aufrechterhalten werden.
I. Der gerichtliche Sachverständige, Professor Dr.Ga^ü^, AflU, hat in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat denselben Standpunkt wie die beiden Parteien eingenommen, nämlich daß die beiden neuen Patentansprüche, in deren Rahmen der Beklagte sein Schutzrecht zuletzt nur noch verteidigt hat, eine echte Einschränkung gegenüber den ursprünglichen Patentansprüchen der Patentschrift dar-otcllen. Diese Auffassung ist zutreffend. Denn der Beklagte hat aus seinem Schutzbegehren durch Aufnahme des Merkmals, daß ?,nehr als zwei" Zuschlagstoffe auf den Erdboden geschüttet sein müßten, alle Dosier- und Mischanlagen aus-goschieden, bei denon nur zwei Zuschlagstoffe (Kies und Sand) neben dem Bindemittel zur Betonherstellung verwendet werden. Hierdurch unterscheidet sich das in den neuen
 
Ansprüchen verkörperte Schutzrecht etwa gegenüber folgenden Entgegenhaltungen aus dem Stande der Technik: US-Patent 2 344 228; Merkblatt 4 (Pig. 8) des E^^-V/erks; Vorbenutzung	sowie	(bestrittene)	Vorbenutzung	&
Söhne.
"Eine weitere Abänderung ist im Wortlaut de3 An-opruchs 1 insofern vorgenommen worden, als die "zentrale Anordnung" des Wiegegeräts ausdrücklich erwähnt wird. Ob darin eine weitere Einschränkung oder nur die Klarstellung einer Eigenschaft zu erblicken ist, die sich mehr oder weniger zwangsläufig aus der sektorenförmigen Anordnung aller Zuschlagstoffe ergibt, braucht nicht entschieden zu werden. Auf keinen Pall hat der Beklagte durch Aufnahme dieses Merlanais eine Erweiterung des Schutzgegenstandes, oder gar eine Wesensänderung vorgenommen.
Endlich stellt die Heuformulierung des Anspruchs 2 eine erlaubte Klarstellung dar, welche auf die Überlegung zurückgeht, daß die Anbringung des bekannten Rostes, der zur Absiebung dient, erst dadurch den Charakter einer platten Selbstverständlichkeit verliert, daß dieser Rost zugleich als Bedienungsplattform, d.h. als Standort für den einen Bedicnungsnann, ausgebildet ist.
Hiernach hat der Beklagte durch seine gegenüber der Nichtigkeitsklage abgegebene Erklärung, daß er nur noch einen beschränkten Inhalt seines Patents verteidigen wolle, den Prozeßntoff in zulässiger Weise (vgl. BGHZ 21, 8) auf die engere Anspruchsfassung beschränkt, ohne daß es dazu erforderlich gewesen wäre, vorher das in § 36a PatG
 
vorgesehene förmliche Beschränkungsverfahren durchzufüh-rcn. Bio dem Senat nach der erwähnten Rechtsprechung obliegende Prüfung, ob und inwieweit eine statthafte Beschränkung und nicht vielmehr eine Veränderung oder Erweiterung des Patentinhalts vorliegt, führt, wie oben dargelegt, zu der Feststellung, daß die Grenzen einer erlaubten Beschränkung nicht überschritten worden sind.
II. Es stellt sich jedoch weiterhin die Frage, ob der Senat durch die Einschränkung des Patentinhalts in Verbindung mit der vom Nichtigkeitskläger ausgesprochenen Zurücknahme seines weitergehenden Klagbegehrens der Aufgabe enthoben worden ist, den verbleibenden Restanspruch auf seine Patentwürdigkeit, also insbesondere auf Neuheit, Fortschrittlichkeit und Erfindungshöhe, nachzuprüfen.
Zu dieser Rechtsfrage liegt bereits eine Entscheidung des I. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 1. Dezember 1961 vor (GRtffi 1962, 294, 296 - '»Hafendrehkran1', zuatimends Dieterle llitt. 1961, 35), nach der in der Tat die weitere Prüfung und Entscheidung über eine Nichtigkeitsklage unter der Voraussetzung, daß beide Parteien den Prozeßstoff mit für das Berufungsgericht bindender v/irkung - nämlich der Beklagte dadurch, daß er das Streitpatent nur noch in beschränktem Umfang verteidigt, und der Kläger dadurch, daß er seine Nichtigkeitsklage in diesem Umfang nicht mehr weiter verfolgt, - beschränkt haben, auf die formelle Frage zu beschränken ist, ob die zuletzt verteidigte Anspruchsfassung eine zulässige Änderung darstellt. - Der erkennende Senat schließt sich dieser Rechtsauffassung an, die auch im Schrifttum fast
 
einheitlich vertreten wird (vgl. Derein GRUR 1955, 318; Mediger Kitt. 1958, 162/64; Harraeue GRUR 1962, 61;
Benkard Anm. 13 an § 36a PatG; Busse 2.Aufl. Anm. 3 zu § 36a PatG; Lindenmaier Anm. 3 zu $ 36a PatG; Reimer, Patentgesetz, Anm. 2 zu § 36a; S.833; a.A. nur Klötzer Mitt. 1955, 137).
Der gegenteilige Standpunkt ist allerdings frliher in einer Entscheidung des 4. Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts vom 28. November 1957 (Mitt. 1958, 35) vertreten worden. Dieser Entscheidung lag indessen insofern ein- andersartiger Sachverhalt zugrunde, als der da- -malo beteiligte Patentinhaber gleichzeitig mit der Einleitung des Beochränkungsverfahrens den ausdrücklichen Antrag gestellt hatte, die amtsseitige Nachprüfung des auf Grund des 1. überleitungsgesetzes, also ungeprüft, erteilten Patentes carhzühoien. Mit einer solchen Pallgestaltung hat es der erkennende Senat vorliegend nicht zu tun, da der Beklagte keinen entsprechenden Antrag gestellt hat. Infolgedessen obliegt dem Senat auch nicht die Entscheidung der besonderen, unter andersartigem Umständen aufgetauchten Rechtsfrage, ob eine materielle Prüfung auf Patentfähigkeit auf eigenen Wunsch des die Beschränkung betreibenden Patentinhabers durchgeführt werden darf und muß.
Gleichwohl muß vorliegend auf die vom 4. Beschwerde-nenat uneingeschränkt vertretene Rechtaansicht eingegangen worden, in Beachriinkungsverfahren des § 36a PatG müsse die Patentfähigkeit der verbleibenden Resterfindung kraft Vorweisung in § 36a Abs.3 auf § 28, der seinerseits wieder auf die §§ 1, 2 und 4 Abo.2 verweise, nachgeprüft werden.
 
Biese Auslegung berücksichtigt indessen nicht hinreichend» daß der maßgebliche Satz 2 des § 36a Abs.3 inmitten der reinen Verfahrensvorschriften der Absätze 2 bis 4 steht und daß er nur die "sinngemäße” Anwendung der Vorschriften der §§ 28, 29 und 33 Abs.l anordnet. Damit kann nur gemeint sein, daß für die in Absatz 3 Satz 1 erwähnten Entscheidungen der Patentabteilung über Beschränkungaan-träge dieselben Verfahrensgrundsätze wie für das Erteilungsverfahren gelten sollen, nicht hingegen, daß das Vorliegen oder Nichtvorliegen materieller Patenthindernisse im Sinne der §§ 1, 2, 4 untersucht werden solle. Wäre dieses beabsichtigt gewesen, so hätte es der Gesetzgeber ausdrücklich in § 36a gesagt und nicht im Wege einer doppelten Verweisung zu dem Ausdruck gebracht. Denn nach dem System unseres Patentgesetzes findet eine derartige Sachprüfung bisher nie von Amts wegen, sondern jev/eils nur auf den darauf ab-ziolenden Antrag einer Partei hin statt, sei es nun infolge Einreichung einer Patentanmeldung (§§ 26, 28), sei es infolge des Einspruchs eines Dritten (§ 32), oder infolge Erhebung einer Nichtigkeitsklage (§§ 13, 37). Es würde eine Abweichung von diesem System des Gesetzes darstellen, wenn nunmehr ein auf bloße Beschränkung des Patents ab-ziolender Antrag des Patentinhabers au3 § 36a Veranlassung zu einer (abermaligen) Prüfung der PatentvoraussetZungen geben sollte. Insoweit unterscheidet sich der Beschränkungsantrag des § 36a nicht von einem Teil-Verzicht nach § 12 Abs.l PatG, für den es unstreitig ist, daß er vom Patentamt ohne materielle Prüfung des Rest-Schutzrechts entgegengenommen werden muß.
Es kommt hinzu, daß der Gesetzgeber bei der Einführung dec $ 36a bezweckt hat, dem Patentinhaber mehr Spielraum hinsichtlich des Umfangs der Beschränkungsmögliehkoit zu gewahren, als ihm bisher in Gestalt des Teil-Verzichts, der nur das Fallenlasaen einzelner Ansprüche gestattete, gegeben war (vgl. Amtl. Begründung zu dem 5. Überleitunga-geactz, abgedruckt in GRUR 1953, 34-9)« Das ausgesprochene Ziel der Neuerung, einen Anreiz zu freiwilligen Selbstbeo chrünkungen zu schaffen und dadurch der Anstrengung zahlreicher Nichtigkeitsklagen vorzubeugen, würde aber geradezu vereitelt, wenn sich jeder Antragsteller der Gefahr ausgesetzt sähe, durch seinen Beschränkungsantrag Amtshinweise auf die mangelnde Schutzwürdigkeit seines Patents heraufzubeschwüren. - Zudem wäre die regelwidrige Einschaltung einer derartigen Amtsprüfung auch nur von geringen Wert für die Allgemeinheit. Denn ihr Ergebnis könnte mit Sicherheit nicht zu einer vollständigen Löschung des Patentes führen, sondern es käme - selbst nach der Auffassung des 4. Beschwerdesenats - allenfalls eine Ablehnung des Beschrünkungsantrages in Betracht. Ferner könnte der Antragsteller sogar diese Ablehnung noch durch eine Zurücknahme seines Beschränkungsantrages verhüten.
Nach alledem ist an der Rechtsprechung des Ersten Zivilsenats fectzuhalten, daß in einem Nichtigkeitaverfahren, in den der Patentinhaber seinen Anspruch in formell zulässiger ;/eise cinschränkt und sodann der Nichtigkeitskläger seine weitergehende Klage zurücknimmt, eine materielle Entscheidung über die Schutzfähigkoit des verbleibenden Anspruchs nicht mehr ergehen kann. Denn die Parteien haben den bisherigen Streitotoff durch ihre einverständlichen Erklärungen derart eingeschränkt, daß der nicht mehr in
 
Streit stehende Restanspruch ausschließlich der formellen Prüfung aus § 36a Abs.l, nicht hingegen der materiellen Nachprüfung aus §§ 1, 2, .4 PatG unterliegt.
Ob die Befugnis zur Vernichtung des Restschutzrechtes auf Grund allgemeiner rechtlicher Gesichtspunkte ausnahmsweise dann gegeben sein kann, wenn die mangelnde Patentfähigkeit des nach vorgenommener Beschränkung verbleibenden Anspruchs schon auf Grund seines eigenen Inhalts offen zutage liegt, braucht nicht untersucht zu werden, da ein solcher Sachverhalt vorliegend nicht gegeben ist.
Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens waren die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten des gesamten Verfahrens gegeneinander aufzuheben (§§. 42 Abs.3; 40 Abs.2; 36 q PatG).
Dr.Nastelski Spreng Löscher Spengler Claßen