BGH · la ZR 285/63

Volltext der Entscheidung

Nachschlagewerk:	ja
 Amtliche Sammlung: nein
 PatG § 37 Abs. 1 , § 13 Aba. 1 Nr. 1
"Zierfalton”
Zur Präge dec borochtigton Interesses an dom Erlaß oinos Nichtißkoitcurtoils, v/onn dao Stroitpatont durch Verzicht orloochcn ist und der Nichtiglcoitobelclagto verbindlich erklärt hat, daß er sich gogenübor den Ansprüchen dos Nichtigkoitoklägors aus Vorwarnungon nicht auf die ursprüngliche Wirksamkeit dos Stroitpatents berufon werde.
BGH Urt.v.29.September 1964 - la ZR 285/63 - Bundospatent-
goricht
 Ia ZR 285/63
Verkündet an 29. Soptenbor 1964 Oocholor, Just. Ang. als Urkundsbeamter dor Geschäftsstelle
 In Namen doe Voikos In dor Patontnichtigkoitssacho
 dor Firma Gcbr.	GmbH,	Schuhnaschinonfabrik,
 goootzliclivortroton durch ihren Go schüft sftihr or F^jj^ ' in
 Klägorin und Borufungsklägerin,
- Prozoßbcvollmächtigto s Patontanv/älto Bipl^-Ing. _____
und Dipl.-Ing.	in
 gegen
die Firma Gustav fabrik in Ls
 Inh. K, L(M, Mas chinon-
- Proscßbovollmächtigtor:
Beklagte und Berufungsboklagt o, Rechtsanwalt	in
 hat der Ia-Zivilsonat dos Bundesgerichtshöfe auf dio mündliche Verhandlung vom 29. September 1964 untor Mitwirkung des Senatspräsidenton Br. Nastoloki und dor Bundesrichtor Br. Sprong, Br. Spengler, Claßen und Schneider
 für Rocht erkannt:
Bio Berufung der Klägerin gegon das an Vorkündungo Statt den Partoion am 26. März 1963 zugooteilte Urtoil des 3. Senats (Nichtigkeitosenats III) des Bunäospatent-gorichts wird auf Kosten der Klägorin mit dor Maßgabe zurückgov/ioson, daß der Rochtsstroit in der Hauptsache erledigt ist, oov/oit die Wirksamkeit dos Patents ab 3« Februar 1962 in Frage steht.
Von Rechts wogen
 
Tatt)oatond_:
Per Beklagten ist mit Y/irkung vom 11. Januar 1958 das Patent Nr. 1 068 157 mit folgenden Ansprüchen ortoilt v/or-den:
"1. Vorfahren zu dem Horotellen von Ziorfalten im Oberleder von Schuhwork, dadurch gekennzeichnet , daß die Oberloderbahn oder das Zuschnittotück (l) durch eine Patrize nobst Matrize vorgofaltot und in dor gloichen Ebene v/citergefördort sowie durch Pruck-nittol zur Ziorfalte (6) zusanmengoführt wird.
2.	Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daß das Y/orkstück (l) in an sich bekannter Y/oiso vorweg angoloimt wird.
3.	Vorrichtung für das Vorfahren gemäß Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß als Patrize nebst Matrize ein Rollcnpaar (2, 3). achsparallel sowie als Druckmittel ein weiteres Rollenpaar (4, 4a) mit rochtwinkolig kreuzenden Achsen gelagort und als Bcarboi-tungoobene die Oberfläche eines Tischoo (5) ausgebildet ist."
Pie Klägerin hatte gomäß den §§ 37, 13 Abs« 1 Nr« 1 PatG untor Hinwois auf die von ihr im einzelnen bezeichnet en Vorvorüffcntlichungon und offenkundigen VorbonutZungen zunächst beantragt, das Patont der Beklagten wegen fehlendor Neuheit bzw. Erfindungshöhe (§§ 1 und 2 PatG) durch Streichung der Ansprüche 1 und 2 teilweise für nichtig zu erklären.
Pie Boklagto hat der am 1. Novomber 1961 zugestellten Klage mit einen an 29« November 1961 boim Bundespätontge-'rieht cingcgangcnon Schriftsatz widersprochen, den Widerspruch aber auch nach Fristgewährung nicht begründet und
 
Anträge zur Sache zunächst nicht gootcllt. Sic hat alsdann mit Bingabo von 2. Februar 1962, die boim Deutschen Patentamt an 3. Februar 1962 oingolaufen ist, auf das Patent Nr. 1 068 157 in vollom Unfango vorzichtot. Das Patont ist . daraufhin in der Bolle golöoeht wordon. Die Beklagto hat ferner ihre gegen die Nichtigkoitoklägorin boim Landgericht in Frankfurt/Main erhobene Patontvorlotzungsklagc am 25* Januar 1962 zurückgenommen und im Anschluß hieran durch den beim Landgericht cingoreichton und der Nichtigkeitsklägerin in Abschrift zugegangenon Schriftsatz vom 15» Hai 1962 erklärt, daß sie dieser gegenüber auf alle Ansprüche aus den Patent Nr. 1 068 157 vorzichte.
Die Klägorin ist der Auffassung, daß sich der vorliegende Rechtsstreit durch die Vcrzichto dor Beklagton auf das Patent und auf dio ursprünglich hioraus hcrgoloitoten Ansprüche nicht crlodigt habe. Zur Begründung ihres rechtlichen Interesses an der weiteren Durchführung dos Rechtsstreits hat sio vorgetragen: Sie beabsichtige, dio Beklagte auf Schadensersatz und gogcbonenfalls unter dem Gesichtspunkt dor ungerechtfertigten Foroichorung in Anspruch zu nehmon. Die Beklagte habe sio nämlich auf Grund dos Patents, dessen Vernichtbarkeit sio, die Beklagte, gekannt habe, jedenfalls aber bei Anwendung dor im Verkohr orforderlichen Sorgfalt habe orkennen müssen, verwarnt und dadurch in ihren, der Klägorin, eingorichtoten und auogeübton Gewerbebetrieb eingegriffen. Darüber hinaus habe dio Beklagte unter Hinweis auf don aus dom Patent erwachsenen Schutz, auf die von ihr, dor Klägorin, angeblich vorgonommeno Patent vor lotzung und auf die Folgen einer Patontvorletzung für dio Käufer und Benutzor dor Maschine ihre, dor Klägerin, Kundschaft beeinflußt und dadurch Aufträge erhalten, die ausschließlich ihr, der Klägerin, zugedacht gewesen soion. Zur Durchsetzung ihrer Ansprüche gegen dio Beklagte bedürfe sie eines voll-
 
otrockbaron Titols, dor dio Unwirksamkeit doo Streitpatents seit Deiner Erteilung featstolle*
Sio Klägerin hat alsdann in erston Hechtszug zuletzt beantragt,
 festzustollon, daß das Strcitpatont zu keinem Zeitpunkt einen rochtsv/irksemen Schutz entfaltet habo.
Hie Beklagte hat beantragt,
 dio Klage, abzuweisen.
Die Beklagte hat geltend gemacht: Bio von der Klägerin' angootrebto Feststellung sei nicht von größerer rechtlicher Tragwoite, als dio von ihr, der Beklagten, bereits abgegebenen Erklärungen. Durch den Verzicht auf das Stroitpa-tent auf Grund dor Entgegenhaltungen der Klägerin und durch den Verzicht auf alle Ansprüche aus dem Streitpatent auch für die Vergangenheit habe sie anerkannt, daß das Patent zu Unrecht erteilt wordon sei.
Bas Bund o spat ent gor icht hat durch das an Verkündungs-Statt den Parteien am 26. März 1963 zugostollto Urteil die Klage kpotonfüllig abgov/iesen. In den Entschoidungogründen wird u.a. ausgoführt:
Sowoit die Klägerin mit ihrem Antrag dio Feststellung begehre, daß dao Stroitpatont für dio Zeit nach dem Verzicht dor Beklagten unwirksam sei, fehle es an einem recht-liehen Intoroooc im Sinno dos § 256 ZPO. Für das ordentliche Gericht, das übor die vermeintlichen Ansprüche der Klägerin entscheiden werde, orgobo sich dio Rechtsfolge dor Unwirksamkeit doo Strcitpatento für dio Zeit nach dem Vorzicht ohne weitoroo aus § 12 PatG.
 
Da der Verzicht auf dao Patent keine rückwirkende Kraft habe und da auch der von der Beklagton gegenüber der Klägerin ausgesprochene Vorzicht auf Schadonaersatzonaprücho aus Patentvorletzung auf den rochtlichon Bestand doo Stroit-patonts für die Zeit vor dem Erlöschen nach § 12 PatG ohne Einfluß sei, sei dieses - ergänze: falls es nicht nach den §§ 37, 13 Abo. 1 Ziff. 1 PatG für nichtig erklärt v/ordc -bis zu dem genannten Zoitpunkt v/irksam. Es begegno daher rechtlichen Bcdonkon, ob die Unwirksamkeit des Stroitpatents für die Zeit vor dem Vorzicht ohne oino vorhergehende Vernichtung nach § 256 ZPO featgootellt werden könne. Hierauf komme os aber;nicht an; denn der Senat trüge keine Bodonken, don Antrag der Klägerin im Woge der Auslegung als ein Gest altungobegehren oder zu demindoat auch als einen Vornichtungs-antrag aufzufasoen. Ein Antrag auf Vernichtung nur mit Wirkung für dio Vergangenheit bedürfe aber gleichfalls eines Hochtoschutzintorc3seo. Die Nichtigkoitsklägcrin könne sich dafür auf dao Intoreose der Allgemeinheit an dor Durchführung dos Verfahrens nur berufen, soweit die Vernichtung für die Zukunft wirke. Nur in diesem Falle fiole dio Sperrwirkung wog, wolche die technische Entwicklung hemme. Soweit das Strcitpatont nur noch oino Y/irkung für dio Vergangenheit habe, könne sich diese nur in zivilrechtlichen Verpflichtungen odor strafbaren Handlungen einzolnor Porsonen äußorn. Deren Belange soien jedoch keine Intorooseii dor Öffentlichkeit. Für dio Schadenoersatzansprüche der Klägerin gegen die Boklagto aus dor Werbung mit dem Stroitpatent oder dor Verwarnung komme es nicht darauf an, ob das Patent in dor Vergangenheit wirksam soi. Die rückwirkende Vernichtung dos Strcitpatonto führo nicht notwendig zu dem Erfolg, wie ein Be-stehonbloibon doo Stroitpatonts für dio Vergangenheit nioht notwendig oinon Mißerfolg dor Klägorin bodoute. Entscheidend soi alloin, ob die- Klägorin nachwoisen könne, daß dio Boklagto in Kenntnis oder schuldhaft or Unkonntnis von dor Vor-
 
nichtbarkoit dor Ansprüche 1 und 2 doo Stroitpatonts mit ihm geworben und dio Klägerin vorwarnt habe. Für diese Auseinandersetzung zwioclion den Parteien könne die Frage der Vornichtbarkoit doo Stroipatents nicht mohr auftauchon, nachdom die Beklagto auodrücklich v/egon des ontgogengohal-tenon Prospekts der Firma K^ auf das Stroitpatent und auf die Anoprüche aus ihm vorzichtot und im vorliegenden Rechts-otroit (vgl. den Schriftsatz vom 10. Oktober 1962) sogar anorkannt habe, daß das Streitpatont zu Unrecht erteilt worden ooi. Doshalb bedürfe os für die von der Klägerin erwähnten Schadensersatzansprüche keiner Vernichtung odor Feststellung über dio Unwirksamkeit des Stroitpatents. Dasselbe gelto für die vermeintlichen Beroichorungsansprttche, weil sic oinen unmittelbaren Vermögensüborgang zwischen den Parteion durch den Einsatz des Stroitpatonts im Wettbewerb nicht orkonnon ließen.
Gogen diese Entscheidung hat dio Klägerin am 25« April 1963 Eorufung beim Bundoapatentgoricht oingelogt. In Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vorbringens hat die Klägerin u.a. auegoführt:
Das Rochtsschutzbodürfnis für die Fortsetzung des Rechtsstreits ooi bereits doswogen zu bejahen, v/eil dio Öffentlichkeit einen Anspruch darauf habe, daß ein zu Unrecht orteil-tos Patont durch gerichtliche Entscheidung für nichtig erklärt worde. Nur durch eine derartige Entscheidung werde die Patentunwürdigkeit eindeutig und verbindlich festge-otollt soY/io die Allgemeinheit von dem Monopol des vermeintlichen Patentinhabers vollständig befreit. Ferner werde entsprechend der objoktivon Wahrhoit klargootollt, daß der gegebenenfalls als Erfinder auftretende Patentinhaber keine besondere Leistung vollbracht und dio ihm durch die Erteilung doo Patents verliehene "Auszeichnung" demnach ohne
 
Grund getragen habe. Nur wenn das Streitpatent unbeschadet dec Vorzichts der Beklagten vernichtet werde, erlange derjenige, welcher die Ertoilungsakten einsehc, die erforderliche Klarheit darüber, daß das Patent von Anfang an rochts-unwirksam gewesen soi.
Ihr besonderes RochtGschutzintorosse an der woitoren Durchführung dos Nichtigkeitsvorfahrons beruhe vor allem auf dem ümatand, daß die Beklagte nicht gehindert worden könno, in dom von ihr, der Klägorin, anzustrengenden Rechtsstreit von den im Vorlotzungoprozeß und im vorliegenden Rochtootroit abgogobonon, auf das jeweilige Vorfahren ©us-gorichtoton "Erklärungon" abzurüclcon und alsdann die Auffassung zu vortroton, ihr sei das Patent doch zu Rocht erteilt worden. In diesem Palle müsse abor dor über ihro, dor Klägorin, Ansprüche entscheidende Richter mangols oinos ent-gcgonstchondcn Urtoils dos Bundcspatentgorichts odor dos Bundesgerichtshofs davon ausgehon, daß das Patent bis zu dem V/irksamworden dos Vorzichto dor Beklagten vom 2. Februar 1962 rochtsbeständig gewesen soi. Es dürfe ferner nicht üborschon worden, daß dor von der Beklagten ausgesprochene Verzicht auf das Patent und auf die hieraus abgeleiteten Ansprüche lediglich das aktive Vorgehen der Beklagten, nicht abor doron passives Verhalten betreffe. Die Beklagte habe zwar auf Ansprüche, nicht dagegen auf Abwehrmittel vorziehtot.
Zur Sache bringt dio Klägerin noch vor:
Die völlige Vorwognahmo des Stroitpatonts durch den geltend gemachten Stand der Technik, insbesondere durch dio britische Patentschrift Nr. 539 549, soi so offensichtlich, daß die Beklagte solbot ein klares Anerkenntnis dahingehend abgegeben habe, daß das Stroitpatont, und zwar in goinen vollon Umfange, zu Unrecht ertoilt worden sei.
 
Dio Klägorin hat in dor mtindlichon Vorhand lung vor dom Berufungsgericht ohne Widorspruch dor Beklagten dio Haupt oacho insoweit für orlodigt erklärt, als das Stroit-patent für die Zeit nach dom Wirksamworden dos Vorsichts (am 3. Februar 1962) orloschen ist. Sio hat alsdann beantragt ,
1.	in Abändorung der in der orston Instanz gestellten Anträge das Stroitpatente im Umfang dor Ansprüche 1 und 2 für die Zeit bis zu dem Wirksamwor-den dos Verzichts dor Beklagten für nichtig zu orkläron;
2.	hilfowoise fostzustollen, daß das angegriffone Patont im Umfang dor Ansprüche 1 und 2 auch bis zu dem \7irk8am\Yorden des Verzichts keine Hechts- . Wirksamkeit entfaltet habe*
3.	dor Beklagten die Kosten boidor Hechtszüge auf-zuorlcgon.
Dio Beklagte hat beantragt,
 dio Berufung kostonfällig zurückzuweisen.
Sio vornoint noch wie vor das Rochtoochutzintorosse für die noch aufrochterhaltenen Klagcansprüche.
Ent s eheidunaagründe:
I. Dom Rechtsmittel dor Klägerin, das forraoll nicht zu beanstanden ist, bleibt in sachlicher Hinsicht dor Erfolg versagt. Dio Klago, die sich jetzt nur noch auf dio Zeit vor den Y/irksamwordcn dos Verzichts dor Beklagten auf dos Patent erstreckt, ist - wie das Berufungsgericht im
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Ergebnis richtig erkannt hat - unzulässig. Dios gilt sowohl für den Hauptanspruch, das Stroitpatont nach § 13 Abo« 1 Nr« 1 PatG wegen mangelnder Patentfähigkeit (§§ 1 und 2 PatG) für nichtig su erklären, alo auch für den von der Klägerin jetzt nur noch hilfsweioo wcitorvorfolgton Anspruch auf Feststellung, daß das angogriffeno Patent auch vor dom genannten Zeitpunkt keine Rochtswirksamkeit entfaltet habe (§ 256 ZPO).
Im übrigen kann eine Klagoündorung nach § 264 ZPO i.V.ra. § 41 o Abo. 1 PatG, welche der Einwilligung dor Beklagten odor der Anerkennung der Sachdicnlichkeit durch den erkennenden Senat bedurft hätte, nicht darin gosohon wordon, daß die Klägorin in dor Berufungsinstanz den im ersten Rochtozug zwar zunächst gestellten, spütor aber fallengolassonon Antrag auf Nichtigerklärung dos Stroitpatent s v/iodor auf gegriffen hat. Auch wenn dio Klägerin ihr Begehren in dor ersten Instanz zuletzt in dio Form einer Foststollungoklagc gekleidet hatte, so könnto dor Klageantrag, wie das Berufungsgericht zutroffend auogoführt hat, zv/anglos in die Rochtsgostaltungsklage nach den §§ 37, 13 Abo. 1 Nr. 1 PatG umgedeutot wordon (vgl. hierzu auch BGH, Urt. von 16. Märzs?1962 - I ZR 97/60 - Atemgerät).
II. Der von dor Klägorin nunmehr geltend gemaehto Hauptanopruch entbehrt dos Rechtoochutzbedürfnissos.
1. Bas öffentliche Intorosso an dor Vernichtung des nach Auffassung dor Klägerin - und auch dor Beklagten - zu Unrecht erteilten Stroitpatents, das an 3ich für dio Erhebung dor Nichtigkeitsklage in Sinno der §§ 37, 13 Abs. 1 Hr. 1 PatG genügt (vgl. Bcnkard, Kommentar zu dem Patontgosotz, Gebrauchcnuotergcootz und Patcntonwaltogooctz, 4. Aufl., § 13 PatG Rdn. 10 mit Rochtsprochungohinwoioon), ist mit dom 3. Februar 1962 entfallen. An diesem Tage ist die schriftliche Erklärung vom 2. Februar 1962, durch wolcho dio Boklagto auf das Patent llr.l 068 157 in vollen Unfango vorzichtot hat (§ 12 Äbs.l
 
 Nr. 1 PatG), dom Deutschen Patentamt zugogangon und hat dadurch Wirksamkeit erlangt (§ 130 Abs. 1 und 3 BGB).
Hit dom Wirksamwordon dos Verzichts ist das Strcitpatont erloschen. Hiordurch ist dor Gegenstand dos Patonts dom Sondornutsungorccht dor Beklagton (§6 PatG) entzogen worden und in den freien Stand dor Tochnik gefallen. Damit ist abor beroits dio Rochtofolge oingotroten, in deren Herboiführung sich dio Bodoutung einoo rochtagostaltend on Urteils, v/olchos dor Nichtigkeitsklage stattgibt und das angegriffene Patent vernichtot, für dio Allgomeinhoit erschöpft. Das Allgcmeinintcrosso v/ird dagogon nicht dadurch borührt, daß der Verzicht dor Beklagten dio Wirkung dos Streitpatonts nur für dio Zukunft bosoitigt hat (PA Kitt. 1927» 103» 1937, 213), während dio Nichtigkeitserklärung nach den §§ 13 Abo. 1 Nr. 1, 37 Abs. 1 PatG auf den Zeitpunkt der Patenterteilung zurückwirken und zu dem Ausdruck bringen würde, daß das Patont überhaupt nicht hätte erteilt worden dürfon (vgl. hierzu RGZ 63, 140, 141» 123,
113, 115» BGHZ 18, 81, 96 - Zwischenstecker für Badio-empfängor). Y/enn auch entgegen dor Annahme dor Beklagten die Erklärung der Nichtigkeit des Patents - ebenso wie dor Verzicht (PA Bl. f. PMZ 1918, 49) - von Amts*wegen nicht nur in die Patontrollc oinzutragon, sondorn auch im Patont-blatt öffentlich bekannt zu machen ist (§24 Abs. 1 und 4 PatG), so kann es doch nicht, wie dio Klägerin meint, dor Sinn dor Veröffentlichung sein, klarzuotollen, daß dor gegebenenfalls als Erfindor auftrotendo Patentinhaber die ihm durch das Patent verliehene "Auszeichnung" ohno Grund getragen habe. Durch dio Eintragungon in dio Patentrollo und durch dio Veröffentlichung dieser Eintragungen im Patent-blatt wird lediglich bezwockt, dio Allgomeinhoit über dio bestehenden Patente und ihre rechtlichen Verhältnisse zu
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unterrichten ^vgl. hierzu Benkard aaOj § 24 PatG Rdn. 2; ferner Reimer, Kommentar zu dem Patentgesotz und Gebrauchs-muctergesotz, 2. Aufl., § 24 PatG Anm. 1)
Auch der Hinweis der Klägerin auf die Regelung des Patentgesetzes, wonach dio in Nichtigkeitovorfahren ergehenden Entscheidungen des Bundespatentgerichts und dos Bundesgerichtshofs in öffentlicher Sitzung mündlich zu vor-Jcündon sind (§§ 41 i Abo* 1 Satz 1, 36 g Abs. 2, 42 f Abo. 1 aaO), führt nicht weiter. In Durchbrechung des genannten Grundsatzes ist für eine Verkündung der Entscheidung dann kein Raum, wenn mit Zustimmung der Parteien - wie sie hier für den ersten Rechtazug Vorgelegen hat - von der mündlichon Verhandlung abgesehen wird \vgl„ §§ 39 Abs. 2 Satz 2, 42 f Abs. 3 Nr. 1 PatG). In diesem Polle wird die Verkündung der Entscheidungen und so auch die Verkündung eines der Nichtigkeitsklage stattgebenden Urteils durch die Zustellung an dio Beteiligten ersetzt 41 i Abs. 1 Satz 4 PatG). Dio Zustellung an Verkündungs Statt ist ferner auch dann Vorgesehen, wenn im Anschluß an die mündliche Verhandlung ein besonderer Verkündungstermin notwendig sein würde (§ 41 i Abs. 1 Satz 5 PatG; ferner Benkard, aaO, § 41 i PatG Rdn. 7. Wegen der entsprechenden Anwendung der beiden zuletzt genannten Vorschriften im Berufungsverfahren vgl. Benkard, aaO, Rdn. 2 vor § 42 PatG). Im übrigen schoidet der von der Klägerin aufgosoigte Gesichtspunkt im vorliegenden Palle jedenfalls schon deswegen aus, weil ausweislich der Erteilungs-skton (vgl. insbesondere Bl. 37) bei den Bekanntmachungen dor Anmeldung und über die Erteilung dos Streitpatents ebenso wie auf der Patentschrift und in der Patentrolle eine Nennung des Erfinders antragsgemäß unterblieben ist (vgl. hierzu § 36 Abo. 1 PatG). Palls die Beklagte etwa auf ondere Weise als Erfinderin des Streitpatents in Erscheinung
 
gotroton ooin sollte, so wäre dioa für dio Beantwortung dor hier in Bode stohenden Präge ohne Bedeutung.
Bor Klägerin ist allerdings zuzugobon, daß im Falle dor Vernichtung dos Stroitpatonto grundsätzlich jedermann
 durch Einsicht in dio Patontakton (vgl. § 24 Abs. 3 PatG)
!
foototollcn könnto, daß das Patent zu Unrocht orteilt wor-don ist und infolgodooaon zu keinem Zeitpunkt einen rochts-wirkoanon Schutz cntfaltot hat, während oine derartige Klarheit auf Grund doo Verzichts dor Beklagten auf das Patent nicht bootcht. Mit diesem Umstand allein kann indessen ein öffentliches Intorossc an dor Fortführung dos Nichtigkoits-streito, zu dessen Wahrnehmung dio Klügorin borufen wäre, nicht begründet worden. Bio Klügorin muß os violmohr den Britten, die von dor Beklagten otwa obonfalls v/egon Verletzung dos Stroitpatonto in Anspruch genommen worden oder die ihrorsoito Ansprüche gogon die Beklagte z.B. aus unberechtigter Vorwarnung geltend machon, überlassen, ihrerseits ein Vorfahren wogen Erklärung dor Nichtigkeit des Streitpatents cinzuleiten.
2. Bcr Klägerin steht boi dor gegebenen Sachlage auch ein eigenes rechtliches Intorosse an dor rückwirkenden Vernichtung doo Stroitpatonto durch Erlaß eines Nichtigkoits-urtcilo nicht zur Seite. Der Nachweis eines derartigen besonderen Intoreosos ist nach den von dor Rechtsprechung aufgootcllton, im Schrifttum üborwiogend gebilligton Reohts-grundsützen - wio die Klägerin auch nicht vorkonnt - nicht nur dann erforderlich, wenn das bekämpfte Patont vor Erhebung der Nichtigkeitsklage infolge Verzichts (.§ 12 Abs. 1 Nr. 1 PatG), v/io or hier in Botracht kommt, durch Zoitablauf (§ 10 Abo. 1 PatG), wogen Nichtzahlung der Jahresgebühren (§ 12 Abo. 1 Nr. 3 PatG) odor wogen Rücknahme (§ 15 Abs. 2 PatC) boroito ohne Rückwirkung erloschen ist, sondern auch
 
dann, v/enn einer der aufgezahlten Erlöschungs gründe erat während doo anhängigen Nichtigkoitsvorfahrens ointritt (BGH.Urt. vom 16. März 1962 - I ZE 97/60 - Atemgerät; ebon-so u.a. RG JW 1897, 636; Mitt. 1937, 78; GRUR 1938, 861,
862; PA HL. f. PLIZ 1907, 237; 1928, 267; GRUR 1931, 629;
Mitt. 1957, 147, 148; vgl. ferner Benkard, aaO, § 13 PatG.
Rdn 19; Bernhardt, Lehrbuch dos Deutschen Patentrechts,
2. Auf1., § 35 IV 5, S. 208; Busse, Kommentar zu dem Patent-gesetz und Gebrauchsmustergesetz, 3« Aufl», § 13 PatG Anm. 2; Reimer, aaO, § 13 PatG Anm. 10; Totznor, Kommentar zu dem Pa-tentgosotz, 2. Aufl., § 13 Anm. 6). Es findot sich jedenfalls kein stichhaltiger Grund, welcher die von Klauer/ Möhring, Kommentar zu dem Patcntgosotz, 2. Aufl., § .37 Anm. 2 und fernor von Lindonmaior, Kommentar zu dem Patontgesetz,
4. Aufl., § 13 Anm. 6 ohne nähoro Erläuterung vertretene Ansicht rechtfortigcn könnte, daß die Darlegung des besonderen Interesses durch don Nichtigkoitsklägor nur dann zu verlangen sei, wenn die Nichtigkeitsklage erst nach dem Erlös chon dos Patents orhobon werde, nicht jedoch, wenn der Nichtigkoitsotreit nach dem genannten Ereignis lediglich fortgeführt werden solle. In dieser Hinsicht ist auch der in beiden Kommentaren angeführten Entscheidung des Rdbhsge-richts vom 15« Pobruar 1936 (in RGZ 150, 28!Ö; vollständig abgodruckt in MuW 1936, 166 und GRUR 1937, 33) nichts zu entnehmen. Die in Mitt. 1927, 103 veröffentlichte Entscheidung dos Rcichspatentamts, wolohe den gleichen Standpunkt wie dio zulotzt genannten Kommentare einnimmt, läßt eine überzeugende Begründung ebenfalls vermissen und wird von Eusso (aaO, § 39 PatG Anm. 3b) mit Recht als überholt bezeichnet. Eino Unterscheidung der beidon Pallgestaltungen ist nicht möglich. In dem einen wie in dem anderen Palle kenn cs nur darauf ankommen, ob das oigenc Interosse des Nichtigkeitoklägors, mithin das.tRochtsöchutzbodtirfnis, das sich als bosondero Prozoßvoraussotzung darsteilt, boi Schluß
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dor mündliohon Vorhandlung gegeben ist (vgl. hierzu Baumbach/ Lautorbach, Kurzkommontar zur Zivilprozeßordnung, 27. Aufl.,
§ 300 Anm. 3 A und G).
Im vorliegendon Palle hat die Klägorin durch ihre teilweise Erlodigungsorklürung offensichtlich dor Erkenntnis Rechnung getragen, daß ihr eigenes Intoroooo an dor Fortführung doo Nichtigkoitsstroito von vomhoroin jedenfalls inaov/oit hütto verneint worden müssen, als das Stroitpatont für die Zeit nach dem Y/irksamwerden doo Verzichts dor Beklagten (am 3. Februar 1962) mit dor Folge orloschen ist, daß ooin Gegenstand von jedermann, also auch von der Klägerin, rochtmäßig benutzt werden kann.
Aber auch für die vorausgegangono Zoit, um die es jotzt allein goht, kann ein berechtigtos Intorosso dor Klägorin an dor Nichtigkeitserklärung des Stroitpatents nicht anerkannt worden. Ein derartiges Intorosso müßte zwar nach den von dor Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen (vgl. BGH,
 Urt vom 16. März 1962 - I ZR 97/60 - Atemgerät; RG llitt. 1937, 78; PA Mitt. 1957, 147, 148) ohne weiteres dann bejaht worden, wonn dio Beklagte die Nichtigkoitsklägorin noch weiterhin wegen der Verletzung des Streitpatonts in dor Zoit vor dom Y/irkaamworden des Verzichts in Anspruch nehmen könnto. Biese Voraussetzung ist jedoch nicht erfüllt.
Bio Beklagto hat nach Rücknahme der gegen die Nichtigkeits-klägorin gerichteten Patentvorlotzungsklage durch Schriftsatz vom 15. Mai 1962 auf alle Ansprüche aus dem Stroitpatont - insoweit kommen nach Lage der Binge nur Ansprüche aus dor Zoit vor dom Y/irksamwerd en äOB Verzichts dor Beklagton auf das Stroitpatont in Betracht - verzichtet. Gegen die Verbindlichkeit dioocs Verzichts bostohen koine Bodonken. Solclio hat dio Klägerin zur Barlogung ihres Reohtsschutz-bcdürfnioßoo auch nicht geäußert.
 
Die Klägerin bogründot ihr Interesse an der Woitcr-führung des Nicht iglceits streite jodoch mit dom Hinweis, daß sio ihrorooito beabsichtige, auf Grund unberechtigtor Vorwarnungen Ansprüche auf Schadonoorsatz wegon widerrechtlicher und ochuldhaftor Eingriffe in ihren Geworbe-betriob (vgl» § 823 Abs. 1 BGB; ferner Bonkard, aaO, § 6 PatG Bdn. 129 und Palandt, Kurzkommentar zu dem BUrgorlichon Goaotzbuch, 22. Aufl., § 823 Anm. 6 g, boido mit Rocht-oprcchungeüboroicht) bzw. auf Ausgleich der durch die Vorwarnungen oingotrotonon ungerechtfertigten Bereicherung (vgl. §§ 812 ff BGB; fernor Bonkard, naO, § 6 PatG Rdn. 126 mit weiteren Hinweisen) gegen die Nichtigkoitobeklagto geltend zu machen. Es kann auf sich boruhon, ob die bloßo Ankündigung der Klage durch die Klägerin zur Darlegung ihres berechtigten Intoreeoeo an der Fortsetzung dos Nichtigkoits-stroits ausreicht odor ob hiorzu zunächst verlangt werden müßte, daß die Klage bereits erhoben worden ist. In jedem Palle wäre das Rochtsschutzbedürfnis für die weitere Durchführung des Nichtigkcitsverfahrens nur dann gogebon, wonn eine der Klägerin günstigo Entscheidung in dem von ihr beabsichtigten Rechtsstreit von der Nichtigkeitserklärung des Stroitpatonts abhüngon würde. Dies trifft indessen nicht zu. Die Klägerin könnte in jenem Rechtsstreit der Beklagten mit Erfolg den Einwand der Arglist entgcgonhalten, wenn diese dio von ihr der Klägerin und angeblich auch Dritten ortoil-ton Verwarnungen mit der Begründung rochtfortigon v/Urde, daß das Stroitpatent bis zu dem Wirksamv/orden des Verziohts rechtsbeständig gowesen sei. Der aus dem allgemeinen Grundsatz von Treu und Glauben {§ 242 BGB) horgcleitoto Einwand greift imnor dann durch, wenn sich der andere Teil mit soinon eigenen früheren Erklärungen in Widerspruch sotzt (vgl. hierzu BGB - RGB Komm., 11. Aufl., & 242 Anm. 134 f» fomor Staudingcr, Kommentar zu dem BGB, 11. Aufl«, § 242 Erl. D 323 ff, 331, beide mit weiteren Fundstollen). Ein solcher Vorwurf
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träfe dio Beklagto, wenn sio von dor mit dem Ziel der Erledigung dco vorliegenden Rochtostrcito abgegebenen Erklärung, daß das Stroitpatent zu Unrecht ortoilt wordon sei, abrückon würde.
Durch dio "Anerkennung" dor Vornichtbarkoit seitens der Beklagten ist das Stroitpatent zwar in seinem Rochtsbeotanä nicht angotaotot wordon (vgl. RGZ 86, 440, 441). Dieser Umstand schlioßt aber nicht aus, daß die Beklagte sich verpflichten konnte und auch verpflichtet hat, sich zur Abwehr der von dor Klägerin in Aussicht gestellten Klage nicht auf dio ursprüngliche Wirksamkeit dos Stroitpatonts zu borufen (vgl. RGZ 153, 329t 331). In diesem Sinne muß die Erklärung dor Beklagten boi verständiger Würdigung (§ 133 BGB) insbo-sondoro dann aufgofaßt v/orden, wenn man sie im Zusammenhang mit den Ausführungen dor Beklagten zur Frage des Rechts-ochutzbedürfnisses für dio vorliegende Klage und ferner unter Berücksichtigung ihros im Vorletzungsprozeß ausgesprochenen Verzichts auf allo Ansprüche aus dem Streitpatent betrachtet. Daß die Beklagte solbst ihro Erklärung in solcher V/eioo verstendon haben will, hat ihr Prozoßbevoll-machtigtor in dor mündlichon Verhandlung vor dem Berufungsgericht auf Bofragen ausdrücklich klargestellt.
In dem von dor Klägerin angekündigten Rechtsstreit kann sonach dio Frago nach der Vornichtbarkoit des Streit-patent o im Rahmen dor Untersuchung, ob die von dor Beklagten ausgesprochenen Vorwarnungen objektiv rechtswidrig gewesen sind, überhaupt nicht auftreten. Der Klägorin obliegt in jenen Rechtsstreit vielmehr nur der Nachwois, daß die Beklagte boi Erteilung dor Verwarnungen die Vornichtbarkeit dco Stroitpatonts gekannt oder schuldhaft nicht gekannt hat.
 
Dafür, daß dio Nichtigkeitserklärung des Stroitpatonts für die Bourtoilung der Schuld der Beklagten von Bedeutung sein könnte, hat dio Klägorin nichts Hinreichendes vorgetragen« Für eine derartige .Annahme fehlt auch jodor Anhalt.
Im übrigon. kann der Meinung dor Klägorin nicht zugestimmt werdon, daß der Bichtor dos von ihr beabsichtigten Rechtsstreits gehindert wäre, die Frage dor Vornichtbarkoit dos Stroitpatonts nachzuprüfen. Auch diooor Richter wäre, falls crfordorlich, zur Entscheidung der genannten Frago ebenso berufon wie dor Richter eines Prozossos, in welchem dem Anspruch aus dom Patent dor Einwond der Patenterschlei-chung oder der Einwand der Erschleichung der Patent ruhe entgogongosotzt wird (vgl. hiorzu Bonkard, aaO, § 6 PatG Rdn* 124- und 125 und die dort angeführten Entscheidungen, insbesondere RG Mitt. 1958» 179, 181/82). Auch wenn das Stroitpatont im vorliegenden Rechtsstreit für nichtig erklärt würde, wäre der Richter des von der Klägorin angekündigten Rechtsstreits untor Umständen der Prüfung dor Frago nicht enthoben, inwieweit die einzelnen Entgegenhaltungen dor Erteilung dos Patents ontgogenstanden. Diose Prüfung ließe sich jedenfalls dann nicht vermeiden, wenn dio Nichtigkeitserklärung ausschließlich auf Entgegenhaltungen gestützt würde, bezüglich welcher die Klägorin in den späteren Rechtsstreit nicht beweisen könnte, daß die Beklagte sie gekannt oder schuldhaft nicht gekannt hat.
In diesen Falle wäre nämlich dio Fo3tstollung geboten, ob etwa dio im Hichtigkoitsvorfahron unberücksichtigt gebliebenen Entgegenhaltungen, für welche dor entsprechende Nachweis geführt werden kann, dio Nichtigkeitserklärung des Stroitpatonts oboufalls rechtfertigten.
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IIIo Auch der nunmehr hilfsweiso geltend gomachto Anspruch der Klägerin auf Feststellung, daß das Stroitpatent bereits vor dem Wirkeomwerden des Verzichte der Beklagten keine Y/irkaamkoit ontfaltot habe, ochoitort bereits daran, daß or doe in § 256 ZPO vorgoochriobonon Rochtsschutz-intcrosses entbehrt. Auf die v/oiteren Bedenken, welche in dom angofochtenen TJrtoil gegen die Zulüsaigkeit der Festst ollungsklage erhoben worden, braucht daher nicht oingo-gangon zu worden.
IV. Bio Kootonentscheidung, die sich auch auf die außergerichtlichen -Kosten der Parteien bezieht, beruht lauf § 42 Aba. 3 i.V.ra. § 40 Abo. 2 und 36 $ Abs. 1 Satz 2 PatG, § 91a Aba. 1 Satz 1 ZPO.
Hiorboi ist berücksichtigt, daß die Klägorin auch hinsichtlich dos von ihr für erledigt erklärten Teils des Rechtsstreits untorlegon wäre.
Dr. Naotolski	Dr*	Spreng	Dr*Spengler
 Claßen
 Schnoidor