BGH · la ZR 224/63

Volltext der Entscheidung

Nachschlagewerk;	ja
 Amtliche Sammlung:	nein
 PatG § 7 Abs. 1 S. 1
Formsand II
Von einer Inbenutzungsnahme der Erfindung im Sinne des § 7 AhGo 1 Satz 1 PatG kann nur dann dio Rede sein, wenn der Vorbenutzer im Erfindungsbesitz war; dies gilt auch für den Fall der mittelbaren Benutzung der Erfindung.
PatG § 47
Zur Frage, ob und gegebenenfalls welche Vorkehrungen dem Lieferanten eines I-Iittels, das sowohl patentfrei als auch patentverletzend verwendet werden kann, zur Vermeidung unmittelbarer Verlötzungshandlungen seiner, Abnehmern zuzu demuten sind.
BGH, Urt. vom 30. April I964	-	la ZR 224/63 -
OLG Bisseldorf LG Bttaseldorf
ZS-ZR.
Verkündet am 30, April 1964 Oechsler, JustvAmg. als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
 Im Namen des Volkes In der Patentverletzungssache
 der Firma Bg^sche Mahlwerke in SNflHB
vertreten durch ihren persönlich haftenden Gesellschafter
 Br, VflBP,
Beklagten» Revisionsklägerin und Revisions-
beklagten»
- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof» Br.
und Br, in'
gegen
 Herrn Helmut
 Kläger» Revisionsbeklagten und Revioiohsklägor» - Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Br, hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die mündliche Verhandlung vom 12, März 1964 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Br. Mastelski und der Bundesrich-ter Br, Bock» Br. Spreng» Claßen und Schneider
 für Recht erkannt:
- la -
Sie Revision des Klägers gegen das Urteil des 2« Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 15. Januar 1963 wird zurückgewiesen»
Auf die Revision der Beklagten wird das vor-bezeichnete Urteil im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben? als es der Klage stattgegeben hat» In diesem Umfang wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückvor-wiesen? dem auch die Entscheidung über die Kosten des Revisionsrecht8ZUges Übertragen wird*
Von Rechts wegen
 Tatbestand
Der Kläger ist Inhaber des mit Wirkung vom 14. März 1950 erteilten Patentes Ifr. 927 653« Es betrifft ein Verfahren zur Aufbereitung von Formsand» der bei Herstellung von Formen in Gießereien Verwendung findet.
An Formsand werden bestimmte Anforderungen hinsichtlich Bildsamkeit» Standfestigkeit» Feuerfestigkeit und Gasdurchlässigkoit gestellt« Dem Klagepatent geht es um die Bildsamkeit» d«h. um die Eigenschaft des Formsandes» sich durch Verdichten mittels Fressens» fiüttelns oder Stampfens in beliebige» teilweise sehr komplizierte Formen einzupassen» ohne dabei den Zusammenhang zu verlieren. Die Bildsamkeit des Formsandes ist wesentlich bestimmt durch den Gehalt und durch die Struktur der neben den Quarzkörnem im Sand enthaltenen' Bindemittel. Als solche Bindemittel kommen Tonmineralion in Betracht» nach dem Klagepatent jedoch auch das Mineral ’’Glaukonit", das nicht zu den Tonen im eigentlichen; Sinno gehört. Es kommt in natürlichen Sanden grobkörnig oder fein-verteilt (dispers) vor. Auch die von den Parteien in ihren Gruben abgebauten Sande enthalten Glaukonit•
Der Hauptanspruch des Klagepatents lautet in dor Fassung» die er im Hichtigkeitsverfahren durch Urteil des Ersten Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 27.
Juni 1958 - I ZR 42/57 - erhalten hat:
"Verfahren zur Erhöhung der Bildsamkeit von Formsand, dadurch gekennzeichnet, daß glaukonithaltiger Formsand im Kollergang über die zur Homo-
 
genisierung der Schlämmstoffe erforderliche Bo arbeitung hinaus so lange bearbeitet wird, bis durch Zerreibung der Glaukonit kömer untor Erhaltung des Quarzkornee eine feine Verteilung des Glaukonitanteilea erzielt wird."
Der Kläger behauptet , seit Bekannt wer den meiner Erfindung sei die Beklagte dazu übergegangen, beim Abbau der an GieSereien zu liefernden Sande glaUkonit-haltige Vorkommen bewußt und planmäßig zu bevorzugen« Dabei wisse die Beklagte oder müsse doch annehmen, daß die Gießereien den Formsand durch Kollern oder in anderer Weise, ZoB. durch Schleudern, solange bearbeiteten, bis der körnige Glaukonit, wie im Klagepatent gelehrt, zerrieben und fein verteilt sei. Damit begehe die Beklagte eine mittelbare PatentVerletzung»
Im ersten Rechtszug hat der Kläger beantragt, die Beklagte zu verurteilen,
"es zu unterlassen, im Naturzustand mehr als 6 f* Glaukonit enthaltenden Sand für die Eisen-,
Stahl- oder Metall-Gießerei an solche Empfänger «. zu liefern, von denen sie weiß oder annohmen muß, daß sie diesen ihr von der Beklagten gelieferten Sand solange in einem Kollergang bearbeiton, bis durch Zerreiben von Glaukonitkömem - unter Erhaltung der im Sande vorhandenen Quarzkörner -Glaukonit wirksam fein verteilt worden ist»11
Hilfsweise hat der Kläger das Un-erlaeeungsbcgehron auf Sand.' beschränkt, "bei dem sie {»Beklagto) planmäßig auf einen hohen Gehalt an Glaukonit-Körnern geachtet. hat"« Ferner hat der Kläger Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten begehrt, und zwar für Lieferungen der Beklagten ab 1. Oktober 1932«
 
Die Beklagto hat um Klageabwoisung gebeten und hierzu insbesondere darauf hingewiesen, daß sie das, was ihr jetzt verboten werden solle, schon immer getan habe. Die in ihren Gruben abgebauten Sande hätten nämlich von jeher Glaukonit in dispereer und auch in körniger Form enthalten. Hit diesen Sonden, deren be- . sondere Bildsamkeit schon früher erkannt worden sei, seien die Gießereien schon vor der Anmeldung des Klage-patents beliefert worden. Auch habe es zu dem vorbekannten Stande der Technik gehört, Formsand in hierzu bestimmten Spezialmaschinen, den sog. "Kollergängen", oder in gleichwirkenden Vorrichtungen solange zu bearbeiten, bis er unter möglichster Erhaltung der im Sande enthaltenen Quarzkörner die erforderliche Bildsamkeit erlange.
Das Landgericht hat der Beklagten ein mittelbares Vorbenutzungsrecht zugebilligt und darum die Klage abgewiesen«
Im Berufungsverfahren hat der Kläger zunächst seine erstinstanzlichen Anträge wiederholt. Nachdem jedoch im Richtigkeitsverfahren die schon eiwähnte Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 27. Juni 1958 ergangen war, die das Klagepatent unter Neufassung des Hauptanspruchs im wesentlichen bestätigte und als zusätzliches Merkmal des patentgemässen Verfahrens lediglich forderte, die Bearbeitung des Formsandes im Kollergang müsse "über die zur Homogenisierung der Schlämmstoffe erforderliche Bearbeitung hinaus* erfolgen, hat der Kläger die Auffassung vertreten, sein Patent, sei auch dann verletzt, wenn Formsand, der körnigen Glaukonit enthält.
 
im Umlaufverfahren über jene Zeit hinaus bearbeitet wird. Er hat die Berufungsanträge mehrfach geändert und hierbei anfangs (Schrifteats vom 15. November 1958) die Bearbeitung im Umlauf verfahren als besondere, Bearbeitungsweise auch im Klageantrag ausdrücklich hervorgehoben. Zuletzt hat er im Berufungsrechtszug das Unterlassungsbegehren dahin gefasst, daß der Beklagten untersagt werde,
"im Naturzustand körnigen Glaukonit enthalten** den Sand für die Eisen-, Stahl- oder 'Ietall-gießerei an in der Bundesrepublik ansässige Abnehmer zu liefern, ohne durch Afysbedingung von Vertragsstrafen von mindestens 1.000.-3M für jeden Fall der Zuwiderhandlung Vorsorge zu treffen, daß die Abnehmer des Sandes ihn nicht im Kollergang oder durch andere Bearbeitung über die zur Homogenisierung der Schlämmstoffe erforderliche Bearbeitung hinaus bearbeiten, wobei die Glaukonit-Körner zerrio-ben werden".
Bis Beklagte hat Zurückweisung der Berufung begehrt und vorgebracht, ihre Abnehmer kollerten bei der Aufbereitung des aus AltBand und Heuaand bestehenden Mischsandes nicht anders, insbesondere nicht länger, als es vor Anmeldung des Klagepatentes bereits üblich gewesen sei. Da man aber schon seit jeher don weitaus größten Teil des Altsandes wieder als Formsand verwendet habe, das Umlaufverfahren sogar die praktisch allein Interessierende Aufbereitungswoise für Formsand sei, könne dieses Verfahren auch dann nicht verboten werden, wenn es dabei als Folge des wiederholten kurzzeitigen Kollerns zu einer allmählichen Zerreibung der Glaukonitkörner komme.
 
Das Oberlandesgericht hat nach Beweisaufnahme unter entsprechender Abänderung der erstinstanzlichen Entscheidung dem Klagebegehren mit den Einschränkungen stattgegeben, daß die Verpflichtung, welche die Beklagte ihren Abnehmern bezüglich der Verwendung der
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gelieferten Sande aufzuerlegen hat, die Ausbedingung einer Vertragsstrafe nioht zu enthalten braucht und daß ferner die Rechnungslegungs- und Schadensersatzpflicht der Beklagten auf Lieferungen seit dem 1«
August 1958 beschränkt ist. Die Revision ist im Berufungsurteil ausdrücklich zugelaesen worden.
Die Revision des Klägers wendet sich gegen die beiden, im Berufungsurteil enthaltenen Einschränkungen gegenüber den zuletzt in der Berufungsinstanz gestellten Anträgen. Sie weist hierbei darauf hin, daß dem Kläger nicht daran gelegen sei» die Lieferungen zu unterbinden, sondern Lizenzgebühren bei Benutzung seines Patentes zu erhalten. Sie bittet deshalb» im Unterlassungsverbot die durch Vertragsstrafe zu sichernde Verpflichtung, weiche die Beklagte ihren Abnehmern aufzuorlegen hat, inhaltlich dahin zu fassen, daß die Abnehmer den Sand nicht »ohne Zustimmung des Klägerse in der oben be-zeichneten Weise bearbeiten dürfen» Bezüglich des Beginns der Rechnungslegungs- und der Schadensersatz-Pflicht sei zu bedenken» daß die Anmeldung des Klagepatentes schon am 21. Juni 1951» die Erteilung am 14. April 1955 bekanntgemacht worden sei und daß die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 2V» Juni 1958 das Patent im wesentlichen bestätigt habe.
 
Die Revision der Beklagten erstrebt Abänderung des Berufungsurteils und Klageabweisung, da eine Verletzung des Klagepatents nicht vorliege und auch in der Vergangenheit nicht Vorgelegen habe* Die Beklagte bittet ferner um Aussetzung des Rechtsstreits bis zur rechtskräftigen Erledigung von zwei Nichtigkeitsklagen, die neuerdings gegen das Klagepatent anhängig gemacht worden sind (Nichtigkeitsklagen der Firma
 Maschinenfabrik Daniel	in	vom 28. Februar 1964 und des Wirtschaftsverbandes in DflHIHB vom 7. März 1964 ,) .
Beide Parteien bitten um Zurückweisung der gegnerischen Revision, der Kläger zusätzlich um Ablehnung des Aussetzungsantragso
 Ent scheidun/tsgründe:
A. Revision der Beklagten
I.	Das Berufungsgericht geht in t at sächlicher Hinsicht davon aus, daß die Beklagte den in ihren Gruben gewon nenen Sand nicht selbst be- oder verarbeitet * sondern an Gießereien liefert», die ihn zu Formsand auf bereiten. Nach seiner Annahme besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Gießereien hierbei das Patent des Klägers verletzen. Es hat deshalb die Beklagte unter dem rechtlichen Gesichtspunkt der mittelbaren Patentvor-lotzung verurteilt, Lieferungen zu unterlassen, wenn die Abnehmer die in der Urtoilsformel (äü I 1) näher bezeichnet e Verpflichtung Uber die Bearbeitung des Sandes nicht
 
übernehmen. Für did Zeit ab 1. August 1958 hat ea ein Verschulden der Beklagten bejaht, soweit sie ihre Abnehmer ohne Auferlegung einer Verpflichtung der vorgenannten Art beliefert hat? in diesem Umfang hat es die Beklagte zur Rechnungslegung verurteilt (Urteilsformel zu I 2) und ihre Sohade.nsersatzpflicht festgestellt (aoao0* zu II).
II.	1. Die Revision hält die Anwendung des Gesichtspunktes der mittelbaren FatentVerletzung für rechtlich fehlerhaft? es fehle an der dafür erforderlichen Voraussetzung, daß der von der Beklagten abgebaute und gelieferte Sand im Hinblick auf das Klagepatent und die Anwendung der dort erteilten lehre »erfindungsfunktionoll individualisiertM sei.
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Dieser Angriff ist unbegründet:
Der Sand, den die Beklagte in ihren Gruben gewinnt, enthält - im Unterschied zu sonstigen als Formsand verwendeten Sanden - unstreitig Glaukonit in körniger Form.
Er ist gerade und nur infolge dieser Eigenschaft geeignet, für ein Aufbereitungaverfahren der durch das Klagepatent geschützten Art verwendet zu werden. Unter diesen Umständen ist aber die von der Revision der Beklagten vermißte Voraussetzung .erfüllt*# (vgl. BGH GRUR 1961, 627 - Metallspritzverfahren). Daß der Sand schon bei seiner Gewinnung jene Eignung besitzt und dazu keine besondere Zurichtung erforderlich ist, steht dem nicht entgegen.
2. Ohne Erfolg wendet sich die Revision auch dagegen, daß das Berufungsgericht der'Beklagten kein? Vorbenutzungsrecht zugobilligt hat. Die Möglichkeit eines Vorbenutzungerech-
 
tea auch für den nur mittelbaren Benutzer einer patentierten Erfindung wird in Rechtsprechung und Rechteiehre durchweg anerkannt (RGZ 123, 58» 61; Benkard» Patentgesetz« Gebrauchsaustergesetz, Patentanwaltsgeaete, 4.
Auf1.» § 7 PatG Rdn. 6). Der Kläger hat hiergegen allerdings Bedenken geltend gemacht« Hierauf brauchte jedoch nicht eingegangen zu werden. Ein Vorbenutzungsrecht für die Beklagte scheidet nämlich schon deshalb aus« weil sie nicht im Erfindungsbesitz war. Ihrer Meinung« daß Erfindungsbesitz bei der gegebenen Sachlage für die Entstehung des Vorbenutzungsrechts nicht nötig sei« konnte nicht beigetreten werden.
§ 7 PatG setzt für die Entstehung des Vorbenutzungsrechts voraus« daß der Vorbenutzer die Erfindung zur Zeit der Anmeldung des Patents bereits im Inland in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. Von einer "Inbenutzungnahme" der Erfindung im Sinne dieser Bestimmung kann nach ständiger Rechtsprechung (Hachw. bei Benkard § 7 PatG Rdn 2) nur dann die Rede sein« wenn der Vorbenutzer im Erfindungsbesitz war.
Bas muß auch für den Fall der mittelbaren Benutzung der Erfindung gelten» sofern mit der herrschenden Meinung die Möglichkeit eines Vorbenutzungsrechts für den nur mittelbaren Benutzer bejaht wird. Denn auch die mittelbare Benutzung der Erfindung ist allein dem Patentinhaber Vorbehalten. Die Wirkung des Patents kann deshalb unter dem Gesichtspunkt des § 7 PatG ebenso wie gegenüber dem unmittelbaren auch gegenüber dem mittelbaren Benutzer der Erfindung nur dann nicht eintreten, wenn dieser die gesamten)
 
dort aufgeführten Voraussetzungen für die Entstehung des Vorbenutzungsrechts erfüllt hat, also auch im Erfindungsbesitz gewesen ist.
. Wenn die Revision der Beklagten dazu meint, der Beklagten müsse der Besitzstand gewahrt bleiben, den sie vor der Anmeldung des Klagepatents gehabt habe, so beachtet sie nicht, daß dieser Besitzstand mangels Brfindungsbesitzes die mittelbare Benutzung des Klagepatonts nicht umfaßte. Der Besitzstand, den die Beklagte vor der Anmeldung des Klagepatents innehatte, bleibt ihr auch dann erhalten, wenn ihr kein Vorbenutzungsrecht zugebilligt wird: eie darf nach w ie vor Sand» der Glaukonit in körniger Form enthält, für eine außerhalb des Schutzbereiche des Klagepatents liegende Verwendung liefern. Baß ihr möglicherweise auferlegt werden kann, Vorkehrungen dagegen m troffen, daß ihre Abnehmer den ihnen gelieferten Semd nicht in einer Weise verwenden, die das Klagepatent verletzt, ändert daran nichts.
Damit ist auch der Erwägung der Revision der Beklagten der Boden entzogen, die Versagung des Vorbenutzungsrechts führe in fällen wie dem vorliegenden zu einer nicht gerechtfertigten Gleichstellung des Lieferanten, der schon vor dem Zeitpunkt der Patentanmeldung geliefert hat, mit demjenigen, der dis Lieferung erst nach diesem Zeitpunkt aufnimmt. Die Gleichstellung rechtfertigt eich deshalb, weil auch der ältere Lieferant.^ sofern er nicht im Erfindungsbesitz war, dis Erfindung vor dem Anmeldetag nicht in mittelbare Benutzung genommen hat*
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III.	Die angefochtene Entscheidung konnte jedoch, soweit die Beklagte verurteilt worden ist, aus anderen Gründen keinen Bestand haben» Kann, wie im vorliegenden Balle, ein Mittel sowohl patentfrei als auch patentverletzend verwendet werden^ so liegt eine mittelbare Patentverletzung auf der Seite des Lieferanten erst und nur dann vor, wenn sein Abnehmer das Mittel in einer das Patent verletzenden Weise tatsächlich benutzt.
Für den Unter las sungsanspruch des Patent inhabeWf gegen den Lieferanten ist jedoch der Nachweis einer unmittelbaren Patent Verletzung des Abnehmers nicht unbedingt erf orderlioh. Hier kann es-statt; de seen genügen» wenn dargetan wird, daß die Gefahr einer patentverletzenden Benutzung des Mittels nicht fern liegt (RG GRÜR 1940, 89, 95). Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Die Ausführungen, mit denen es VerletZungehandlungen der Abnehmer der Beklagten in dem angegebenen Sinne als wahrscheinlich bezeichnet, halten indessen elrnrrechtliche Nachprüfung nicht stand.
1. Der Erfinder des Klagepatents hat,, wie das Berufungsgericht ausführt, die Anweisung gegeben, den als Bindemittel zunächst ungeeigneten, weil körnigen Glaukonit durch mechanische Bearbeitung aufzuschließen, d.h. in Blättchenform aufzuapalten, wodurch er erst zu dem Bindemittel werde. Die früher üblich gewesene mechanische Bearbeitung des Sandes im Kollergang (d.h. in einer Kollarmaschine) oder in gleichwirkenden Vorrichtungen (Stampfer, Trommel, Schleuder) habe dazu nicht auagereicht, sondern lediglich der gleichmäsaigen Verteilung (Homogenisierung) der Schlämmstoffe einschließlich des bereits im Naturzu-
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stand fein verteilten schlämmbaren Glaukonite gedient.
Die Lehre des Klagepatente verlange eine über die Homogenisierung der Schlämmet off e hinausgehende Bearbeitung«,
Nach Auffassung'des Berufungsgerichts machen die Abnehmer der Beklagten auch dann von der Lehre des Klagepatents Gebrauch» wenn die Glaukonitkörner nur teilweise zerrieben werden» denn auch dann werde die Bildsamkeit des Formsandes infolge Feinverteilung des Glaukonitanteils erhöht. Das Klagepatent werde "Uber seinen Wortlaut hinaus"«, den es in der Nichtigkeitsentscheidung gefunden habe,
»bereits dann, wenn auch nur unvollkommen benutzt % «renn der Sand über das zur Homogenisierung der Schlämmstoffe erforderliche AusmaS hinaus mit der Wirkung bearbeitet werde, daß zusätzlich Glaukonitkörner wenigstens zu dem Teil zerrieben würden und auf diese Weise eine spürbare Erhöhung der Bildsamkeit des Formsandes eintrete. Freilich falle es nicht inden Schutzbereich des Klagepatents,wenn nur gelegentlich einer Bearbeitung, die ihrem Ausmaß nach allein der Homogenisierung der Schlämmstoffe diene, einige Glaukonitkömer zerrieben und damit als Bindemittel benutzt würden; denn die bisher übliche Bearbeitung solle, wie das Urteil des Bundesgerichtshofs im Nichtigkeitsverfahren ergebe, patentfrei bleiben.
Be mache nun aber keinen Unterschied, ob die für die
 Benutzung des Klagepatents erforderliche zup&tgliche
 Aufschließung des körnigen Glaukonits in einem einzigen
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Arbeitsgang oder erst dadurch erreicht werde, daß dem bereits (einmal oder mehrmals) dem Guß ausgesetzten Formsand immer wieder Neusand zugeaetzt, Altsand demnach im Um-
 
laufverfahren mit Neusand vermischt werde* Dabei könne nämlich eine NSummierung der einzelnen Bearbeitungsvorgänge" eintreten» die über das zur Homogenisierung der Schlämmstoffe erforderliche Ausmaß hinausgehe.
2* Die £§!ision ist demgegenüber der Auffassung» das Umlaufverfahren sei nicht Gegenstand des Klagepatents. Die erteilte Lehre bestehe darin» einen mechanischen Mehraufwand an Aufbereitungsarbeit in Kauf zu nehmen» um auf diese Weise den vollen Glaukoniteffekt zu erzielen. Geschützt sei nur das Wirksammachen des Glaukoniteffekts in einem einzigen Arbeitsgang» d.h. durch planmäßiges Kollern über wenigstens 30 Minuten. Das Umlaufverfahren wolle demgegenüber den Aufwand an Zeit» Material» Energie und Arbeit gerade auf ein Mindestmaß herabdrücken. Da£das Umlaufverfahren seit jeher geübt worden sei und als Aufbereitungsweise für Formsand praktisch allein interessiere,' " • auch schon in der Vergangenheit glaukonithaltige Sande : damit zu Formsand aufbereitet worden sei&t» habe das Um-• -- {»laufverfahren trotz der auoh dort erzielbaren Verbesserung des Glaukoniteffektes nicht mehr Gegenstand Patentrechtliehon •Schutzes werden können. Der Kläger habe das Umlaufverfahren bewußt erst nach Abschluß das Nichtigkeitsverfahrens im Berufungsrechtszug des vorliegenden Verletzungaprosesses zur Sprache gebracht» da er andernfalls die Vernichtung
 des Patents wegen offenkundiger Vorbenutbung hätte
»•
besorgen müssen.
Nur wenn man die Lehre des Klagepatsnts dahin verstehe, durch mechanischen Mehraufwand und somit abweichend vom altbekannten und rationellen Umlaufverfahren den
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vollen Glaukoniteffekt zu erzielen, lasse sich eine Grenze für den Anwendungsbereich dieser Lehre und damit für den Gegenstand und den Schutzu demfang des Klagepatents ziehen« Lie Einbeziehung des Umlaufverfahrens in diese Lehre mache dagegen jede Grenzziehung unmöglich, denn die allmähliche Zerreibung der Glaukonitkörner und die dadurch verbesserte Bildsamkeit des Miseheandes seien eine zwangsläufige Folge des wiederholten kurzfristigen Kollems. Wie die Beweisaufnahme ergeben habe, legten die Gießereien auf Glaukonithaltigkeit der angelieferten Sande überhaupt keinen Wert. Lie Nichterwähnung des Umlaufvor-fahrens in der Nichtigkeitsentscheidung des Bundesgericht□ hofs spreche zwingend für die enge Au&gung der erteilten Patentrechtliehen Lehre und damit für die Patentfreiheit des UmlaufVerfahrens schlechthin«
3° Ler Auffassung der Revision, die Auslegung des Klagepatents durch das Berufungsgericht sei mit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Nichtigkeitsverfahren nicht vereinbar, kann nicht beigetreten werden«
Lie Annahme des Berufungsgerichts, das Umlaufverfahren liege nicht schlechthin - d.h« ohne Rücksicht auf die Art seiner Konkreten Lurchfühnung- außerhalb der Lehre des Klagepatents, ist schon deshalb nicht ungerechtfertigt, weil ebenso wie beim einaktigen Aufbereitungsverfahren auch das Umlaufverfahren die Möglichkeit gibt, durch Verlängerung der - für dis Homogenisierung der Schlämm -Stoffe an sich nur benötigten - kurzen Kollerzeiten Glaukonitkörner zusätzlich zu zerreiben und auf diese Weise die Bildsamkeit des Formsandes zu verbessern.
 
Bas Berufungsgericht hat hei seiner Auslegung des Klagepatent8 erkannt» daß nach dem Wortlaut des Hauptanspruchs und damit als unmittelbarer Gegenstand der Erfindung nur die volle Erzielung des Glaukoniteffektes geschützt ist. Bas hindert jedoch nicht» auch den Fall einer in dem dargelegten Sinne mr unvollkommeneri^aBenutzung der Lehre des Klagepatents in dessen Schutzbereich einzubeziehen. Biese erweiternde Auslegung wird durch die im Wichtigkeitsverfahren ergangene Entscheidung auch dann nicht ausgeschlossen» wenn man berücksichtigt» daB das Umlaufverfahren nicht besonderer Streitpunkt oder auoh nur Gegenstand der Erörterung im Wichtigkeitsverfahren gewesen ist. Gerade dann» wenn man - entsprechend dem insoweit übereinstimmenden Vortrag der Parteien - in Rechnung stellt» daB praktisch nur das Umlaufverfahren als Aufbereltungaweise für Formsand üblich war und ist» liegt die Auffassung d es Berufungsgerichts nahe» daB der mit den Burchschnittskenntnisssn des Prioritätstages ausgerüstete Fachmann die Lehre des Klagepatents auch auf das ihm bekannte Umlaufverfahren bezogen habe» ohne daB es hierzu eines dfttflnd arischen Gedankengangs oder auch nur besonderer Überlegung bedurft hätte.
Es ist der Revision freilich zuzugeben» daB einzelne Formulierungen im Berufungsurteil zu Unklarheiten darüber Anlaß geben können» welche Auffassung das Berufungsgericht hinsichtlich des Umlaufverfahrens und seines Verhältnisses zu dem Klagepatent eingenommen hat. So können insbesondere die Ausführungen auf S. 12 (Kitte) des Berufungsurteils den Eindruck erwecken, das Umlauf verfahren sei schlechthin und zwar schon deshalb Gegenstand des Klagepatents» well infolge der Summierung der einzelnen Bearbeitungsvorgänge
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der Altsond oder zu demindest Teile des Altsendes mehrfach und stärker bearbeitet werden mit der Folge, daß die Glaukonitkörner allmählich wenigstens teilweise zerrieben werden und hierdurch die Bildsamkeit des Formsandes ge» währleistet oder erhöht wird. Eine solche Auffassung wäre allerdings nicht damit zu vereinbaren, daß nach dem im Nichtigkeitsverfahren ergangenen Urteil und auch nach der eigenen Meinung des Berufungsgerichts die bisher üblich gewesene Bearbeitungsweise patent frei;, bleiben soll. Die an der genannten Stelle des Berufungsurteils bestehende Unklarheit wird indes durch die Ausführungen auf Seite 13 (unten) ausgeräumt, wo es heißt, für das Umlaufverfahren gelte mit Rücksicht auf die Nichtigkeitsentscheidung das gleiche wie für eine Bearbeitung in einem einzigen Durchgang: Nur dann werde die Lehre des Klagepatents - wenigstens unvollkommen - benutzt, wenn mehr geschehe, als zur Homogenisierung der Sohlämmstoffe erforderlich sei; auch hier bleibe deshalb derjenige Fall patentfrei, bei dem die Bearbeitung ausschließlich der Homogenisierung diene, selbst wenn dabei unvermeidbar, wie schon immer,
 ein Teil des körnigen Glaukonitanteils zerrieben und da-
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mit in seiner Bildsamkeit wirksam gemacht werde.
4. Wird von der Auslegung ausgegangen, die das Berufungsgericht dem Klagepatent hat zuteil werden lassen, so kann das Patent sowohl bei der Aufbereitung des Formsandes in einem einzigen Arbeitsgang als auch bei der Aufbereitung im Umlaufverfahren verletzt werden. Bezüglich beider Fallgruppen hat das Berufungsgericht Verletzungshandlungcn der Abnehmer der Beklagten als nicht ..fern liegend bozeichnot. Die tatsächlichen Feststellungen des angefochtenen Urtoils
 
reichen jedoch nicht aus, um diese Auffassung zu recht-fertigen«
a) Hinsichtlich der Formsandaufhereitung in einem einzigen Arbeitsgang bemerkt das Berufungsgerichts Zwar sei den Zeugenaussagen zu entnehmen, daß es jedenfalls in denjenigen Gießereien,' Uber deren Arbeitsweise die Zeugen berichtet hätten, nicht üblich sei, Formsande, selbst Modellsande längere Zeit in einem einzigen Kollervorgang oder in ähnlicher Weise zu bearbeiten. Trotzdem ließen die Zeugenaussagen die Mögliohteeit offen, daß bei ihren Firmen oder in anderen Gießereien - wenigstens gelegentlich und insbesondere bei einem ersten Guß - Neusand, der körnigen Glaukonit enhalte, Uber die zur Homogenisierung der Schlämmstoffe erforderliche Zeit hinaus bearbeitet, insbesondere gekollert werde. Dies werde z«B« auch bei dem Versuch detf Fall gewesen sein, der dem Zeugen Baumgärtel von seinem Vorgänger Seeba geschildert worden sei.
Der Revision ist zuzugeben, daß diese Ausführungen nicht die Folgerungen rechtfertigen, die das Berufungsgericht daraus gezogen hat. Bas Berufungsgericht hat hier zunächst außer acht gelassen, daß die bloße Möglichkeit gelegentlicher Verletzungshandlungen nicht ausreicht, um eine Verletzungsgefahr als nicht femliegend annehmen zu können. Soweit es den Versuch heranzieht, Uber den der Zeuge Baumgärte1 beriohtet hat, hätte es sich, wie die Bevision mit Hecht bemerkt, auch mit der weiteren Bekundung dieses Zeugen auseinandersetzen müssen, er habe seinem. Vorgänger Seeba bei dessen Schilderung des Versuchs erklärt, man könne unmöglich 30 Minuten kollern lassen, der Kläger müsse dann schon einen fertig aufbereite-ten Sand nehmen, wenn überhaupt '»aus der Sache etwas werden
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solle". Denn durch diesen Teil der Aussage werden dio von dem Zeugen geschilderten Vorgänge eindeutig als hloße - und zudem auf den Kläger zurückgehende - Experimente ausgewiesen, die für die Frage der Verletzungsgefahr ersichtlich nichts besagen» Das vom Berufungsgericht festgeetollte Beweisergebnis gestattet hiernach nicht den Schluß, daß die Gefahr der Verletzung des Klagepatents durch Aufbereitung von glaukonitkörnerhaltigem Sand in einem einzigen Arbeitsgang zu besorgen sei.
b) Die Aufbereitung von Sand im Umlaufverfahren, kann nach der Auslegung» die das Berufungsgericht dem Klagepatent gegeben hat, nur dann das Klagepatent verletzen, wenn das Verfahren mit dem Ziel einer Verbesserung des Glaukoniteffektes durch Kollern über die zur Homogenisierung erforderliche Zeit hinaus gegenüber den-bis zur Anmeldung des Klagepatents Üblich gewesenen Verfahren abgeändert wird. Das Berufungsgericht hat die Möglichkeit, daß solche Abänderungen vorgenommen worden sind oder vorgenommen werden, als nicht fernliegend bezeichnet. Eine solche Wertung ist jedoch aufgrund der bisherigen tatsächlichen Feststellungen nicht möglich. Dio Größe der Verletzungsgefahr hängt wesentlich davon ab? in welchem Maße schon bei dem bisherigen Verfahren der Glaukoniteffekt erreicht wird. Ist dieser Effekt schon bisher in erheblichem Maße erzielt worden, so wird es jedenfalls dann schwerlich als naheliegend angesehen werden können, daß die Gießereien, um diesen Effekt zu verbessern, zu längeren Kollerzeiten bei den einzelnen Chargen Übergehen, wenn, wie es nach dem vorgetragenen Sachverhalt der Fall zu sein scheint, der Verlängerung der Kollerzeiten technische oder Betriebswirtschaftliche Bedenken gegenüber-
 
stehen und die Gießereien bestrebt sind, diese Zeiten zu verkürzen. Verläßliche Feststellungen über den Grad der Verletzungsgefahr werden sich somit erst nach näherer Untersuchung der bis zur Anmeldung des Klagepatents Üblich gewesenen Umlaufverfahrenem Hinblick auf den dabei erzielten Glaukoniteffekt treffen lassen. Gegebenenfalls wird auch zu prüfen sein, in welchem Ausmaß die Kollerzeiten bei den einzelnen Chargen verlängert werden müssen, um eine insgesamt ins Gewicht fallende Verbesserung des Glaukoniteffekt8 zu erzielen. Das Berufungsgericht bezeichnet zwar in diesem Zusammenhang den neuerdings zugesetzten Neusandanteil von nur 2-3# (BU S. 17, gegenüber frü-her angeblich 5-30#, BU 3. 12) als “auffallend gering" und hält es für wahrscheinlich, daß die betreffenden Abnehmer der Beklagten sich nur deshalb mit diesem geringen Zusatz begnügen und begnügen können, weil bei dem vermehrten Umlauf die Summierung der Kollerzeiten zu einer allmählichen Zerreibung weiterer Glaukonitkörner und damit zu einer Verbesserung der Bildsamkeit des Sandes führe. Auch hiergegen bestehen jedoch Bedenken. Bas angefochtene^Urteil läßt eine eindeutige Definition des Merkmals der "zur Homogenisierung erforderlichen Zeit" für das Umlaufverfahren vermissen. Nach dem Zusammenhang seiner Ausführungen liegt die Annahme nahe, daß das Berufungsgericht hierunter die jeweils durch den Zusatz von Neusand bedingten (also zu dessen Homogenisierung erforderlichen) Kollerzeiten verstanden wissen will, frifft diese Annahme zu, so läge aber auch der Auslegung, die das Berufungsgericht dem Klagepatent hat zuteil werden lassen, in jener Abänderung
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de8 üblichen Umlaufverfahrene jedenfalls dann keine Verletzung des Klagepatents, wenn auch bei dem so abgeänderten Verfahren jede Charge nur solange gekollert wird, wie es der Zusatz von Heusand nötig macht. Denn danach fällt nicht jede, sondern nur eine solche Verbesserung des Glaukonitoffektes in den Schutzbereich des Klagepatents, d%o durch eine Bearbeitung erzielt wird, welche die zur Homogenisierung der Schlämmstoffe erforderliche Kollcr-zeit überschreitet. Die bisherige Begründung des angefochtenen Urteils reicht daher nicht aus, um die bloße Herabsetzung des jeweiligen Neusandzusatzes beim Umlaufverfahren als Verletzung des Klagepatents auszuweisen.
Bas durch Herabsetzung des Heusandzusatzqs modifizierte Umlaufverfahren kann aber nur dann zur Begründung der Klage herangezogen werden, wenn festgestellt wird, daß es in den Schutzbereich des Klagepatonts fällt. Entgegen den Ausführungen des Berufungsgerichts genügt es nicht, daß dafür lediglich eine "gewisse Wahrscheinlichkeit" gegeben ist.
5. Hiernach war das angefochtene Urteil aufzuheben, soweit es die Beklagte zur Unterlassung und zur Rechnungslegung verurteilt und ihre Sohadensersatzpflicht feststellt. Zur Entscheidung in der Sache selbst ist der Rechtsstreit noch nicht reif? die Sache war daher in dem genannten Umfang an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Ben Rechtsstreit entsprechend dem Antrag der Beklagten bis zur rechtskräftigen Erledigung der inzwischen anhängig gemachten weiteren Nichtigkeitsklagen auszusetzen, war flfc das Revisionsgericht kein hinreichender Anlaß gegeben.
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IV. Für die erneute Verhandlung wird zu beachten sein:
1«f Sollte das Berufungsgericht wiederum zu der Auffassung gelangen, daß die Gefahr einer das Klagepatent verletzenden Verwendung des von der Beklagten gelieferten Sandes durch deren Abnehmer als nicht fernliegend anzusehen ist, so wird es unter Abwägung der Interessen der Parteien zu prüfen haben, ob es für die Beklagte bei der gegebenen Sachlage zu demutbar ist, ihrerseits Vorkehrungen zur Vermeidung etwaiger Patent Verletzungen zu treffen. In Rechtsprechung und Rechtslehre ist in den hier in Rede stehenden Fällen die Frage der Zumutbarkeit, soweit ersichtlich, nur insoweit näher erörtert worden, als es sich um Art und Ausmaß der gegen mögliche Verletzungshandlungen zu treffenden Vorkehrungen handelt. Die Frage kann sich aber auch bei der Entscheidung darüber stellen, ob derartige Vorkehrungen überhaupt zu verlangen sind (vgl. RG GRUB 1938, 865, 867).
Im vorliegenden Falle ist mit dem Berufungsgericht davon auszugehen, daß die Parteien Konkurrenten sind:
Beide Parteien liefern Sand an Gießereien, der Glaukonit u.a. in körniger Form enthält und der in gleicher Welse patent verletzend wie patentfrei verwendet werden kann.
Daher können Auflagen jeder Art zu erheblichen wettbewerblichen Beeinträchtigungen der Beklagten gegenüber dem Kläger führen. Wird berücksichtigt, daß den Gießereien das Klagepatent nach dem eigenen Vortrag des Klägers bekannt ist und daß die Gießereien, wie das Berufungsgericht ausführt, i&n eigenen Interesse bestrebt sein werden, Patentverletzungen zu vermeiden, so wird es sich möglicherweise weniger darum handeln, die Gießereien von
 
vorsätzlichen Verletzungen des Klagepatenta abzuhalten, als darum, unbeabsichtigte Patentverletzungen zu verhindern. Dann ist es aber zweifelhaft und y/lrd sorgsamer Nachprüfung bedürfen, ob die Interessenlage der Parteien es rechtfertigen kann, der Beklagten aufzuerlogen, bei der Lieferung ihre Abnehmer in der vom Berufungsgericht für erforderlich erachteten Weise zu verpflichten oder sie auch nur auf das - ihnen ohnehin bekannte - Klagepatent hinzuweisen. Das wird insbesondere dann gelten müssen, wenn es nicht möglich sein sollte, bei dem Umlaufverfahren zu einer klaren und praktikablen Grenzziehung zwischen einer das Patent verletzenden und einer patentfreien Ausgestaltung zu gelangen. Als sinnvolle Maßnahme zur Vermeidung etwaiger Patentverletzungen wird sich in diesem Palle nur eine entsprechende Belehrung der Gießereien anbiet en. Da aber nach dem bisherigen Sachvortrag dem Kläger die Abnehmer der Beklagten bekannt sind, bleibt zu prüfen, ob die Abwägung der beiderseitigen Interessen dahin führen kann, die Belehrung, die an sich Sache des Klägers als des Patentinhabers ist, der Beklagten - insbesondere dann, wenn sie hinsichtlich ihres Inhalts mit Schwierigkeiten verbunden sein sollte - aufzuerlogen.
2. Bezüglich des Anspruchs auf PestStellung der Schadenaersatzpflioht und des damit im engen sachlichen Zusammenhang stehenden Anspruchs auf Rechnungslegung wird das Berufungsgericht zu beachten haben, daß - anders als beim Unterlassungsanapruch - bloße Verletzungsgofahr nicht genügt, sonäer^mindestens ein Verletzungsfall festgestellt werden muß (ROZ 107, 251, 255i H6, 26, 28;
RG GRUR 1940, 89, 94; Benkard aaO § 6 Rdn. 112).
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Bo Revision des Klägers
I. Unterlagsungsantrag (Ausbedinaung von Vertragsstrafen)
Die Revision des Klägers verlangt, daß die der Be-klagten durch das Berufungsurteil auferlegte Verpflichtung, ihre Abnehmer zur Beachtung des Klagepatents anzuhalten, durch ein Vertragsstrafeversprechen der Abnehmer gesichert wird. Sie konnte damit keinen Erfolg haben.
Bas Berufungsgericht hat diese, für Bälle der mittelbaren BatentVerletzung an sich in Betracht kommende -strengste - Vorkehrung (vgl. Benkard § 6 PatG Rdn. 115 mit eing. Hachw., insbes. BGH GBUB 1961, 627, 628 -- Metallspritzverfahren) für nicht vertretbar gehalten.
Es hat das Verhalten der Beklagten in der Vergangenheit und das voraussichtliche Verhalten der Gießereien in der Zukunft als besonders bedeutsam angesehen: Bie Beklagte habe bisher weder ihre Abbaumethoden geändert, noch habe sie werbend oder in sonstiger Weise auf die besonderen Vorzüge des Klagepatents hingewiesen; bei den Gießereien aber sei anzunehmen, daß sie schon im eigenen Interesse Patentverletzungen vermeiden würden, wenn erst durch den jetzigen Verletzungsprozeß der Sohutzu demfang des Klagepatents klargestellt sei. Ba die Beklagte schon seit jeher Sand, der Glaukonit in körniger Form enthalte, aus ihren eigenen Gruben an Gießereien geliefert habe, erfordere der gerechte Ausgleich der Interessenlage, wozu auch - trotz Pehlens eines Vorbenutzungsrechts - die Erhaltung des Besitzstandes der Beklagten gehöre, daß die Aufnahme eines Strafversprechens in die mit den Abnehmern zu schließenden Verträge hier aussoheide: der Kaufmann sehe ein solches Ansinnen nicht nur als lästige Formalität und Zumutung an, sondern er befürchte Weiterungen,
 
denen er eich durch Beendigung der Geschäftsbeziehung zu seinem alten Lieferanten werde zu entziehen suchen? um sich bequemeren und ungefährlichen Bezugsquellen zu-zuwenden.
Biesen im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet liegenden Ausführungen, in denen ein Rechtsveretoß nicht zutage tritt, hat die Revision des Klägers nichts Durchgreifendes entgegenhalten können. Soweit sie geltend macht, die Beklagte und die Gießereien seien einig in dem Bestreben, den Kläger um die ihm zustehenden Lizenzen zu bringen, und sie verfolgten dieses Ziel böswillig, hartnäckig und mit vielen Ausflüchten, findet ihr Vorbringen in den tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts keine Stütze.
II. Schadensersatz und Rechnungslegung (Zeitraum vom 1. Oktober 1952 bis 3U Juli 1958)
Die Revision den Klägers ist auch insoweit unbegründet, als sie beanstandet, daß das Berufungsgericht die Anträge auf Verurteilung zur Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten abgewiesen hat, soweit sie die Zeit bis zu dem 31. Juli 1938 betreffen.
Die Gefahr einer Verletzung des Klagepatenta durch Kollern in einem einzigen Arbeitsgang kann, wie dargelegt, nicht als naheliegend angesehen werden. Eine Haftung der Beklagten unter dem Gesichtspunkt der mittet
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baren PatentVerletzung kommt daher nur für solche Handlungen der Gießereien in Betracht, die daB Klagepatent hei Anwendung des JM^aufverf ahrens verletzen.
Die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Frage der Rechnungslegung- und Schadensersatzpflicht sind denn auch im Grunde nur auf das Umlaufverfahren abgestellt»
Das Berufungsgericht nimmt an» mit Rücksicht darauf» daß schon bei der früher üblich gewesenen» der Homogenisierung der Schlämmstoffe dienenden Bearbeitung die Glaukonit körner teilweise zerrieben und damit» wenn auch ungewollt» für die Bildsamkeit des Sandes nutzbar gemacht worden seien, hätte die Beklagte bis zur Entscheidung des Riehtigkeitaverfahrens über die Patentlage im Zweifel sein und ohne Fahrlässigkeit annehmen können» daß sie nicht zur Aufklärung der Abnehmer verpflichtet sei. Nach der Neufassung des Hauptanspruchs des Klagepatents durch das Nichtigkeitsurteil vom 27. Juni 1958 hätte die Beklagte die Patentlage jedoch erneut überprüfen müssen. Bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt würde sie erkannt haben, daß Handlungen ihrer Abnehmer, die den neuen Hauptanspruch verletzten, einigermaßen nahe lägen und sie darum verpflichtet sei, solchen Verletzungshandlungen durch geeignete Maßnahmen vorzubeugen. Sie sei daher -bei Zubilligung einer gewissen Frist zur Überlegung und Einleitung äer eiforderlichen Vorkehrungen - für die Zeit ab 1. August 1958 schadensersatzpflichtig.
Der demgegenüber vorgetragenen Meinung der Revision des Klägers, im Umfange des durch das Nichtigkeitsurteil beschränkten Hauptanspruchs hätte die Beklagte das Klagepatent von Anfang an beachten müssen, konnte nicht beigetreten werden. Der erkennende Senat ist mit dem Berufungsgericht der Auffassung, daß es der Beklagten angesichts
 
des Umstandes, daß das Umlaufverfahren von jeher ango-. wendet worden ist, nicht als Fahrlässigkeit angerechnet werden kann, wenn sie es nicht als notwendig angesehen hat, auf das Klagepatent mit Rücksicht auf das Umlaufverfahren hinzuweisen oder sonstige Maßnahmen zu treffen, die Eingriffe in das Klagepatent bei Anwendung des Umlaufverfahrens verhindern sollen« Diese Auffassung rechtfertigt sich umsomehr, als auch die ersten Anträge des Klägers im gegenwärtigen Hechtsstreit nicht erkennen lassen, daß er das Umlaufverfahren in den Schutzbereich des Klagepatents einbeziehen wollte« Damit ist er erst bei seine# Anträgen vom 1« November 1958, also nach Verkündung des Nichtigkeitsurteils, hervorgetreten«
Es kann sich bei dieser Sachlage allenfalls fragen, ob nicht das Berufungsgericht die Anforderungen überspannt hat, indem es von der Beklagten verlangt, daß sie das Nichtigkeitsurteil im Sinne einer Einbeziehung des UmlaufVerfahrens hätte verstehen müssen, und ob nicht deshalb für die Rechnungslegung- und Schadensersatzpflicht der Beklagten als frühester Zeitpunkt nur der 1* November 1958 in Betracht käme» Jedoch kann diese Fragw auf sich beruhen, da die hierauf zielenden Anträge nur abgewiesen worden sind, soweit sie die Zeit bis zu dem 31«
Juli 1958 betreffen.
Es war somit,wie geschehen, zu erkennen. Dabei erschien es angebracht, die Entscheidung über die Kosten des Revisionsrechtszugs dem Jterufungsgerlcht zu übertragen.
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Dr. Nastelski	Bock	Spreng
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Glaßen
 Schneider