BGH · la ZE 117/64

Volltext der Entscheidung

Nachschlagewerks ja Amtliche Sammlung: nein
 PatG § 2	"Pfennigabsatz"
Kann das Wesen einer vorbenutzten Erfindung nur dadurch erkannt werden» daß andere Sachverständige eine Untersuchung der die Erfindung verkörpernden Sache vornehmen» so genügt zur Feststellung der Offenkundigkeit nicht bereits die Möglichkeit» daß die Sache in die Bände anderer Sachverständiger hätte gelangen können? wenn sich heraussteilt? daß dieser Fall nicht eingetreten ist und daß daher auch kein anderer Sachverständiger Gelegenheit hatte? die Sache zu.untersuchen«,
BGH» Urte Vo 25* November 1965 - la ZE 117/64 - Bundespatent-■;	gericht
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
Ia_ZR 117/64
URTEIL
Verkündet am
25 * November 1965 Oechsler,
 als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
 in der Patentnichtigkeitssache
 Anton Ni(
t, Ha|
Ba000ü.' Chi Beklagter und Berufungskläger,
- Prcyzeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof » Br
 Br» 00BS ^■■00», und
 Patentanwalt Br„-In
 und
gegen
 Helmut
He
 Istraße
-IpLäger--und
- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Br
H
und die Firma A<&« Sch|0B & Sohn* Hai Straße
 Heb enint erveni ent in 9 - prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt
2
Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 25, November 1965 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr, Nastelski und der Bundesrichter Dr„ Bocks. Dr, Spreng, Dr, Spengler und Claßen
 für Recht erkannt:
Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil des 3o Senats (Nichtigkeitssenats III) des Bundespatentgericht s vom 21» Juli 1964 aufgehoben»
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen, dem auch die Entscheidung über die Kosten des Berufungsverfahrens übertragen wird.
Von ß echts wegen
 Tatbestand:
Der Beklagte ist Inhaber des seit dem 21» September 1958 laufenden Patents 9$ Wß fü? das einen hohen Absatz für Damenschuhe, einen sog, Pfennigabsatz, betrifft.
Die Patentansprüche lauten:
1, Hoher Absatz für Damenschuhe, sogenannter
 Pfennigabsatz, dessen Sockel aus Bolz od„ dgl, gefertigt ist, mit einem Lauffleck, bestehend aus einem der Absatzform angepaßten Beschlag aus Metall, der mit seiner unteren Randfläche als verschleißfester Laufteil dient und in dem ein Kernfleck aus Leder, Gummi, Kunststoff oder einem anderen geräuschmindernden Material
 
angeordnet ist? dadurch gekennzeichnet? daß der Metallbeschlag als ein oben und unten ebener? der Absatzform angepaßter Ring (3) ausgebildet ist«, dessen Öffnung in an sich bekannter Weise durch eine nach dem Absatzsockel (1) zu bich kegelförmig verjüngende Innenwand begrenzt ist, daß der Kernfleck (4) unter Preßsitz in der Öffnung angeordnet ist, und daß der aus dem Metallring (3) und dem Kernfleck (4) bestehende? eine Einheit bildende Dauffleck in an sich bekannter Weise mittels durch den Kernfläck getriebener Nägel (5) od* dgl«, am Absatzsockel (?) befestigt ist*
2.* Absatz nach Anspruch 1«, dadurch gekennzeichnet? daß sich die seitliche Außenwand des Metallringes (3) nach Art eines Kegelstumpfes nach dem Absatzsockel zu verjüngt*
3« Absatz nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet? daß die dem Absatzsockei ( i) zügewandte Oberseite (7) des Metallringes (3) ebengeschliffen ist *
Mit der auf § 13 Abs* 1 PatG gestützten und gemäß § 37 PatG formgerecht erhobenen Klage hat der Kläger beantragt ? das Patent B	für	nichtige zu .erklären«.
Der Kläger hat seinen Antrag damit begründet? daß er den Gegenstand des Streitpatents vor dem Anmeldetag? dem 20* September 1958? offenkundig vorbenutzt habe» Er (Klägern habe sich bereits im Sommer 1958 mit der Herstellung neuer Absatzflecken aus Metall befaßt* Dabei habe er sich der Hilfe des mit ihm befreundeten Feinmechanikers Walter Ro^HB bedient ? der für ihn die der Absatzform angepaßten Messingringe mit einer konischen Bohrung hergestellt, habe* Etwa Ende Juli 1958 habe Walter RoflH^P ihm erstmalig einige hundert der von ihm gefertigten Metallringe abgeliefert» Seit Anfang August 1958 habe er (Kläger) aus diesen Metallringen Absatzflecken? die bereits sämtliche
 
erfindungswesentlichen Merkmale dee Gegenstands des Streitpatents auf gewiesen hätten., bergest eilt und an den Schuhen seiner Kundinnen angebracht, u<>ao auch an Krokodillederschuhen der Ehefrau Maria RodH^; er habe ihr diese mit den neuen Absatzflecken versehenen Schuhe selbst in die Wohnung gebracht, und zwar am Abend des 3«. August 1958, der ein Sonntag gewesen sei„ An dem folgenden Tage, am Montag, dem 4« August 1958, hätten die Eheleute Y/alt er und Maria Ro^lHB eine dreiwöchige Urlaubsreise nach Italien angetreten (soweit in dem angefochtenen Urteil der 4o August 1958 als der lag bezeichnet wird, an dem der Kläger die Schuhe an Frau RoflHBi ausgeliefert hat, handelt es sich ersichtlich um ein Versehen),
Der Kläger hat dem Bunde spat ent gericht einen Damenschuh vorgelegt und behauptet, es handele sich dabei um einen der Schuhe, die er am 3° August 1958 mit den - von ihm angebrachten und noch an den Schuhen befindlichen - neuen Absatzflecken ausgehändigt habe» Frau KoflHBi habe ihm die Schuhe, die in der Zwischenzeit nicht wieder repariert worden seien, im März 1961 übergebene Er habe sie gleich darauf ohne jede Änderung an seinen Prozeßbevollmächtigten, Patentanwalt Dipl „-Ingo Schö^Hl? weitergegeben, der dann einen der Schuhe im vorliegenden Verfahren dem Gericht überreicht habe«
Der Beklagte hat dem Antrag des Klägers rechtzeitig widersprochen und beantragt, die Klage abzuweiseno
 Er bestreitet, daß ein Pfennigabsatz mit den Merkmalen des Streitpatents offenkundig vorbenutzt worden sei»
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Auf seiten des Klägers ist dem Rechtsstreit die Firma AoGo SchflBL & Sohn,	als	Nebenintervenientin
 beigetreten. Rer Beklagte hat dem Beitritt nicht widersprochen» Die Nebenintervenientin hat den Antrag des Kläger Übernommen»
Auf Grund des Beschlusses vom 28» April 1964 hat das Bundeäpatentgericht über die offenkundige Vorbenutzung gemäß der Sitzungsniederschrift vom 21 . Juli 1964 Beweis erhoben durch Vernehmung der Eheleute Walter und Maria EoflHi als Zeugen; das Bundespatentgericht hat ferner den Kläger als Partei vernommen»
Durch Urteil vom 21 „ Juli 1964 hat das Bunde spat ent-gericht das Patent •	für	nichtig	erklärt»
Wie das Bundespatentgericht festgestellt und der Beklagte auch nicht mehr bestritten hat, weist der vom Kläger mit dem Schuh der Zeugin	vorgelegte	Absatz
 fleck sämtliche Merkmale des Gegenstands des Streitpatents auf» ■.
Auf Grund der Aussagen der Eheleute	und
 der Aussage des als Partei vernommenen Klägers hat das Bundespatentgericht als erwiesen angesehen, daß der Kläger den dem Gericht überreichten Schuh der Zeugin Mafia RoflBBi mit dom noch vorhandenen Absatzfleck versehen und am Abend des 3» August 1958 in der Wohnung der Eheleute Rof^HB abgeliefert hat» (Im angefochtenen Urteil heißt es, wie bereits erwähnt, mehrfach versehentlich 4» August.}
Das Bundespatentgefioht hat diese Handlung des Kläger*! als offenkundige Benutzung gewertet und zur Begründung :
 
ausgeführt: Der Schuh sei der Zeugin Rö<^|||^^ Übergehen worden, die gegenüber dem Kläger - insoweit möglicherweise anders als ihr Ehemann - keine Geheimhaltungspflicht gehabt habe und die auch nicht etwa in einem stillschweigend zur Geheimhaltung verpflichtenden Geschäftspartner-Verhältnis zu dem Kläger gestanden habe. Daß eine Geheimhaltungspflicht ganz allgemein nicht gut habe bestehen können, folge im übrigen schon aus der Natur der Sache; denn bei einem etwaigen allgemeinen Schaden an dem Schuh wie auch bei einem Absatzschaden 'wäre es der Zeugin nicht verwehrt gewesen* Reparaturen durch einen anderen Schuhmacher als den Kläger ausführen zu lassen, ohne diesen anderen Schuhnaeher etwa-.r zu einer Geheimhaltung des Absatzflecks anzuhalten<> überdies habe der Kläger selbst ausgesagt, daß er bei anderen Kundinnen den gleichen Absatzfleck verwendet habe» Diesen sei offensichtlich keine Geheimhaltungspflicht auf-erlegt worden, und es sei von vornherein unwahrscheinlich, daß die Zeugin	anders	hätte behandelt werden
 sollen» Diese Zeugin könne nun allerdings nicht als "Sachverständiger" gelten, der in der Lage gewesen wäre, den Erfindungsgedanken zu erkennen» Darauf komme es jedoch nicht an» Maßgebend sei vielmehr, ob die "nicht zu entfernte Möglichkeit" bestanden habe, daß der Absatzfleck einem anderen Schuhmacher, dch» also einem anderen Sachverständigen, in die Hände hätte gelangen können»
Das Bundespat entgeficht hat eine solche "nicht zu entfernte Möglichkeit" auf Grund der folgenden Erwägungen bejaht:
Es sei bekannt, daß sich ein solcher Pieck je nach Straßenbeschaffenheit leicht lösen und dann, falls er
 
nicht verlorengegangen sei, wieder angebracht werden könnte. Bei dem Schuh der Zeugin RoflllHB seien die Möglichkeiten die gleichen gewesen. Sie habe den Schuh am Sonntag abend (3. August 1958), also unmittelbar vor ihrer am nächsten Tag (4. August 1958) angetretenen Abreise nach Italien, erhalten und ihn bei dieser Heise in ihrem Personenkraftwagen bereitgestellt, um ihn beim Aus-steigen anziehen zu können. Ob dieser Umstand nach der Lebenserfahrung schon die Annahme rechtfertigen könne9 daß der Schuh bereits auf der Anreise nach Italien noch in Deutschland einem Fachmann, z.B. zu Reparaturzwecken, in die Hände hätte gelangen könne» möge nach den konkreten Umständen des Einzolfalles nicht sehr wahrscheinlich erscheinen. Dies sei Jedoch nicht entscheidend, denn der Schuh sei jedenfalls nach Rückkehr aus Italien, d.h. etwa ab 24. August 1958, wieder getragen worden, wenn auch nur in geringerem Umfange. Hach ihrer glaubwürdigen Aussage habe die Zeugin Rol^HBP den Schuh nach der Perionreise aus modischen Gründen kaum noch - und dann nur noch zu Hause - getragen. In diesen späteren Wochen bis zu dem Tag der Patentanmeldung am 20. September 1958 sei aber jedenfalls die nicht zu entfernte Möglichkeit gegeben gewesen, daß der Absatz - oder ein anderer Teil des Schuhes - hätte repariert werden müssen und daß dann ein anderer Sachverständiger als der Kläger damit Kenntnis von dem Absatz^ fleck und der Erfindung hätte erlangen können. Denn bei der Schuhreparatur hätte dieser andere Sachverständige ohn< weiteres die Merkmale erkennen und selbst solche Absatzflecke nachahmen können. Es sei nicht von Bedeutungs ob tatsächlich eine Reparatur notwendig geworden sei und ob ein Sachverständiger daher wirklich von der vorbenutzten Form Kenntnis genommen habe.
 
Gegen dieses Urteil hat der Beklagte formund fristgerecht Berufung eingelegt mit dem Anträge, unter Abänderung des angefochtenen Urteils die Klage abzuweisen»
Mit der Berufung wendet sich der Beklagte zunächst gegen die Feststellung des Bundespatentgerichts, der Kläger habe den an dem vorgelegten Schuh vorhandenen Absatzfleck bereits Anfang August 1958 angebracht» Der Beklagte hält die Aussagen der Zeugen RoBHIB und des Klägers aus verschiedenen Gründen nicht für ausreichend, um eine derartige Feststellung treffen zu können»
Der Beklagte hat jedoch nur hilfsweise beantragt, die Eheleute RoBH^P erneut zu vernehmen» Denn er vertritt die Auffassung, daß selbst dann, wenn die vom Kläger und den Zeugen RoBIHB gegebene Darstellung als richtig unterstellt werde, keine offenkundige Vorbenutzung vorliege» Es sei nämlich von vornherein völlig unwahrscheinlich gewesen» daß die Zeugin RoBj^HP ihre Schuhe vor dem 20» September
1958 einem anderen Schuhmacher als dem Kläger in Reparatur gegeben haben würde» Die Eheleute Ro^BH^ seien mit dem Kläger befreundet gewesen und hätten stets sämtliche Schuh-roparaturon durch ihn ausführen lassen» Auch nach ihrer Rückkehr aus Italien hätten sie keine Veranlassung gehabt, im Falle der Reparaturbedürftigkeit der Schuhe einen anderen Schuhmacher zu beauftragen» Hach der Rückkehr aus Italien sei nur ein kurzer Zeitraum bis zu dem Prioritätszaitpunkt des Streitpatents offen gewesen, und es habe außerhalb der Wahrscheinlichkeit gelegen, daß die Offenkundigkeit in diesem kurzen Zeitraum hätte eintreten können» Dabei sei zu
 berücksichtigen»■daß es sich um Schuhe gehandelt habe, die aus modischen Gründen nur noch wenig getragen worden seien» Die Vornahme einer Reparatur sei daher von vornherein
 
überhaupt nicht mehr naheliegend gev/esen, Dies habe in dem weiteren Verlauf insofern eine Bestätigung gefunden, als tatsächlich keine Reparatur vorgenommen worden sei* Im übrigen hätte außer bei einer Reparatur der Absatzflecke auch keinerlei Möglichkeit und Anlaß für einen kundigen Fachmann bestanden, von den besonderen, die Lehre des Streitpatents verkörpernden Merkmalen des Absatzflecks Kenntnis zu nehmeno Selbst bei Schäden am Absatzfleek sei eine Kenntnisnahme unwahrscheinlich gewesen, weil sieh bei Schäden in aller Regel der Fleck vom Schuh löse und verloren gehe. Selbst wenn dies nicht der Fall gewesen wäre, komme eine Kundin nicht auf den Gedanken, den Absatzfleck aufzubewahren und dem Schuhmacher auszuhändigen. Dieser würde ihn schließlich ungeprüft wegwerfen, weil ein Absatzfleck für einen Pfennigabsatz nicht zweimal angebracht worden könne,
 Nach Ansicht des Beklagten kann es auf die vorstehenden Erwägungen nicht entscheidend ankommen, da eine Offenkundigkeit der Vorbenutzung selbst dann zu verneinen sei, wenn im Zeitpunkt der Aushändigung der Schuhe an die Zeugin RodH^ die Möglichkeit einer Reparatur in der Zeit bis zu dem 20, September 1958 als "nicht zu entfernt" hätte bezeichnet werden können. Der vorliegende Fall unterscheide sich nämlich wesentlich von denjenigen Fällen, die üblicher-i weise Anlaß zur Erörterung der Offenkundigkeit einer Vor-benutzung gäben. Die Rechtsprechung sei bestrebt, demjenigen der eine offenkundige Vorbenutzung geltend mache, den mitunter äußerst schwierigen Nachweis zu erleichtern, daß tatsächlich die Allgemeinheit Kenntnis von der Vorbenutzung erlangt habe, und habe es daher als genügend angesehen, wenn die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit der Kenntnisnahme durch sachverständige Dritte dargetan werde* Auf Gru]!ll,,
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dieser beiden Kriterien komme die Lebenserfahrung demjenigen, der die offenkundige Vorbenutzung geltend mache, mit einer Beweiserleichterung zu Hilfe» Bür eine solche Beweiserleichterung sei aber dann kein Raum mehr, wenn -wie im vorliegenden Palle - feststehe, daß weder die Allgemeinheit noch auch nur ein einzelner anderer Sachverständiger von der Vorbenutzung Kenntnis erlangt habe» Die Annahme der Offenkundigkeit unter Anwendung des Grundsatzes, daß eine nicht zu entfernte Möglichkeit generell bestanden habe, würde in diesem Palle zu einem offenen Widerspruch zwischen Wirklichkeit und rechtlich beurteiltem Sachverhalt führen» Das sei aber nicht Sinn der Rechtsprechung zur Offenkundigkeit. Die Erleichterung des Nachweises der Offenkundigkeit könne dann nicht eingreifen, wenn - wie hier - feststehe, daß kein sachverständiger Dritter Kenntnis von der Vorbenutzung genommen hat.
Der Kläger und die Nebenintervenientin haben beantragt, die Berufung zurückzuweisen»
Sie sind den Ausführungen des Beklagten entgegengetreten und haben insbesondere darauf hingewiesen, daß der Kläger seit Anfang August 1958 - außer im Palle Ro^ü^ " noch für viele andere Kundinnen die Schuhe mit den gleichen Absatzflecken versehen habe» Dies habe der Kläger auch bei seiner Vernehmung als Partei vor dem Bundespatentgericht bekundet» Seine Bekundung habe sich den Umständen nach auch auf die hier in Betracht kommende Seit vor dem 20. September 1958 bezogen» Pür die Richtigkeit des Vortrages des Klägers spreche im übrigen die Lebenserfahrung» Danach sei ohne weiteres anzunehmen, daß er nicht nur in einem einzelnen Pall (RoflHB) ■> sondern noch in vielen anderen Pallen
 bereits vor dem 20« September 1958 Absätze mit den von ihm neu hergestellten Absatzflecken versehen habe»
Entacheidungsgründe t
Io Das Bundespatentgerieht hat sich für die Frage* ob eine offenkundige Vorbenutzung gegeben ist* auf die Prüfung der Behauptung des Klägers beschränkt* er habe am 3o August 1958 seiner Kundin Maria HöflHBP die in seiner Werkstatt reparierten Schuhe zurückgegeben* die mit den dem Segenstand des Streitpatents entsprechenden neuen Absatzflecken versehen worden seien» Auf Grund der Aussage der Eheleute Walter und Maria	und	der	Aus-
sage des als Partei vernommenen Klägers hat das Bundespatentgericht diese Behauptung als erwiesen angesehen und weiter angenommen* daß die festgestellte Benutzungshandlung auch die Offenkundigkeit der in den reparierten Schuhabsätzen verkörperten technischen Lehre herbeigeführt habe»
Zu diesem Ergebnis ist das Bundespatentgericht gekommen:, obwohl es nach den Aussagen der Eheleute Walter und Maria	zugleich fest gestellt hat* daß die
 Schuho überhaupt nicht wieder zur Beparatur gegeben worden sind* also auch nicht in die Hände eines anderen Schuhmachers gelangt sind und obwohl daher auch kein anderer Sachverständiger in der Zeit bis zu dem 20» September 1958 Gelegenheit hatte* die Absatzflecken an den Schuhen der Zeugin	zu	untersuchen und dabei von der vorbe-
nutz ton Absatzform Kenntnis zu nehmen«,
Das Bundespatentgericht hat geglaubt,.., diesen Umstand deshalb für rechtlich unbeachtlich halten zu können* weil es für die Feststellung der Offenkundigkeit nicht darauf ankorame* ob ein anderer Sachverständiger wirklich von der vom Kläger vorbenutzten Absatzform Kenntnis genommen habe; es genüge vielmehr* daß die nicht zu entfernte Möglichkeit einer solchen Kenntnisnahme deshalb eröffnet worden sei* weil immerhin die Möglichkeit einer Schuhreparatur durch einen anderen Schuhmacher und damit auch die Möglichkeit einer Kenntnisnahme durch andere Sachverständige in der Zeit bis zu dem 20. September 1958 gegeben gewesen soi.
IIo Dieser Auffassung ist die Berufung mit Recht ent-gegengetreten.
Das Bundespatentgericht hat bei der rechtlichen Würdigung des Sachverhalts verkannt* daß im vorliegenden Fall die Möglichkeit einer Kenntnisnahme durch andere Sachverständige nur dann gegeben gewesen wäre* wenn die Schuhe der Zeugin Ro^m^p in die Hände eines anderen Schuhmachers gelangt wären.
I. Wie der Bundesgerichtshof bereits in der Entscheidung vom: 7. November 1952 in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung; des Reichsgerichts ausgeführt hat (GRUR 1955*
384* 385 li. Sp. - Zwischenstecker; RGZ 16?* 339» 352 -Brillenetui; RG GRUR 1942* 261 * f-64 r. Sp. - Kaffeekannen-Untersatz} kommt es für die Feststellung der Offenkundigkeit im wesentlichen darauf an* ob sich aus den gesamten Umständen des Einzelfalles nach der Lebenserfahrung der Schluß ziehen läßt* daß die Benutzung die nicht zu entfernte Möglichkeit eröffnet* daß. beliebige Dritte und
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damit auch Sachverständige eine zuverlässiges ausreichende Kenntnis von dem Erfindungsgedanken erhalten, mag dies unmittelbar dadurch geschehen, daß ein unbegrenzter Personenkreis die Benutzung wahrnimmt oder wahrnehmen kann, oder mittelbar dadurch? daß sie nur einzelne wahrnehmen, unter denen sich bereits nicht zur Geheimhaltung verpflichte.' te Sachverständige befinden oder bei denen zu demindest die Möglichkeit besteht, daß ihre Kenntnis an beliebige Dritte und damit über den engen Kreis einzelner Personen hinaus auch an andere Sachverständige v/eiter dringt 0
Pür die Feststellung der Offenkundigkeit kommt es also nicht darauf an, ob tatsächlich die Allgemeinheit und damit auch ein "anderer Sachverständiger“ von der Vorbenutzung Kenntnis erlangt hat« Es genügt vielmehr die Feststellung einer “nicht zu entfernten“ Möglichkeit, daß beliebige Dritte und damit auch Sachverständige zuverlässige und ausreichende Kenntnis von dem - mit dem Erfindungsgedanken nach dem Patent wesensgleichen Gegenstand der Vorbenutzung erhalten (so auch die vom Bundespatentgericht angeführte Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 22» Januar 1963 in GRUR 1963, 311, 312 re. Sp0 - Stapelpresse)» Mit dem Erfordernis der Feststellung einer “nicht zu entfernten' Möglichkeit sollen die Fälle einer rein theoretischen, nur abstrakten oder zu fernliegenden Möglichkeit ausgeschieden werden° Es muß durch die besonderen Umstände des Falles eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Wahrnehmung oder die Kenntniserlangung durch andere Sachverständige gegeben sein» Die “Offenkundigkeit“ einer Benutzungshandlung entspricht insoweit der “Öffentlichkeit" einer Druckschrift, als die Feststellung der Neuheitsschädlichkeit in beiden Fällen nicht den Nachweis voraussetzt? daß andere Sachverständige wirklich Kenntnis von der “öffentlich“ Vorbescheid
 benen oder der "offenkundig" vorbenutzten technischen Lehre erlangt haben (so bereits RGZ 1, 42, 44)» Wer sich auf die Offenkundigkeit einer bestimmten Benutzungshandlung beruft, muß aber Umstände dartun, aus denen sich nach der Lebenserfahrung ergibt, daß beliebige andere Sachverständige die nicht zu entfernte Möglichkeit hatten, die Benutzungshandlung und mit ihr auch die sich aus der Benutzung ergebende technische Lehre kennenzulernen.
2» Soweit der Kläger im Ralle	die	von	ihm
 hergestellten Absatzflecken, die mit dem Gegenstand der Erfindung des Stroitpatents wesensgleich sind, an den Schuhen der Zeugin RoSH angebracht und damit die Erfindung "benutzt** hat, konnte durch diese Einzelhandlung für sich allein nicht "unmittelbar" für einen unbegrenzten Personenkreis die Möglichkeit der Wahrnehmung der technischen Heuerung eröffnet.werden» Denn das äußere Bild der Absatzfleckon gab noch keinerlei Aufschluß über die für die technische Lehre wesentliche innere Beschaffenheit der Absatzflecken und für die besondere Art ihrer Anbringung am Absatz» Um die "Erfindung" kennenzulernen, hätte es in jedem Pall einer Untersuchung des vom Absatz abgelösten Piecks durch einen Sachverständigen bedurft (über die Voraussetzungen der Offenkundigkeit bei Hotwendigkeit einer Untersuchung durch Sachverständige vgl» BGH GRUR 1956 75 - Kalifornia-Schuh)»
Wie auch das Bundespatentgericht zutreffend festgestellt hat, v/ar die Zeugin Ro^HP nicht sachverständig» Sie hätte daher seihst dann das Wesen der Erfindung nicht erkennen können, wenn sich ein Absatzfleck von den Schuhen, ohne gänzlich verloren zu gehen, gelöst hätte und wenn sie in einem solchen Palle Gelegenheit gehabt hätte, die
 Absatzflecken zu betrachten» Sie hätte den in den Absätzen ihrer Schuhe verkörperten Erfindungsgedanken also nicht anderen Personen,, insbesondere auch nicht anderen Sachverständigen übermitteln, können»
Hierdurch unterscheidet sich der vorliegende Pall von Tatbeständen» bei denen die Hechtspreehung die Möglichkeit einer •"mittelbaren" Kenntnisnahme durch die Fachwelt dann bejaht hat, wenn "Laien" bereits in der Lage waren» das Wesen einer - entsprechend einfachen - Erfindung zu erfassen« und wenn darüber hinaus zu demindest die nicht zu entfernte Möglichkeit gegeben war» daß sie diese Kenntnis an ändere Personen weiter verbreiteten und daß auf diese Weise auch andere Sachverständige von der Erfindung Kenntnis erlangen konnten». Fälle dieser Art waren ZoB» Gegenstand der bereits erwähnten Entscheidungen des Reichsgerichts vom 23o Januar 1942 (GRUR 1942, 261 - Kaffeekannen Untersatz) und des Bundesgerichtshofs vom 7» November 1952 (GRUR 1955» 384 - Zwischenstecker) und vom 22» Januar 1963 (GRUR 1963, 111 - Stapcilpresse) 0
3« Im vorliegenden Fall war von vornherein klar, daß die vom Kläger am 3» August 1958 gegenüber der Zeugin Ro^H^P vorgenommene Benutzungshandlung erst in einem späteren Zeitpunkt zur Offenkundigkeit im Sinne des § 2 PatG hätte führen können, nämlich erst dann, wenn anderen Sachverständigen (hier; anderen Schuhmachern) die nicht fernliegende Möglichkeit eröffnet worden wäre, die Absatz-flecken an den vom Kläger reparierten Schuhen der Zeugin Ro^BB zu untersuchen und dabei von dem der Neuerung zugrundeliegenden technischen Gedanken Kenntnis zu erhalten» Nach dem gewöhnlichen Lauf der Ringe hätte sich eine solche Möglichkeit erfahrungsgemäß dann eröffnen
 
können» wenn die Zeugin Bo^IB zunächst die reparierten Schuhe getragen hätte, wenn sich dann eine neue Reparaturbedürft igkoit herausgestellt hätte und wenn darauf schließlich die Zeugin Rdie Schuhe im Inland einem anderen Schuhmacher als dem Kläger noch vor dem 2Q„ September 1958 zur Reparatur gegeben hätteo Dieser Pall» der den Umständen nach bei vorausschauender Betrachtung aus der Sicht vom 3« August 1958 zunächst für möglich gehalten werden konnte, ist aber in Wirklichkeit nicht eingetreten0
Das Bundespatentgericht hat zu Unrecht diese Tatsache für unerheblich erachtet und statt dessen ersichtlich als entscheidend angesehen» daß der Kläger die von ihm mit den neuen Absatzflecken versehenen Schuhe bereits am 3» August 1958 durch Übergabe an die Zeugin Ro^HH^ eindeutig und bedingungslos aus seiner Einflußsphäre entlassen und damit von sioh aus einer etwaigen späteren Kenntnisnahme durch andere Sachverständige preisgegeben hat <> Hierdurch konnte jedoch noch keine Offenkundigkeit herbeigeführt werden; denn die in den Absatzflecken verkörperte technische Lehre war, wie gesagt, durch bloßen Augenschein von außen her nicht erkennbaro
 Eine Benutzungshandlung wird eben nicht bereits dadurch offenkundig, daß sich der Erfinder (oder Erfindungsbesitzer) , ohne daß hinsichtlich der Benutzungshandlung eine Geheimhaltungspflicht begründet wird, eines Gegenstandes entäußert, der die Erfindung verkörpert c Es muß vielmehr darüber hinaus auch objektivedie - nicht zu entfernte - Möglichkeit eröffnet werden, daß beliebige andere Sachverständige vor dem Prioritätszeitpunkt von der Erfindung Kenntnis erlangen können® Für eine solche Feststellung können nicht die - subjektiven - Vorstellungen
 maßgebend sein, die sich der Erfinder bei der Benutzung der Erfindung gemacht hat o Eine BenutZungshandlung, die zunächst nicht nur nach dem Willen des Erfinders (oder Erfindungsbesitzers), sondern auch bei objektiver Würdigung der anfangs gegebenen Umstände geeignet erschien, die Erfindung offenkundig zu machen, kann sich durch spätere unabhängig vom Willen des benutzenden Erfinders (oder Erfindungsbesitzers) eintretenden Umstände als nicht offenkundig geworden erweisen»
Die Offenkundigkeit läßt sich mithin nur auf Grund einer umfassenden objektiven Würdigung der gesamten Umstände des Palles feststellen» Hierzu gehören auch die dem benutzenden Erfinder (oder Erfindungsbesitzer) nicht bekannten insbesondere auch die erst später, nach der Benutzung eingetretenen Umstände»
4o Wer eine offenkundige Vorbenutzung behauptet, hat den ihm obliegenden Bev/eis dafür, daß die sich aus der Benutzungshandlung ergebende Preisgabe der Erfindung nach den Umständen des Einzelfalles die nicht zu entfernte Möglichkeit einer Kenntnisnahme durch beliebige Dritte und damit auch durch andere Sachverständige eröffnet hat, in der Regel bereits dann erbracht, wenn eine Geheimhaltung weder vereinbart noch zu erwarten ist und wenn eine Weiterverbreitung der erlangten Kenntnis durch denjenigen, demgegenüber die BenutZungshandlung vorgenommen worden ist, nach der Erfahrung des Lebens wahrscheinlich ist» Entscheidend bleibt stets, ob objektiv die - nicht zu entfernte - Möglichkeit einer Kenntnisnahme durch andere Sachverständige gegeben war»
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Hieraus folgt * daß die Offenkundigkeit regelmäßig dann zu verneinen ist, wenn eine Geheimhaltungspflicht ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart ist oder wenn sie sich sonstwie nach Treu und Glauben aus den Umständen des Falles ergibt. Denn unter diesen Voraussetzungen kann nach dem gewöhnlichen lauf der Dinge zunächst damit gerechnet werden, daß derjenige, der durch die Benutzungshandlung von der Erfindung Kenntnis erlangt hat, sich auch vertragstreu verhalten und die Kenntnis nicht weitergeben wird. Wird trotzdem später unter Bruch der Geheimhaltungspflicht die Kenntnis an beliebige Dritte weitergegeben, so tritt hier-durch - wider Erwarten— Offenkundigkeit ein (RGZ ?67, 339,
346 - 356 - Brillenetui; BGH GRUR 1962, 518, 521 - Blitz-
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Dementsprechend genügt es auch für die Feststellung der Offenkundigkeit , wenn nach der Lebenserfahrung von vornherein damit zu rechnen ist, daß derjenige, der durch die Benutzungshandlung Kenntnis von der Erfindung erlangt, diese Kenntnis an beliebige Dritte weit ergeben wird (BGH GRUR 1962, 86, 89 li° SP» - Fischereifahrzeug; 1963, 311, 3-3 re. Sp. - Stapel-presse; 1964, 612, 616 li. Sp. - Bierabfüllung).
Offenkundigkeit ist dagegen dann zu verneinen, wenn zwar keine Geheimhaltungspflicht begründet worden ist, wenn aber nach der Lebenserfahrung zu erwarten ist, daß der nicht zur Geheimhaltung verpflichtete Dritte trotzdem, z.B. wegen eines eigenen geschäftlichen Geheimhaltungsinteresses, die Benutzungehandlung tatsächlich geheimhalten wird (EG GRUR 193t, 263 * 267; BGB GRUR 1959, :?8, 179 re. Sp. -Heizpreßplatte).
Die Offenkundigkeit ist danach erst recht dann zu verneinen, v/enn feststeht, daß diese Personen ihre Kenntnis tatsächlich geheimgehalten haben» Das ist auch vom Reichsgericht bereits wiederholt anerkannt worden (so in den bereits angeführten Entscheidungen vom 2« April 1940, GRUR 1940, 351, 352 re» Sp» - Rollenschneidemaschine -und vom 23» Januar 1942, GRUR 1942, 261, 265 li» Sp» ~ Kaffeekannen-Untersatz)»
ln der bereits angeführten Entscheidung vom 8» Juni 1962 (GRUR 1962, 518, 521 11» Sp» - Blitzlichtgerät) hat der frühere Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs die Beantwortung der Drage offengelassen, ob ein Beweis, durch den nach der Lebenserfahrung an sich die "nicht entfernte Möglichkeit" oder eine "gewisse Wahrscheinlichkeit" für eine Kenntnisnahme durch andere Sachverständige begründet v/orden ist, durch den Gegenbeweis entkräftet, werden kann, daß die Benutzungshandlung entgegen der an sich gegebenen Wahrscheinlichkeit und abweichend von dem gewöhnlichen Lauf der Dinge im Einzelfall tatsächlich keine Offenkundigkeit (im Sinne einer Möglichkeit der Kenntnisnahme durch andere Sachverständige) herbeigeführt habe (etwa weil die einzige Person, die durch die Benutzungshandlung von der Erfindung Kenntnis erlangt hat, ohne daß sie dazu verpflichtet gewesen wäre, die Erfindung tatsächlich streng geheimgehalten hat)« ln dem betreffenden Pall war ein solcher "Ausnahmetat*i bestand" nicht behauptet worden»
Im vorliegendem Pall ist jedoch ein solcher "Ausnahmetatbestand" gegeben; denn es steht fest, daß die Zeugin
 der gegenüber die Benutzungshandlung vorgenommen v/orden ist, die - ihr unbekannte - Erfindung dadurch tatsächlich - unbewußt - geheimgehalten hat, daß sie die Schuhe
 
mangels Reparaturbedürft i gke i t - keinem anderen Sachverständigen (Schuhmacher) augehändigt hat„
5c Das Bundespatentgericht hat bei der Prüfung der Präge9 ob die Möglichkeit einer Kenntnisnahme durch andere Sachverständige bestanden hat, zunächst mit Recht spätere Umstände berücksichtigt, wie sie erst nach der am 3o August 1958 erfolgten Übergabe der Schuhe an die Zeugin Homam mit der damals unmittelbar bevorstehenden Reise nach Italien (am 4c August 1958} eingetreten sind«
a)	ln dem angefochtenen Urteil wird in Betracht gezogen, daß die Zeugin Eofl|^ die Schuhe bei dieser Heise nach Italien mitgenommen und sie in ihrem Kraftwagen bereit-gestellt habe, um sie beim Aussteigen anziehen zu können*
Es werden aber Zweifel geäußert, ob dieser Umstand nach der Lebenserfahrung schon die Annahme hätte rechtfertigen können, daß der Schuh bereits auf der Anreise nach Italien noch in Deutschland einem Fachmann, ZoB* zu Reparaturzwecken, in die Hände gelangen würde, und eingeräumt, daß dies '’nach den konkreten Umständen des Einzolfalles nicht sehr wahrscheinlich erscheinen möge"*
b)	Mit Recht hat das Bundespatentgericht weiter des Zeitraum des Aufenthalts der Zeugin Ro^H^ in Italien ganz ausgeschieden, weil nach § 2 PatG nur eine offenkundige Vörbaiutzung im Inland neuheitsschädlich sein kann*
c)	Das Bundespatentgericht hat aber abschließend als entscheidend angesehen, daß die Zeugin Ro^HH^ nach ihrer Rückkehr aus Italien, d0ho etwa seit dem 24« August 1958 die Schuhe wieder getragen habe; in diesen späteren
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Wochen bis; zu dem Tag der Patentanmeldung am 20» September 1958 sei danach jedenfalls die nicht zu entfernte Möglichkeit gegeben gewesen? daß der Absatz - oder ein anderer Teil des Schuhes - hätte repariert werden müssen und daß dann auch ein anderer Sachverständiger als der Kläger die Beschaffenheit des Absatzflecks hätte wahrnehmen und den Gegenstand der Erfindung hätte erkennen können»
Eine solche Möglichkeit ließ sieh im vorliegenden Pall zwar aus der Sicht vom 24« August 1958 bei einer voraus sc hauenden Betrachtung für die Zeit bis zu dem 20* September 1958 noch nicht ausschließen« Bei der Prüfung der Offenkundigkeit darf die Betrachtung aber nicht in dieser Weise eingeschränkt werden. Es handelt sich stets um die Beurteilung von Tatbeständen? die der Vergangenheit angehören und die rückschauend unter Einbeziehung sämtlicher bekannten Umstände zu würdigen sind» Hierzu gehört im vorliegenden Pall auch die Tatsache? daß die Schuhe in der maßgebenden Zeit bis zu dem 20» September 1958 keinem anderen Schuhmacher zur Reparatur gegeben worden sind» Der Pall? der noch aus der Sicht vom 24» August 1958 zu demindest für möglich gehalten werden konnte, ist fest ge st eilt ermaßen nicht eingetreten» Das Bundespatentgericht ist also bei der Würdigung des Sachverhalts nicht folgerichtig verfahren? wenn es diesem Umstand? dessen Pest Stellung selbstverständlich erst nach dem 20» September 1958 bei rückschauender Betrachtung möglich war? keine Bedeutung beigemessen hat» Denn nunmehr steht fest? daß in der Zeit bis zu dem 20» September 1958 andere Sachverständige keine Gelegen• heit hatten, die Schuhe zu reparieren, und daß sie daher auch keine Möglichkeit hatten, durch eine Untersuchung der Schuhe die vom Kläger vorgenommene Vorbenutzung der
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erf indungswesentlichen Merkmale der Absetzf lecken kennen“ zulerneöc Y/enn das Wesen der Erfindung - wie im vorliegenden Pall - erst durch eine Untersuchung (hier z.B« gelegentlich einer Reparatur der Schuhabsätze) erkannt werden kann, setzt die Feststellung der Offenkundigkeit zunächst voraus;, daß ein anderer Sachverständiger überhaupt Gelegenheit zur eigenen Machprüfung gehabt hat {Lindenmaier,
 PatG, 4. Aufl., § 2 Anm« 17 So 96 unten unter Hinweis auf RGZ t, 42; RG B1PMZ 1905, 122; 1914* 2?6j 192?, 109)» Da die Schuhe nicht zur Reparatur gegeben und auch sonst keinem anderen Sachverständigen ausgehändigt worden sind, war in der Zeit bis zu dem 20o September 1958 die Möglichkeit einer Y/ahrnehmumg durch andere Sachverständige schlechthin ausgeschlossen»
Damit entfällt zugleich die Prüfung der weiteren Voraus setzung, daß für den Sachverständigen eine gewisse Y/ahr-scheinlichkeit ("Anlaß") gegeben sein muß, von der - hier überhaupt nicht vorhanden gewesenen - "Gelegenheit" zur Untersuchung der Sache Gebrauch zu machen, um von der in der Sache verkörperten technischen Lehre Kenntnis erlangen zu könnei. Ob bei Vorliegen dieser Voraussetzungen tatsächlich eine Untersuchung stattgefunden hätte und ob der Sachverständige auf Grund der vorgenommenen Untersuchung die Erfindung wirklich erkannt hätte, wäre nach der Rechtsprechung für die Feststellung der Offenkundigkeit nicht mehr von Bedeutung gewesen (vgl» BGH GRUR 1956, 75 - Kali“ fomia-Schuh) *
6c, Wenn das Hundespatentgericht ausgeführt hat, es sei nicht von Bedeutung, "ob tatsächlich eine Reparatur notwendig gewesen sei und ob ein Sachverständiger daher
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wirklich von der vorbenutzten Form Kenntnis genommen habe”, so hat es die hiernach für die Feststellung der Offenkundigkeit erforderlichen» oben dargelegten Voraussetzungen nicht hinreichend unterschieden»
a) Auf die erste Frage, ob tatsächlicheeine Reparatur notwendig geworden ist» würde es nämlich nur solange nicht ankommen, als die nicht zu entfernte Möglichkeit bepaht werden müßte, daß die Schuhe in Reparatur gegeben worden sein könnten o Demgegenüber blieb aber der Gegenbeweis zulässig, daß die Schuhe tatsächlich nicht in die Hände eines anderen Schuhmachers gelangt sind. Dies steht im vorliegenden Fall fest® Damit war für die maßgebende Zeit anderen
 durch Unter-
sachverständigen pede Möglichkeit verschlossen, suchung der Schuhabsätze den Erfindungsgedanken zu erkennen.
b) Zu der weiteren vom Bundespat ent gericht erwähnten Frage, ob ein Sachverständiger wirklich von der vorbenutzteni Form: Kenntnis genommen habe, ist dementsprechend zu sagen, daß es auf eine "wirkliche Kenntnisnahme" durch andere Sach-« verständige nur dann nicht ankommen kann, wenn in der maßgebenden Zeit für andere sachverständige zu demindest die Möglichkeit einer Kenntnisnahme (hier durch Untersuchung der Schuhe) bestanden hat® Da aber entsprechend dem eigenen| Vortrage des Klägers feststeht, daß die Schuhe, nachdem sie am 5« August 1958 der Zeugin Ro^BHB mit den er-findungsgemäßen Absatzflecken übergeben worden waren, koincüi anderen Schuhmacher in Reparatur gegeben wurden, war eine solche Möglichkeit hier nicht gegeben»
III® Nach alledem ist festzustellen, daß die Benutzungsf handlang des Klägers im Falle EoWi nicht zur Offenkundigkeit geführt hat®
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Da das Buttdespatentgericht seiner Entscheidung nur diesen Vorbenutzungsfall zugrundegelegt hat (ebenso der 5c Senat /Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat/ in dem Beschluß vom 28c Februar 1963» betreffend die Löschung des mit dem Streitpatent inhaltlich übereinstimmenden Gebrauchsmusters Nr« 1 789 149 des Beklagten0 Az0 5 W 199/61 =
Lö I 199/59)» war das angefoehtene Urteil aufzuheben«
Aus Zweckmäßigkeitsgründen erschien es angebracht» die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuver'«eisen9 weil noch zu prüfen sein wird» ob nach dem sonstigen Stand der Technik die Lehre des Streitpatents neu» fortschrittlich und erfinderisch ist (BGHZ 18» 81, 97)c Bei der weiteren Ver« handlung vor dem Bundespatentgericht wird der Kläger auch Gelegenheit haben» zur Frage der offenkundigen Vorbenutzung gegebenenfalls sein Vorbringen weiterzuverfolgen«, er habe im August und September 1958 die gleichen Absatzfleeko in großer Zahl auch an andere Kunden geliefert (vglc hierzu insbesondere sein Vorbringen in dem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren Lö I 199/59 /Gebrauchsmuster Nr«, % 789 1497 =
 
5 W 199/61-, sowie die Pest Stellungen in den Gebrauchsmust erlöschungaverfahnen Lö I 188/60 Gebrauchsmuster Hr. 1 794 6437 = 5 W 403/63)»
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 Dr. Spengler ist erkrankt und daher an der Unterzeichnung verhindert.
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