BGH · Ia ZB 23/64 vom 13.05.1965
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Beschränkter Bekanntmachungsantrag Erklärt sich ein Patentanmelder vorbehaltslos mit einem vom Patentamt vorgeschlagenen beschränkten Patentanspruch einverstanden, legt er eine diesem Anspruch angepaßte neue Patentbeschreibung vor und stellt er vorbehaltslos einen auf diese Unterlagen bezogenen Bekanntmachungsantrag, so liegt darin regelmäßig der Verzicht darauf, das über den nunmehrigen Anspruch hinausgehende Patentbegehren in dem auf die ursprüngliche Anmeldung eingeleiteten (oder in einem davon abzuzweigenden) Erteilungsverfahren weiter-zuverfolgeno Der tragende Grund für die Entscheidung in dem angefochtenen Beschluß ist die nach den dortigen Ausführungen unter III 1 und 2 in der 0Zusammenfassung” unter III 3 wiederholte Feststellung, daß die Anmelderin durch die Erklärungen ihrer Eingabe vom ft. ’'Ausscheidung”, die ihrem Wesen nach eine "Aufspaltung" der ursprünglichen Anmeldung unter Wahrung ihrer Priorität für beide l’eilanmeldungen darstelle, hinsichtlich der bereits durch den Versieht aus dem Verfahren ausgeschiedenen Teile begrifflich und rechtlich nicht mehr möglich gewesen sei, und daß daher schließlich für die vorliegende Anmeldung auch nicht die Prioritäten der britischen Patentanmeldung a beansprucht werden könnten, so daß die aus der letzteren erwachsene, unstreitig inhaltlich identische britische Patentschrift aaa der vorliegenden Anmeldung neuheitsschädlich entgegenstehe « a) Nach den Ausführungen des Beschwerdesenats unter III 1 des angefochtenen Beschlusses ergibt sich die von ihm getroffene Peststellung bereits aus, dem Wortlaut der Erklärungen in der Eingabe vom 5. bb) An anderer Stelle (III 2b, S« 13/H des angefochtenen Beschlusses) führt der BeschwerdeSenat hierzu noch folgendes aus: Die Anmelderin räume selbst ein, daß dann, wenn ohne eine weitere Erklärung die Bekanntmachung eines beschränkten Anspruches beantragt werde, "in der Hegel" angenommen werden könne, "es werde auf den Best der Anmeldung verzichtet"« Diese Regel gelte aber entgegen der Meinung der Anmelderin nicht nur, wenn der Anmelder sich auf Grund von Entgegenhaltungen von der Nichtschutzfähigkeit des Restes überzeugt habe, sondern sie ergebe sich aus der gesetzlichen Regelung des Patenterteilungsverfahrens, insbesondere aus § 30 PatG* Diese Bestimmung schreibe vor, daß das Patentamt, wenn die dort näher bezel ebneten Voraussetzungen erfüllt sind, '»die Bekanntmachung der Anmeldung” zu beschließen hat* Daraus folge, daß Gegenstand der Bekanntmachung stets nur die Anmeldung als Ganzes sein könne» Bekanntzu demachen sei danach die gesamte Anmeldung, in Pallen dei* Beschränkung des ursprünglichen Patentbegehrens also sämtliche (Peile der ursprünglichen Anmeldung, für die das Patentgesuch aufrechterhalten werde» Die Möglichkeit, nur einen Teil der Anmeldung bekanntzu demachen, weitere Teile aber ohne Bekanntmachung im Verfahren zu belassen, sehe das Gesetz nicht vor» Es liege vielmehr im Wesen einer aufgebotsartigen öffentlichen Bekanntmachung, daß der Öffentlichkeit im vollen Umfang Kenntnis von den an die Behörde gerichteten Anträgen gegeben werde, durch welche Rechte Dritter berührt werden könnten, und zü denen Steilung zu nehmen ihnen durch das Aufgebot Gelegenheit gegeben werden solle» Eine Teilbe-kahntmachung einzelner Ansprüche, die verschweigen würde, daß auf Grund derselben Anmeldung im gleichen Verfahren noch weitere Ansprüche erhoben werden, würde diese Aufgabe nicht erfüllen, sondern Irrige Vorstellungen erwecken« Gerade aus diesem Grunde gebe das Patentgesetz durch § 26 Abs» 5 dem Anmelder die Möglichkeit, die Anmeldung bis zur Bekanntmachung mit Hilfe der Prüfungsstelle im Rahmen des Offenbarten zu ergänzen und zu berichtigen und damit Inhalt und Umfang der Anmeldung, wie sie der Öffentlichkeit bekannt-gegeben werden solle, durch eine genaue Formulierung der Ansprüche, auf die sich das Patentbegehren endgültig erstrecken solle, featzulegeno Teile” zu erblicken gewesen sei, sei es allein von Bedeutung, daß die Rechtsprechung zu dieser Zeit bereits seit mehreren Jahrzehnten einhellig die nachträgliche Ausscheidung nicht bekanntgemachter Teile der ursprünglichen Anmeldung für unzulässig erachtet habe und daß nicht angenommen werden könne, daß die Vertreter der Anmelderin, denen diese Rechtsprechung zweifellos bekannt gewesen sei, die Bekanntmachung des beschränkten Anspruches vorbehaltlos beantragt hätten, wenn sie damals auch nur daran gedacht hätten, die übrigen Teile weiterzuverfolgen. März 1958 eine Bedeutung nicht nur für den vorliegenden Fall» Diese Erklärungen lassen sich vielmehr auf einen auch für sie wesentlichen Kern typischer, im Patenterteilungsverfahren ständig angewandter Formen verfahrensmäßiger Erklärungen zurückführen5 und für die Auslegung dieser typischen Erklärungen kann in der lat so, wie das im angefochtenen Beschluß geschehen ist, eine auf grundsätzlichen Erwägungen beruhende allgemeine Hegel aufgestellt wärden« 3 und IV des angefochtenen Beschlusses gebrauchten Wendungen etwa wie folgt fassen: erklärt sieh ein Patentanmelder Vorbehaltslos mit einem vom Patentamt vorgeschlagenen beschränkten Patentanspruch einverstanden, legt er eine diesem Anspruch angepaßte neue Fatentbeschreibung vor und stellt er vorbehaltslos einen auf diese Unterlagen bezogenen Bekanntmachungsantrag, so liegt darin regelmäßig der Verzicht darauf, das Uber den nunmehrigen Anspruch hinausgehende Patentbegehren in dem auf die ursprüngliche Anmeldung eingeleiteten (oder in einem davon abzuzweigenden) Erteilungsverfahren weiterzuverfolgen* Teil der Anmeldung und später in demselben Verfahren durch eine "Nachtrags"-Bekanntmachung noch ein anderer Teil der Anmeldung bekanntgemaebt würde, gibt es nicht* Baß zu ein und derselben Anmeldung mehrere Bekanntmachungen ergehen, ist nur auf die Weise möglich, daß ein Teil der Anmeldung - sofern die Voraussetzungen dafür gegeben sind - aus dem bisherigen "Stamm"-Verfahren ausgeschieden und in einem davon "abgezweigten" anderen Verfahren geprüft und bekanntgemacht wird* Es gibt aber auch keine "Teil"-Bekanntmachung in dem Sinne, daß nur ein Teil der Anmeldung bekanntgemacht und ein anderer Teil gleichzeitig oder später zurückgewiesen würde* Die Bekanntmachung muß vielmehr einerseits die Anmeldung so vollständig erledigen, daß in dem durch die Bekanntmachung abgeschlossenen FrUfungsverfahren nichts mehr zu prüfen und deshalb auch nichts mehr zurUckzuweisen ist; und sie muß sich andererseits mit dem decken, was nach dem Willen des Anmelders bekanntzu demachender Gegenstand seiner Anmeldung sein soll; bleibt der Anmelder dabei, daß etwas anderes und insbesondere etwas Weitergehendes als Gegenstand seiner Anmeldung bekanntgemacht werden soll, als der Prüfer glaubt bekanntmachen zu können, so muß die ganze Anmeldung zurückgewiesen werdeno bb) Piese dem Gesetz entsprechenden und vom Patentamt in ständiger Praxis befolgten Verfahrensgrundsätze sind den ständig mit Patentanmeldungen befaßten kreisen, namentlich den Patentanwälten, den Erlaubnisscheininhabern und den PatentSachbearbeitern größerer Unternehmen, bekannt» Zumindest können die Prüfer des Patentamts davon ausgehen, daß solche Personen diese Grundsätze kennen und bei ihren Erklärungen und Anträgen gegenüber dem Patentamt in Rechnung stellen» Es ist daher auch gerechtfertigt, jedenfalls die von solchen Personen kommenden Erklärungen und Anträge zur “Bekanntmachung" einer Patentanmeldung so auszulegen, wie der Prüfer sie im Hinblick auf das von ihm weiter einzuschlagende Verfahren verstehen muß» Pas bedeutet nach dem zu aa) Ausgeführten, daß jedenfalls dann, wenn ein durch eine solche Person vertretener Anmelder sich mit einem vom Prüfer vorgeschlagenen beschränkten Patentanspruch einverstanden erklärt, eine diesem Anspruch angepaßte neue Beschreibung vorlegt und einen auf diese Unterlagen bezogenen Bekanntmachungsantrag stellt, das vom Prüfer als dem Erklärungsempfänger in der Regel so aufgefaßt und deshalb auch objektiv so ausgelegt werden muß, daß der Anmelder darauf verzichten will, das über den nunmehrigen Anspruch hinausgehende Patentbegehren seiner Anmeldung in dem anhängigen Verfahren weiterzuverfolgen» Anders ist es freilich, wenn sich aus dem Wortlaut der Erklärung selbst oder aus den zu ihrer Auslegung heranzuziehenden, dem Prüfer bekannten Umständen ergibt, daß ein solcher Verzicht nicht gewollt ist, wenn also insbesondere ein "Vorbehaltw ausdrücklich erklärt oder nach den Umständen als erklärt anzusehen ist. Pur einen solchen "Vorbehalt” und seine Rechtsfolgen macht es dann allerdings einen Unterschied, ob das über den nunmehr bekanntzu demachenden Anspruch hinausgehende Patentbegehren einer Ausscheidung - z»B» wegen Uneinheitlichkeit -fähig ist und daher auf eine anderweitige Anmeldung hin in einem vom bisherigen Verfahren "abgezweigten” Verfahren weiterverfolgt werden kann, oder ob dieses Patentbegehren aus einem anderen Grunde - z.B. mangels Neuheit - überhaupt nicht zu einer Patenterteilung und daher auch überhaupt nicht zu einer Bekanntmachung führen kann» Im letzteren Palle würde der "Vorbehalt" einer Aufhebung des Einverständnisses mit dem beschränkten Patentanspruch gleichkommen und deshalb zur Zurückweisung der ganzen Anmeldung führen müssen» Im ersteren Pall dagegen würde, wenn trotz des "Vorbehalts" die Bekanntmachung beschlossen wii’d, darin zugleich die Zustimmung des Prüfers zur Ausscheidung des nicht bekanntgemachten 1’eilos aus der "Stammanmeldung” zu erblicken sein» d) Die Angriffe der Rechtsbeschwerde gegen die aus dem Yfortlaut der Eingabe der Anmelderin vom 5° März 1-958 hergeleitete, in die form einer allgemeinen Regel gekleidete Peststellung des BeschwerdeSenats können auch insoweit, als sie nicht bereits durch die vorstehenden Ausführungen zu 2 c) von selbst widerlegt 3ind, keinen Erfolg haben» kanntmachungsbeschlusses, sondern auf die - allerdings aus der Bedeutung der Bekanntmachung gefolgerte -Auslegung des Bekanntmachungsantrags abstellt <> Zu Unrecht aber meint die Rechtsbeschwerde, die Entscheidung des Reichspatentamts vom 3- Mai 1930 sei zu demindest seit dem Zwischenbescheid des 5*» Beschwerde Senats des Deutschen Patentamts vom 5» Mai 1951 (GRUR 19515 281) auch nicht mehr geeignet gewesen, so wie das der Besehwerdesenat getan habe, Schlüsse für die Auslegung des Bekanntmachungsantrages daraus herzuleiten» Der Beschwerdesenat hat sich auf die Entscheidung vom 3» Mai 1930 nur in dem Sinne bezogen, daß es im Zeitpunkt der Eingabe der Anmelderin vom 5* März 1958 allgemein bekannt gewesen sei, daß die Rechtsprechung bereits seit mehreren Jahrzehnten einhellig die nachträgliche Ausscheidung nicht bekanntgemachter feile der ursprünglichen Anmeldung für unzulässig erachtet habe* Diese Bedeutung aber kam der Entscheidung des Reichspatentamts vom 3» Mai 1930 auch im Jahre 1958 trotz des Zwischenbescheides des 5* Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts bb) Nicht gerechtfertigt ist auch die Rüge der Rechtsbeschwerde, der Beschwerdesenat habe, weil die Prüfungssteile im Beschluß vom 18* August 1962 die hier in Rede stehende "Ausscheidung” in Anlehnung an die Gedankengänge der Entscheidung vom 3« Mai 1930 als nach dem Verfahrensstand nicht mehr "möglich” angesehen habe, nicht seinerseits unter dem von der Prüfungsstelle gar nicht erörterten Gesichtspunkt eines "Verzichts” Über die Sache entscheiden dürfen» Der Beschwerdesenat war nicht nur befugt, sondern auch verpflichtet, das Begehren der Ausscheidungsanmeldung unter allen rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen und, wenn ihm die von der Prüfungsstelle gegebene Begründung nicht zutreffend, die Entscheidung selbst aber aus anderen Gründen richtig erschien, die Beschwerde zurückzuweisen (vglo auch § 563 ZPO); Zu einer Zurückverweisung der Sache an die Prüfungsstelle bestand entgegen der Rüge der Rechts-beschwerde schon deshalb weder ein Anlaß noch eine Befugnis, weil es sich bei dem Vorgehen der Prüfungsstelle nicht um einen Verfahrensmangel handelte o cc) Pie Angriffe der Rechtsbeschwerde gegen die Bemerkung des Beschwerdesenats, es sei "nicht möglich”, nur einen Teil der Anmeldung bekanntzu demachen, weitere Teile aber ohne Bekanntmachung im Verfahren zu belassen, lassen sich nur damit erklären, daß sie diese Bemerkung aus dem Zusammenhang reißt und bei isolierter Betrachtung mißversteht» Penn daß - wie sie dieser Bemerkung entgegenhält - im Palle der Uneinheitlichkeit einer Anmeldung im Zusammenhang mit dem Antrag auf Bekanntmachung des einen Teils die Ausscheidung des anderen Teils erklärt oder zunächst auch lediglich «Vorbehalten" werden kann, ist im angefochtenen Beschluß durchaus berücksichtigt» Pie im Anschluß an diese Bemerkung vom Beschwerdesenat angestellten Erwägungen über das "Wesen einer aufgebotsartigen öffentlichen BekanntmachungM und die daraus für die vorliegende Streitfrage herzuleitenden Folgerungen sind, wie sich aus den Ausführungen iben bei 2c) ergibt, für das Ergebnis nicht tragend« Pie von der Rechtsbeschwerde dagegen erhobenen Rügen können deshalb auf sich beruhen« del) Zu Unrecht meint die Hechtsbeschwerde, der Beschwerdesenat habe hier unzulässigerweise aus einem "Schweigen" den Schluß auf einen "Versieht” gezogene Nicht aus dem, was in solchen Erklärungen wie denen in der Eingabe der Anmelderin vom 5« März 1958 fehlt, sondern aus dem, was solche Erklärungen "positiv” aussagen, hat der Beschwerdesenat geschlossen, daß auf die Weiterverfolgung des Patentbegehrens, das nicht Gegenstand des Bekanntmachungsantrages ist, verzichtet werde« ff) Gegenüber den wiederholten Bemerkungen der Rechtsbeschwerde, die Anmelderin habe niemals auf einen Schutz für die nicht mit bekanntgemachten Peile der Anmeldung verzichten wollen, ist klarzustellen, daß es hier nur darum geht, ob in solchen Erklärungen wie denen in der Eingabe der Anmelderin vom 5» März 1958 ein Verzicht auf die Weiterverfolgung der nicht mit bekanntzu demachenden Peile einer Anmeldung in dem anhängigen (oder einem davon abzu-zweigenden) Verfahren liegt« Die Präge, inwieweit darin zugleich ein Verzicht auf materiellen Patentschutz liegt« steht hier nicht zur Erörterung« 3. Die vom Beschwerdesenat aufgestellte, vom erkennenden Senat gebilligte allgemeine Regel schließt es nicht aus, daß im Einzelfall trotz solcher Erklärungen wie denen in der Eingabe der Anmelderin vom 5* März 1958 aus besonderen Gründen ein Verzicht auf die Weiterverfolgung der nicht mit bekanntzu demachenden Teile der Anmeldung nicht anzunehmen ist, insbesondere dann, wenn ein ”Vorbehalt” ausdrücklich erklärtvoder nach den Umständen des Palles als erklärt anzusehen ist, diese Teile in einer Ausscheidungsanmeldung weiterverfolgen zu wollen. Was der Beschwerdesenat unter diesem Gesichtspunkt ausgeführt hat, kann aber zugleich als Begründung dafür gelten, daß ein ’’Vorbehalt” der gedachten Art, der unzweifelhaft von der Anmelderin nicht ausdrücklich erklärt worden ist, auch nicht nach den Umständen des Palles als erklärt angesehen werden kann. 120 BGB obgewaltet hätte* Die vom Beschwerdesenat und auch hier im einzelnen erörterten Vorgänge im Erteilungsverfahren schließen die Annahme aus, die Vertreter der Anmelderin hätten im unklaren darüber gewesen sein können, daß ihr Schriftsatz vom 5* März 1958 vom Prüfer als Verzicht auf die Weiterverfolgung der darin nicht mehr erwähnten Teile der ursprünglichen Anmeldung aufgefaßt werden würde. März 1958 als erklärt anzusehen sei - nämlich der Verzicht auf die Weiterverfolgung der nicht mit bekanntzu demachenden Teile der Anmeldung y , dem wirklichen Erklärungswillen der Anmelderin und ihrer Vertreter entsprochen habe.