BGH · ia ZB 214/63

Volltext der Entscheidung

Nachschlagewerk:	ja
 Amtliche Sammlung: nein
 PatG §§ 41 b, 41 p Abs. 3 Nr. 5
Erweist sich eine auf § 4l;pAbs. 3 Nr. 5 PatG gestützte Rechtsbeschwerde als unbegründet, weil der angefochtene Beschluß des Patentgerichts ausreichend „mit Gründen versehen*' ist, so kann in diesem zulassungsfreien Beschwerdeverfahren nicht die Rüge der unvollständigen Sachaufklärung aus § 41 b, welche im § 41 p Abs. 3 nicht mit aufgezählt ist, geltend gemacht werden.
BGH, Besohl, v. 16. Juli 1964 - ia ZB 214/63 -
Bundespatentgericht
 Ia ZB 214/62
Be s c h 1 uß
 In Sachen
 der	Corporation	of	in N9Y#, H.Y.
(V.St.A.),
Anmelderin und Rechtsbeschwerdeführerin,
-	Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Br« flBl -Verfahrenebeteiligte:
Birma X^BI Corporation,	N.Y.	(V.St.A.),
Rinsprechende und Rechtsbeschwerdegegnerin,
-	Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Br.
wegen Versagung eines Patents
 hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs in der Sitzung vom 16. Juli 1964 unter Mitwirkung des ‘Senatspräsidenten Br. Ita8telski und der Bundesrichter Br. Bock, Br. Spreng, Br. Löscher und Br. Spengler
 beschlossen:
Bie Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß des 18. Senats (technischer Beschwerdesenat XIII) des Bundespatentge-richts vom 15. März 1963 wird auf deren Kosten zurückgewieoen.
gründe:
I.	Bie Anmelderin hat am 2. Juni 1955 ein Patent für "Farbempfindlicho Potoleiter und Verfahren zu ihrer Herstellung" nachgesucht.
 
Die Prüfstelle hat das Patent nach Prüfung eines Einspruchs durch Beschluß vom 10. Mai 1958 mit folgenden Ansprüchen erteilt:
1.	Fotoleiter, bestehend aus einer Mischung aus feinver-toiltem Fotoleiterraaterial und einem filmbildenden Material oder Tragmittel, dadurch gekennzeichnet, daß die Mischung einen Farbstoff enthält, der zur Absorption von Strahlungsenergie und zur Übertragung dieser Energie an das Fotoleitermaterial befähigt ist, derart, daß ein zusätzlicher Spektralempfindlichkeitsbereich für den Fotoleiter erhalten wird.
2.	Fotoleiter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Fotoleitermaterial Zinkweiß ist.
5« — 7• ••*•
8.	Fotoleiter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Farbstoffanteil nicht mehr als 0,5 Gewichtsprozent des Fotoleitermaterials auf Trockenbasis enthält.
9.	Fotoleiter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß es einen Farbstoff enthält, der durch Belichtung ausbleichbar ist.
10.	- 13......
Gegen diesen Erteilungsbeschluß legte die Einsprechendo Beschwerde ein. Durch Beschluß des 18. Senats des Bundespatentgerichts vom 15. März 1963 wurde daraufhin der Erteilungsbeschluß des Prüfers aufgehoben und das Patent versagt. Die Anmelderin hat hiergegen formund fristgerecht Hechtsbeschwerde eingelegt und beantragt Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Zurückverweisung an das Bundespatentgericht.
Die Binsprechende hat Zurückweisung der Hechtsbeschwerde beantragt.
Die im angefochtenen Beschluß nicht zugelassene Heohts-beschwerde ist gemäß § 41 p Abs. 3 Kr. 5 PatG statthaft.
 
weil zu ihrer Begründung geltend gemacht wird, der an-gefoehtene Beschluß sei "nicht mit Gründen versehen"; ihr muß jedoch der Erfolg versagt bleiben.
II.	In erster Linie rügt die Anmelderin, in dem angefochtenen Beschluß sei nichts über die beiden Unteransprüche Hr. 8.und 9 gesagt worden. In der Begründung seien demnach einzelne selbständige Verfahrensansprüchc im Sinne der §§ 145, 322 ZPO übergangen worden, woraus sich ein Begründungsmangel im Sinne der Rechtsprechung zu § 551 Hr. 7 ZPO ergebe.
Die Anmelderin übersieht jedoch, daß sie weder in der Anmeldeschrift noch in irgendeinem Stadium des Erteilungsverfahrens auch nur angedeutet hat, daß in den Unteransprüchen 8 und 9 mehr als eine zweckmässige Ausgestaltung des Hauptanspruchs verkörpert sein könnte. Vielmehr konnten der Prüfer und das Bundespatentgerioht aus den kurzen Erläuterungen der Fatentbeschreibung nur entnehmen, daß es sich hierbei nach der eigenen Vorstellung der Anmelderin bloß um "echte" Unteransprüche handeln sollte, die keinen selbständigen Erfindungsgedanken offenbarten und die wegen ihrer Unselbständigkeit das Schicksal des Hauptanspruchs zu teilen hätten.
Im Hinblick auf Unteranspruch 8 enthält die Patentbeschreibung nur die kurze Bemerkung: "Der Gewichtsanteil an Farbstoff gegenüber dem Zinkoxydikann bis zu' 0,5 $ betragen". Ferner finden sich auf S. 3» Z. 64 ff folgende Ausführungen zur Erläuterung des Unteranspruchs 9:
"Ist der durch den Farbstoff erhaltene farbige Grund unerwünscht, so kann der Farbstoff nach Entwicklung des Bildes gebleicht werden. Ein allgemein übliches Bleichverfahren besteht darin, daß man das Material stark belichtet ...... Samt-
 
liehe der oben aufgeführten Farbstoffe können durch Belichtung gebleicht werden; in einigen Fällen kann dieses Bleichen in Bruchteilen von Sekunden erreicht werden. Andererseits können die Farbstoffe auch auf chemischem Wege gebleioht werden".
Diese Erläuterung ist nicht eigentlich als Offenbarung einer selbständigen Erfindung formuliert und es nimmt daher nicht Wunder, daß die Ansprüche Nr. 8 und 9' weder in der Einspruchsschrift vom 19« Dezember 1956 noch in der Beschvverdobegründung vom 20. Dezember 1958 überhaupt erwähnt worden sind, obschon sowohl mit dem Einspruch als auch mit der Beschwerde die Versagung des Patents in vollem Umfange erstrebt wurde. Es wäre deshalb Sache der Anmelderin gewesen, durch Stellung eines Hilfsantrages oder zu demindest durch eine Anregung darauf hinzuwirken, daß ihr im Falle der Ablehnung der in der Beschwerdeschrift der Einsprechenden einzeln angegriffenen Patentansprüche 1-7, 10-11 zu demindest ein auf die Unteransprüche 8 und 9 beschränktes Patent bewilligt würde. Stattdessen hat sich die Anmelderin in ihrer Besehv/erde-erwiderung vom 29. Mai 1959 im wesentlichen nur mit dem Hauptanspruch befaßt sowie eine Neufassung der Ansprüche 1 und 2 eingereicht. Hierdurch hat sie den schon aus der Patentbeschreibung zu entnehmenden Eindruck bestärkt, daß für die Unteransprüche 8 und 9 kein selbständiges Schutzbegehren verfolgt werden solle.
Der Berichterstatter beim 18. Senat jedenfalls hat das ganze Verhalten der Anmelderin während des Srteilungs-und Beschwerdeverfahrens entsprechend gedeutet; denn er hat sich in einem Zwischenbescheid vom 28. August 1962 eingehend mit sämtlichen Ansprüchen - mit Ausnahme gerade der Unteransprüche Nr. 8 und 9 - befaßt und ab-
 
schließend "stärkste Zweifel” geäußert, "daß die Anmeldung oder auch Teile der Anmeldung sum Erfolg führen können". Zum Schluß wurde der Anmelderin eine Frist von drei Monaten zur Äußerung auf den Zwischenbescheid eingeräumt. Diese Frist sowie eine erbetene Nachfrist von 2 Monaten ließ die Anmelderin ungenutzt verstreichen.
Infolgedessen erließ der 18. Senat am 15« März 1965 den
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im Zwischenbescheid angekündigten Ablehnungsbeschluß,
 in dem die Begründungen des Zwischenbescheids.rzur man-
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gelnden Schutzfähigkeit der Ansprüche 1-7* 10-13 fast wörtlich übernommen wurden. Anstelle einer Einzelbesprechung der Unteransprüche Nr. 8 und 9 enthält dieser angefochtene Beschluß die Schlußbemerkung:
"Die Anmelderin hat sich auf die Zwischenverfügung vom 28. August 1962 sachlich nicht geäußert, obwohl ihr bis zu dem 1. Februar 1963 Gelegenheit dazu gegeben wurde. Bei obiger Sachlage mußte der Beschluß der Prüfungsstolle für Klasse 57 b des Deutschen Patentamts vom 10. Mai 1938 aufgehoben und das nachgesuchte Patent in vollem Umfange versagt werden. “
Mit seiner die Einzelerörterung von 11 der 13 angemeldetai Ansprüche1 iiborgrcifcndch Schlußbegründung hat sich der ?v-gefochtene Beschluß die vorläufige Würdigung des Zv;i-schenbescheido vom 28. August 1962 als endgültige zu eigen gemacht, daß weder der Anmeldung im ganzen noch Teilen der Anmeldung eine schutzfähige Erfindung zu entnehmen sei. Somit enthält der angefochtene Beschluß durcln aus die von der Rechtsbeschwerde vermißte Bescheidung auch der Unteransprüche 8 und 9. Eine mehr ins einzelne gehende Begründung für die Einbeziehung dieser Unteran-cprüchc in die uneingeschränkte Versagung des begehrten Patents hätte die Anmelderin allenfalls dann erwarten
 
dürfen, wenn sie selber in irgendeinem Stadium des Verfahrens zu dem Ausdruck gebracht hätte, daß sie diese beiden Unteransprüche als unechte Unteransprüche gewertet zu wissen wünsche und darum notfalls deren selbständige Prüfung auf eigenen Erfindungsgehalt erwarte.
Soweit die Rechtsbeschwerde auf § 41 p Abs. 3 Rr. 5 PatG gestützt wird, kann sie also nicht zu dem Ziele führen, weil die Beanstandung, der angefochtene Beschluß sei teilweise "nicht mit Gründen versehen", nicht zutrifft .
Bei dieser Sachlage bedarf es keines Eingehens auf die weitere Präge, ob die vermeintlich übergangenen Unteransprüche im Ergebnis überhaupt zur Erteilung eines eingeschränkten Patents hätten führen können (zu dieser Präge der "Ursächlichkeit" eines Begründungsmangels vgl. BGHZ 39» 333» 339). In der Rechtsbeschwerde selbst wird die Eigenschaft eines unechten Unteranspruchs mit eigenem Erfindungsgehalt nur für den Anspruch Nr. 9, nicht also für den Anspruch Nr. 8, in Anspruch genommen.
III.	Letztlich greift die Anmelderin den Beschluß des Patentgerichts noch mit der Begründung an, Anspruch 2 (n.P.) hätte nicht wegen Unklarheit des darin erwähnten "französischen Verfahrens" abgelehnt werden dürfen, sondern der Beochwerdesenat hätte Bich Klarheit durch Rückfrage bei der zuständigen Prüfungsstelle des Deutschen Patentamtes verschaffen können und müssen.
Hiermit will die Rechtsbeschwerde rügen, das Patentgericht sei seiner. Verpflichtung aus § 41 b PatG, den Sachverhalt von Amts wegen zu erforschen, nicht nachgekom-nen. i.TJin. Eingehen auf diese Verfahrensrüge aus § 41 b
ist dem beschließenden Senat jedoch versagt; denn sie gehört nicht zu den schweren Verfahrensverstößen, welche gemäß der abschließenden Aufzählung des § 41 p Abs. 3 allein die zulaesungsfreie Hechtsbeschwerde zu eröffnen vermögen. Eine Beanstandung aus § 41 b hätte die Anmelderin nur unter der Voraussetzung, daß die Rechtsbeschwerde zugelassen worden wäre, Vorbringen können. In Ermangelung der für diese Rüge erforderliche Zulassung, muß also der Gesichtspunkt des § 41 b ungeprüft bleiben (ebenso Benkard Rdn. 10 zu § 41 p PatG, anderer Ansicht offenbar Völp, Patentgerichtsverfahren, S. 98).
Die gegenteilige Auffassung der Hechtsbeschwerde, wonach bei bloßer Zulässigkeit der auf § 41 p gestützten Rechtsbeschwerde die Nachprüfung seitens des Bundesgerichtshofs auf die Einhaltung sämtlicher- auch materieller- Rechtsnormen, deren Verletzung etwa vom Beschwerdeführer gerügt wird, zu erstrecken sei, stände in klarem Widerspruch zu den Zielen, die der Gesetzgeber mit der Einführung der Rechtabeschwerde verfolgt hat.
V/ie sich aus der amtlichen Begründung des Entwurfs und aus § 41 p Abs. 2 PatG ergibt, ist die Möglichkeit einer Anrufung des Bundesgerichtshofs nur für Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung und zu dem Zwecke geschaffen worden, die Fortbildung des Rechts in geregelte Bahnen zu lenken und eine einheitliche Rechtsprechung sicherzustellen. Bern individuellen Interesse der am Patenterteilungsverfahren Beteiligten an der Erlangung einer fehlerfreien Endentscheidung ist bei dieser Gestaltung des Rechtsmittels nur in dem begrenzten Rahmen des § 41 p Abs. 2 Rechnung getragen worden. Nur die dort angeführten fünf gröblichen Verfahrensmängel sollen
 
auch ohne Zulassungsbeschluß zur Einschaltung der höchstrichterlichen Kontrolle führen. In der Natur dieser Regelung liegt es begründet, daß die Nachprüfungsbefugnis des Bundesgerichtshofs wieder entfallen muß, sobald es sich erweist, daß ein behaupteter Beschwerdegrund aus § 41 p Abs. 5 nicht gegeben ist. Andarenfalls wäre es in das Belieben der Verfahrenobeteiligten gestellt, sich durch bloßes Vorschieben eines der in § 41 p Abs. 3 genannten zulaseungs-freien Beochwerdegründe eine uneingeschränkte Rügemög-lichkeit für Verletzungen des materiellen und Verfahrensrechts zu verschaffen und dadurch die beiden in der amtlichen Begründung niedergelegten Ziele des Gesetzgebers, nämlich: Begrenzung der Verzögerungsmöglichkeit und Niedrighaltung der Zahl der Rechtsbesohwerden, zu vereiteln.
Mithin bedarf es keiner sachlichen Erörterung der Verfahrensrüge aus § 41 b PatG, weil deren Geltendmachung in einer ohne Zulassung erhobenen Rechtsbeschwerde nicht statthaft ist. Immerhin erscheint es nützlich, die Anmelderin darauf hinzuweisen, daß sie bereits durch den Zv/ischenbescheid vom 28. August 1962, S. 6, auf die Unklarheit des neuen Anspruchs 2 hingewiesen worden ist, so daß von ihr zu erwarten gewesen wäre, daß sie selber die Klarstellung dessen, was unter dem "französischen Verfahren" gemeint war, vornahm.
 
IV.	Nach alledem war die Rechtebeschwerde mit der Kostenfolge aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG als unbegründet zurückzuweisen.
Dr. Nastelski Pr. Bock Pr. Spreng Pr. Löscher Pr. Spengler