BGH

Volltext der Entscheidung

I_äLJ2/3£	2477	069
Verkündet am 13« November 1956 Grunau, JustizoberSekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
 Im Namen des Volkes
 In dem Rechtsstreit der Firma Heinrich de F00 GmbH* vertreten durch ihren Geschäftsführer* Hans Ffl|0, D00||^0, B00straße 0 •>
Beklagten, Widerklägerin und Revisionsklägerin,
- Prozeßbevollmächtigters Rechtsanwalt Br0
gegen
 die Firma Deutsche Hebezeugfabrik B00straße 0|,

Klägerin, Widerbeklagte und Revi si onsbeklagt e,
- Prozeßbevollmächtigters Rechtsanwalt Dr« 0|0 ~
hat der Erste Zivilsenat des Bündesgerichtshofs auf die mündliche Verhandlung vom 13« November 1956 unter Mitwirkung des Präsidenten des Bundesgerichtshofs Dra ho co Weinkauff und der Bundesrichter Drc Nastelski, Dr* Christoph, Dr. Weiß und Drc Spreng
 für Recht erkannt?
Die Revision der Beklagten gegen das Urteil
 des 2s Zivilsenats des Oberlandesgerichts in Düsseldorf vom 9. März 1956 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen *
Von Rechts wegen!
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 Tatbestand?
Die’Klägerin ist im Jahre 1917 als Vertriebsgesellschaft der seit dem Jahre 1904 bestehenden Beklagten gegründet worden*. Beide Unternehmen gehörten ursprünglich dem Kaufmann Wilhelm BMP in PPHHMP« Dieser ist im - Jahre 1931 verstorben und von Willi PflMB} Marie UPP^ geb, PppM und Hans PMHP zu gleichen Teilen beerbt wordene. Die Erben haben die Unternehmen zunächst in der bisherigen' Weise weitergeführt§ die Beklagte blieb als Produktionsgesellschaft , die Klägerin als Vertriebsgesellschaft tätig« Durch Vertrag vom 7« September 1949 haben sie sich dahin ausiinandergesetzt, daß Willi PpMP die Klägerin uiid die beiden übrigen Erben die Beklagte übernahmen« Beide Unternehmen haben seitdem unabhängig voneinander gearbeitet; die Klägerin hat eine eigene Produktion auf genommen, die Beklagte hat ihren Vertrieb selbst besorgt« Für die Dauer von 10 Jahren ist hinsichtlich bestimmter Erzeugnisse eine Ab-v.grehzung. des beiderseitigen Produktionsprogramms vereinbart -.-werden? hinsichtlich anderer Erzeugnisse sind die Parteien ;-sogleich miteinander in Wettbewerb getreten« . ,
Für die Beklagte ist im Jahre 1910 das Wortzeichen "Hadef" in die Warenzeichenrolle des Reichspatentamts ein* getragen worden« Die Klägerin hatte das Zeichen als Vertriebsgesellschaft der Beklagten benutzt« In dem Auseinandersetzungsvertrage vom 7c September 1949 ist hinsichtlich des Zeichens vereinbart worden*
"Beide Unternehmen, dürfen das Warenzeichen "Hadef" verwenden« Das Unternehmen, für welches dasselbe bisher nicht eingetragen war, kann dasselbe für sich ein tragen lassen; das andei*e Unternehmen verpflichtet sich, hierin einzuwilligen«*
Auf Grund dieser Vereinbarung hat sich die Klägerin ebenfalls das Wortzeichen "Hadef" ein tragen lassen« Sie benutzt es .zusammen mit dem Bild eines Elefantenkopfes« Auf Anmeldung vom 1« März 1952 hat sie ferner unter der Nr 618 546 der Warenzeichenrolle des Deutschen Patentamts die
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Eintragung eines kombinierten Wort- und Bildzeichens erwirkt 5 das einen Elefantenkopf und darunter das Wort MPüdefM aufweist-» Sie will, wie sie behauptet, dieses Zeichen .nur in Holland und im geschäftlichen Verkehr mit Holland benutzen, weii dort das Zeichen ,,Hadeftt beschlagnahmt ist«
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Di^.Beklagta hatte in der, Ausgabe .1953 des von der deutschen Postreklame GmbH -herausgegebenen Pemsprechbuches folgende Eintragung vornehmen lassem
"H ad ef,f-Hebe zeuge der Heinrich de F^HpGtybH siehe Heinrich de Ipp GmbH«"
• Die Klägerin hat hierin einen* Verstoß-gegen den Auseinandersetzungsvertrag erblickt und' Klage auf Unterlassung,' Auskunftserteilung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten erhoben«
Die Beklagte hat sich widerklagend gegen die Eintragung und Benutzung des Zeichens "Püdef" gewandt, weil dieses Zeichen mit dem Zeichen "Hadef” verwechslungsfähig sei. Sie hat beantragt
I« 1«) die Klägerin zu verurteilen, darin einzuwilligen, daß das für sie unter Nr 618 546 eingetragene Warenzeichen "Püdef mit dem Elefantenkopf” «<=«c gelöscht wird$
2») die Klägerin zu verurteilen, es bei Meldung einer Geldstrafe in beschränkter Höhe zu unterlassen, sich dieses Warenzeichens zu bedienen?
 
3.) festzustellen, daß die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten den Schaden zu ersetzen, der dieser dadurch entstanden ist und noch entsteht, - daß sie das vorhezeichnete Warenzeichen "Püdef mit dem Elefantenkopf" verwandt hat*
Mit weiteren Anträgen hat sie die Verbreitung zweier Werbeprospekte der Klägerin beanstandet*
Das Landgericht hat der Klage und den die Werbeprospekte betreffenden Anträgen*der' Widerklage stattgegeben, Dagegen hat es die Widerklage abgewiesen, soweit sie sich auf
 das Zeichen ^Püdef mit dem Elefantenkopf*• bezieht,
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Im zweiten Rechtszuge - beide Parteien haben Berufung eingelegt - hat die Klägerin sich verpflichtet, das Wortzeichen nPüdefM in Deutschland nicht zu gebrauchen, es sei denn im Verkehr mit Holland.
Die Parteien sind sich darüber einig geworden, daß der’Widerklageantrag zu Ziff 1 2 (Unterlassung) im Rahmen dieser Erklärung in der Hauptsache- erledigt ist* Die Beklagte hat diesen Antrag dementsprechend eingeschränkt*
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Das Oberlandesgericht hat ausgesprochen*
Der Widerklageantrag zu I 2 (Unterlassungsantrag i‘ betreffend die Benutzung des Warenzeichens Hr 618 546 "Püdef mit dem Elefantenkopftt) ist in der Hauptsache erledigt, soweit er die Be- ' v nutzung des Wortes "Püdef" in Deutschland, aus- . genommen im Verkehr mit Holland, betrifft*
Im übrigen hat es die Berufungen der Parteien - die der Klär .JL gerin mit einer Passungsänderung, die der Beklagten unter teilweiser Abänderung der KostenentScheidung des Landgerichts - zurückgewiesen*
Pier Beklagte hat Revision eingelegt, soweit sie mit den'Anträgen der Widerklage zu Ziff I 1-3 unterlegen ist. Sie bittet, der Widerklage auch insoweit stattzuge-ben, Die Klägerin beantragt Zurückweisung der Revision.
Entscheidungsgründe%
Der mit dem Anträge zu Ziff I 2,der Widerklage verfolgte Unterlassungsanspruch hat sich, wie das Berufungsgericht in Übereinstimmung mit der Auffas$i$ng der Parteien zutref-fend'festgestellt hat, in der Hauptsache erledigt, soweit er sich gegen eine in Deutschland erfolgende Benutzung des Wortbestahdteils "Püdef" des aus diesem Wortbestandteil und dem Elefantenkopf gebildeten Warenzeichens Nr 618 546 der Klägerin richtet, die sich nicht auf den Verkehr mit Holland bezieht. Hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs kommt es daher für die Revisionsinstanz nur auf die Präge an, ob die Be-klagte auch der auf den Verkehr mit Holland beschränkten, in Deutschland. erfolgenden. Benutzung, des. Wortes "BUdefw entgegentreten kann. Das Berufungsgericht hat diese Präge verneint. Dazu hat' es ausgeführts Die Parteien hätten sich in Ziff IV ^ des Auseinandersetzungsvertrages vom 7* September 1949 das ^ beiderseitige Recht zur Benutzung des Zeichens "Hadef" eingeräumte Dieses Recht sei für den holländischen Raum infolge der dort erfolgten Beschlagnahme des Zeichens gegenstandslos geworden, für eine solche Situation hätten die Parteien in dem Auseinandersetzungsvertrage keine Regelung vorgesehen. Der Vertrag enthalte daher insoweit eine Lücke, die durch ergänzende Vertragsauslegung nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung des erkennbaren Parteiwillens auszufüllen seic Maßgebend sei dabei nicht der heutige, sondern der damalige Parteiwille; es sei zu fragen, welche Regelung die Parteien mut-
maßlich bei Berücksichtigung der nunmehr gegebenen Situation getroffen haben wurden. Auszugehen sei davon* daß die Parteien sich gegenseitig die Benutzung des gleichen Zeichens ,?Hadef,J gestattet und damit der Gefahr von Verwechslungen Tür und Tor geöffnet hätten. Deshalb sei'anzunehmen* daß keine der Parteien einer Abwandlung des Zeichens durch die andere widersprochen haben würde« Bach Treu und Glauben hätte auch eine Abwandlung, die sich - wie das Wort "Fildef" -in Richtung auf den Firmennamen der betreffenden Partei bewegte, nicht widersprochen werden können, sofern nur das abge-
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wandelte Zeichen nicht neben dem "Hadef "-Zeichen benutzt worr den wäre.' Die Klägerin wolle das Wort "PUdef” nur in Holland und auch dort nur so lange verwenden, wie ihr dort die Be-nutzung des Zeichens "Hadef" nicht gestattet sei, während sie sich in Deutschland auf den Gebrauch beschränken, wolle, der durch den Verkehr mit Holland bedingt* werde. Der Beklagten sei nach Treu und Glauben zuzulauten, diese einzige Durchbrechung des Grundsatzes, daß jede Partei nur ein Firmen- und Hauptwarenzeichen im Ähnlichkeitsbereich des Zeichens "Hadef" führen dürfe, hinzunehmen, da einerseits für die Klägerin die Benutzung des Wortes "Püdef" in Holland sehr eingeengt werde? wenn sie es etwa im Brief verkehr mit .Holland nicht benutzen dürfe, und andererseits eine solche zweckbeschränkte Benutzung keine Verwässerung des "Hadef"-Zeichens in Deutschland befürchten lasse,
II. Dem Berufungsgericht ist insoweit zwar im Ergebnis, nicht aber in der Begründung beizutreten.
1.) Das Berufungsgericht geht, wie die Revision mit Recht bemerkt, von einer rechtlich nicht zutreffenden Voraussetzung
 
aus. Seinen Ausführungen liegt die Auffassung zugrunde, daß* die Parteien sich gegenseitig ein positives Hecht zur Benutzung des Zeichens ,rHadefff eingeräumt hätten. Diese Auffassung trifft jedoch nicht zu. Die rechtliche Bedeutung der in Ziff.iy e des Auseinandersetzungsvertrages vom 7« September 1949 getroffenen Regelung beruht darin, daß die Beklagte als eingetragene Inhaberin des Zeichens ."Hadef11 der Klägerin gestattete, für sich ein gleichlautendes Zeichen eintragen zu lassen,, und jede Partei sich verpflichtete, das für sie nach § 24 WZG entstandene^Verbietungsrecht ge-genüb er der anderen Partei in Ansehung' der Benutzung des Zeichens VHadef« nicht geltend zu maphen (vgl das Urteil des erkennenden Senats vom 13* Juli 1956 - I ZE 75/54)*
Die Klägerin hat demnach, wie die Revision zutreffend ausführt, lediglich einen Anspruch darauf erworben, daß die Beklagte auf Grund ihres Zeichenrechts keine Einwendungen gegen die Benutzung des für sie mit Einwilligung der Beklagten. eingetragenen gleichlautenden Zeichens erhebe, Die-ser Anspruch ist nicht - teilweise - dadurch gegenstandslos geworden, daß die beiden Zeichen der Parteien in Holland beschlagnahmt worden sind* Die Annahme des Berufungsgerichts, der Auseinandersetzungsvertrag enthalte insoweit eine ausfüllungsbedürftige und ausfüllungsfällige Lücke, entbehrt daher der Grundlage, Damit entfallen’auch die Folgerungen, die das Berufungsgericht aus dieser Annahme gezogen hate Insf; besondere läßt sich entgegen der Meinung des Berufungsgerichts nicht sagen, der Klägerin sei die streitige Benutzung,;, des Wortes MPüdefM schon auf Grund des Auseinandersetzungsvertrages gestattet.
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2c) Kann die Entscheidung hiernach nicht durch - ergänzende - Auslegung des Auseinandersetzungsverträges gewon-
nen werden, so ist <ler Sachverhalt. - zunächst - unter zeichenrechtlichen Gesichtspunkten zu würdigen. Z-eichenrecht-lich ist die Beklagte aber an sich befugt, sich dagegen zu verwahren,, daß die Klägerin das Wort. «Pudef« im Inlande zeichenmäßig benutzt«
Nach den §§ 24, 31 WZG hat der Inhaber eines eingetragenen Warenzeichens ein Verbietungsrecht gegenüber dem Benutzer eines gleichen oder damit verwechslungsfähigen Zeichens* im vorliegenden Palle hat die Beklagte, wie dargelegt, zwar auf die Geltendmachung dieses .VerbietungBrechts gegenüber der Klägerin in Ansehung des. Zeichens «Hadef« verzichtet* Dieser Verzicht kann aber nicht dahin ausgelegt werden, daß er sich auch auf die Benutzung von Zeichen erstrecke, die mit dem Zeichen «Hadef« verwechslungsfähig sind. Eine solche Auslegung verbietet sich schon deshalb, ..weil die Wirkungen, die das Auftreten eines mit dem Zeichen "Hadef« verwechslungsfähigen Zeichens auf dessen Xennzeich-nungskraft ausüben würde, durchaus, und zwar auch dann, wenn eine Partei es nur anstelle, des "Hadef^Zeichens benutzte, von den Wirkungen verschieden sein können, die sich aus der Benutzung des ,fHadef«'-Zeichens durch beide Parteien ergeben*
Zeichenrechtlich kommt es daher darauf an, ob das angegriffene Zeichen mit dem "Hadef "-Zeichen der Beklagten ver-, • wechslungsfähig ist. Das Berufungsgericht hat sich einer näheren Erörterung der Frage.nach der Verwechslungsfähigkeife' der beiden Zeichen enthalten* Nach dem Zusammenhang seinem ^ Ausführungen ist es aber ersichtlich davon ausgegangen, daß £ die beiden Zeichen verwechslungsfähig sind* Hiergegen beste-, hen - zu demal angesichts der unstreitigen Verkehrsdurchsetzung
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des MHadef,f-Zeichens - keine rechtlichen Bedenken, 3)as Wort •] ^Püdef11 kommt dem Wortzeichen "Hadef" in bildlicher und klangJ licher Hinsicht mit Rücksicht auf die Übereinstimmung der | Endsilben so nahe, daß die Verwechslungsfähigkeit nicht in Zweifel gezogen werden kann. Ist aber das Wort "Büdef” mit dem Wortzeichen ,fHadefn verwechslungsfähig, so ist auch die Verwechslungsfähigkeit des Gesamtzeichens der Klägerin ("Püdef mit dem Elefantenkopfw) mit dem Wortzeichen "Hadef" j zu bejahen, da dem Wortbestandteil ^Püdef* innerhalb des Ge-y samtzeichens selbständige.Bedeutung zukommt (vgl BGHZ 66 [77]
 - Hausbücherei; BGH GRUB 1954, 125 [125] - WSU - Fox). Aus
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denselben Erwägungen heraus ist Verwechslungsfähigkeit auch insoweit anzunehmen, als die Beklagte das Wort "Hadef** zusammen mit dem Bildbestandteil "Mann mit* dem SteinK benutzte
 Bas auf die §§ 24, 31 WZG gegründete Verbietungsrecht . des Zeicheninhabers beschränkt sieh auf Benützungshandlungen, die im Inlande erfolgen. Im Inlande benutzt die Klägerin das. angegriffene Zeichen aber nach allgemein "anerkannter Rechtsauffassung auch’dann, wenn sie ‘es* doirt lediglich für den geschäftlichen Verkehr mit dem Auslande in der in § 24 WZG umschriebenen Weise verwendet, Solchen Bdnutzungs-handlungen, die die Klägerin unstreitig im Rahmen ihres geschäftlichen Verkehrs mit Holland vorgenommen hat und weiter vornehmen will, kann'die Beklagte daher an sich widersprechen
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3,) Im Ergebnis mußte es jedoch bei der Abweisung des von . der Beklagten verfolgten TJnterlassungsanspruehs bewenden, da^ sich die Geltendmachung dieses Unterlassungsanspruchs im ge*-genwärtigen Zeitpunkt bei Zugrundelegung der tatsächlichen ^ a Feststellungen des Berufungsgerichts als mißbräuchliche Rechtsausübung darstellt (§ 242 BGB),
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Wie das Berufungsgericht feststelit und im übrigen unstreitig ist, ist das «Hadef«-Zeichen in Holland beschlagnahmt und einem holländischen Unternehmen übertragen worden, so daß es.dort der Benutzung durch die Parteien zur Zeit entzogen ist* Pur die Klägerin war damit begründeter Anlaß gegeben, sich in Holland eines anderen Zeichens zu bedienen.
Wenn sie dafür ein Zeichen gewählt hat, das im Xhnlichkeits-bereich des «Hadef”-Zeichens liegt, so ist dagegen angesichts der Besonderheit der Sachlage auch von dem Gesichtspunkt aus nichts einzuwenden, daß die in Ziff IV e des Aüseinanderset-zungsverträges getroffene Regelung die Parteien grundsätzlich verpflichtet, Maßnahmen zu unt erlas sen, die eine Schwächung des «Hadef«-Zeichens herbeiführen könneno Bas Bestreben der Klägerin, sich auf diese.. Weise, soweit das überhaupt möglich ist, den in dem «Hadef«-Zeichen verkörperten und zu einem Teil auch auf ihrer Tätigkeit beruhenden Werbewert wenigstens teilweise zu erhalten,ist, wie schon das Landgericht zutreffend! bemerkt hat, wirtschaftlich verständlich und durchaus zu billigen* Bie Beklagte hat unter diesen Umständen keine rechtliche
 Möglichkeit, die Benutzung des angegriffenen Zeichens in Hol-'
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land zu verhindern ^ Sie kann zwar diese Benutzung erschwer • ren, indem sie, wie es mit dem gegenwärtigen Unterlassungs- . ^ anspruch geschieht, im Inlande erfolgende Benutzungshandlun- 1 gen auch insoweit zu unterbinden trachtet, als sie durch die. Benutzung des Zeichens in Holland bedingt sin&9 Dem Berufungs-,,-gericht ist indessen darin beizustimmen, daß es der Beklagten,.^, nach Treu und Glauben zuzu demuten ist, hiervon solange Abstand zu nehmen, bis die Parteien das «Hadef«-Zeichen in Holland der benutzen dürfen* Mit Rücksicht auf die Verbundenheit,« dfe zwischen ihr und der Klägerin in Ansehung des «Hadef«-Zeichens')* auf Grund des Auseinandersetzungsvertrages besteht, muß sie der. durch die holländische Beschlagnahme des Zeichens gegebener^ Sachlage gemäß § 242 BGB Rechnung tragen3 Hanoi ungen, die dem
 zuwiderlaufen und deren Unterlassung ihr nach Treu und Glau-* ben zuzu demuten ist, sind danach unzulässig. Nicht zu verkennen ist zwar, daß, wie die Beklagte geltend macht, die spätere Wiederverwendung des »»Hadef »»-Zeichens in Holland wenigstens zunächst gewissen Schwierigkeiten begegnen kann, wenn das angegriffene Zeichen in Holland Verkehrsanerkennung erlangen sollte. Es mag auch, wie die Beklagte weiter meint, zu befürchten sein, daß mit dem angegriffenen Zeichen Versehens Werbematerial oder damit versehene Waren der Klägerin gelegentlich von Holland aus in den* Inlandsverkehr gelangen. Aber diese Nachteile sind nicht so schwerwiegend, daß der Beklagten bei-der gegebenen Sachlage'nicht zugemutet werden könnte, ‘sie'-in Kauf zu nehmen. Sie berühen zudem weniger auf den mit 'der Widerklage angegriffenen Benutzungshandlungen als darauf, daß das Zeichen der Klägerin in Holland benutzt wird* Sie würden, zu dem mindesten in gewissem Umfange, auch dann eintreten können, wenn diese Handlungen unterbunden würden und die Klägerin gleichwohl das Zeichen, wie ihr nicht untersagt werden kann, in Holland weiterbenutztec Ein
•	sächliches Interesse der Beklagten, das ausreicheh könnte, die Verfolgung’des Unterlassungsahspruchs im gegenwärtigen Zeitpunkt als mit Treu und Glauben vereinbar erscheinen zu lassen, besteht unter diesen Umständen nicht. Im Ergebnis hat deshalb das Berufungsgericht den Unterlassungsanspruch
•	mit Recht abgewiesen.	'
•III. Dem angefochtenen Urteil ist ferner insoweit beizutreten', als der Antrag abgewie/än worden i3t, die Klägerin zur Einwilligung in die Löschung des angegriffenen Zeichens zu verurteilen. Solange die Klägerin entsprechend den Ausführungen unter II 3 ihr Zeichen in Deutschland benutzen darf, hat sie, wie das Berufungsgerieht ohne Rechtsverstoß
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 anniramt, ein schutzwürdiges Interesse an der Aufrechterhaltung. der Eintragung, da die Eintragung sie in dieser Benutzung des Zeichens Britten gegenüber schützt» Für die Beklagte bedeutet die Aufrechterhaltung der Eintragung keine zusätzliche Beeinträchtigung ihrer Interessen» Insbesondere kann von der Eintragung als solcher keine nachteilige Einwirkung auf die Kennzeichnungskraft des "Hadef"-Zeichens ausgehen (vgl BGH GRUR 1955> 579 - Sonne -)* Bie Verfolgung des in Hede stehenden Antrages ist daher ebenso wie die des Unterlassungsanspruchs im gegenwärtigen Zeitpunkt gemäß § 242 BGB als unzulässig anzusehen.
IVp Schließlich ist auch der Antrag auf Feststellung der Schadensersatzpflicht der Klägerin mit Hecht abgewiesen worden»
Soweit und solange die Klägerin nach dem Gesagten das angegriffene Zeichen im Inlande benutzen darf, entfällt die Schadensersatzpflicht ohne weiteres» Außerhalb des zulässigen Rahmens erfolgte Benutzungshandlungsn können dagegen eine Schadensersatzpflicht begründen (§§ 24, 31 WZG)« Bie Beklagte hat indessen nach den unangefochten gebliebenen Feststellungen des Berufungsgerichts nur einederartige Benutzungshandlung nachweisen können« Bie Klägerin hat diese Benutzungshandlung - Übersendung einer mit dem angegriffenen Zeichen, und zwar in der für Holland benutzten Ausführung, versehenen Rechnung an die Beklagte - mit einem Versehen entschuldigt, Bas Berufungsgericht ist ihr darin gefolgt und hat festgestellt, daß der Beklagten dadurch kein Schaden entstanden sei» Ber Feststellungsantrag ist unter diesen Umständen unbegründet« Er setzt nach ständiger Rechtsprechung voraus, daß die Wahrscheinlichkeit der Entstehung
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A 5
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eines Schadens' dargetan yräLrd (BGrfT GrRUR 1954> 457 - Irus). Biese*Voraussetzung ist nach den*Feststellungen des Beru-' fungsgerichts nicht erfüllt*
'Die Revision ist hiernach unbegründet und war daher
 mit Kostenfolge aus § 97 ZBO zurückzuweisen*
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