1. Verfahren zur Erzeugung glatter, glänzender Niederschläge von Metallen auf einem Grundkörper durch Elektrolyse unter periodischer Umkehrung der Stromrichtung, wobei abwechselnd auf dem Grundkörper Metall niedergeschlagen und teilweise wieder abgelöst wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Stärke und Dauer des aMosenden Umkehrstromes mindestens 20 # des Coulomb-Wertes des den Niederschlag bewirkenden Stromes beträgt. Die Klägerin hat mit der auf § 13 Abs. 1 Nr. 1 und 2 PatG gestützten Klage beantragt, das Patent 947 657 für nichtig zu erklären. Sie hat geltend gemacht, der Gegenstand dieses Patents sei bereits durch das für ihren Gesellschafter und Geschäftsführer Richard erteilte ältere Patent Nr. 894 799 unter Schutz gestellt. patents für den Umkehrstrom gewählt werden solle, sei für das Verfahren nach dem Patent 894 799 allein schon bei der dort vorzugsweise vorgeschlagenen Nichtabschaltung des Arbeitostromea während der Gegenstromperiode unerläßlich. tung zufolge nach dem Verfahren des Streitpatents arbeite, seien dem dortigen Kläger im übrigen eine Reihe von Vorveröffentlichungen entgegengehalten worden, durch y/elche die Neuheit und Erfindungshöhe des in dem Patent 894 799 enthaltenen Erfindungsgedankens der periodischen Stromumkehr unter Verwendung eines Gegenstroms von umgekehrter Polarität, höherer Spannung und einer gegenüber der Periode des Arbeitsstromes kürzeren, 1 bis höchstens 60 Sekunden betragenden Dauer in Frage gestellt werden solle. Wenn der Erfindungsgedanke des älteren Rechtes durch diese Vorveröffentlichungen tatsächlich vorweggenommeh sei, so müsse dies auch für das Verfahren nach dem Streitpatent gelten, den derselbe Erfindungsgedanke zugrunde liege. Mit diesem Vorschlag werde ferner nur bezweckt, die während der Arbeitsatromperiode eintretende, den Erfolg der Elektrolyse beeinträchtigende sogenannte Polarisation, d.h. den Ansatz von Wasserstoffblasen an der Kathode rückgängig zu machen, nicht aber, darüber hinaus eine beträchtliche Menge des vom Arbeitsstrom auf der Kathode abgeschiedenen Metalls durch einen Umkehrstrom in der Größenordnung von mindestens 20 # des Coulombwertes des Arbeitsstromes periodisch wieder zu entfernen, wie dies die Lehre des Anspruchs 1 des Streitpatents sei. Es könne daher nur ein sehr schwacher Umkehrstrom fließen, der höchstens etwa 1/10 der Dichte des Arbeitsstromes auf-v/eise und die mit dem Streitpatent erstrebten Wirkungen nicht herbeiführen könne. Die Maßnahme, den Gegenstrom eingeschaltet zu lassen, sei daher ein erfindungswesentlicher Teil des Verfahrens nach dem Patent 894 799 und nicht etwa nur vorzugs-v/eiso anzuv/enden. der Patentschrift 894 799 weder ein der Lehre des Streitpatents entsprechender Coulombwert für das Verhältnis der beiden Ströme noch der Gedanke offenbart, daß durch den UmkehrBtrom eine erhebliche Menge des vorher aufgebrachten Niederschlags wieder entfernt werden müsse. Darüber hinaus behauptet die Klägerin, das Verfahren nach dem Streitpatent, und zwar unter Abschaltung des Arbeitsstroms, sei in der Zeit von 1942 bis 1945 in den vom Erfinder des Patents 894 799 geleiteten, von betriebsfremden Fachleuten wiederholt besichtigten Betrieb der Gesellschaft für Oberflächentechnik GmbH, in Wiesbaden bei der Ver- Nach Eingang dieses Gutachtens hat die Beklagte auf das Streitpatent verzichtet und die Erklärung abgegeben, daß sie weder gegen die Klägerin noch gegen Dritte, und zwar sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft, irgondwelche Ansprüche aus diesem Patent erheben werde. Der Sachverständige hat dargelegt, daß ein Verfahren, welches dem des Streitpatents entsprach, im Anschluß an das im Jahre 1925 veröffentlichte USA-Patent 1 534 709 und an die Darstellungen von Elssner im Handbuch der Technischen Elektrochemie, 38 - 39 und 218 - 219 mit gutem Erfolg in industriellem Maß stab angewendet v/orden sei, und daß auch das Verfahren der G^p GmbH, auf das die Klägerin sich bezogen hat, mit dem des Streitpatents Ubereinstimme. Mit dem verfahrensrechtlichen Einwand, in der Geltendmachung der offenkundigen Vorbenutzung liege eine unzulässige Klageänderung, hätte die Beklagte nicht durchdringen können, da die Klägerin sich bereits im Verfahren vor den Nichtigkeitssenat außer auf den Nichtigkeitsgrund des § 13 Abs.l Nr.2 zu demindest hilfsweise auch auf den des 5 13 Abs.l Nr.l PatG berufen hatte. wieder aufgegriffenen Aufsatz von Rösing ("Metallfällung durch Wechselströme") in der Zeitschrift für Elektrochemie 1896 (S.550), ferner auf die Veröffentlichungen von Elssner (aaO) und auf die USA-Patentschrift 1 534 709 der Fachmann das im Streitpatent aufgezeigte optimale Verhältnis von Arbeitsstrom und Gegenstrom ohne erfinderisches Bemühen durch naheliegende praktische Versuche hätte ermitteln können, was nach dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen voraussichtlich möglich gewesen wäre, und ob das Streitpatent daher auch wegen Mangels an Erfindungshöhe hätte vernichtet werden müssen. Ebenso bedarf es keiner Erörterung, ob das Verfahren nach dem Streitpatent bereits Gegenstand des älteren Rechts des Gesellschafters und Geschäftsführers der Klägerin, des deutschen Patents 894 799, war.
I ZR 46/39
Verkündet am 5.Dezember 1962 Grunau, Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
Beschluß
In der Patentnichtigfceitssache
der Firma GmbH, in
gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer Richard
B^^, I^pB^straße ff,
Klägerin und Berufungsklägerin,
- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. , Dr.l
und in S<
gegen
die Firma W I)
xn
Beklagte und Berufungsbeklagte,
- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Dr.
undPatentanwälte Bi F. und A J
1
hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die mündliche Verhandlung vom 5. Dezember 1962 unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr.Bock, Dr.Löscher, Jungbluth, Pehle und Claßen
Die Kosten beider Instanzen des in der Hauptsache erledigten Verfahrens werden der Beklagten auferlegte Von Rechts wegen
beschlossen:
i
Tatbestands
Die Beklagte war Inhaberin des auf Grund des Ersten Uberleitungsgesetzes auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes mit Wirkung vom 5* April 1950 erteilten deutschen Patents Nr. 947 657, für das die Priorität der Anmeldung in den Vereinigten Staaten von Amerika vom 10. August 1945 in Anspruch genommen worden war. Das Patent hatte ein Verfahren zur Erzeugung glatter, glänzender Niederschläge von Metallen auf einen Grundkörper durch Elektrolyse zu dem Gegenstände. Die 3 Patentansprüche lauteten:
1. Verfahren zur Erzeugung glatter, glänzender Niederschläge von Metallen auf einem Grundkörper durch Elektrolyse unter periodischer Umkehrung der Stromrichtung, wobei abwechselnd auf dem Grundkörper Metall niedergeschlagen und teilweise wieder abgelöst wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Stärke und Dauer des aMosenden Umkehrstromes mindestens 20 # des Coulomb-Wertes des den Niederschlag bewirkenden Stromes beträgt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Einwirkungsdauer pro Periode für den den Niederschlag verursachenden (aufbauenden) Stromimpuls von 2 bis 40 Se künden, für den abbauenden Stromimpuls von 1/2 bis 10 Sekunden beträgt.
3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Stromdichte des
abbauenden Umkehrstromes wesentlich höher als die Stromdichte des aufbauenden Stromes gewählt wird.
Die Klägerin hat mit der auf § 13 Abs. 1 Nr. 1 und 2 PatG gestützten Klage beantragt, das Patent 947 657 für nichtig zu erklären. Sie hat geltend gemacht, der Gegenstand dieses Patents sei bereits durch das für ihren Gesellschafter und Geschäftsführer Richard erteilte
ältere Patent Nr. 894 799 unter Schutz gestellt. In der Patentschrift 894 799 sei zwar keine Coulombzahl für die Stärke und Bauer des ablösenden Umkehrstromes genannt, durch dessen Einwirkung die Verfeinerung des Metallgefüges auf der Kathode erzielt werde. Aus den Angaben über das Spannungs- und Zeitverhältnis von Arbeitsstrom und Gegenstrom, die in dem Ausführungsbeispiel 1 der Patentbeschreibung enthalten seien, lasse sich jedoch errechnen, daß der Coulombwert des abbauenden Gegenstroms 24 # des Coulombwertes des Arbeitsstromes betrage. Nach dem älteren Recht liege der Umkehrstrom daher in der Größenordnung, für die nach Anspruch 1 des Streitpatents Schutz begehrt werde. Bas gleiche gelte für die nach Anspruch 2 des Streitpatents vorgesehene Bauer des Umkehrstroms von 1/2 bis 10 Sekunden, die von dem Bereich der Gegenstromgebung nach dem Patent 894 799 - 1 bis 60 Sekunden -
erfaßt werde. Baß in der Patentschrift 894 799 eine Angabe über die Bauer des Arbeitsstromes fehle, besage nichts; denn da nicht ebenso viel Metall abgetragen werden dürfe, als vorher abgeschieden worden sei, müsse die Gegenstromperiode stets kürzer als die Periode des Arbeitsstromes sein. Bie im Verhältnis zu dem Arbeitsstrom wesentlich höhere Stromdichte schließlich, die nach Anspruch 3 des Streit-
patents für den Umkehrstrom gewählt werden solle, sei für das Verfahren nach dem Patent 894 799 allein schon bei der dort vorzugsweise vorgeschlagenen Nichtabschaltung des Arbeitostromea während der Gegenstromperiode unerläßlich. Der Vorschlag, den Arbeitsstrom während dieser Periode eingeschaltet zu lassen, bedeute im übrigen keine Einschränkung der durch das ältere Recht geschützten Erfindung; der verwendete Gleichstrom müsse nämlich bei dem vorgeschlagenen Wechsel der Stromrichtung in jedem Palle den absoluten Nullpunkt passieren, gleich, ob der Arbeitsstrom eingeschaltet bleibe oder nicht. Dies ergebe sich auch aus dem Schaltschema, das in der Patentschrift 894 799 als Beispiel beschrieben und abgebildet sei.
In einem Verletzungsstreit des Erfinders des Patents 894 799 gegen die Firma die ihrer Behaup-
tung zufolge nach dem Verfahren des Streitpatents arbeite, seien dem dortigen Kläger im übrigen eine Reihe von Vorveröffentlichungen entgegengehalten worden, durch y/elche die Neuheit und Erfindungshöhe des in dem Patent 894 799 enthaltenen Erfindungsgedankens der periodischen Stromumkehr unter Verwendung eines Gegenstroms von umgekehrter Polarität, höherer Spannung und einer gegenüber der Periode des Arbeitsstromes kürzeren, 1 bis höchstens 60 Sekunden betragenden Dauer in Frage gestellt werden solle. Wenn der Erfindungsgedanke des älteren Rechtes durch diese Vorveröffentlichungen tatsächlich vorweggenommeh sei, so müsse dies auch für das Verfahren nach dem Streitpatent gelten, den derselbe Erfindungsgedanke zugrunde liege.
Die Beklagte hat der Klage rechtzeitig widersprochen und Klageab?/eisung beantragt. Sie hat vorgetragen, die
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Lehre des Patents 894 799 beschränke sich auf den Vorschlag, den durch da9 Bad fließenden regulären Arbeitsstrom während der auf 1 bis höchstens 60 Sekunden bemessenen Entgegenschaltung des Gegenstroms von höherer Spannung und umgekehrter Polarität eingeschaltet zu lassen.
Pas sei außer aus der Patentschrift auch aus den Erklärungen des Anmelders im Erteilungsverfahren ersichtlich. Mit diesem Vorschlag werde ferner nur bezweckt, die während der Arbeitsatromperiode eintretende, den Erfolg der Elektrolyse beeinträchtigende sogenannte Polarisation, d.h. den Ansatz von Wasserstoffblasen an der Kathode rückgängig zu machen, nicht aber, darüber hinaus eine beträchtliche Menge des vom Arbeitsstrom auf der Kathode abgeschiedenen Metalls durch einen Umkehrstrom in der Größenordnung von mindestens 20 # des Coulombwertes des Arbeitsstromes periodisch wieder zu entfernen, wie dies die Lehre des Anspruchs 1 des Streitpatents sei. Auf Grund des Ausführungsbeispiels 1 der Patentschrift 894 799 lasse sich auch kein Coulombwert von 24 sondern nur ein solcher von 3 # errechnen. Es könne daher nur ein sehr schwacher Umkehrstrom fließen, der höchstens etwa 1/10 der Dichte des Arbeitsstromes auf-v/eise und die mit dem Streitpatent erstrebten Wirkungen nicht herbeiführen könne. Mangels Identität des Streit-patents mit dem angeblich älteren Recht könne dem Streitpatent auch der Stand der Technik nicht entgegengehalten werden, der dem letzteren Recht entgegenstehe. Rach den vorbekennten Verfahren sei immer nur ein unbedeutender Teil des niedergeschlagenen Materials durch den Umkehrstrom v/ieder abgelöst worden. Die Erfindung des Streitpatents gehe demgegenüber von der Erkenntnis aus, daß ein außergewöhnlich zufriedenstellender Niederschlag gewonnen werde,
Y/enn man die Zyklen des Umkehrstroms derart zur Anwendung bringe, daß das jeweils wieder abgetragene Metall eine erhebliche Menge des vorherigen Niederschlags ausmache. Diese Erkenntnis sei neu gewesen. Auch der Erfinder des Patents 894 799 habe sie nicht gehabt.
Der 2. Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamts hat durch die angefochtene Entscheidung die Klage abgewiesen.
Er hat die Auffassung vertreten, das Patent<894 799 sei durch das Merkmal der Nichtabschaltung des Arbeitsstromes v/ährend der Gegenstromperiode gekennzeichnet, mit dem der Erfinder im Erteilungsverfahren auf Entgegenhaltungen durch den Prüfer die Neuheit und Fortschrittlichkeit der angemeldeten Erfindung begründet habe und durch das die Erfindung gegenüber dem damaligen Stande der Technik abgegrenzt v/or-den 3ei. Die Maßnahme, den Gegenstrom eingeschaltet zu lassen, sei daher ein erfindungswesentlicher Teil des Verfahrens nach dem Patent 894 799 und nicht etwa nur vorzugs-v/eiso anzuv/enden. Sie sei auch von erheblichem Einfluß auf den elektrolytischen Vorgang. Das Schaltschema, auf das die Klägerin sich für ihre gegenteilige Auffassung berufen habe, müsse im vorliegenden Verfahren außer Betracht bleiben, da es in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht enthalten gewesen, sondern erst am 21. Juli 1952, das heißt zu einem nach dem Priöritätstage des Streitpatents liegenden Zeitpunkt zu den Erteilungsakten gelangt sei.
Bei dem Verfahren nach dem Streitpatent werde im Gegensatz zu demjenigen nach dem Patent 894 799 der Arbeitsstrom für die Dauer der Stromumkehr abgeschaltet. Bei dieser Sachlage sei die Erfindung nach dem Streitpatent nicht Gegenstand des älteren Hechtes« Abgesehen hiervon sei in
der Patentschrift 894 799 weder ein der Lehre des Streitpatents entsprechender Coulombwert für das Verhältnis der beiden Ströme noch der Gedanke offenbart, daß durch den UmkehrBtrom eine erhebliche Menge des vorher aufgebrachten Niederschlags wieder entfernt werden müsse. Aus den Vorveröffentlichungen, auf welche die Klägerin sich, allerdings ohne nähere Begründung, noch bezogen habe, sei dieser Gedanke gleichfalls weder als bekannt noch als naheliegend zu entnehmen.
Gegen die Entscheidung des Nichtigkeitssenats hat die Klägerin formund fristgerecht Berufung eingelegt. Sie wiederholt ihre früheren Darlegungen und führt ergänzend noch aus, in der Patentschrift 894 799 habe es eines ausdrücklichen Hinweises darauf, daß durch den ümkehrstrom ein Teil des abgeschiedenen Metallniederochlags wieder entfernt werde, nicht bedurft, da es sich hierbei lediglich um die wissenschaftliche Erklärung für die mit Hilfe der periodischen Stromumkehr erreichbare, ausdrücklich als Zweck der Erfindung bezeichnete Verfeinerung des Metallgefüges und überdies um eine Selbstverständlichkeit handele, die nicht besonders habe erwähnt zu werden brauchen. Darüber hinaus behauptet die Klägerin, das Verfahren nach dem Streitpatent, und zwar unter Abschaltung des Arbeitsstroms, sei in der Zeit von 1942 bis 1945 in den vom Erfinder des Patents 894 799 geleiteten, von betriebsfremden Fachleuten wiederholt besichtigten Betrieb der Gesellschaft für Oberflächentechnik GmbH, in Wiesbaden bei der Ver-
kupferung von Kreiselgeräten offenkundig vorbenutzt worden. Zum Beweise hierfür beruft die Klägerin sich auf das Zeugnis des Diplom-Ingenieurs H.J. M^in Wiesbaden.
Die Beklagte erblickt in diesem Vorbringen eine unzulässige Klageänderung. Außerdem bestreitet sie sowohl die behauptete Vorbenutzung als auch deren Offenkundigkeit.
Im übrigen wiederholt auch sie ihre Darlegungen gegenüber dem Nichtigkeitssenat.
Auf Ersuchen des erkennenden Senats hat Herr Professor Dr. Hellmuth Fischer von der Technischen Hochschule als gerichtlicher Sachverständiger ein schriftliches Gutachten erstattet.
Nach Eingang dieses Gutachtens hat die Beklagte auf das Streitpatent verzichtet und die Erklärung abgegeben, daß sie weder gegen die Klägerin noch gegen Dritte, und zwar sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft, irgondwelche Ansprüche aus diesem Patent erheben werde.
Das Streitpatent ist aDsdann in der Patentrolle gelöscht worden.
In der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht haben darauf beide Parteien übereinstimmend die Hauptsache für erledigt erklärt und um Kostenentscheidung gebeten.
Gründe:
Auf Grund der übereinstimmenden Erklärungen der Parteien ist das Verfahren in der Hauptsache erledigt. Über die Kosten ist nach §§40 Abs.2, 36 q Abs.l Satz 2 PatG in Verbindung mit § 91 a ZPO zu entscheiden. Für diese Entscheidung ist ausschlaggebend, welche der Parteien nach dem bereits weitgehend geklärten Sachund
Streitstande ohne die Erledigung obgesiegt hätte.
Nach dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen hätte die Klage schon deshalb Erfolg gehabt, weil das elektrolytische Verfahren nach dem Streitpatent am Anmeldetage offenkundig vorbenutzt v/ar. Der Sachverständige hat dargelegt, daß ein Verfahren, welches dem des Streitpatents entsprach, im Anschluß an das im Jahre 1925 veröffentlichte USA-Patent 1 534 709 und an die Darstellungen von Elssner im Handbuch der Technischen Elektrochemie,
1933* S. 38 - 39 und 218 - 219 mit gutem Erfolg in industriellem Maß stab angewendet v/orden sei, und daß auch das Verfahren der G^p GmbH, auf das die Klägerin sich bezogen hat, mit dem des Streitpatents Ubereinstimme. Diese Feststellungen sind ersichtlich der Anlaß dafür gewesen, daß die Beklagte auf das Streitpatent verzichtet und sich damit im wesentlichen selbst in die Rolle der unterlegenen Partei begeben hat*
Mit dem verfahrensrechtlichen Einwand, in der Geltendmachung der offenkundigen Vorbenutzung liege eine unzulässige Klageänderung, hätte die Beklagte nicht durchdringen können, da die Klägerin sich bereits im Verfahren vor den Nichtigkeitssenat außer auf den Nichtigkeitsgrund des § 13 Abs.l Nr.2 zu demindest hilfsweise auch auf den des 5 13 Abs.l Nr.l PatG berufen hatte. Ein Anlaß, das entsprechende Vorbringen der Klägerin als verspätet zurückzuwei-sen, lag gleichfalls nicht vor.
Bei dieser Sachund Rechtslage kann auf sich beruhen, ob im Hinblick auf den im Jahre 1933 von Elssner (aaO)
wieder aufgegriffenen Aufsatz von Rösing ("Metallfällung durch Wechselströme") in der Zeitschrift für Elektrochemie 1896 (S.550), ferner auf die Veröffentlichungen von Elssner (aaO) und auf die USA-Patentschrift 1 534 709 der Fachmann das im Streitpatent aufgezeigte optimale Verhältnis von Arbeitsstrom und Gegenstrom ohne erfinderisches Bemühen durch naheliegende praktische Versuche hätte ermitteln können, was nach dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen voraussichtlich möglich gewesen wäre, und ob das Streitpatent daher auch wegen Mangels an Erfindungshöhe hätte vernichtet werden müssen. Ebenso bedarf es keiner Erörterung, ob das Verfahren nach dem Streitpatent bereits Gegenstand des älteren Rechts des Gesellschafters und Geschäftsführers der Klägerin, des deutschen Patents 894 799, war. Vielmehr genügen die Ausführungen, die der gerichtliche Sachverständige zur Präge der offenkundigen Vorbenutzung gemacht hat, um unter dem Gesichtspunkt des
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billigen Ermessens die Kosten beider Instanzen der Beklagten aufzuerlegen.
Bock
Löscher
Jungbluth
Pehle
Claßen