BGH · I ZH 162/57

Volltext der Entscheidung

I ZH 162/57
Verkündet am 16. Juni 1961 tu, Justizhauptsekretär # Örkundsb earn ter der Geschäftsstelle
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2427 079

Im Kamen des Volkes
 In der Patentnichtigkeitssache
 der Firma für ehern .-bautechnische Produkte in Wj (Schweiz), vertreten durch ihren Geschäftsführer Erwin
 Beklagten und Berufungsklägerin,
- Prozeßbevollmächtigte: Hechtsanwalt Dr.
Patentanwalt Dr. Karl b.
gegen
1. die Firma Paul S
, Bautenschutzchemie OHG, in traße 9,
2. die Firma Dipl.-Ing. Dr. Ernst V(
HflHHHHis tr.

Klägerinnen und Berufungsbeklagte,
- Prozeßbevollmächtigte zu
1: Hechtsanwalt Prof. Dr._________
sowie Patentanwälte
- Prozeßbevollmächtigte zu
2: Patentanwälte Dipl.-Ing.
und Dipl.-Phys.
Straße^
hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die mündliche Verhandlung vom 16. Juni 1961 unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. Bock, Jungbluth, Pehle, Dr. Spengler und Ebel
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für Hecht erkannt:
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Die Berufungen der Beklagten gegen die Entscheidungen des 2. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamtes vom 2, Juli 1957 (Ni I 129.56) und vom 7. Oktober 1958 (Ni II 28.57) werden auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.
Von Hechts wegen
 
Die Beklagte ist Inhaberin des seit dem 25. November 1949 laufenden, auf Grund des Braten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 erteilten DBP 880 677, für das die Priorität der Anmeldung in der Schweiz vom 22. Oktober 1947 in Anspruch genommen worden ist. Die Patentansprüche 1-4 lauten:
”1. Verfahren zu dem Abdichten von Zement- und Schleuderbetonrohren unter Verwendung eines kalt quetschbaren, plasti sehen Dichtungsmaterials, dadurch gekennzeichnet, daß das in die Abdichtungsstelle von zwei Rohren vor deren Zusammenfügen eingebrachte Dichtungsmaterial vorgeformt und den Dimensionen derart angepaßt ist, daß durch den beim Zusammenstößen der Rohro erzeugten Druck die Fugen der Dichtungsstelle ausgefüllt werden.
2. Dichtungsmaterial zur Ausübung des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es vorgeformt und den Dimensionen der Rohrverbindung angepaßt ist.;
5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Dichtungsstellen der beiden zu verbindenden Rohrenden vor Aufziehen des Dichtungsstreifens mit einer klebrigen Masse vorgestrichen werden.
4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als klebrige Masse ein aus Bitumen, Kunstharz und Lösungsmittel hergestelltes Produkt dient.'*
Die Ansprüche 5-10 befassen sich mit einer aus Fasern, Stricken oder Geweben bestehenden Einlage in das Diojjft^ngs-material; die Ansprüche 11, 12 schlagen ein Dichtungsmaterial in Band- oder Plattenform vor.
Gegen dieses Patent haben die beiden Klägerinnen Nichtig keitsklage erhoben. Die Klägerin zu 1) hat die Neuheit und Patentwürdigkeit des Streitpatents in erster Linie unter Bezugnahme auf die deutsche Patentschrift 262 808. sowie auf die amerikanischen Patentschriften 1 608 470 und 2 051 557 angegriffen, wahrend die Klägerin zu 2) sich in erster Linie auf die deutschen Patentschriften 262 808, 277 127, 530 876 sowie die britischen Patentschriften 310 456 und 6 835 berufen hat.
 
Beide Nichtigkeitsklagen führten zur Nichtigerklärung des Streitpatents, und zwar die Klage der Klägerin zu 1) in der Entscheidung des 2. Nichtigkeitssenats vom 2. Juli 1957 (Hi 129*56) und die Klage der Klägerin zu 2) in der Entscheidung des 2. Nichtigkeitssenats vom 7. Oktober 1958 (Ni II 28.57).
Die Beklagte hat gegen beide Entscheidungen formund fristgerecht Berufung eingelegt und beantragt,
 die Nichtigkeitsklagen unter Aufhebung der angegriffenen Entscheidungen abzuweisen.
Hilfsweise hat die Beklagte folgende neuen Ansprüche vorgeschlagen:
Anspruch 1:
Verfahren zu dem Abdichten von Zement- und Schleuderbetonrohren, dadurch gekennzeichnet, daß auf das eine der beiden zusammenzufügenden Bohrenden ein vorgeformtes bei normaler Temperatur plastisches, kalt quetschbares und formbeständiges Dichtungsmittel aus bituminöser Blasse und Kunstharz aufgelegt wird, welches nach Form und Volumen dem Dichtungsraum derart angepaßt ist, daß dieser nach dem Zusammendrücken der Rohre verftillt ist.
Anspruch 2:
Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Dichtungsflächen mit einem Voranstrich aus Bitumen, Kunstharz und Lösungsmittel versehen wird.
Anspruch 5:
Dichtungsband zur Ausübung des Verfahrens nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet durch ein bei normaler Temperatur plastisches, kalt quetschbares und formbeständiges Material aus Bitumen und Kunstharz, gegebenenfalls unter Zusatz von mineralischen oder pflanzlichen Fasern.
Anspruch 4:
Dichtungsband nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch die Einlagerung von Geweben, Stricken oder dergleichen mit einem Querschnitt, der geringer ist als der des Dichtungeraumes.
 
Demgegenüber haben die beiden Klägerinnen beantragt,
 die Berufungen der Beklagten zurückzuweisen.
Durch Beschluß des erkennenden Senats vom 12. Hai 1939 sind die beiden Patentnichtigkeits Sachen I ZH 162/37 und I ZR 58/59 zu dem Zwecke der gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung miteinander verbunden worden (SA Bl. 52).
Die Parteien haben folgende Privatgutachten vorgelegt:
a)	Gutachten von Prof. Dr. ?HB vom 18. Hai 1957,
b)	Gutachten von Prof. Dr. PaHIHl vom 26. Juni 1957,
c)	Gutachten von Prof. Dr. K0^voi 16. Juni 1958.,
d)	Stellungnahme von Prof. Dr. KrHHB vom 3.6. September 1958 zu dem Gutachten von Prof. Dr. K^B70111 16. Juni 1958,
e)	Entgegnung von Prof. Dr. K(HHHB vom 17. März 1959 zur Stellungnahme von Prof. Dr. KrHHB vom 16. September 1958,
f)	Erwiderung von Prof. Dr. KrfHHI vom 25« Juni 1959 zur Entgegnung von Prof. Dr. KHHHB vom 3-7. März 1958,
g)	Gutachten von Prof. Dr. R|HHHB vom 3. April I960,
h)	Erwiderung von Prof. Dr. KrHHB vom 3. Juni I960 zu dem Gutachten von Prof. Dr. RHHHHI vom 3. April I960,
i)	Stellungnahme von Prof. Dr. R|HHHBvom 19« Mai$"%96l zu dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen Prof.
Dr. FSH vom Juli I960,
k) Stellungnahme von Prof. Dr. Kr|HHI aulR vorauf gehenden Privatgutachten von Prof. Dr. R^HHHB vom 3.9. Mai 1961.
Die Gutachten a, d, f, h, k sind von der Klägerin zu 1), die Privatgutachten zu b, c, e, g, i sind von der Beklagten überreicht worden.
Zum gerichtlichen Sachverständigen ist Prof. Dr. FHH bestellt worden, der ein schriftliches Gutachten erstattet und dieses in der mündlichen Verhandlung erläutert hat.
 
Entscheidungsgründe:
I.	Der Gegenstand der Erfindung:
Das Streitpatent bezieht sich nach der Überschrift -.der. fen tents ehr if t auf ein "Verfahren zur Abdichtung von Zement-Schleuderbetonrohren und (ein) Dichtungsmaterial zur Ausüb des Verfahrens11. Der Erfinder ist, wie er eingangs der Patent-beschreibung mitteilt, davon ausgegangen, daß die Muffenfug von Beton- und Steinzeugrohren bisher durch Einstemmen von geteerten oder ungeteerten Hanf- oder Jutestricken abgedichtet worden seien. Außerdem seien bei dieser Abdichtung auch Bitwe»-C Kittmaosen oder Asphaltheißvergußmassen verwendet worden. Die^ Arbeitsweise sei kompliziert gewesen, weil der Kitt auf der Baustelle habe vorgeknetet, bei kaltem Wetter auch vorgewänt und nachträglich noch mit der Lötlampe gewärmt werden müssen, um ihm die nötige Weichheit zu dem Einbau zu verleihen (Patentschrift S. 1 Zeilen 1-13).
Der Erfinder hat es als nachteilig erkannt, daß die Dichte der Hohrmuffe in weitgehendem Maße von der Zuverlässigkeit des die komplizierte Arbeit ausführenden Mannes abhängig^ sei. Bei diesem Verfahren könne keine absolut zuverlässige I Abdichtung der Rohre an ihren Verbindungsstellen gewährleistet werden, weil dabei tlndichtheiten, die nach Beendigung der Arbeit nicht kontrollierbar seien, entstehen könnten (S. 1 Zeilen 13-21).
Zur Beseitigung des von ihm aufgezeigten Wachteils schlägt der Erfinder vor, vor dem Zusammenfügen zweier Rohre in ihre Abdichtstelle ein plastisches und in der Fabrik vorgeformtes, kalt quetschbares Dichtungsmaterial einzusetzen, welches durch den beim Zusammenstößen der Rohre erzeugten Druck in die Fugen der Dichtungsstelle gequetscht wird (S. 1 Zeile 22 bis S. 2 Zeile 3)* Das Dichtungsmaterial soll oder kann aus Bitumen und Kunstharz bestehen (8. 2 Zeilen 4-7, Zeilen 28 - 29, 34).	_
 
Als Erfindungsgedanken nimmt demgemäß Patentanspruch 1 ein Verfahren zu dem Abdichten von Zement- und Schleuderbetonrohren in Anspruch, das in einer Verbindung folgender Merkmale besteht:
1.	Man verv/ende ein kalt quetschbares, plastisches Dichtungsmaterial (unter anderem eine Mischung von Bitumen und Kunstharz)*
2.	Vor dem Zusammenfügen zweier Bohre bringe man in deren Abdichtungsstelle ein vorgeformtes und den Dimensionen der Bohre angepaßtes Band der Dichtungsmasse ein,
3.	so daß:die Fugen der Dichtungsstelle durch den beim Zusammenstößen der Bohre erzeugten'Druck mit der Dichtungsmasse ausgefüllt werden.
II. Auswahl des Dichtungsmittel^:
Die grundlegende Meinungsverschiedenheit sowohl zwischen den Parteien als auch zwischen ihren Privatgutachtern besteht darin, ob das Streitpatent hinsichtlich des ersten Merkmals, nämlich der Auswahl des Dichtungsmaterials, eine hinreichend klare lehre zu dem technischen Handeln offenbart und ob diese Lehre vom Schutzbegehren des Hauptanspruchs mit gedeckt wird.
1. Während der Patentanspruch 1 nur die Verwendung eines "kalt quetschbaren, plastischen Dichtungsmaterials" vorschreibt, enthält die Patentbeschreibung die genauere Erläuterung: "Das zur Ausübung des Verfahrens erforderliche Dichtungsmaterial besteht aus einem plastischen, kalt quetschbaren Bindemittel aus Bitumen und Kunstharz" (S. 2, Zeilen 4 ff). An späterer Stelle findet sich dann noch eine Erweiterung dahin: "Diese Dichtungsmasse besteht aus einer kalt verformbaren Masse, beispielsweise einer Mischung von Bitumen und Kunstharz” (S. 2, Zeilen 27 ff). - Hiermit offenbart die Patentbeschreibung näher, was unter dem allgemein gehaltenen Anspruchsmerkmal

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"kalt quetschbares, plastisches Dichtungsmaterial" genauer SS verstehen ist. Diese aus der Patentbeschreibung unschwer ersehende Klarstellung darf nach allgemeinen patentrechtlig Auslegungsgrundsätzen zur Ergänzung des insoweit auslegunga. f bedürftigen Patentanspruchs 1 herangezogen werden (vgl. BGH J GRUR 1954, 317, 319$ 1955, 29, 32; I ZR 4/57 vom 17.1.1961,
S. 8 - Schuheinlagen). Es genügt, dafi die Verwendung einer aus Bitumen und Kunstharz gemischten Abdichtungsmasse, wenngleich sie im Anspruch 1 nicht ausdrücklich erwähnt v;ird, so doch aus ihm unter Heranziehung der Gesamtheit der Patent* schrift wenigstens herleitbar ist.
2.	Allerdings wird dem Durchsohnittsfachmann selbst mit der solchermaßen durch Auslegung konkretisierten Anweisung, als Dichtungsmaterial eine plastische, kalt verformbare llaese - unter anderem aus Bitumen und Kunstharz - zu verwenden, zweifellos noch kein einfach mechanisch wiederholbares Mischungsrezept an die Hand gegeben. Dennoch kann die immer noch recht ungenaue Verhaltensregel aus dem Grunde als eine fertige lehre zu dem technischen Handeln anerkannt werden, weil dem Fachmann der spezielle Lösungsweg ohne weiteres zu Gebote stand.
Unter den Parteien besteht in diesem Zusammenhänge insoweit Einigkeit, als dem mit \mfassender Kenntnis des Standes der Technik ausgerüsteten Fachmann eine Reihe von Dichtungsmaterialien, auch auf Bitumenbasis, bekannt waren, welche die im Patentanspruch 1 geforderten Eigenschaften auf wiesen, fon-beständig und kalt verformbar zu sein. Zweifel sind nur hin- I sichtlich der Brauchbarkeit und Präzision der besonderen An- I Weisung, mit einem Kunstharzzusatz zu dem Bitumen zu arbeiten, | geäußert worden. Insbesondere der gerichtliche Sachverständig«] und der Parteigutachter Prof. Dr.	(Gutachten	S.	7)	I
haben übereinstimmend betont, dafi am Prioritätstage weder ein Ingenieur noch ein Chemiker in der Lage gewesen sei, ohne ei»J gehendes Literaturstudium und gründliche Laboratoriumsarbeit I
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aus der Vielzahl von Bitumina und Kunstharzen die Mischung mit den in der Patentschrift geforderten Eigenschaften herauszufinden.
Offenbar haben jedoch alle Sachverständigen hier einen unvollständigen Stand der Technik zugrunde gelegt., Denn auch in der Stellungnahme von Prof. 3)r. H|^HI vom 19. Mai 1961 (S. 11a, 12a, 17a) sowie in der Stellungnahme von Prof.
Dr. Kr^|^wird die Auffassung vertreten, vor dem Streitpatent habe man den Kunstharzzusatz nur zu dem Zwecke benutzt, um das Bitumen schmiegsamer und weicher zu machen, auch um ihm eine größere Klebekraft zu verleihen. Nicht hingegen sei es bekannt gewesen, durch eine Vermischung von Bitumen und Kunstharz eine größere Standfestigkeit des Dichtungsmittels zu erzielen. Ganz im Gegensatz zu dieser Auffassung haben die Beklagte und die Klägerin zu 1) bereits in einem Verletzungsprozeß vor dem Landgericht Düsseldorf die Erklärung abgegeben, es habe zur Zeit der Anmeldung des Streitpatents "ohne weiteres zu dem Stande der Technik gehört, solche Abdichtungsmassen aus Bitumen und Kunstharzen herzustellen" (vgl. die Urteilsabschrift in Ni II 28.57, Bl. 60). Die damalige Erklärung haben die Kläger in der mündlichen Verhandlung als zutreffend bestätigt, während die Beklagte die Einschränkung gemacht hat, die neuartige Abdichtungsmasse sei damals noch nicht für unter der Erde zu verlegende Betonrohre benutzt worden, jfefa später zu behandelnde Stand der Technik, insbesondere das Werk von Abraham, liefert die Bestätigung dafür, daß Kunstharz vor dem Prioritätstag auch schon zu dem Zwecke der Stabilisierung von Bittimen, und zwar insbesondere bei der Herstellung von Dichtungsmaterial auf Bitumenbasis, verwendet worden ist. Infolgedessen konnte es sich bei den Laboratoriumsversuchen, welche zur Erlangung des genauen Mischungarezepts erforderlich waren, nur um ein unerfinderisches Ausprobieren zwecks Herausfindens der günstigsten Einzelausgestaltung handeln (vgl. HG in GRUR 1942, 256). Eine ausreichende Offenbarung des Kombinationsmerkmals einer Dichtungsmasse, bestehend aus Bitumen und Kunst-
 
harz, war gleichwohl gegeben, weil der erstrebte Erfolg von Fachmann bei Einhaltung des im Streitpatent angegebenen Lösungsweges unter Benutzung der vorhandenen Wissenschaft« liehen Hilfsmittel in praktisch ausreichendem Maße erreicht v/erden konnte (vgl, RG in GRUR 1938, 256, 261).
3.	Die Klägerinnen haben im Hinblick auf das Kombinatioai-element ’'Bitumen mit Kunstharz" weiterhin den Einwand eines ii* Erteilungsverfahren ausgesprochenen "Verzichts" erhoben. Ausweislich der Patenterteilungsakten hatte die Patentanmel-derin in einem ursprünglichen Anspruch 2 Schutz für ein Dichtungsmaterial, bestehend aus "einem plastischen kalt quetschbaren Bindemittel aus Bitumen und Kunstharz", begehrt. Diesen ursprünglichen Sachanspruch 2 hat die Anmelderin mit ihrer Eingabe vom 23* Hai 1952 an das Patentamt zurückgezogen, nachdem in einem Einspruch vorgetragen worden war, gleichwertige Abdichtungsmassen seien vorbeschrieben und in Deutschland vorbenutzt gewesen. Dieses Abstandnehmen von dem ursprünglichen Schutzbegehren, soweit es in Anspruch 2 enthalten war, ist eindeutig genug, um als Verzicht auf den selbständigen Schutz des fraglichen Dichtungsmittels gewertet zu werden. Denn ein eindeutigerer Verzicht als das Fallenlassen eines selbständig Schutzanspruchs ist kaum vorstellbar. Es kann der Beklagten deshalb auch nicht ermöglicht werden, den Erzeugnisschutz, auf den sie seinerzeit verzichtet hat, nachträglich - etwa durch Aufnahme des neu formulierten Anspruchs 3 - wieder einzuführen Unrichtig ist hingegen die von den Klägerinnen gezogene Schluß folgerung, die Beklagte könne sich infolge des von ihr ausge- | sprochenen Verzichts selbst im Rahmen des Verfahrensanspruchz nicht mehr auf das Kombinationsmerkmal der Verwendung von Dichtungsmaterial aus "Bitumen und Kunstharz" berufen. Für den Verfahrensanspruch 1 hat nämlich die Anmeld er in in ihrer erwähnten Eingabe vom 23. Hai 1952 keinen Verzicht auf diese Stoffauswahl ausgesprochen, sondern sie hat sich damit begnügt das ursprünglich im kennzeichnenden Teil des Hauptanspruchs
 
aufgeführte "plastische, kalt quetschbare vorgeformte Dich-tungsmaterialw nunmehr in dessen Gattungsbegriff zu überführen. Das kann zv/ar im Zusammenhang mit der Streichung des ursprünglichen Anspruchs 2 ein Zugeständnis bedeuten, daß die Anmelderin damals die Verwendung eines Dichtungsmittels aus "Bitumen plus Kunstharz" selber nicht mehr für neu hielt. Bin derartiges konkludentes Zugeständnis zu dem Stande der Technik kommt aber keineswegs einem Teilverzicht bezüglich des anfänglichen Schutzbegehrens des Anspruchs 1 gleich. Die Gerichte sind nach ständiger Bechtsprechung, insbesondere bei Kombinationser-findungen, nicht an die vom Patentamt vorgeschlagene oder gebilligte Anspruchsformulierung gebunden, sondern sie können gegebenenfalls die patentbegründende Neuerung eines Erfindungsgedankens auch gerade in demjenigen Merkmal erblicken, welches im Gattungsbegriff steht. Die bloße Abänderung einer An- -Spruchsformulierung von seiten des Anmelders, und zwar dahingehend, daß er ein Merkmal des Kennzeichens zu einem Merkmal des Gattungsbegriffs umwandelt, kann ?hm somit nicht als eine die Schutzfähigkeit des Verfahrensanspruchs als solchen berührende Verzichtserklärung angerechnet werden. Auch eine ausdehnende Auslegung des wirklich ausgesprochenen Verzichts auf das Sachpatent (= Anspruch 2) ist nicht statthaft.
Unter den drei Verfahrensschritten des Patentanspruchs 1 ist daher auch die Stoffauswahl als erster Verfahrensschritt zu berücksichtigen, und zwar nicht nur die allgemein gehaltene Angabe hinsichtlich der geforderten Eigenschaften ("kalt quetschbares, plastisches Dichtungsmaterial"), sondern auch der gegenständliche Hinweis auf die zu wählenden Mischungsbestandteile ("Bitumen und Kunstharz").
Auf eine Entscheidung der Frage, ob mit dem Verzicht auf den ursprünglichen Erzeugnisanspruch 2 auch ein eindeutiger Verzicht auf einen selbständigen Elementenschutz für das oben unter I 1 angegebene Verfahrensmerkmal 1 des Anspruchs 1 aus-
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gesprochen sein könnte, kann es im vorliegenden Nichtigkeit» verfahren an sich nicht ankommen. Da sich der frühere Erzeugnisanspruch 2, auf den verzichtet worden ist, aber ausdrücklich nur auf Dichtungsmaterial "zur Ausübung des Verfahrens nach Anspruch 1* bezog, ließe sich ein selbständiger Ela mentenschutz unter dem Gesichtspunkt eines weitergehenden allgemeinen Erfindungsgedankens ebensowenig rechtfertigen wie der bereits erwähnte, hilfsweise neu formulierte Anspruch 3.
III. Neuheit des Erfindungsgedankens t
Entgegen der Auffassung des Nichtigkeitssenats wird der oben umschriebene Gegenstand der Erfindung des Streitpatents durch keine der Entgegenhaltungen vollständig vorweggenommen.
1.	Am nächsten kommt dem Streitpatent das NSA-Patent Nr. 1 608 470	)*vweil	es	bereits	die	für das
 Streitpatent charakteristische Kombination dreier Verfahrene schritte aufweist.
a)	Als Dichtungsmittel schreibt	im	USA-Patent
1 608 470 eine "formbare, wasserdichte Dichtungsmasse aus Asphalt oder einem asphalthaltigen Gemisch" (S. 1, Z, 96) vor, "deren Konsistenz eine bequeme Handhabung der Elemente ohne Formänderungen gestattet, sich jedoch bei jedem normalen Arbeitswetter verformen läßt" (S. 1, Z. 107 f). Dem amerikanischen Sprachgebrauch ist eine sorgfältige Unterscheidung der Begriffe Asphalt" und "bitumen" fremd (vgl. De Vries, Technical and engeneering Dictionary, Supplement). Unzutreffend ist die Einwendung der Beklagten, FflHBb I schreibe unabding* bar die Verwendung einer Gewebeumhüllung vor, um den angeblich sehr weichen Kern vor dem Auseinanderfließen zu bewahren. Eiest, äußere Gewebeumhüllung wird zwar in den Patentansprüchen 1,
3,	4, 6 vorgeschrieben und in der Patentbeschreibung als "bevorzugte Form" (S. 2, Z. 7) bezeichnet. Es wird sogar auf den "unmöglichen Zustand" (S. 3, Z. 2) hingewiesen, der ont-
stehen müsse, wenn Dichtungsmaterial bis in das Hohrinnere vorquellen und durch Verengung dessen Förderleistung beeinträchtigen könne. Nichtsdestoweniger schlägt diese Entgegenhaltung auch eine Dichtung ohne Umhüllung vor; denn der Anspruch 2 geht aus von einem "Kern aus einem asphalthaltigen Gemisch von solcher Konsistenz, daß der Kern seine Form nicht verändert, bis er dem Druck durch das in die Muffe eingeschobene Hohrende ausgesetzt wird". Auch Anspruch 5 erwähnt die Gewebehülle nicht.
Wie der Privatgutachter Prof.	einräumt (Gut-
 achten S. 11) kann der Fachmann dem Patent F^|IB I entnehmen, daß die zu verwendende Dichtungsmasse aus Bitumen und mineralischen Füllstoffen bestehen soll. Irrtümlich meint er jedoch aus einem späteren Patent 1 662 603 (Ferguson II) folgern zu dürfen, daß die Dichtungsmasse weich (nach Prof.
 "butterweich") sein müsse. Es ist jedoch patentrechtlich unzulässig, die erst in F|HHfe II (S. 2, 2. 79, 91) erwähnte Penetration von 75 bis 125 einfach auf F^^Hfe 1 zu übertragen, der selbst für den umhüllten Kern ein Material von genügender Steifigkeit (S. 3,* Z. 67) fordert, eine Forderung, die für den hüllenlosen Kern sogar zu einem Merkmal des vorher zitierten Patentanspruchs 2 gemacht worden ist.
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Der Senat gelangt also in Obereinstimmung mit den beiden angefochtenen Entscheidungen und mit dem gerichtlichen Sachverständigen (S. 12) zu dem Ergebnis, daß in der USA-Patentschrift 1 606 470 die Verwendung eines im Normalzustand formbeständigen, jedoch nach Art des Anspruchs 1 des Streitpatents "kalt quetschbaren, plastischen" Dichtungsmittels offenbart worden ist.
b)	Unzweideutig ist dem Patent F^^|^I auch die Lehre zu entnehmen, mit fabrikmäßig vorgeformten Dichtungeelementcn zu arbeiten, von denen eins vor dem Zusammenfügen der beiden
 
Bohrenden an der Dichtungsstelle eingelegt wird« Dieses ergibt sich aus Patentanspruch 5 und aus folgenden Stellen der Patentbeschreibung: Nach S. 1, Z. 57 f soll das Verbindungen element "fertig hergestellt und versandt werden und auf den Baustellen zu dem Einsetzen in die Hohrverbindungsstellen sofo bereit sein"» und nach S. 1 Z. 103 sowie S. 2» Z. 83 entwede: in Ringform oder in Streifenform geliefert werden.
Die Vordimensionierung ist in dieser Entgegenhaltung zwar nicht ausdrücklich verlangt» ergibt sich aber aus der Verwendung vorfabrizierter Pormteile von selbst. Jeweils eins dieser vorgeformten und vordimensionierten Verbindungselemente soll | an der Baustelle vor der Verlegung der Bohre in die zu dichte de Stelle eingebracht werden (vgl. Anspruch 3» Figur 1» Patentbeschreibung S. 1» Z. 97).
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c)	Endlich soll der Druck» welcher beim Zusammenpressen der beiden Bohre erzeugt wird» ausgenutzt werden, um die Fugw der Dichtungsstelle mit der Dichtungsmasse auszufüllen (Ansprüche 1-4$ Beschreibung S. 1» Z. 98/99).
Hiernach ist dem F^0|B-Fatent I bereits das ganze Verfahren der Einquetschdichtung unter Verwendung vorgeformten, "kalt quetschbaren» plastischen" Dichtungsmaterials zu entnehmen.
2.	Ungeachtet der auf gezeigten Übereinstimmungen vertritt die Beklagte, unterstützt von ihren Privatgutachtern, den Standpunkt, die USA-Patents ehrift 1 608 470 weise grundlegende Unterschiede zu dem Erfindungsgedanken des Streitpatents auf. Diese Unterschiede erblickt sie in folgenden vier Merkmalen:
a)	Das Dichtungsmittel von	erfordere	wegen	seiner
 mangelnden Standfestigkeit	stets eine	Umhüllung.	I
Diese Auslegung ist oben unter III, 1 a als irrtümlich nach- I gewiesen worden.	1
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b)	Das F^ü^-Pa tent beschränke sich auf die Abdichtung von Grlockezmuffenrohren, während das Streitpatent in erster Linie Falzrohre behandele und als sein Verdienst in Anspruch nehmen könne, erstmals eine brauchbare Dichtung für Falzrohre geschaffen zu haben.
Hieran ist zutreffend, daß sich die USA-Patentschrift eingangs die Aufgabe stellt, eine Dichtung für Abwässer- und Wasserrohre "of the bell and spigot type*1 zu schaffen. Dabei werden in den Patent Zeichnungen ausschließlich Glockenmuffenrohre gezeigt. Wie aus den Zeichnungen und Beschreibungen der USA-Patente Nr. 1 605 533 und 2 170 181 zu ersehen ist, umfaßt der Hohrtyp mit "bell and spigot” jedoch außer den Glockenmuffenrohren zugleich auch die Falzrohre.
Unzutreffend ist überdies die Ansicht, das Streitpatent befasse sich vorzugsweise mit der Dichtung von Falzrohren. Vielmehr beziehen sich die Patentansprüche und der einleitende Teil der Patentbeschreibung (bis S. 2, Z. 11) unterschiedlos auf alle Bohre. Unter den Ausführungsbeispielen der Patentzeichnung befinden sich ein Hohr mit Spitzmuffe (Falzrohr; vgl. Fig. 1 und 2, sowie S. 2, Z. 22-49 der Beschreibung) und 3 Rohre mit Glockenmuffe (Fig. 3-8, sowie S. 2,	-	66
 der Beschreibung). Nirgends findet sich eine Andeutung, daß der Erfindungsgedanke sich bei Falzrohren mit größerem Nutzen als bei Glockenmuffenrohren anwenden lasse. Daher könnte die nur als eine von mehreren Ausführungsbeispielen in der Patentzeichnung dargestellte Erfindungsform, selbst wenn sie besondere Vorteile ergeben sollte, nach einem anerkannten patentrechtlichen Grundsatz nicht für die Beurteilung des Fortschritts und der Erfindungshöhe zugrunde gelegt werden, weil der angeblich für Falzrohre vorhandene besondere "Vorteil", der jetzt gleichsam als erfindungswesentlich und patentbegründend bezeichnet wird, in der Beschreibung nicht ausdrücklich als solcher erwähnt und offenbart ist und weil mithin insoweit überhaupt keine schutzfähige Lehre zu dem technischen Handeln ver-
i
 
mittelt wira (BGH vom 2,12.1958 - I ZH 144/57 - S. 15 -Braupfanne; GRUR I960, 542, 544 r. Sp. - Flugzeugbetankung
 Endlich hat es die Beklagte nicht zur Überzeugung des Senats darzutun vermocht, inwiefern allein das Streitpatent \m nicht auch das Verfahren nach	1	zur	Abdichtung	von
 Falzrohren geeignet sein soll. Jedenfalls ist die von den Privatgutachtern in den Vordergrund gestellte Stirnflächendichtung, wie anschließend dargelegt wird, auch bereits bei X vorhanden.
c)	Ber Privatgutachter Prof.	^*hrt	68	der
 Prüfung der Heuheit (S. 11) und der Fortschrittlichkeit (S. t* als erfindungswesentliches Merkmal des Streitpatents an, daß es erstmals mit einer Stirnflächendichtung arbeite. Demgegenüber lassen bereits die Patentzeichnungen (Pig, 4 und 6} von Ferguson I eindeutig erkennen, daß auch dieses Verfahren den Raum zwischen den beiden Stirnwänden der Rohrenden als Dichtungsraum ausnutzt. Diese zeichnerische Darstellung ist auch keineswegs ein Zufallsergebnis, sondern entspricht der wohlüberlegten Absicht-des Erfinders, wie folgende beiden Stellen aus der Patentbeschreibung dartun:
S.	2, Z. 9 ff: "sich derart zu verformen, daß er zwischen den aufeinanderstoßenden Enden der Röhre und zwischen Glocke und Spitzende ... eingepreßt wird”.
S. 2, Z. 119 ff: ”... verursacht eine Verformung des Dichtungselements C in der Weise, daß Peile desselben in den ringförmigen Spalt (zwischen der äußeren Oberfläche der Rohrspitze B und der inneren Oberfläche der Glocke A») iund zwischen das Ende der Rohrspitze B und das anstoßende Ende des angrenzenden Rohrs, aus dem sich die Glocke A hervorwölbt, eingepreßt werden”.
Hiernach ist die Herbeiführung einer Stimflächendichtung bereits von der USA-Patentschrift eindeutig gelehrt worden.
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d)	Der Erfindungsgedanke des Streitpatents wäre demnach, wie auch der gerichtliche Sachverständige bestätigt, völlig durch das Verfahren nach Fpm 1 vorweggenommen, wenn nicht das Streitpatent andersartige Angaben über die Zusammensetzung der Dichtungsmasse enthielte.
Auch die Beklagte hat erkannt, daß ihr Patentanspruch 1 uneingeschränkt der Vernichtung wegen fehlender Neuheit anheimfallen müßte, falls aus ihm nicht die Anweisung herleitbar wäre, ein Gemisch aus Bi timen und Kunstharz als Dichtungsmittel zu benutzen. Sie hat daher einen neuen Anspruch 1 vorgeschlagen, I der sich auf die Verwendung eines "vorgeformten bei normaler Temperatur plastischen, kalt quetschbaren und formbeständigen !
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Dichtungsmittels aus bituminöser Masse und Kunstharz11 be-	j
schränkt. Die Einführung dieses neuen Anspruchs würde einer ) Teilvernichtung des alten Hauptanspruchs gleichkommen, :da	j
künftig Massen mit gleichen Eigenschaften, aber von abweichen- j der Zusammensetzung nicht mehr unter den Patentschutz fallen würden.
Im Rahmen der Neuheitsprüfung ist festzustellen, daß dem I-Patent noch nicht die Dehre, sich eines Gemischs von Bitumen &it Kunstharz m bedienen, entnommen v/erden kann, so daß es einem auf dieses Ausführungsbeispiel beschränkten Patentanspruch 1 des Streitpatents nicht mehr als riferkeits-schädlich entgegenstehen würde.
3.	Auf die späteren Patente des gleichen amerikanischen Erfinders, nämlich 0SA-Patente 1 662 603 (Pfm^II) und 1 814 687 (PfBHHI III) braucht nicht eingegangen zu werden, da sie dem Streitpatent nicht näher als	stehen.
Insbesondere erübrigt sich daher eine Entscheidung der Streitfrage, ob das in diesen Patentschriften erwähnte "Hollen" (PflBHfli II spricht auf S. 3» Z. 36 genauer von einem "Ausrollen" zwischen zwei sich bewegenden Plächen) technisch etwas anderes ist als das Einquetschen des Streitpatents.
4.	Die deutsche Patentschrift 262 808 (1912) führt anstelle der landläufigen Muffenrohre mit Glocke oder Falz neuartige Hohrverbindung mittels zweier, sich zu einem keil-] förmigen Packungsraum ergänzenden Aussparungen in den Stirn-flächen der Hohre ein. Auf den Absatz der Stirnfläche des eine^f Rohres soll ein nachgiebiger Dichtungsring aufgelegt werden, der sich beim Zusammenpressen der beiden Rohre keilförmig zwischen den beiden Stirnflächen deformiert. Von den drei Herkfi malen des Streitpatents ist in dieser Entgegenhaltung die Be-] schaffenheit des Dichtungsmittels als kalt quetschbar und plastisch nicht deutlich offenbart; außerdem ist nicht klarger stellt, daß das gleiche Dichtungsverfahren auch unter Verv/en-j dung landläufiger Hohrprofile zu dem Ziele führt«
9. Die deutsche Patentschrift 277 127 behandelt entgegen] der Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen (S. 14) keine Stemmdichtung, sondern eine Dichtung für Muffenrohre, bei derJ eine aus Teerwerg vorfabrizierte Büchse über das Ende des eiv\er\ Rohres geschoben und mit diesem zusammen in die (Glocken-) Muffe des nächsten Rohres hineingestoßen wird. Zwecks Erreichung einer Stirnflächendichtung ist in Anspruch 2 die Anbringung eines engeren Flanschs (a 1) an der Büchse (a) vorgesehen. - Diese Erfindung ist allein für Glockenmuffenrohre, nicht für Falzrohre verwendbar.
6.	Die USA-Patentschrift 1 240 287 (Woodward von 1917) beschreibt die Dichtung von Rohren mittels vorbereiteter Einlageringe oder -streifen aus bituminösem Material. Auch eine Dichtung der Stirnflächen wird bereits Wert gelegt (vgl* Fig. 3 und 7). Der entscheidende Unterschied zu dem Streitpatent ist jedoch darin zu erblicken, daß das Fugenband der Entgegen* haltung nicht kalt verquetschbar ist, sondern vor dem Zusammenschieben der beiden Rohre mit Hilfe eines Lösungsmittels oder durch Erwärmung weich gemacht werden muß.
 
7.	Die USA-Patentsehrift 2 051 557 (1936) weist durch die
 besondere Ausgestaltung der Stirnflächen (hier allerdings für Falz- und Glockenmuffenrohre gezeigt) eine gewisse Verwandtschaft mit DBF 262 808 (vgl, oben unter 4) auf. Eine Kombination der drei Merkmale des Streitpatents kann dieser Patent- . schrift nicht entnommen werden,	j
8.	Die ÜSA-Patentschrift 1 971 100 (1925) kennt gar keine Quetschdichtung, sondern nur eine Verbindung von jeweils zwei Ringen (Grundring und Stirnring), wobei der Grundring so dimensioniert sein kann, aber nicht sein muß, daß das Rohrende des eingebrachten Rohres darauf ruht (Fig. 4 und S. 2, Z. 12), Eine Deformation der Dichtungsringe mittels Einquetschens des einen Rohrendes in die Glockenmuffe des anderen Rohres ist nicht vorgesehen,
9.	Die britische Patentschrift 310 456 (1928) schreibt die Abdichtung eines Falzrohres mittels Einrollen eines ,Telasti8chen Ringes aus Gummi oder dergleichen” vor (S, 1,
 Z, 51), Von der plastischen Verformbarkeit des Bitumens wird also, wie der gerichtliche Sachverständige (S, 14) hervorhebt, kein Gebrauch gemacht.
10.	Den drei deutschen Patentschriften 641 9682^643 655 und 651 929 ist gemeinsam, daß sie sich auf Vorschläge über Dichtungsmassen beschränken, ohne ein Dichtungsverfahren für die Rohrverlegung mitzuteilen.
Im einzelnen schlägt DRP 641 968 eine Korrosions- und Dichtungsmasse vor, bestehend aus einem Gemisch von Kopalharzen, Rizinusöl vend pulvrigen Mineralfüllstoffen. DRP 643 655 lehrt die Anwendung einer Binde aus nicht erhärtendem, dauernd plastisch bleibendem Material, bestehend aus Bitumen und Füllstoffen oder aus Protoparaffin mit Erdwachs, für Abdichtungszwecke. DRP 651 929 offenbart eine elastische Dichtung, bestehend aus einem Kern getränkter Fasern, und einer Außen-
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hülle, bestehend aus einer Mischung von geblasenem Bitumen, Asbestfasern und Fettpech. Als neuheitsschädliche Vorveröffentlichungen können diese Patentschriften nicht angesehen werden.
11.	Folgende Vorveröffentlichungen befassen sich ausdrücklich mit der Möglichkeit, die Standfestigkeit des Bituae"$ durch Kunstharz Zuschlag zu verbessern, zu dem Teil auch mit der Verwendung derartiger Gemische zu Dichtungszwecken:
a)	In der 5. Auflage des Buches von Abraham 11 Asphalts an allied substances", 1945# wird auf Seite 532 auf die Möglichkeit hingewiesen, durch Kunstharzzusätze den Erweichungspunkt bzw. die "Zähigkeit” bituminöser Stoffe zu erhöhen; auf Seite 533 wird zwecks Verringerung der Temperatur empfindlich-keit der Mischungen eine Beimischung von Cumaron-, Paracumam-harz oder Phenolformaldehydharz empfohlen. Endlich wird auf Seite 586 desselben Buches ausdrücklich darauf hingewiesen, daß sich die mit Harzzusatz versehenen Bitumina auch als Dichtungsstoffe ("caulking compounds”) eignen.
b)	In der 3« Auflage des Buches "Bitumen in der Praxis” (1944) erwähnen die Verfasser Heinrici und Temme, daß Kunstharze geeignete Mischungskomponenten zu dem Bitumen sind (S. 48).
c)	Krannich erwähnt in meinem Aufsatz in "Die chemische Fabrik" von 1940, S. 234, daß der Versprödungspunkt handelsüblicher Bitumina durch Zusatz von Oppanolen um etwa 30° herabgesetzt und gleichzeitig deren Temperaturetandfestigkeit etwa um die gleiche Temperaturspanne erhöht werden kann. Oppano 1-Bitumenmassen werden als besonders geeignet zu dem Füllen von Dehnfugen bei Betondecken oder Betonstraßen bezeichnet.
d)	Endlich haben sich die Kläger noch auf eine Patent-
schrift DRP Hr. 744 853 (ausgegeben 1944) berufen, deren Pa- I tentanspruch folgenden Wortlaut hat:	1
 
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’’Dauernd plastisch bleibende Hasse zur Verwendung auf bandförmigen Trägern für Korrosionszwecke oder in Verbindung mit Fasern als Abdichtungsmasse, bestehend aus einer Mischung von Produkten der Erdöldestillation oder Braunkohlenverschwelung mit einem Zusatz von weichgummiartigen Polymerisaten des Isobutylens”.
Die Beklagte hat der Berücksichtigung dieser erst in der mündlichen Verhandlung überreichten Druckschrift widersprochen. Einer Entscheidung über die Frage, ob diese Entgegenhaltung als verspätet zurückzuweisen wäre, bedarf es. nicht, da sie am Ergebnis der Entscheidung nichts ändert.
Die Neuheit des Erfindungsgedankens des Streitpatents ist demnach zu bejahen, weil keine der besprochenen Entgegenhaltungen die vollständige Kombination aller Verfahrensschritte des Streitpatents (nach dessen gebotener Einschränkung auf die Stoffauswahl: "Bitumen plus Kunstharz") vorwegnimmt. Auf weitere Entgegenhaltungen braucht nach den Erklärungen, welche die Nichtigkeitskläger vor dem Gutachterauftrag' an den gerichtlichen Sachverständigen abgegeben haben, nicht eingegangen zu werden, zu demal die nicht erörterten Patentschriften auch vom Senat als ferner liegend erachtet werden.
IV. Fortschritt und Erfindungshöhe:
Hinsichtlich der Fortschrittlichkeit des neuen Gedankens, die Standfestigkeit einer zur Abdichtung von Betonrohren bestimmten bituminösen Masse durch Kunstharzzusatz zu erhöhen und sodann die weiteren Verfahrensschritte des Streitpatents durchzuführen, bestehen keine Bedenken.
Der gerichtliche Sachverständige hat das Vorliegen einer Bereicherung der Technik für den Fall, daß die Offenbarung*' als solche bejaht werde, anerkannt. Auch läßt der unbestrittene wirtschaftliche Erfolg des Tok-Bandes erkennen, daß das Dichtungsmittel und seine Anwendung in dem vorgeschriebenen Verfahren einem Bedürfnis der Praxis entgegenkamen.
 
Hingegen fehlt es dem Streitpatent an der erforderlichen Br- 7 findungshöhe. Wie die Beklagte in Übereinstimmung mit dem ge» richtlichen Sachverständigen hervorgehoben hat, besteht das Wesen des Streitpatents darin, daß es im Hahmen eines an sich bekannten Dichtungsverfahrens die Anwendung eines an sich ebenfalls bekannten Dichtungsstoffes vorgeschlagen hat. Oder andet? ausgedrückt: Das Verdienst des Streitpatents erschöpft sich | darin, in dem Dreistufen-Verfahren nach im den Austausch des früher üblichen gegen ein inswischen bekannt gewordenes, wirksameres Dichtungsmittel vorgenommen zu haben. Die Übernahme dieses durch wissenschaftliche Veröffentlichungen (ine» besondere Abraham) bereits vorbeschriebenen Dichtungsmittels "Bitumen plus Kunstharz" in den Betonrohrbau erforderte gewisse Überlegungen des Fachmannes, die aber keinen Erfindungsrang | haben, weil die Verbindung der an sich bekannten Einzel element e hier naheliegend war. Auch der gerichtliche Sachverständige erblickt: nur eine bescheidene Leistung darin, das von Abraham beschriebene Dichtungsmaterial in dem Verfahren von F^m| einzusetzen.
Die Beklagte hat auch nicht darzutun vermocht, daß der Anwendung einer Abdichtungsmasse aus Bitumen und Kunstharz ernstliche Vorurteile der Fachwelt entgegengestanden hätten. Soweit die Beklagte sich darauf beruft, es gebe Dichtungsmittel, die in Verbindung mit Beton zu chemischen Reaktionen führen, ist ihr entgegenzuhalten, daß die Beschreibung des Streitpatents weder auf diese Gefahr hinweist, noch eine Anweisung dazu enthält, wie dieser Gefahr begegnet werden kann. Ebensowenig kann ea das Streitpatent für sich in Anspruch nehmen, das Dreistufenverfahren nach FgH erat für ganz große Hohrdurchmesser anwendbar gemacht zu haben. Denn es ist weder ersichtlich, daß das Verfahren nach £|m0 I für größere Dimensionen unbrauchbar gewesen wäre, noch enthält das Streitpatent eine besondere Verhaltensregel für große Rohre, welche zur Überwindung fachmännischer Vorurteile dienen könnte.
Selbst der Hinweis der Beklagten, daß über 25 Jahre zwischen der Anmeldung des F^g^^~?a1*eirt8 und der Anmeldung des Streitpatents verstrichen seien, vermag nicht ihre Auffassung zu erhärten, daß die reine Anwendungslehre des Streitpatents eine schöpferische Leistung beinhalte. Denn die wissenschaftlichen Veröffentlichungen über Herstellung und Anwendungsmöglichkeiten einer Abdichtungsmasse aus Bitumen und Kunstharz datieren sämtlich erst aus den Jahren 1940 bis 1945. Die Beklagte selber hat nicht vorgetragen, daß die Fachwelt bereits wesentlich vor diesen Jahren in der Lage gewesen sei, von dieser neuartigen Abdichtungsmasse Gebrauch zu machen. Infolgedessen verbleiben als Zeitraum, in dem die Fachwelt der Anwendungslehre des Streitpatents noch nicht näher getreten ist, nur die Jahre von 1944 bis 1947» also eine recht kurze Zeit, die überdies wegen der Kriegs- und Nachkriegs-wirren der Fortentwicklung der (Technik v/eder in Europa noch in USA sonderlich günstig war* Der auf Grund des Standes der Technik ohnehin auf die Stoffauswahl "Bitumen plus Kunstharz" einzuschränkenden Verfahrenslehre des Patentanspruchs 1 kann somit keine Erfindungshöhe zugebilligt werden (vgl. auch BGH in GHUR I960, 27 - Verbindungsklemme).
V. Die Patentansprüche 2-12:
Nach der Nichtigerklärung des Hauptanspruchs sind auch die Ansprüche 2-12, von denen keiner einen selbständigen Erfindungsgedanken enthält, nicht mehr aufrecht zu erhalten;. Einer Begründung im einzelnen bedarf es nicht, da die Beklagte insoweit in der Berufungsinstanz keine Beanstandungen gegen die angefochtenen Entscheidungen vorgebracht hat.
Bezüglich der neu formulierten Ansprüche, welche die Beklagte in der mündlichen Verhandlung vorgeschlagen hat, ist folgendes zu bemerken: Der neue Anspruch 1 stellt, wie bereits oben angedeutet, eine Beschränkung auf dasjenige Verfahren dar, welches durch Verwendung einer in diesem Zusammenhang noch
 nicht als bekannt nachgewiesenen Dichtungsmasse allenfalls neu anzusprechen ist. Jedoch kann das Patent mit diesem neuen Hauptanspruch nicht aufrechterhalten werdeny weil ihm jeden, falls die nötige Erfindungshöhe fehlt. Die neuen Ansprüche z und 4 scheitern daran, daß die Anbringung eines Voranstrichs sowie einer Einlage aus Geweben oder Stricken bereits als te. kannt nachgewiesen worden ist. Anspruch 3 kann, wie bereits oben erwähnt, schon deshalb nicht gewährt werden, weil die Beklagte im Anmeldeverfahren auf einen inhaltsgleichen Sach-anspruch verzichtet hat.
Die Berufungen der Beklagten waren also mit der Kostenfolge aus §§ 40, 42 Abs. 3 PatG als unbegründet zurückzuweisea

Bock Jungbluth Fehle Spengler Ebel