BGH

Volltext der Entscheidung

i: zr148/57
V erkünd et
 Februar 1959 Jusiisobersekre Urkundsbeamter d er Geschäftsstelle
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I m Namen des Volkes
 In der Patentnichtigkeitssaehe
 Carl 10 in E
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Beklagten und Berufungsklägers;
gegen
 die Firma T0S.A. - vertreten durch?
in
(Schweis15
Klägerin und Berufungsheklagoe..
hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs mündliche Verhandlung vom 24 ^ Februar 1939 unte: ktmg der Bundesrichter Dr» Bocics Dr, Krüger-hic
 auf die ' Mitwir-.andDr»
Christoph* Dr« Spreng und Br„‘ -iiöscher
 für Recht erkannt?
Die Berufung des Beklagten gegen die Entscheidung des 1» Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom 4» Juni 1957 wird auf Kosten des Beklagten curückgewiesen»
Von Rechts wegen
 Tatbestand r
Der Beklagte ist Inhaber des am 30 ; Juni 1949 angsnielde-ten? auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes erteilten Patents 1?'i? das eine Sehieblehre und ein Verfahren au .ihrer Herstellung betrifftDie Priorität der Anmeldern in der Schweiz vom 1?» Juni 1949 ist in Anspruch genommen Die Patentansprüche lauten?
Verfahren zur Herstellung Von Schieblehren unter Verwendung eines die Lichtblendung vermeidenden, mattiert Veredeiungsüberzuges aus Chrom od.- dgl, , dadurch gekennzeichnet, daß bei der Herstellung nur die Zunge? soweit sie die Skalen trägt, mit mattiertem Vorodelungsüberzug versehen wird und die PLihrungsbahnen der Zunge keinen Veredelungsüberzug erhalten, so daß nach dem Veredeln der Oberfläche die Führungen des Schiebers und die Führungskanten der Zunge nicht nachgearbeitet aü werden brauchen-
2 - Hach dem Verfahren gemäß Anspruch 1 hergestellte Schieblehre„
3* Schieblehre nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet? daß die Zunge bis auf die äußeren schmalen Randstreifen, die der Führung des Schiebers dienen, vertieft ist, indessen so wenig, daß der zweckmäßig etwas über die Skalen der Zunge reichende Schieber gerade reibungslos über die Vertiefung hinweggleiten kann.-
4c Schieblehre nach Anspruch 2 und 3? dadurch gekennzeichnet? daß die matt veredelte Oberfläche mattweiß und die .nichtveredelten Führungsbahnen stahlblau gehalten sind.
uie. Klägerin hat unter PatG Klage erhoben mit
 Berufung auf § 'ü Abs, " Nr ' und dem Antrag,, das Patent für nichtig
 su erklären
 und dein Beklagten die Kosten des
 Verfahrens auf-
zlierleben.
Sie ist der Auffassung, daß der Gegenstand der Patentansprüche und 2 durch die schweizerische Patentschrift 351 vcrweggonommen sei.. Patenthindernd sei auch ein offenkundig vorbenutzter Winkelmesser nach der Zeichnung Bess EoEA "Rapporteur d'angels" vom 3 September 043 Bei diesem Winkelmesser sei der Skalenteil matt verchromt? die Ciiromschicht des Randteiles,, auf dem ein Teil der Ein-Stellvorrichtung geführt werde« könne auch weggelassen werden, wenn die Gefahr des Röstens nicht bestehe-. Schließ-
lich stehe dem Streitpatent das deutsche Patent 633 654 aie älteres Recht entgegen« Auch der Patentanspruch 3 sei auf Grund ö.er genannten Vorbenutzung und infolge des älteren Rechts nicht patentfähig» Überdies sei.er gegenüber der USA--Patentschrift	nicht	fortschrittlich.	Der	Pa-
tentanspruch 4 unterscheide sich sachlich nicht von dem Inhalt des Hauptanspruchs.- Er stelle eine platte Selbstverständlichkeit dar.
Per Beklagte hat dem Kiagantrage widersprochen und Klagabweisung beantragt» Er bestreitet eine offenkundige Yor-bonivczung; auch sei der Gegenstand des Patents irr- Stande der Technik nicht vorweggenommen und da3 ältere Recht treffe die Patentansprüche nicht« Die entgegengehaltene USA-Patentsohrift enthalte das Merkmal des angegriffenen Anspruchs 3 überhaupt nicht»
Per <, Hichtiglceitssenat .des Patentamts hat das Patent in vollem Umfang vernichtet» Bas ältere Recht stehe zwar dam Streitpatent nicht patenthindernd entgegen. Auch sei die Rohheit der Patentansprüche 1 und 2 gegeben, cs fehle ihren aber die Erfindungshöhe r Tie Unteransprüche 3 und 4
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seien eine bloße Fortentwicklung des Patentanspruchs 1» als solche echte Unteransprüche» und müßten daher ebenfalls vernichtet werden*
Segen die Entscheidung des Nichtigiceitssenats hat der Beklagte frist- und formgerecht Berufung eingelegt mit dem Antrag, die Klage abzuweisen« Die Erfindungshöhc müsse bejaht v/erdenj sie ergebe sich nicht zuletzt daraus« daß andere Fachleute zwar dem Streitpatent nahekommende Lösungen gefunden hätten» nicht aber dessen besonders günstige Gestaltung« Die Erfindungshöhe sei augenfällig gemacht durch den Vorteil» den das Patent gebracht habe.
Hilfsweise beantragt der Beklagte» die Patentansprüche 1 und 3 zu einem einheitlichen Anspruch 1 folgenden Wortlauts zusammen-aUfassen» "Verfahren zur Herstellung von Schieblehren unter Verwendung eines die Eichtblendung vermeidenden» mattierten V erede 1 ungsüberzuges aus Chrom od., dgiU, dadurch gekennzeichnet» daß bei der Herstellung die mittlere Bahn der Zunge» die die Skalen trägt» gegenüber den beiden Randstreifen» die der Führung des Schiebers dienen, vertieft vcird; indessen nur so wenig, daß der zweckmäßig etwas über die Skalen der Zunge reichende Schieber gerade reibungslos über die Vertiefung hinweggleiten kann, und daß nur dieser vertiefte mittlere Teil der Zunge mit mattiertem Veredelungs-Überzug versehen wird, während die Führungsbahnen der Zunge keinen Versdelungsübsrzug erhalten, so daß nach dem Veredeln der Oberfläche die Führungen des Schiebers und die Führungskanten der Zunge nicht nachgearbeitet .zu werden brauchen,”
Die Klägerin beantragt Zurückweisung der Berufung, Dem Streitpatent stehe das ältere Recht entgegen, überdies sei es» wie von dem Patentamt dargelegt, nculieitsschädlich vorweggenommen, zu demindest fehle ihm aber die Erfindungshöhe.-
Das ergebe sieh auch daraus, daß Schieblehren nach dem Eiagepatent sehen 1943 hergestellt worden seien» wobei man die Herstellung als eine Selbstverständlichkeit angesehen hab Dafür v/erde Beweis angeboten»
clOg
 Per
Beklagte bestreitet die
 behauptete Herstellung>
Pro
 Dr- Leinweber,
 Berlin, hat als gerichtlicher Sach-
verständig er
 ein schriftliches Gutachten verfaßt
 Er hat
 dieses in der mündlichen Verhandlung vorgetragen und auf Vorhalt der Parteien ergänzt*
En »scheidungsgründ e s
■Schieblehren werden zu dem Messen von Außen- und Innendurchmessern und von Abstandsmaßen benötigt. Da es hierbei vielfach auf Bruchteile von Millimetern ankomuit» muß eine große Genauigkeit beim Ablesen der Maße auf der Schieb!ehre gesichert sein. Von wesentlicher Bedeutung für ein genaues . und leichtes Ableeen ist neben der Ausführung der Teilstriche selbst der Zusüancl der Oberfläche, in der die Teilung cinge-
arbeitet ist, Pie Oberflächen der Schioblekren müssen.
fielen, geglät Oberflächen er Spiegelung und
 tet worden. Solche geglätteten, metallischen zeugen jedoch eine das Auge blendende Plächen-erschweren damit das Ablesen der Maße,
 De:,’ Erfinder des Streitpatents geht davon aus, daß man die Blendung bei Schicblehren dadurch zu vermeiden versucht habe, da.ß man der gesamten Oberfläche der Schieblehre durch mechanische, chemische oder elektrische Behandlung ein stumpfes, mattes Aussehen verlieh. Es sei ferner bekannt* Schieblehren mit einem Edolmetallüberzug zu versehen, an dam
 nur der die Skalen tragende Teil matt veredelt sei» Pie zur Herstellung solcher Schicblehren angewandten Verfahren hätten jedoch schwerwiegende Nachteile» Habe man nämlich die ganze Oberfläche mit einem Metallüberzug versehen, der sich mit einer gleichmäßigen Dicke nicht auftragen lasse * so mache sich eine teuere Nachbearbeitung notwendig!! die Oberfläche der Führungen des Schiebers und die Führungskanten der Zunge müßten nämlich sehr sorgsam nachbehandeit werden, zu demal sich besonders an den schmalen und scharfen Kante^i stets mehr Edelmetall absetze als auf der breiten Zungen-fläche. Darüber hinaus könne auch eine sorgsam ausgeführte Nachbearbeitung doch nicht mehr die’ideale, glatte Fläche wieder erzeugen, die vorher vorhanden gewesen seiDas habe die nachteilige Folge, daß der Schieber nur ruckweise bewegt werden könne, zu demindest aber nicht mit der gewünschten Leichtigkeit, die erforderlich sei, um ihn sofort ah* die gewünschte Stelle auf der Zunge zu bringen»
o) Das Streitpatent stellt sich die Aufgabe, eine Schieblehre herzustellen, deren Skaleneinteilung mattiert ist, die aber die Nachteile der bisher bekannten Schieblehren bei der Mattierung vermeidet» Zu diesem Zweck wird vorgeschlagen; die Schicblohre unter Verwendung eines die Lichtblendung verhindernden mattierten Veredelungsüberzuges (also z»B., aus Chrom) derart herzustellen, daß nur die Zunge, soweit sie die Skalen trägt, mit mattiertem Veredelungsüberzug überzogen wird, nicht aber die Jsührungsbahnen der Zunge» Diese Herstellungsmethode soll die Nachbearbeitung der Führungen des Schiebers und der Führungskanten der Zunge nach Veredeln der Oberfläche überflüssig machen.
Der Patentanspruch 2 stellt eine nach diesem Verfahren her-gestellte Schieblehre unter Schutz.
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als er±indungswesentlich an. daß nur die Skalen der Schicblehre mattiert werden; die übrigen Teile aber im Normalzustand bleiben (wenn es im älteren Rocht heißt., die Pührungsteile sollen geschliffen sein, so ist dies der Normalzustand)*
Über die Art der Herstellung einer Schieblehre der gekennzeichneten Weise sagt das ältere Recht nichts aus; Als Sach-^ patent schließt es indes jede Art der Herstellung ein, die für den Durchschnittsfachmann ohne erfinderische Überlegung auf der Hand liegt (RG MuW 1940, 232 mit weiteren Nachweisen; =•
So betrachtet stellt sich also zunächst die Präge, was unten "mattiert1' im Patentanspruch 1 des älteren Rechts zu verstehen ist und ob darunter auch die Herstellung einer Mattierung mittels eines Veredelungsüberzuges, wie sie das Streitpatent vorsieht, fällt. Die Beantwortung der Präge hängt davon ab, ob im Zeitpunkt der Anmeldung des älteren Rechts von einem Durchschnittsfachmann erwartet werden konnte, daß er eine Mattierung auch durch einen Veredelungs-Überzug (wie Mattverchromon) hersteilen würde; oder ob ihm für diese Aufgabe nur andere Mittel (wie z,B, mechanische Bearbeitung mittels Sandstrahlen) bekannt waren.. Der erkennende Senat ist mit dem Sachverständigen der Meinung, daß es dem Durchschnittsfachmann im maßgeblichen Zeitpunkt bereits geläufig war, daß eine Mattierung auch durch einen mattierten Vc.vedelungsübersug erzielt werden kann. Ein solches Vorfahren war nämlich speziell für Schieblehren durch die am 16, Oktober '943 veröffentlichte schweizerische Patentschrift Nr, 238 350, deren Patentanspruch 1 eine Schieblohrc unter Schutz stellt, die wenigstens zu dem Teil mattveredelt ist, bereits offenbart und der Pachweit bekannt. Wie sich aus der Beschreibung fliesur Patentschrift ergibt, sollte durch die Mattvoredelung sogar das gleiche wie in dem älteren Recht erreicht werden, nämlieh eine Verbesserung der Ablesegenauigkeit durch Verhinderung
 
der Blendung, Liest der Lurchscbni11sfa chmann den Anspruch • des älteren Hechts, so entnimmt er ihm also u,a. die Lehre, die Skalen durch Veredeln zu mattieren«
Darüber hinaus kenn er ferner entnehmen , daß von vornherein nur die Skalen, nicht aber andere Flächen der Schiebelehre, mit einem YeredalimgeUbersug versehen werden sali Sen« denn diese Flachen sollten geschliffen sein« Liese Lösung drängt sich, wenn man von Aufgabe und Zielsetzung fies älteren £echtes ausgehtrund den Patentanspruch 1 liest, geradezu auf, Kir den rurnhschnittsfacbmann wäre es sinnlos, wenn er s.B. bei der Herstellung einer Schiebelehre aus rostfreiem detail: wie sie zur Zeit der Anmeldung des älteren Rechts sum Stande der Technik gehörte, nur um die Mattierung der Skalen zuerreiche?. ■-inianhsti*, das gesamte Werkzeug veredelte, um sodann die zur Führung bestimmten Bahnen der Schiene glatt zu schleifen,
 Er wird vielmehr selbstverständlich von vornherein nur die Skala mit einem matten Yer^dolungsübersug versehen, während die Führungsbahnen ebenso selbstverständlich ohne Überzug bleiben. Von einer solchen Bearbeitung der Schieblehro lenkte auch nicht etwa diea'v/ähnte schweizerische Patentschrift
 ab. Dies gilt selbst dann, wenn der Auffassung des Beklagten gefolgt wird, wonach diese Patentschrift nur eine Mattveredelung der Skalen von Schieblohren im Auge hat, die auch außerhalb des Bereichs der Skalen mit eine® Tercdoiungs-
Überzug versehen sind« Denn das Problem der Toilvercdolung war, wie der Sachverständige unwidersprochen auageführt hat; bereits seit Jahrzehnten gelöst, so daß es dem Durchschnitts-fachaiann keine Schwierigkeit bereitete, in Fällen, in welchen cs der Zweck erforderte, nur eine Teilvcredclung der Schieb-lehre, nämlich auf der Skala vorsunehmen, den übrigen Teil der Schieblehre aber ohne 3eden Überzug zu lessen»
Gegen eine Ättveredelung nur eines Teiles der Saftieblohre bestanden auoh, wie der Sachverständige ausgeführt hat« koine Vorurteile, sofern man das Problem sauberer Abgrenzung
 zwischen veredelter und unveredelter Fläche gut lösen konnte., über diese Lösung enthalten beide Patente indessen nichts.-so daß dieses Problem für die Entscheidung über die Identität außer Betracht zu bleiben hat.
Schon der Wortlaut des Patentanspruches 1 des älteren Hechts schließt also eine Hcrstellungsmethode ein,, die sich in nichts von der im Anspruch 1 des Streitpatents offenbarten Lehre unterscheidet.
Dieser Auslegung des Anspruchs 1 des älteren Rechts wird zwar von dem Beklagten entgegengehalten, daß in der zugehörigen Beschreibung (S, 2 Zeile 28) nur von einer Mattierung durch Sandstrahlen oder durch chemische Mittel die Rede sei; Veredeln (z.B. Verchromen)sei keines dieser beiden Mittel, es werde galvanisch erzielt. Indes ist die Beschreibung für die Bestimmung des Gegenstandes der Erfindung des älteren Rechts nicht maßgeblich; entscheidend ist vielmehr, was der Durchschnittsfachmann aus dem Patentanspruch entnehmen kann. Aber selbst wenn man in dieser Richtung Bedenken hätte und eine Mattierung durch Mattveredelung nicht schon aus dem ■Wortlaut des Anspruchs 1 entnehmen wollte, müßte man auf Grund des Standes der Technik diese Mattierungsmethode zu demindest als glattes patentrechtliches Äquivalent zu den in der Beschreibung ausdrücklich erwähnten Mattierungsvcrfahron anseilen und damit als zu dem Gegenstand des älteren Rechts go-hörig betrachten. Auch aus dieser Sicht ergibt sich demnach eine Identität des Patentanspruchs 1 der beiden Patente,
 Der Beklagte hat schließlich noch vorgebracht, daß der Patentanspruch 1 in Verbindung mit dem Patentanspruch 4 erkennen lasse, daß das ältere Rocht eine Mattverchromung (und folglich wohl auch jede andere Art MattVeredelung) nur vorsehe, wenn die Schioblehre zur Gänze verchromt (veredelt) werde; dies wolle aber fiae Streitpatent gerade vermeiden.
-3ci diooer Auslegung des HauptAnspruchs 1 des Patents 654 wird .jedoch die Bedeutung und das Wesen eines Unterencpruche verkannt und praktisch an Hand des Unter-Anspruchs eiiic Einengung des Hauptanspruchs rorgonommcn-"Dies ist jedoch nicht angängig» Unteransprüchc sind Ausgc «teltungen des Hauptanspruchs: als solche können sie den Erfindungsgegcnstand nicht einschränken, sie sollen ihn vielmehr lediglich in einer Besonderen} zweckmäßigen Ausg staltung wiederholen,- Von da her Betrachtot liegt an Stcl o.er von dein Beklagten gegebenen Auslegung eher der Schluß nahe- daß der Unteranspruch 4 des älteren Hechts gerade deswegen gebildet wurde» weil nach dem HauptAnspruch nur eine Verchromung auf der Skala, nicht aber auf der ganzem Sehieblehre in Frage kam, der Fall der Verchromung der ge samten Sehieblehre aber vom Schutz nicht ausgeschlossen w sollte,
.Pa sich somit der Erfindungsgedanke des Anspruchs 1 des Streitpatents schon aus dem Anspruch 1 des älteren Hechts entnehmen läßt.- ohne daß es hierzu etwa der Ermittlung oii allgemeinen Erfindungsgedankens bedarf, ergibt sich eine Identität dieser Patentansprüche. Diese Gleichheit wird n deutlicher.- wenn man den Patentanspruch 2 dos Streitpaten' der die nach dem Verfahren hergestcilte Sehieblehre unter Schutzstellen soll, mit dem Anspruch 1 dos älteren Hecht vergleicht Die nach dem älteren Hecht geschützte Schiel'1 ist an der Skala mattiert» s-B* durch.einen Kattvcrcdclun Überzug, im übrigen geschliffen nvas man nach Aussage des Sachverständigen schon seit über 100 Jahren tut). Auch di Sehieblehre nach dem Streitpatent ist an der Skala durch Mattvereaelung mattiert, im übrigen geschliffen. Die Iden tltät dieser beiden Ansprüche ist offensichtlich.

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IVv Der Beklagte hat hilfsweise die Aufreehterheltung des Patents mit einem Anspruch beantragt, der inhaltlich im wesentlichen eine Zusammenfassung der Patentansprüche und 5 darsteilt. Er unterscheidet sich von den früheren Einzclansprüchon nur dadurch# daß der den bisherigen Patentanspruch 5 betreffende Teil von einem Verrichtungs- in einen Verfahrensanspruch umgewandelt wurde, Dies vermag die Beurteilung der Identitätsfrage jedoch nicht zu ändern# »veil die Patentkategoric - wie oben unter II dargelegt - nicht entscheidend ist. Sind aber die früheren Patentansprüche 1 und 3v gleich in welche Patentkategorie sie gekleidet sind, getrennt nicht haltbar, dann kann auch ihrer Zusammenfassung in einen Patentanspruch, bei der cs sich bloß um eine Aneinanderreihung der einzelnen Elemente der früheren Ansprüche handelt, ein Schutz nicht zugebilligt werden*
V. Der Unteranspruch 4- ist nach Ansicht des Sachverständigen eine platte Selbstverständlichkeit, Der Beklagte hat <iota nicht widersprochen. Er kann nach Wegfall der Ansprüche 1 - ? keinen selbständigen Bestand haben, was keiner weiteren Erörterung bedarf.
hach alledem war die Berufung gegen dieEntscheidung des Patentamts zurückzuweisen, ohne daß es eines Eingehens auf die von der Klägerin weiter geltend gemachten Ver-
nichtungsgründe bedurfte
* j A
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 42 Abs. 3, 40 PatG.
Bock	Krüger-Nieland	Christoph
 Spreng
Löscher