BGH · I ZR 133/67

2009 031 Wachs chlagev/erk § oa BG-HZ s nein WZGr § 16 Mokka - Express Zur Frage der warenzeichenmäßigen Benutzung bei Verwendung von Beschaiienheitshinweisen in Warenetiketten und eingetragenen Warenzeichen» BG-Hp Urte Vo 26o Februar 1969 - I ZR 133/67 - 0273- Hamburg LG- Hamburg BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES I ZR 133 /67 URTEIL Verkündet am 26o Februar 1969 Werner9 Justizobersekretär •1» Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit irma M flp - \i e r R e , Peter Alieininhabcr Peter Mgp? Beklagten und Revisionsklägerin3 ~ Prozeßbevollmächtigtes Rechtsanwälte und Dr,, * ProfoDr gegen die Firma Johann J JflHHIiB & G Oo in t r a ß e mm Klägerin und Revisionsbeklagte9 - Prosoßbevollraächtigtert Rechtsanwalt Br0 2 Der Io Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 26« Februar 1969 unter Mitwirkung der Senatspräsidentin Dr0 Kruger-Nieland und der Bundesrichter Pehle, Dr» Sprenkmann, AIff und Dr0 Merkel für Recht erkannt: Auf die Rechtsmittel der Beklagten werden das Urteil des 3» Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg vom 5o Oktober 1967 aufgehoben und das Urteil der Zivilkammer 15 des Landgerichts Hamburg vom 9o November 1966 abgeändert• Die Klage v/ird auch insov/eit abgev/iesen, als sie auf Unterlassung der Benutzung der Bezeichnung "Mokka-Expressn und auf Löschung des Warenzeichens Nr» gerichtet isto Die Klägerin hat die Kosten aller Rechtszüge zu trageno Von Rechts wegen ^j^i^standj. Die Klägerin ist Inhaberin des Wortzeichens "Mocca-press11 (Warenzeichenrolle Nr« das unter anderem für Bohnenkaffee-Extrakt eingetragen isto Seit 1956 vertreibt sie unter diesem Zeichen Bohnenkaffee-Extrakt-, Die Beklagte vertreibt eine Sorte ihres Bohnenkaffee-Extrakts in Dosen bzv/. Gläsern, deren Etiketten im v/esent- liehen den Aufdruck "Mjpfs Mokka-Express Kaffee" enthalten. Eie Etiketten entsprechen dem für die Beklagte eingetragenen, am Bo BBHi 1962 angemöldeten prioritäts jüngeren Warenzeichen Nr, In der Verwendung der Worte "Mokka-Express" sieht die Klägerin eine warenzeichenmäßige Benutzung ihres Zeichens "Moccapress” in verwechslungsfähiger Eorm0 Eie Vforte seien schlagwortartig hervorgehoben; auch sei dem Verkehr durch den großen Absatz ihres - der Klägerin -Bohnenkaffee-Extrakts das hierbei verwendete Kennzeichen "Moccapre; als Hinweis auf ihren Betrieb so bekannt daß er auch die ähnliche Bezeichnung "Mokka-Express" als einen Herkunftshinweio auffassen werde» Eine Beschaffenheitsangabe stelle diese Bezeichnung nicht dar, Eritte Unternehmen, die diese Bezeichnung bisher benutzt hätten, seien von ihr erfolgreich abgemahnt worden. Eie Klägerin hat neben weiteren, inzwischen rechtskräftig abgewiesenen Anträgen, die sich gegen die farbige Aufmachung des von der Beklagten verwendeten Etiketts richteten, mit der vorliegenden Klage beantragt, die Beklagte zu verurteilen, I, es bei Meidung fiskalischer Strafen zu unterlassen, ihren Bohnenkaffee-Extrakt unter der Bezeichnung "Mokka-Express" anzubieten, feilzuhalten und/oder in den Verkehr zu bringen, IIo in die Löschung ihres Warenzeichens Nr, einzuwilligeno Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und behauptet, die Bezeichnung<En"Mokka-Expressu und "Express-Mo kkaw würden auch von anderen Unternehmen in ähnlicher Meise als Beschaffenhoitsangabe benutzt0 Auch sonstige Beschaffenheitshinweise erv/arte der Verkehr auf der Verpackung von Kaffee, um klar und deutlich über die jeweilige Kaffeesorte unterrichtet zu werden« Das Landgericht hat den beiden Klageanträgen stattgegeben und die Kosten des ersten Rechtszuges gegeneinander aufgehoben0 Die hiergegen nur von der Beklagten eingelegte Eerufung hat das Oberlandesgericht auf Kosten der Beklagten zurückgewiescn0 Mit der Revision, um deren Zurückweisung die Klägerin bittet, erstrebt die Beklagte die Abweisung der noch im Streit befindlichen Klageanträge Entsehe idungsgründe s lo In tatsächlicher Hinsicht ist festgestellt; Auf dem Etikett der Beklagten, das ihrem eingetragenen Warenzeichen Nr« WB 10 entspricht, treten die Worte M0’s Mokka-Express Kaffee hervoro Das Wort Mfp*s ist in ein rotes, weißumrandetes Oval gesetzto Es ist, ebenso wie das Wort Kaffee, in weißer Schrift gehaltene Am größten ist das Wort Kaffee gedruckte Auch bei dem Wort flM0*sfl sind die Einzelbuchstaben größer als bei den Worten Mokka-Express0 Der Schriftzug steigt bei dem Wort uM^*stf leicht nach rechts aufwärts 20 Wie auch, das Berufungsgericht nicht bezweifelt, weist das Wort Mokka auf einen besonders starken Kaffee und das Wort Express auf einen schnell zuzubereitenden Kaffee hin«, Das Berufungsgericht meint jedoch, unter den Umständen des Streitfalles werde der Verkehr die Angabe !,Mokka~Expressu nicht als Beschaffenheitshinweis, sondern als Hinweis auf die Herkunft des Erzeugnisses aus einem bestimmten Betriebe auffassen0 Das Berufungsgericht zieht insoweit die Allgemeinheit der Verbraucher als angesprochene Ver3cehrskroise in Betracht, deren tatsächliche Auffassung jedoch nicht festgestellt zu werden brauche; es sei lediglich durch Wertung der Art und Weise des festgestellten Gebrauchs der Angabe zu entscheiden, ob dieser Gebrauch geeignet sei, von einem nicht unerheblichen Teil der maßgebenden Verkehrskreise als warenzeichenmäßig aufgefaßt zu werdeno Diese Ausführungen bedürfen einer Richtigstellunge Es kommt auch bei der Drage, ob eine Angabe geeignet ist, als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefaßt zu werden, auf die tatsächliche Auffassung der beteiligten Verkehrskreise an, von der sich die rechtliche Wertung nicht entfernen darf* Richtig ist nur, daß der Tatrichter unter den hier gegebenen Umständen berechtigt war, die Drage des warenzeichenmäßigen Gebrauchs nach der allgemeinen Lebenserfahrung zu beurteilen« Darauf laufen auch die weiteren Ausführungen des Berufungsgerichts hinaus0 Insoweit ist jedoch seine Würdigung in der Revisionsinstanz frei nachprüfbar, da die Revision zu Recht rügt, daß sie gegen die Lebenserfahrung verstoße0 3o Uaeh der Lebenserfahrung werden Beschaffenheitsangaben, um die es sich hier handelt, im allgemeinen auch als solche und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefaßte Das Berufungsgericht will diesen Grundsatz dahin cinschränken, es komme darauf an, ob die Bezeichnung dem Verkehr "ganz allgemein11 als Beschaffenheitsangabe dieneo Dieser Standpunkt ist zu enge Die Strenge der Auffassung des angefochtenen Urteils in dieser Frage zeigt sich schon darin, blaß es in diesem Zusammenhang sogar bei dem Wort Kaffee die warenzeichenmäßige Verwendung nur als "schwer vorstellbar51, also immerhin als denkbar., bezeichnet, ein Standpunkt, den es in anderem Zusammenhang wieder fallen-gelassen hat0 Fs ist auch nicht zu billigen, wenn das Berufungsgericht einen warenzeichenmäßigen Gebrauch nur dann verneinen will, wenn auf Grund der Lebenserfahrung eine Vermutung für die Üblichkeit der Angabe für die betreffende Warenart bestehe« In eingehenden Ausführungen unterstellt das Berufungsgericht sodann, daß die hier nicht verwendete Angabe "Express-Mokka" eine naheliegende Bezeichnung für einen schnell zuzubereitenden und besonders starken Kaffee sei, meint aber, das könne schon aus grammatikalischen Gründen nicht von der hier verwendeten Angabe "Mokka-Express" gesagt werden,, Ein Adjektiv könne in substantivischen Wortverbindungen in der deutschen Sprache niemals am Ende stehen; die hier fragliche Wortverbindung sei deshalb ungewöhnliche Wenn man sie überhaupt noch zu den Beschaffenheitsangaben zählen wolle, so sei sie jedenfalls ihrer untersten Stufe zuzuordneno Dann aber reiche die hier gegebene druckmäßige Hervorhebung der Angabe aus, um einen warenzeichenmäßigen.Gebrauch zu bejahen, zu demal das Wort Kaffee als eine Beschaffenheitsangabe für einen Herkunftshinweis überhaupt nicht in Betracht komme0 Dem stehe auch nicht entgegen, daß das Y/ort “M^'s“ auffällig herausgestellt seio Die Vorstellung, daß Mfp der Firmenname der Beklagten sei, könne zwar bewirken, daß ein feil der Verbraucher in der Bezeichnung "Mokka-Express11 nur ein Merkmal zur Unterscheidung des Erzeugnisses von anderen Erzeugnissen der Beklagten sehe« Es sei aber nicht ausgeschlossen, daß sich einem beträchtlichen anderen Teil der Verbraucher die Kombination von Firma und besonderer Warenbezeichnung, oder auch die besondere Warenkennzeichnung allein als Herkunftshinv/eis einpräge <, Unter Bezugnahme auf die 2osea-EntScheidung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1961, 280) verweist es zu dem Vergleich auf Beispiele - wie es irrig meint, ähnlicher Art - aus der Automobilindustrie ("Kapitän“, “Rekord“, “Kadett“)„ 4o Diese Begründung wird von der Revision mit Recht angegriffen a) Es ist zwar richtig, daß warenzeichenmäßige Benutzung auch bei Verwendung von Beschaffenheitsangaben vorliegen kann, nämlich wenn sie nach Art einer Marke verwendet werden (BGH GRUR 1955, 484 - Luxus/luxor)„ Im Streitfall kann ein solcher markenmäßiger Gebrauch jedoch nicht bejaht werden,. Die Klägerin hat im Schriftsatz vom 260 Januar 1966 selbst vorgetragen, in dem Warenzeichen der Beklagten sei allein das Wort <fM^9s,f schutzfähiger Bestandteil o Die übrigen Bestandteile seien nicht schutzfähig p Das Wort “Mokka-Press“ (gemeint wohl; Mokka-Express) sei von Haus aus nicht schutzfähig, weil “Mokka“ auf die spezielle Kaffeesorte bzw0 Geschmacksrichtung des Kaffees hindcute, während "Express“ lediglich die besondere Art des Kaffees, nämlich eines schnell löslichen Kaffees 8 - (Extrakt*-Kaffee) wiedergebe« Das Wort Mokka-Express sei demnach im Sinne des Warenzeichengesetzes nicht schutz-fähig« Diesen Ausführungen, die sich auf die konkrete, auch auf dem Etikett der Beklagten verwendete Verletzungsform bezogen, kann nur zugestimmt werden« Keineswegs erlangt ein Beochaffenheitshinweis allein schon durch die Aufnahme in ein Warenzeichen, dessen kennzeichnender Bestandteil in einem anderen, hervorgehobenen Wort (hier; H^) besteht, die Bedeutung eines betrieblichen Herkunfts-hinweiscso Demgegenüber kann den philologischen Erwägungen des Berufungsgerichts über die sprachliche Ungewöhnlichkeit der angegriffenen Bezeichnung nicht beigetreten werden« Diese ist, wio in den einleitenden Ausführungen des Berufungsurteils auch nicht verkannt worden ist, dann nicht sprachunüblich gebildet, wenn man sie - wie geboten - als Ganzes betrachtet« Danach wird die Ware als ein Erzeugnis der Birma kenntlich gemacht und zwar als ein "Mokka-Express Kaffee"« Die beiden Worte Mokka und Express bezeichnen zusammen die besondere Sorte Kaffee« Die Stellung des Wortes Express hinter Mokka kann deshalb nicht den Schluß rechtfertigen, daß diese Zusammenstellung der Worte weniger sprachüblich gebildet sei, als die Zusammenstellung "Express Mokka.. Kaffee", die auch vom Berufungsgericht als sprachübliche Beschaffenheitsangabe gewertet wird« Im übrigen mag gegenüber den Ausführungen des Berufungsgerichts auch auf Sortenangaben wie "Mocca-Mild", "Mokka-Extra" und "Mokka-Perl" verwiesen werden« b) Der Beschaffenheitshinweis der Beklagten erhält die Eigenschaft eines betrieblichen Herkunftshinweises auch nicht durch die hier konkret gegebene drucktechnische Hervorhebung 0 Eine Hervorhebung, etwa in Allein-Stellung, kamn zwar zur Folge haben, daß auch eine Beschaffenheitsangabe als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefaßt v/ird (BGH GRUR 1961, 280 - fosca) „ Ob das der Fall ist, richtet sich aber auch in diesen Fällen nach den gesamten Umständen der konkreten Benutzung, insbesondere nach der Uatur der betreffenden Ankündigung und dem wottbewerb-lichen Zusammenhang (BGH GRUR 1964, 71, 73 - Personifizierte Kaffeekanne; 1964, 385, 386 - Kaffeetafelrunde)« So hat der erkennende Senat in dem erst nach der angefochtenen Entscheidung ergangenen Beschluß vom 4° Oktober 1967 (GRUR 1968, 365, 366 - pralin6) ausgeführt, die Hervorhebung begründe die Annahme warenzeichenmäßigen Gebrauchs einer Beschaffenheitsangabe dann nicht, wenn es sich um eine Y/are handele, die dem Verkehr in unterschiedlichen, für den Kaufentschluß wesentlichen Sorten angeboten werde, wenn sic ferner erkennbar eine dieser Sorten beschreibe und wenn der Verkehr entsprechend den Gepflogenheiten auf dem einschlägigen Warengebiet erwarte, daß die unterschiedlichen Sortenbezeichnungen augenfällig herausgestellt werden« Es ist nicht erforderlich, daß gerade die konkrete Beschaffenheitsangabe bereits üblich ist (zutr0 Heydt in der Anm«, zu BGH GRUR 1968, 365, 367 ~ praline); es genügt vielmehr, daß sie als Beschaffenheitshinweis erkannt v/irdo Diese Annahme wird aber besonders dann gefördert, v/enn es bei Yfaren der fraglichen Art im Interesse des Käuferpublikums liegt, die Sorte augenfällig zu kennzeichnen, und das Publikum das auch erwartet« Eine solche allgemeine Gepflogenheit, Beschaffenheitshinweise, die auf die Sorte hinweisen, auf den Etiketten anzubringen, ist für Kaffee zu bejahen, da die Käuferpublikura Wert auf die einzelne Kaffoesorte legt« Der Verbraucher bedarf ihrer um so 10 - mehr? als der Verkauf im Einzelhandel heute in weitem Umfang ohne Einschaltung von Verkaufspersonal vor sich geht und der Käufer deshalb der zu seiner selbständigen Auswahl ausgestellten Ware ohne Schwierigkeiten muß ansehen können? um welche Sorte e3 sich handelt0 c) Im Streitfall kann an dieser Beurteilung ein Zweifel um so weniger bestehen? als die Beschaffenheitsangabe weniger stark hervortritt als das nicht nur größer gedruckte? sondern auch an erster Stelle stehende und sowohl von Haus aus? als auch nach dem sprachlichen Zusammenhang als Herkunftshinweis aufgefaßte Wort ,lMp,s,le Zwar kann eine Angabe auch dann als Warenzeichen aufgefaßt werden? wenn sie neben einer Firmenbezeichnung verwendet wird (BGH GRUR 1968? 367? 369 r - Corrida). Bei Hinzufügung eines Beschaffenheits hinweises kann das aber nur in Ausnahmefallen und jedenfalls dann nicht gelten? wenn ein Beschaffenheitshinweis bei der betreffenden Warenart vom Käuferpublikum erwartet wird und der Beschaffenheitshinweis weniger stark hervorgehoben v/ird, als das zugleich verwendete, auf die betriebliche Herkunft hinweisende Firmenschlagworto Die vom Berufungsgericht für seine gegenteilige Auffassung herangezogenen Beispiele aus der Automobilindustrie ("Kapitän” u0a0) liegen in diesem Funkt anders? weil es sich dort nicht um sprachübliche Beschaffenheitshinweise handelte 5o Da § 16 WZG? soweit er Beschaffenheitsangaben betrifft? dem Gedanken Rechnung tragen will, daß der Verkehr in deren Verwendung nicht ungebührlich eingeengt werden darf, also als ein Durchbruch wettbewerbsrechtlicher Erwägungen im Zeichenrecht anzusehen ist? bedarf es im Zweifel stets auch der Prüfung? ob die konkrete Art der 11 - Verwendung des Beschaffenheitshinweises eine nach Lage der Sache unnötige? vermeidbare Schwächung des eingetragenen Warenzeichens bewirkta Auch das kann aber im Streitfall nicht bejaht worden«. Es handelt sich um einen jener Fälle? in denen ein Wort (hier nMoccapressn) als Warenzeichen eingetragen worden ist? weil cs? obwohl an eine Beschaf-fenheitsangabe angclehnt? von dieser ausreichend abgehoben ist, so daß seine Schutsfähigkeit eben wegen dieser Abweichung anerkannt werden konnte,. Zwar muß schon bei der Frage? ob derartige Zeichen eingetragen werden können? auf die Gefahr Rücksicht genommen werden? daß auf Grund des dann eingetragenen Zeichens ungerechtfertigte Verbietungs-rcchte gegenüber einem nichtwarenzeichenmäßigen Gebrauch der Beschaffenheitsangabe erhoben werden? an die das Zeichen angclehnt ist (BGH GRUR 1968? 694? 695 - Polyestra)0 Bas bedeutet jedoch nicht? daß aus einem solchen Warenzeichen gegen die Verwendung des Beschaffenheitshinweises stets schon dann vorgegangen worden könnte? wenn dieser in hervorgehobener Form benutzt wird«. Die Gefahr? daß die angesprochenen Verkehrskreise bei Begegnung mit einem drucktechnisch hervorgehobenen Beschaffenheitshinweis an das ihnen inzwischen etwa bekanntgewordene ähnliche Ykxrenzeichen irgendwie erinnert werden? folgt aus der solchen Warenzeichen von Haus aus anhaftenden Schwäche? die sich aus der Anlehnung an einen Beschaffenheitshinweis ergibto Eine derartige Gefahr? die sich namentlich bei einer gewissen Bekanntheit des eingetragenen Warenzeichens ergeben kann? genügt deshalb noch nicht? um die Hervorhebung als Wettbewerbsverstoß zu werten? sofern eine solche Hervorhebung durch den Zweck? die besondere Sorte der Ware zu kennzeichnen? hinreichend veranlaßt ist und nicht etwa auf der Absicht beruht? dem geschützten Zeichen nahezukomrnen und Verwechslungen mit ihm herbeizuführeno Die hier ange- 12 - griffene Form der Hervorhebung hält sich in den hiernach zu ziehenden Grenzen0 Es v/äro zu eng, die Beklagte auf die Verwendung der Angabe “Express-Mokka11 zu verweisen; diese Angabe v/äro in der von der Beklagten verwendeten GesamtbeZeichnung s Express Mokka Kaffee) sprachlich überdies nicht so glatt wie “M^'s Mokka:» Express Kaffee”„ Ob die Beklagte berechtigt wäre, die Worte Mokka Express ohne besondere Herausstellung ihres Firmennamens oder in einer für Warenzeichen typischen Art, etwa durch auffällige bildliche Gestaltung der verwendeten Buchstaben (dazu vgl0 BGH GRUR 1955? 484 - Luxus/Luxor) oder durch Umrahmung der Worte auf dem Etikett zu verwenden, und ob unter solchen Umständen ein zoichenrechtlicher Gebrauch dieser Worte (“nach Art einer Marke”) gegeben sein könnte, bedarf keiner Entscheidungo 6o Da nach dem Bargelegten die Verwendung der Worte “Mokka Express” in dem für die Beklagte eingetragenen Warenzeichen nicht die Rechte der Klägerin verletzt, war auch der auf Einwilligung in die Böschung dieses Zeichens gerichtete Klageantrag abzuweisen0 7o Auf die hiernach begründete Revision der Beklagten war das Berufungsurteil aufzuheben und auf die Berufung der Beklagten das landgerichtliche Urteil zu ändern, soweit es der Klage entsprochen hat«. Die Entscheidung über die Kosten beruht auf § 91 3P0o Krug er-Ifieland Alff fehle Merkel Sprenkmann