Volltext der Entscheidung
Nachschlagewerk: ja ,
Amtliche Sammlung:
2426 012
PatG § 1
Es gibt Sonderfälle, in denen der Verwendungszweck der in einer Patentschrift vorgeschlagenen Lösungsmittel das eigent liehe Wesen der Erfindung ausmacht, so daß er als Aufgabenstellung notwendig zu dem Inhalt der Patentlehre gehört und der Offenbarung bedarf. Dieser Grundsatz ist nicht nur auf Fälle beschränkt, in denen die Lehre erst durch die Kenntnis des besonderen Verwendungszwecks einen technisch verwert baren Sinn erhält (so bereits BGH in GRUR I960, 542, 544 -Flugzeugbetankung), sondern erheischt auch dann Anwendung, wenn die Lehre erst unter Berücksichtigung der besonderen Zweckbestimmung Erfindungsrang erhält.
Grundvoraussetzung dafür, daß eine patentfähige Funktionserfindung anerkannt werden kann, ist also, daß die neuartige Funktion als solche in der Patentschrift offenbart ist.
BGH, Urt. v. 22. September 1961 - I ZR 130/57 - Deutsches
Patentamt
I ZR 130/57
Verkündet am 22. September 1961 Cfrunau, Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
Im Namen des Volkes
In der Patentnichtigkeitssache
Friedrich S
Beklagten und Berufungsklägers,
- vertreten durchs Patentanwalt Dr.-Ing. M. E<
S!
gegen
Henrik Vilhelm D BHHHB (Norwegen),
Kläger und Berufungsbeklagten,
- vertreten durch: Rechtsanwalt Br.
' Patentanwalt Dr.
hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die mündliche Verhandlung vom 22. September 1961 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Prof. Dr. h.c. Wilde und der Bundesrichter Br. Krüger-Nieland, Dr. Löscher, Dr. Spengler und Claßen
für Recht erkannt:
Die Berufung des Beklagten gegen die Entscheidung des 1. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom 1<I. März 1957 wird auf Kosten des Beklagten zurückgewiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Der Beklagte ist Inhaber des seit dem 10. September 1952 laufenden Patents Nr. 913 624, dessen Patentansprüche wie folgt lauten:
1. Einlegesohle, gekennzeichnet durch ihre Ausbildung als PormstUck aus Polyäthylen.
2. Einlegesohle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das PormstUck in an sich bekannter Weise einseitig mit Erhöhungen in Form von Rippen, Zäpfchen o. dgl. versehen ist.
3. Einlegesohle nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß das PormstUck in an sich bekannter Weise mit siebartig verteilten Löchern ausgestattet ist, welche zwischen den Erhöhungen liegen.
4. Einlegesohle nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß das die Sohle bildende Polyäthylen eine Shore-Härte 95 und ein Mindestmolekulargewicht von 16 000 besitzt.
Gegen dieses Patent hat der Kläger Nichtigkeitsklage erhoben mit der Begründung, daß die Verwendung des Kunststoffs Polyäthylen zur Herstellung von Einlegesohlen, deren Raumform insbesondere durch die Schweizer Patentschrift Nr. 198 955 vollständig vorbekannt gewesen sei, keine pa-tentv/ürdige Erfindung darstelle.
Gegen diese Nichtigkeitsklage hat der Beklagte V/iderspruch erhoben und Klagabweisung beantragt.
Durch die Entscheidung des 1. Nichtigkeitssenats vom 12. März 1957 ist das Streitpatent für nichtig erklärt worden. Gegen diese Entscheidung richtet sich die formund fristgerecht eingelegte Berufung des Beklagten mit dem Anträge,
die Nichtigkeitsklage unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung abzuweisen.
Zur Unterstützung seiner Ausführungen hat er folgende Privatgutachten überreicht:
Gutachten des Dr. med. Theophil vom 10.12.1957; Gutachten des Dipl.-Phys. Dr. 24.2.1958;
Gutachten des Dr. med. MHBBBkvom 30.6.1959.
Der Kläger hat Zurückweisung der Berufung beantragt und Privatgutachten von Patentanwalt Dr. Dr. Mejm^vom 29.8.1958, 5.8. und 2.10.1959 überreicht.
Als gerichtlicher Gutachter ist Prof. Dr.
bestellt worden, der ein schriftliches Gutachten erstattet und dieses in der mündlichen Verhandlung erläutert hat.
Ents che i dungsgründ e:
I. Bei der Anmeldung seiner Einlegesohle ist der Erfinder , des Streitpatents davon ausgegangen, daß mit den bekannten Einlegesohlen teils der Zweck verfolgt worden sei, eine glatte Auflagefläche für den Fuß zu schaffen, teils auch der Zweck, den Fuß warm zu halten oder eine Belüftung des Fußes zu bewirken. Unbefriedigend seien bisher die zur Herstellung derartiger Einlegesohlen verwendeten Werkstoffe gewesen, da sie bei Erwärmung oder Durchfeuchtung schädliche Bestandteile freigegeben und den Fußschweiß aufgesaugt hätten. Zahlreiche Werkstoffe seien auch nicht geruchfrei gewesen und hätten keine genügende Biegsamkeit und Haltbarkeit besessen.
Zur Abstellung dieser Mängel schlägt der Anmelder vor, die Einlegesohle als Formstück, aus Polyäthylen auszubilden.
Dem Streitpatent liegt also die technische Anweisung zugrunde:
Verwende Polyäthylen - in Gestalt eines Formstücks -
als Werkstoff für die bekannten Einlegesohlen.
Dieser Gegenstand der Erfindung ist in der angefochtenen Entscheidung zutreffend und in Übereinstimmung mit der Auffassung beider Parteien als neu anerkannt worden.
Aus dem Stande der Technik sind folgende Entgegenhaltungen zu berücksichtigen:
1. Die schweizerische Patentschrift Nr. 198 955-» veröffentlicht 1938, empfiehlt eine Schuheinlegesohle, welche über die ganze Fläche mit Rippen versehen ist und in den Rillen zwischen den Rippen Perforationen trägt. Als verwendbares Material werden erwähnt: Leder, Linoleum, Gummi, Kork sowie durch Pressen formbares oder in warmem Zustande vergießbares Material.
2. In der französischen Patentschrift 1 009 006, veröffentlicht am 26. Mai 1952, wird die Herstellung von Schuhsohlen (1. Absatz) sov/ie von ganzen Strandschuhen oder Sandalen (letzter Absatz) aus thermoplastischen Massen, z.B. aus Polyäthylen, gelehrt. Der Beklagte glaubt, der Beschreibung dieses Patents entnehmen zu können, daß der thermoplastischen Masse (im Gegensatz zur Lehre des Streitpatents) stets ein Weich-macher hinzugefügt werden müsse. Diese Auslegung ist aber unrichtig; denn auf Seite 1 Abs. 4 heißt es eindeutig:
"Ein geeigneter Weichmacher kann der thermoplastischen Masse beigemengt werden" ("peut §tre incorpore").
Da der Beklagte selbst seine biegsamen Einlegesohlen oh: Y/eichmacher-Zusatz herstellt, so widerlegt er damit zugleich seinen Prozeßvortrag, für die Schuhsohle nach dem französisc: Patent Nr, 1 009 006 sei die Verwendung eines Weichmachers stets unentbehrlich, weil die Sohle andernfalls bretthart werden müsse. Denn für diese Schuhsohlen ist in der älteren Druckschrift keineswegs eine bestimmte Dicke vorgeschrieben. Ganz im Gegenteil v/ird am Schluß der Beschreibung ausdrücklic die Möglichkeit einer Verwendung für Strandschuhe erwähnt, die erfahrungsgemäß eine sehr dünne Sohle haben. - Hingegen wird die Möglichkeit einer Verwendung für die - ebenfalls dünnen - Einlegesohlen in der französischen Patentschrift nicht behandelt.
3. Die französische Patentschrift Nr. 1 009 037» veröffentlicht am 26. Mai 1952, sieht die Herstellung von Hartkappen für Schuhwerk in der Weise vor, daß eine Fasermasse mit Kunstharz oder thermoplastischer Substanz, z.B. Polyäthylen (vorzugsweise unter Zusatz eines Weichmachers), durchtränkt wird.
4. Aus dem Kunststoff-Taschenbuch von Pabst, herausgegeht von Saechtling und Zebrowski sind folgende Materialeigenschaften des Polyäthylens ersichtlichj
hohe chemische Beständigkeit, S. 81, *
gleicher elektrischer Widerstand wie Hartgummi, S. 82, geschmacksfrei und geruchlos, so daß physiologisch unbedenklich, S. 120,
Wärmeleitfähigkeit und Wasseraufnähme gleich Null, S. 232/33.
Eine Übersicht über die Eigenschaften und die Verwendbarkeit des Polyäthylens lieferte auch der Aufsatz von Hopff, "Polyäthylen - ein hochwertiger Kunststoff von vielseitiger Verwendbarkeit", abgedruckt in der Zeitschrift "Chemische Industrie" des Jahres 1951.
5. Die deutsche Patentschrift 818 678, ausgegeben am 25.10.1951, schlägt andere Kunststoffe als Polyäthylen als Werkstoffe für Schuheinlagen vor, nämlich: Polyvinylchlorid mit einem entsprechenden Zusatz an Weichmachern, Vinylchloridacetat und andere Mischpolymerisate des Vinylchlorids. Allerdings handelt es sich hier nicht um einfache Schuheinlegesohlen, sondern um orthopädische Einlagen.
Da keine dieser Entgegenhaltungen Polyäthylen als Werkstoff für die Herstellung von Schuheinlagen angibt, so ist die Neuheit des Gegenstandes der Erfindung des Streitpatents unbedenklich zu bejahen.
Auch die technische Fortschrittlichkeit des Erfindungsgegenstandes kann nicht ernstlich bestritten werden. Beide Parteien befassen sich erfolgreich mit dem Absatz von Einlegesohlen aus Polyäthylen und der Kläger rühmt seinen Sohlen genau die gleichen vorteilhaften Eigenschaften nach,wie sie auch in der Beschreibung des Streitpatents angegeben werden (vgl. Anlage B 23).
6. Schließlich hat der Kläger noch versucht, die Neuheit und Fortschrittlichkeit des Streitpatents durch Vorlage einer weiteren Druckschrift zu Fall zu bringen, die er erst in der mündlichen Verhandlung überreicht hat. Es handelt sich dabei um einen im Juli-Heft der Zeitschrift '‘Kunststoffe”, Jahrgang 1952, S. 207, abgedruckten Hinweis auf Einlegesohlen aus Poly-vinylidenchlorid, welche sich gut im Koreakrieg bewährt haben sollen.
Diese Vorveröffentlichung steht zwar dem Streitpatent insofern näher als die bisher erörterten Entgegenhaltungen, als ,oie erstmalig einen dem Polyäthylen verwandten Kunststoff als Ausgangsprodukt für eine Einlegesohle erwähnt. Gleichwohl sind die Unterschiede zu dem Streitpatent erheblich. Abgesehen davon, daß als Werkstoff nicht Polyäthylen, sondern Polyvinyliden-chlorid vorgeschlagen wird, enthält die ältere Druckschrift
auch im Hinblick auf den strukturmäßigen Aufbau der Einlegesohle die besondere Anweisung, nicht etwa stanzbare oder gieß, bare Formstücke zu verwenden, sondern die Sohle aus 7 verschiedenen Gewebelagen zusammenzuschweißen, die jeweils einzeln in unterschiedlicher Musterung aus Polyvinylidenchlorid-Fäden gesponnen werden müssen. Chemisch und physikalisch weist diese vorbekannte Sohle also eine ganz andere Zusammensetzung als das Polyäthylen-Formstück nach dem Streitpatent auf. Zudem enthält die Vorveröffentlichung keinen Hinweis darauf, daß ausgerechnet die Verwendung des Werkstoffs Polyvinylidenchloriö gewisse Gebrauchsvorteile mit sich bringen könne, sondern sie erschöpft sich im Kern in der Offenbarung, daß die erstrebten Vorteile durch ein bestimmtes Gewebe aus Kunststoffaden er- m reichbar sind. Endlich bedeutet es einen eindeutigen Fabrikationsvorteil gegenüber der komplizierten Herstellung eines aus 7 selbständigen Lagen bestehenden Schichtgewebes, daß Einlegesohlen nach dem Streitpatent einfach durch Gießen oder Ausstanzen eines Formstücks hergestellt werden können. Daher wird auch die Fortschrittlichkeit des Streitpatents durch diese letzte Entgegenhaltung nicht in Frage gestellt.
II. In Übereinstimmung mit dem Nichtigkeitssenat kann jedoch der schlichten Anwendungslehre, Polyäthylen als Werkstoff für die Herstellung bekannter Einlegesohlen zu verv/enden, keine ausreichende Erfindungshöhe zuerkannt werden.
Schon in der Amtspraxis des Reichspatentamtes wurde es nicht Ä als eine patentwürdige Erfindung.anerkannt, wenn die bekannten Eigenschaften eines bekannten Stoffes, die ihn vornehmlich von> anderen Stoffen unterscheiden, für einen anderen Gegenstand nutzbar gemacht werden (vgl. RPA in GRIJR 1941, 275). Auch im vorliegenden Falle erschöpft sich das Verdienst des Patent-annelders darin, die aus allgemeinen Veröffentlichungen, wie dem Kunststoff-Taschenbuch von Pabst und dem vorerwähnten Aufsatz von Hopff, bereits vorbekannten Materialeigenschaften von Polyäthylen (nämlich Biegsamkeit, Festigkeit, gesund-
heitliche Unschädlichkeit, fehlende Hygroskopizität, chemische Neutralität, Geruchlosigkeit, Abwaschbarkeit - vgl. S. 1, Z. 28 ff der Patentbeschreibung} für die Herstellung einer - als Raumforra bereits bekannten - Einlegesohle auszunutzen. Der Erfolg des Streitpatents ist demnach kein Ergebnis einer schöpferischen Leistung des Anmelders, sondern lediglich der fachmännisch richtigen Anwendung eines für Fälle nahe verwandter Art bereits erfolgreich angewandten Werkstoffs.
Wie naheliegend die Anwendung des Werkstoffs Polyäthylen für die Herstellung von Einlegesohlen im Jahre 1952 gev/esen ist, erhellt vor allem aus der französischen Patentschrift Nr. 1 009 006 (vgl. oben I, 2), welche bereits die Eignung von Polyäthylen bei der Herstellung von Schuhsohlen, sowie von Sandalen und Strandschuhen hervorhebt. Aus dieser Patentschrift konnte der Durchschnittsfachmann auf dem Gebiete der Fabrikation von Einlegesohlen durchaus Anregungen für die Verwendung des gleichen Werkstoffs gewinnen, wenn auch nicht verkannt werden soll, daß Schuhe und Einlegesohlen in der Regel nicht in den gleichen Fertigungsstatten fabriziert werden. Das ändert aber nichts daran, daß es sich um Fertigungszweige nahe verwandter Art handelt, welche von den beiderseits erzielten Fortschritten Kenntnis zu nehmen pflegen, so daß wechselseitige Befruchtungen nicht fern liegen.
Irrig ist auch die Auffassung des Beklagten, daß die vorerwähnte französische Patentschrift bei der Prüfung der Erfindungshöhe des Streitpatents gänzlich auszuscheiden habe, weil sie dem Praktiker nur eine Anwendung von Polyäthylen unter Zusatz von Weichmachern offenbare. Die Unrichtigkeit dieser Auslegung ist bereits oben (vgl. I, 2) dargetan worden. Selbst wenn man aber dem Beklagten in seiner Auffassung folgen wollte, daß der Fachmann aus eigenem Wissen dicke Schuhsohlen aus Polyäthylen nur mit V/eichmachern hersteilen würde, so würde ihn sein Fachwissen doch gerade nicht daran hindern, dünne Polyäthylen-Einlegesohlen ohne jeglichen Weichmacherzu-satc anzufertigen.
Der Anmelder hatte bei seinem Vorschlag, die bekannten Eigenschaften des Polyäthylens für die Fabrikation von Einlegesohlen nutzbar zu machen, keine besonderen technischen Schwierigkeiten zu überv/inden, noch hat er damit in überraschender Weise eine neue technische Wirkung erreicht.
Ähnlich wie in zwei jüngeren Entscheidungen des Senats (vgl. BGH in GRUR I960, 27, 29 - Verbindungsklemme; BGH vom 16. Juni 1961 - I ZR 162/57 - Rohrdichtung) muß daher seiner bloßen Anweisung, bekannte Werkstoffe gegen einen neueren Kunststoff auszutauschen, die Patentwürdigkeit abgesprochen werden. -Demgegenüber hat der gerichtliche Sachverständige vor allem in der mündlichen Verhandlung den Standpunkt vertreten, die erfinderische Leistung des Streitpatents bestehe vor allem | darin, die tief wurzelnde Abneigung der Einlegesohlen-Fabri-kanten gegen solche Materialien, die nicht hygroskopisch sind, überwunden zu haben. Dieser Meinung kann jedoch nicht gefolgt werden, weil bereits in der schweizerischen Patentschrift Nr. 198 955 von 1938 eingehend diejenigen Maßnahmen erörtert worden sind, welche die Verwendung auch unhygroskopischen Materials, insbesondere der ausdrücklich dort vorgeschlagenen Werkstoffe: Leder, Linoleum, Gummi, plastische und thermoplastische Kunststoffe, ermöglichen sollen. Diese Patentsehrif kann, auch wenn nicht sogleich all ihre Vorschläge von der einschlägigen Industrie in die Praxis umgesetzt sein sollten, nicht aus dem patentrechtlich beachtlichen Stand der Technik hinweggedacht werden, so daß der in ihr enthaltene Vorschlag,^ unhygroskopisches Material zu verv/enden, nicht mehr zur Rechtfertigung der Erfindungshöhe des erheblich jüngeren Streitpatents herangezogen werden kann.
Schließlich kann dem Beklagten auch nicht in seiner Überlegung gefolgt werden, daß die Auswahl des Polyäthylens aus der größeren Zahl zur Verfügung stehender Kunststoffe deshalb nicht im Bereich des Könnens des Durchschnittsfachmanns gelegen haben könne, weil immerhin ein Zeitraum von 14 Jahren
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zwischen dem ersten Vorschlag des schweizerischen Patents Nr. 198 955, thermoplastische.. Stoffe ganz allgemein für Einlegesohlen zu verwenden, und dem auf Polyäthylen spezialisierten Streitpatent verstrichen sei. Aus diesem Zeitabstand können vorliegend keine Schlußfolgerungen gezogen werden, weil davon ausgegangen werden muß, daß Erwägungen über den Austausch der herkömmlichen Werkstoffe gegen Polyäthylen überhaupt erst praktisch werden konnten, seitdem Polyäthylen in ausreichender Menge zur Verfügung stand und auch preislich mit den herkömmlichen Werkstoffen konkurrieren konnte. Es ist aber trotz vorheriger Auflage nicht zur Überzeugung des Senats dargetan worden, daß die Herstellung von Einlegesohlen aus Polyäthylen überhaupt schon längere Zeit vor der Anmeldung des Streitpatents. einen v/irtschaftlichen Erfolg versprochen hätte. Infolgedessen kann nicht die Feststellung getroffen werden, daß die Fachwelt etwa ungeachtet eines bestehenden Bedürfnisses und einer ernstlich bestehenden Verwendungsmöglichkeit dennoch dieser Art der Anwendung des Werkstoffs Polyäthylen geraume Zeit ablehnend gegenübergestanden hätte.
III. In der Berufungsinstanz hat der Beklagte zur Begründung der bereits vom Nichtigkeitssenat verneinten Erfindungshöhe des Streitpatentes zusätzlich ausgeführt, die neue Einlegesohle aus Polyäthylen habe eine günstige Einwirkung auf den menschlichen Fuß und dieses sei die entscheidende Eigenschaft, die der neuen Sohle den Erfindungscharakter verleihe.
Durch Vorlage von drei Privatgutachten bemüht sich der Beklagte, den Nachweis zu erbringen, daß durch Verwendung von Polyäthylen-Einlegesohlen die Veranlagung zu dem Schweißfuß gebessert werde, wobei die Gutachter unterschiedliche Erklärungen für diese Heilwirkung geben: Dr. als Mediziner, meint,
Polyäthylen stelle einen besonders wirksamen Kondensator für Infrarot-Strahlungen dar und die Abstrahlung der kosmischen und sonstigen, in ihrer Überzahl vegetativ störenden Strah-
lungen werde durch die Polyäthylen-Einlegesohle begünstigt. Demgegenüber ist Dr. Puchslocher als Physiker der Überzeugung, beim Tragen einer Polyäthylen-Sohle bilde sich auf ihr eine kräftige elektrische Doppelschicht, die die Nerven beeinflusse und dadurch einen Stillstand der Schweißabsonderung, verbunden mit Verhütung kalter Püße infolge besserer Durchblutung, bewirke • Da es auch der gerichtliche Sachverständige als glaubhaft bezeichnet hat, daß sich die Polyäthylen-Einlegesohle ale geeignetes Mittel zur Schweißfußbekämpfung bewähre, so kann diese Nebenwirkung zugunsten des Beklagten für das vorliegende Nichtigkeitsverfahren als gegeben unterstellt werden„
Gleichwohl kann diese vom Beklagten in Anspruch genommene Heilwirkung nicht zwecks Begründung der sonst unzulänglichen ^ Erfindungshöhe herangezogen werden. Hierbei kann es zunächst dahingestellt bleiben, ob sich Bedenken gegen eine Berücksichtigung des angeblichen Heileffekts bereits aus dem Rechtsgrundsatz ergeben müßten, daß Verfahren zur Heilbehandlung des menschlichen Körpers dem Patentschutz deshalb unzugänglich sind, weil sie nicht der Allgemeinheit entzogen werden dürfen (vgl, RG in Blatt 1926, 227, 229; ferner in MuW 1934, 120, 121), Bestände das Verdienst des Streitpatents in der Aufdeckung einer physiologisch günstigen Einwirkung des Polyäthylens auf den menschlichen Puß, so würde das Streitpatent seinem Inhaber in der Tat die alleinige Anwendung einer neuen medizinischen Erkenntnis Vorbehalten.
Aber auch unabhängig von dieser Grundsatzfrage der Patentierbarkeit kann bei der Prüfung der Patentwürdigkeit des Streitpatents die Lehre, Schweißfüße durch Verwendung von Einlegesohlen aus Polyäthylen zu bekämpfen, 3chon deshalb keine Rolle spielen, weil eine derartige Lehre aus der Patentschrift gar nicht hergeleitet werden kann. Zwar ist am Ende der Patent-beschreibung (S. 2, Z. 82) davon die Rede, daß durch Verwendung der als Ausführungsbeispiel geschilderten und abgebildeten Einlegesohle die Durchblutung der Püße gefördert werde. Bei !
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diesem Ausführungsbeispiel handelt es sich indessen um eine profilierte Sohle mit rippen- oder zäpfchenförmigen Erhöhungen sowie mit Ventilationslöchern* Dieser besonderen Sohlenart wird eine "Massagewirkung, welche die Durchblutung des Fußes fördert", nachgesagt-; also eine auf rein mechanischem Wege bewirkte Förderung des Blutkreislaufs, welche sich allein aus der äußeren - übrigens bereits durch das schweizerische Patent Br. 198 955 bekannten - Raumform der Sohle ergibt* An keiner Stelle der Patentschrift wird hingegen die ganz andere Möglichkeit erwähnt, daß eine gesundheitsfördernde Wirkung bereits durch die bloße Stoffauswahl, also durch die Verwendung des besonderen Werkstoffs Polyäthylen, eintreten könne. Eher muß davon gesprochen werden, daß der Leser der Patentschrift von einer solchen Erkenntnis geradezu abgelenkt wird, und zwar insofern, als an einer anderen Stelle der Patentbeschreibung (S. 2, Z. 24 - 35) eindringlich darauf hingewiesen wird, der Perforation des Formstücks komme bei Einlegesohlen aus Polyäthylen eine besondere Bedeutung zu, weil vre gen der mangelnden Saugfähigkeit des Polyäthylens eine kräftige Ventilation verwirklicht werden müsse, was die Ausstattung der Sohle mit einer dichten Lochung voraussetze.
Im Streitpatent findet sich somit keine Offenbarung der unterstellten Heilwirkung von Polyäthylen für Schweißfüße. Damgogenüber beruft sich der Beklagte zu Unrecht auf den patentrechtlichen Grundsatz, daß auch nicht erkannte und nicht offenbarte Vorteile einer Lehre für die Beurteilung des in einer Erfindung liegenden Fortschritts herangezogen werden können (vgl. Lindenmaier, Patentgesetz, 4. Aufl.
§ 1 Anm. 27; Reimer, Patentgesetz, Aufl* § 1 Anm. 15).
Denn dieser Grundsatz darf nicht so verstanden werden, daß dem Anmelder anstelle der von ihm gelösten technischen Aufgabe eine ganz andere, von ihm gar nicht offenbarte Erfindung geschützt werden dürfte. So ist es in der Rechtsprechung des Reichsgerichts (GRUR 1942, 156, 158) und des erkennenden Senats
(BGH in GRUB I960, 542, 544 - Plugzeugbetankung - mit Anmerkti^ von Heine) anerkannt worden, daß der Zweck, zu dem die Lösungsmittel eines Patents dienen sollen, nur unter der Voraussetzung als ein der Offenbarung nicht bedürftiger bloßer Vorteil ange~ sehen werden kann, wenn das Patent auch ohne Kenntnis dieses Zwecks eine geschlossene und in sich verständliche Lehre zu dem technischen Handeln darstellt. Unzulässig ist es hingegen, unter dem Begriff des "Vorteils” eine Maßnahme einzuführen, die sich in der Sache als neue Lehre zu dem technischen Handeln darstellt. Daher ist der Verwendungszweck der vorgeschlagenen Lösungsmittel nach der erwähnten Rechtsprechung kein bloßer "Vorteil" mehr, sondern er gehört als Aufgabenstellung notwendig zu dem Inhalt der Patentlehre, wenn diese erst durch die Kenntnis des besonderen Verwendungszwecks einen technisch verwertbaren Sinn erhält. Die gleiche Beurteilung ist geboten, wenn die Patentlehre eine zwar technisch verwertbare, aber nicht erfinderische Leistung verkörpert, die erst unter Berücksichtigung einer besonderen Zweckbestimmung Erfindungsrang erhält. Auch bei dieser Sachlage macht die Zweckbestimmung das Wesen der Erfindung aus (vgl. Pietzcker, Patentgesetz § 1 Anm. 68, 83) •> so daß auf ihre Offenbarung nicht verzichtet werden kann.
Wendet man den erörterten Rechtsgrundsatz auf das Streitpatent an, so ergibt sich folgendes:
Soll das Erfinderische einer neuen technischen Lehre im Auffinden einer neuen Punktion bestehen, die ein bekanntes Arbeitsmittel (Einlegesohle) dann auszuüben vermag, wenn es aus einem an sich ebenfalls bekannten Werkstoff (Polyäthylen) hergestellt wird, so kann eine patentfähige Punktionserfindung (vgl. BGH in GBUR 1956, 77, 78) nur anerkannt werden, wenn die neuartige Punktion als solche in der Patentschrift offenbart ist. Denn eine patentbegründende Bereicherung des Fachwissens ist in einem derartigen Pall nur gegeben, sofern die in überraschender Weise auftretende, neue technische Wirkung, die der
Vorrichtung ein ganz neues Gebiet eröffnet, wirklich zu dem Nutzen der Allgemeinheit auf gedeckt wird. Der Hinweis auf den überraschenden WirkungsZusammenhang ist in diesem Palle unentbehrlich für die Erfassung des vorgeblichen Inhalts der Patentlehre, welche sich ohne Kenntnis von dem besonderen Verwendungs zweck nicht über das technische Niveau eines rein handwerk-liehen Materialaustausche hinaus erhebt.
Der Beklagte hätte sich, um Patentschutz für die erst nach träglich zutage getretene neue Punktion seiner Klima-Einlege-sohle erlangen zu können, von vornherein eine abweichende Aufgabe stellen müssen und wäre dann auch zu einer anderen Lehre zu dem technischen Handeln gelangt, die sich etwa wie folgt formulieren ließe:
”Verfahren zur Schwei ßfußbekämpfiing, gekenn-zeichnet durch die Verwendung einer Einlegesohle aus Polyäthylen.”
Mangels Offenbarung dieser selbständigen Erfindung kann die von Haus aus unzureichende Erfindungshöhe der schlichten Anwendungslehre des Streitpatents nicht dadurch geheilt werden, daß die in der Patentschrift nicht erwähnte therapeutische Nebenwirkung als Stütze herangezogen wird.
Die restlichen Patentansprüche können, da dem Hauptanspruch die nötige Erfindungshöhe fehlt, nicht aufrecht erhalten werden. Es handelt sich bei ihnen, wie in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt worden ist, um unselbständige Unteransprüche, die keinen selbständigen Erfindungsgedanken verkörpern. Einer näheren Begründung hierzu bedarf es nicht, weil der Beklagte die Entscheidung des Nichtigkeitssenats insoweit nicht angegriffen hat.
Nach alledem war die Berufung des Beklagten als unbegründet zurückzuweisen mit der Kostenfolge aus § 42 Abs. 3 in Verbindung mit § 40 PatG.
V/ilde Krüger-Nieland Löscher
Spengler
Claßen