BGH · I ZR 128/56

Für das Nachschlagewerk! Nicht für die Amtliche Sammlung) Gesetz; PatG §§ 9, 36a 5 BGB § 242 Rechtssatz: Das dem ausschließlichen Lizenznehmer von der Rechtsprechung zugebilligte Recht, im Falle teilweiser Vernichtung des Patents unter Umständen die Lizenzgebühr zu mindern (vglo Senatsurteil v. 12, IV. 1957 - I ZR 1/56 -NJW 1957? 1317)? gilt auch für die Palle nachträglicher Patentbeschränkung--gemäß § 36a PatG«. Stichwort: Rundstuhlwirkware Aktenzeichen: I ZR 128/56 Urt« des BGH v. 24« September 1957 . OLG Düsseldorf / J_ZR_^P.8/56 Verkündet am 24 o September 1957 Grunau, Justizobersekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle •• Prozeßbevollmächtigter; Rechtsanwalt Dr* Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt ,T)rP hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs unter Mitwirkung der Bundesrichter Prof«. I)r«,hoC«, Wilde, Br«, Birnbach, Br«, Krüger‘-'Ri eland, Br* Christoph und BrP Weiß für Recht erkannt; Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2« Zivilsenats des Oberlandesgerichts in Püsseldorf vom 1«. Juni 1956 aufgehoben* Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen* Im Namen des Volkes In dem Rechtsstreit der Firma J^pplatz f, Beklagten und Revisionsklägerin, gegen Linus Hans P^BPstraße^, Kläger und Revisionsbeklagten, auf die mündliche Verhandlung vom 24» September 1957 Von Rechts wegen / / Tatbestand; Am ‘It, September 1951 schloß der Kläger über seine damalige Schutzrechtsanmeldung mit der Rechtsvorgängerin der Beklagten? der FirmaKunetleder-Herstel-lungs- und Vertriebsgesellschaft(^^P^ einen Lizenzvertrag9 in dem u» a« vereinbart ist; § 1s Herr Hc (der Kläger) überträgt der Firma Wo (der Rechtsvorgängerin der Beklagten) das alleinige Recht auf Herstellung und den Alleinvertrieb seines zu dem Patent angemeldeten Hemo-lite für die Westdeutsche Bundesrepublik, West-Berlin und das Ausland« § 2t Lie Herstellung des Hemolits erfolgt nach dem Herrn H« patentamtlich geschützten Verfahren« Dieses Verfahren erstreckt sich auf die Beschichtung von RundStuhlgewirken für alle Verwendungszwecke, wie Hochpolster, Flachpolster, Täschnerzwecke, Schuhherstel-lung und Bekleidung etc«. Herr H« verpflichtet sich, die Einzelheiten seines Verfahrens der Firma Wo bekanntzugeben und persönlich durch theoretische und praktische Unterweisung den Anlauf der Produktion sicher zu stellen« U« a« gehört dazu, daß Herr H« die Vorbehandlungsmethoden des Gewirkes vor der Beschichtung zur Erzielung eines einwandfreien Fertigproduktes an Ort und Stelle mit durchführt« § 3s Um die gemeinsamen Interessen des Herrn Ho und der Firma Wo vertreten zu können, erteilt Herr H« der Firma Wo die Berechtigung, diese Interessen zur Durchführung des Patentschutzes hei den westzonalen und ausländischen Patentämtern sowie gegenüber den \vestzona3.en und ausländischen Konkurrenzfirmen wahrzunehmen« § 5s Die Firma Wo verpflichtet sich ihrerseits, für die Zurverfügungstellung und Überlassung der Auswertung seiner Rechte aus den Kunstleder-Patenten, Herrn H* 3 $ (drei pro cent) von dem gesamten erzielten VerkaufsUmsatz zu zahlen............. Durch Zusatzvertrag vom 16o März .1952 wurde unter Mitwirkung aller Beteiligten vereinbart, daß der Vertrag vom Io September 1951 mit seinem gesamten Inhalt (Rechten und Pflichten) auf die Beklagte, die Firma & übergehtc Die-Zusatzvereinbarung enthält außerdem Uc a* folgende ergänzende Bestimmungen: % Die in § 3 des Vertrags festgelegte Umsatzbeteiligung von 3 $ bezieht sich auf den gesamten Umsatz der Firma & 2° Die Firma mit allen Mitteln bestrebt sein, den Umsatz von Hemolit in jeder möglichen Weise zu erhöhen Für das erste Vertragsjahr (Kalenderjahr 1952) wird ein Mindestumsatz 'nicht festgelegto • I « • V» * Erreicht im zweiten Vertragsjahr (Kalenderjahr 1953) der Umsatz nicht mindestens 300 000 DM, so soll zwischen Herrn und der Firma unter Betei- ligung von Herrnüber die Präge der Auswertung des Heraolits neu verhandelt werden, wobei Herr in diesem Pall be- rechtigt sein soll, Lizenzen zur Herstellung in Westdeutschland auch an andere Pirmen zu vergeben« Nach Abschluß dieser Vereinbarungen wurde dem Kläger das mit Wirkung vom 26* Pebruar 194-9 laufende Patent Nr« 897 535 mit der Bezeichnung ’’Mit Kunstmasse überzogener Stoff” auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes vom 8* Juli 1949 (WiGBl S. 175)' erteilt* Die Patentansprüche 1-3 lauteten in der.Passung des am 15« Oktober 1953 bekanntgemachten Erteilungsbeschlusses, wie folgt:’ 1* Mit Kunstmasse überzogener Stoff, dadurch gekennzeichnet, daß als Textilunterlage Rund-stuhlwirkware dient« 2„ Mit Kunstmasse überzogener Stoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Textilunterlage Wirkware aus Zellwollefutter* ■ •und -deckgarn dient« 3« Mit Kunstmasse überzogener Stoff nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß als Textilunterlage Wirkware aus Streich* mischgarnfutter- und -deckgarn dient« Auf den am 9* September 1955 - während des Berufungs-Verfahrens des vorliegenden Rechtsstreits •* eingegangenen Antrag hat das Patentamt durch Beschluß vom 3* April 1956 das Patent gemäß § 36 a PatG beschränkt und dem Patentanspruch 1 folgende Passung gegeben: Mit Kunstmasse überzogener Stoff, dadurch gekennzeichnet, daß als Textilunterlage Rundstuhlwirkware, die Puttergarn enthält, dient. Gleichzeitig hat es die Beschreibung der geänderten Passung angepaßt. Seit Oktober 1953 hat die Beklagte die vereinbarte Lizenzgebühr um 50 % gemindert und zahlt nur noch ’’ V2 $ des Verkaufsumsatzesc Sie hat für Oktober 1953 und die Zeit ab Io Januar 1954 mindestens DM 2‘092,81 zurückbehalten® Diesen Betrag nebst Zinsen begehrt der Kläger im Rechtsstreit, Die Beklagte hat um Abweisung der Klage gebeten, Sie hält sich zur Minderung der vereinbarten Lizenzgebühren für berechtigt, da das Patent Ur® 897 535- nicht schutzfähig sei; sie beruft.sich ferner darauf daß mehreren Konkurrenzfirmen Vorbenutzungsrechte gegenüber dem genannten Patent zuständen* Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung hat das Oberlandesgericht nach Beweisaufnahme die Beklagte antragsgemäß zur Zahlung von DM 2 092,81 nebst Zinsen verurteilt«, 6 / Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte den Antrag auf Klagabweisung weiter.» Ber Kläger bittet, die Revision zurückzuweisen® Entscheid ungsgründe; 3er Beklagten ist in den Verträgen vom Io September 1951 und 16o März 1952 (Züsatzvereinbarung) die ausschließliche Lizenz an dem.Patent des Klägers Nr«, 897 555 eingeräumt worden,» Biese Rechtsstellung hat sie nach der rechtsirrtumsfreien Annahme des Berufungsgerichts auch mit Ablauf des Jahres 1953 nicht verloren«, Bei der Prüfung der Präge, ob die Beklagte auch nach diesem Zeitpunkt ausschließliche Lizenznehmerin geblieben ist, ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß der Kläger, da der Umsatz der Beklagten im Jahre 1953 DM 500o000,— nicht erreicht habe, zwar das Recht nach Ziffer 2 Abs«, 2 der Zusatzvereinbarung habe, Herstellungslizenzen auch an andere Firmen zu geben, daß er aber von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht habe® Außerdem ist nach Auffassung des Berufungsgerichts eine Verein-' barung über die Umwandlung .der ausschließlichen Lizenz in eine einfache Lizenz nicht getroffen worden, die Beklagte habe mit Schreiben vom 30o Januar 1954 vielmehr unmißverständlich darauf hingewiesen, daß sie den Kläger nicht für berechtigt halte, anderweitig Lizenzen zu vergeben«, Mit diesen Ausführungen hat das Berufungsgericht hinreichend zu dem Ausdruck gebracht, daß im Palle der Nichterreichung eines Umsatzes von BM 500®000,— eine Umwandlung der ausschließlichen Lizenz in eine einfache nach dem Sinn und Zweck des Vertrags nicht automatisch eintreten sollte? sondern mindestens eine entsprechende Erklärung des Klägers erforderte«, [Diese Auslegung ist möglich und verstößt nicht gegen Auslegungsregeln, Erfahrungssätze oder das Denkgesetz«, Das Revisionsgericht ist an sie gebunden* Deshalb kann die Revision mit der gegenteiligen Auslegung, wonach in dieser Abrede der Parteien eine auflösend bedingte Umwandlung zu erblicken sei (§ 158 Abs* 2 BGB), nicht gehört werden« An den Beginn seiner weiteren Erwägungen über die vertraglichen Beziehungen der Parteien stellt das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtssatz, daß nach ständiger Rechtsprechung der ausschließliche Lizenznehmer? wenn Vorbenutzungsrechte Dritter nachgewiesen sind, berechtigt sein kann? die Lizenzgebühren herabzusetzen* Das Berufungsgericht verneint aber ein Recht der Beklagten zur Minderung der Lizenzgebühren? da weder ein Vorbenutzungsrecht Dritter noch.eine offenkundige Vorbe-nutzung hinsichtlich der Verwendung von Rundstuhlfutter-ware nachgewiesen sei* Zuvor ist jedoch? wie die Revision mit Recht geltend macht? zu prüfen? ob der Beklagten allein schon wegen der Bpschrankung_des_ Patents ein Minderungsrecht zuzubilligen ist«, Der Senat hat in seiner Entscheidung vom 12* April 1957 - I ZR l/56 - (EJW 1957, 1317) zu der Präge Stellung genommen? inwieweit nach Abschluß eines Lizenzvertrages eintretende? die Ausnutzung der Lizenz behindernde Umstände auf das von der Lizenznehmerin zu zahlende Entgelt von Einfluß sein können, und sich der Auffassung von Lindenmaier (GRUR 1955, 507 ff) angeschlossen, daß bei Lizenzverträgen «.« 8 *' / Vorhandensein unci' Fortbestand des Patentes in der Regel als Grundlage des Geschäfts zu gelten haben und daß bei - auch teilweisem - Wegfall dieser Grundlagen die sich daraus ergebenden Folgen nach § 242 BGB zu beurteilen sind* Dieser' für den Fall des Wegfalls des Patentschutzes als Folge der Vernichtung des Patents ausgesprochene Rechtssatz ist auch auf Fälle der nachträglichen Beschränkung des Patents nach .§ 36 a PatG anzuwenden, da die rechtlichen Wirkungen einer Patentbeschränkung und einer Teilvernichtung des Patents im wesentlichen die gleichen sind* Der Lizenzvertrag kann also, soweit die Beschränkung reicht, seine Vertragsgrundlage verloren haben* Dann stellt sich die nach § 242 BGB zu beantwortende Frage, ob und in welcher Weise eine Anpassung der vertraglichen Beziehungen an diese veränderte Lage vorzunehmen ist* Run handelt es sich hier allerdings um die Frage der Lizenzpflicht fiir die Zeit vor der Teilvernichtung oder der Patentbeschränkung* Im Streitfall ist die Beschränkung durch Beschluß vom 3c April 1956 ausgesprochen worden* Zur Entscheidung stehen Lizenzan-spruche, die sich auf den Zeitraum vor der Beschränkung beziehen* Im Falle der Teilvernichtung' ist in der Rechtsprechung allgemein angenommen worden; daß ungeachtet der rückwirkenden Kraft der Teilvernichtung der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz zur Zahlung der vertrag--lieh ■ fss.tgelegten Lizenzgebühren so lange und in dem Umfange verpflichtet bleibt, als er auf Grund seiner formalen Rechtsstellung den wirtschaftlichen Wert des ihm überlassenen Ausschließlichkeitsrechts ausgenutzt 9 ■■ hat* Das muß auch für den Fall der Patentbeschränkung gelten» Diese rechtlichen Zusammenhänge scheint auch das Berufungsgericht nicht jyerkannt zu haben* Denn es wirft die Frage auf, ob eine Minderung der Lizenzgebühr im Hinblick auf die Beschränkung des Patents geboten sei, verneint sie aber mit der Begründung, daß der Vertrag nur mit Rundstuhlfutterware "zur Durchführung gekommen sei", womit es anscheinend meint, daß die Beklagte nur solche Ware hergestellt habe» Ob die Beklagte die Lizenz auch für andere Textil-Unterlagen mindern oder ganz verweigern dürfe, interessiere nicht» Diese Erwägung wird aber, wie die Revision zu Recht rügt, der Sachund Rechtslage nicht gerechte Voraussetzung für die auf Grund obiger Erwägungen in Frage kommende.' Herabsetzung der Lizenzgebühren ist, daß die teilweise Unwirksamkeit des Patentes sich auch schon vor dem Beschränkungsbeschluß, hier für die Jahre 1953 und 1954? schädlich auf die Stellung der Lizenznehmer! n ausgewirkt hat«. Durch die Lizenzverträge hat der Kläger der Beklagten das alleinige Benutzungsrecht an dem Gegenstand der damaligen Schutzanmeldung, auf die später das Patent erteilt wurde, übertragen* Die Lizenz ist für alle Verwendungszwecke und sämtliche Anwendungsgebiete des patentierten Gegenstandes erteilt* Für den Lizenznehmer ist entscheidend, daß er das alleinige Benutzungsrecht in dem im Vertrage vorgesehenen Umfang erhält und auch behält» Im Beschränkungsverfahren sind in den Patentanspruch 1 hinter "Rundstuhlwirkware" die • ■ 10 - Ww-rte eingefügt worden: "die Puttorgarn enthält"* Ob und in welchem Umfang diese Teiiunwirksamkeit des Patents sich schon in der hier in Präge stehenden Zeit auf die Lage des Lizenznehmers aasgewirkt hat, hängt zunächst, davon ab, welchen Einfluß die teilweise Unwirksamkeit des Patents für die von dem Lizenznehmer durch den Abschluß der Verträge erstrebte rechtliche und wirtschaftliche Stellung hatte« Dieser Einfluß kann unter Umständen im Einzelfall überhaupt fehlen, wenn trotz der Beschränkung von dem Patent noch so viel aufrechtcrhalten bleibt, daß der Lizenznehmer die von ihm beabsichtigten Benutzungshandlungen nicht ohne Lizenznahme, ausführen dürfte« Das hat das Berufungsgericht hier angenommen, weil die Beklagte unstreitig nur Rundstuhlfutterware hergestellt habe* Dabei hat das Berufungsgericht aber nicht berücksichtigt, daß die Rechtsstellung des ausschließlichen Lizenznehmers nicht nur das Recht zur eigenen gewerblichen Auswertung der Erfindung umfaßt, sondern ihn auch berechtigt, Wettbewerber auf dem gesamten geschützten Gebiet von der Patentbenutzung auszuschließen« Er braucht Benutzungs- ■ handlungen Dritter nicht zu dulden, selbst wenn diese sich auf einem Anwendungsgebiet des Patents betätigen, auf dem er selbst das Patent nicht benutzt« Die rechtliche und wirtschaftliche Stellung des ausschließlichen Lizenznehmers kann daher auch dann, wenn bei einer Beschränkung nur derjenige Teil des Patentes nachträglich wegfällt, nach dem der Lizenzgeber ohnehin nicht selbst arbeitet oder arbeiten will, dadurch beeinträchtigt worden sein, daß er wegen der zwar formell noch nicht zutage getretenen«, aber möglicherweise offensichtlichen Teilunwirksamkeit dos Patents nicht mehr in der Lage war, anderen Unternehmern eine Tätigkeit zu untersagen«, die den Teil des Patentes ausnutzen, der durch die Beschränkung weggefallen ist«, Pine solche unter Umstanden sehr wesentliche Beeinträchtigung seiner Alleinstellung könnte im vorliegenden Pall dann eingetreten sein, wenn die Beklagte dulden mußte, daß Konkurrenzunternehmen bei der Herstellung von Kunstleder Rundstuhl-• wirkware, die keine Putterware enthält, als Textilunterlage verwenden« Wie der Senat im Urteil vom 12«. April 19?7 (NJW 1957? 1317) ausgeführt hat, kann auch schon die offenbar oder wahrscheinlich gewordene Vernichtung eines Patentes unter Anwendung der Grundsätze von § 242 BGB zu einer Minderung oder einem Wegfall der Lizenzzahlungspflicht führen, wenn und soweit Wettbewerber in Erkenntnis der nur noch formalen Bedeutung des Patentschutzes nach dem Patent arbeiten« Pur den Pall der Patentbeschränkung wird in der Regel das gleiche zu gelten haben« Insoweit kommt es also auf die Präge, ob etwa dritte Pinnen an dem Gegenstand des Klagepatentes in der alten Passung ein Vorbenutz hatten, gar nicht an, vielmehr ist allein wesentlich, ob sie i^isüchlich in dem hier in Betracht kommenden Zeitraum die wettbewerbliche Stellung der Beklagten durch Benutzung desjenigen Teiles des Patentes, der vom Beschränkungsbeschluß nicht erfaßt wird, beeinträchtigt haben, ohne 12 - daß der Lizenznehmer angesichts der Patentrechtslage, insbesondere einer drohenden Teilnichtigkeitsklage, es unternehmen konnte, dies zu verhindern* Insoweit fehlt es aber bisher an tatsächlichen Feststellungen. Zwar hat sich die Beweisaufnahme, wenn man von dem Beweisbeschluß vom 6* Februar 1956 und von den ihm zugrundeliegenden Behauptungen der Beklagten ausgeht, auf die Frage eines Vorbenutzungsrechts der Firmen Conrad AGr und IoH* an Rundstuhl- Wirkwaren schlechthin erstreckt, die durch das Berufungsgericht vorgenommene Würdigung des Beweisergebnisses beschränkt sich aber auf Rundstnhlfutterwareo Zudem ist,.wie erwähnt, die Frage eines Vorbenutzungsrechts für die hier vorzunehmende Prüfung ohnehin unerheblicho Rine entscheidungserhebliche Beeinträchtigung der Beklagten könnte allerdings nur bejaht werden, wenn die Parteien bei Abschluß des Vertrages die ursprüngliche Fassung des Patentes, soweit es Rundstuhlwirkware schlechthin umfaßt, tatsächlich als für ihre Vertragsbeziehungen wesentlich angesehen haben* Da das Berufungsgericht zu diesem Punkt, über den die Parteien streiten, keine Feststellungen getroffen hat, kann die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, daß für die Beklagte allein schon durch die einer Teilvernichtung gleichstehende Beschränkung des Patentes eine nicht unwesentliche Schädigung eingetreten ist* Inwieweit hierbei der Gesichtspunkt von Bedeutung ist, daß sie vertraglich die Lizenz von ... ihrem je samten Umsatz, gleichviel oh er R und s t uh 1 f u 11 e r -ware oder sonstige Waren betrifft, entrichten muß, ist eine Präge tatrichterlicher Würdigung,« ITach alledem war die Aufhebung des angefochtenen Urteils und die Anordnung einer neuen Tatsachonverhand-lung geboten, ohne daß es auf die Yerfahrensrügen, die die Revision zur Präge des Bestehens von Vorbenutzungsrechten gegenüber dem eingeschränkten Patent erhoben hat, vorerst noch ankommt„ Die Kostenentscheidung war dem Berufungsgericht zu überlasseno Wilde Birnbach Krügur-Nieland Christoph Weiß j