BGH · I ZR 121/59

Nachschlagewerk; ja Amtliche Sammlung; nein PatG §§ 42, 40; ZPO §§ 91 a, 93 2118 028 Verzichtet der Nichtigkeitsbeklagte aufgrund einer ihm von dem Nichtigkeitskläger erstmals im Berufungsverfahren entgegengehaltenen öffentlichen Druckschrift auf sein Patent und erklären darauf beide Parteien den Nichtigkeitsstreit in der Hauptsache fUr erledigt, so hat der Nichtigkeitsbeklagte regelmäßig die Kosten des Verfahrens zu tragen. BGH, Besohl, v. 9. Dezember I960 - I ZR 121/59 Deutsches Patentamt München hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs in der Sitzung vom 9* Dezember I960 unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Löscher, Pehle und Ebel beschlossen; 1. Die Beklagte hat die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens zu tragen. 2. Der Streitwert wird für die Berufungsinstanz auf 40.000,— DM festgesetzt. 'V \ ■ V • 1 Die Klägerin hat am 22. Mai 1958 gegen das Patent 831 683 der Beklagten Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit gestellt. Durch Entscheidung des 2. Nichtigkeitssenats des Patentamts vom 5* Mai 1959 ist das Patent teilweise für nichtig erklärt worden. Die amtlichen Kosten des Verfahrens wurden der Klägerin auferlegt; die außeramtliehen Kosten hatte jede Partei seihst zu tragen. Beide Parteien haben gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt* Die Klägerin hat sich zur Begründung ihrer Berufung in erster Binie auf ihr Vorbringen vor dem Nichtigkeitssenat* bezogen und ergänzend hierzu in einem weiteren Schriftsatz u.a. auf eine nach ihrer Ansicht sämtliche Merkmale des Streitpatents vorwegnehmende Vorveröffentlichung auf S* 234 des im Jahre 19Ö0 erschienenen Buches von L* Bout an "La Photographie sous*-marine et les progrds de la Photographie”. Mit Eingabe an das Patentamt hat darauf die Beklagte auf ihr Patent verzichtet, das inzwischen in der Patentrolle gelöscht worden ist, der Klägerin zugesichert, daß sie ihr gegenüber keinerlei Rechte mehr aus dem Patent geltend machen werde, und den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt* Gleichzeitig hat sie beantragt, der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, mit der Begründung, sie habe unmittelbar, nachdem ihr die Vorveröffentliehung nachgewiesen worden sei, auf das Patent verzichtet. Die Klägerin hat sich der Erledigungserklärung angeschlossen, jedoch gebeten, die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens der Beklagten aufzuerlegen* Diesem Antrag mußte stattgegeben werden* - 3 ~ Da beide Parteien übereinstimmend die Erledigung des Verfahrens in der Hauptsache erklärt haben und das Gericht an diese Erklärung gebunden ist, ist nur noch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Diese Entscheidung ist nach § 42 Abs. 3 i.V.m. § 40 PatG nach freiem Ermessen zu treffen. Zur Ausfüllung des diesem freiem Ermessen gesetzten Rahmens sind in der Rechtsprechung stets die Vorschriften der §§91 ff ZPO herangezogen und sinngemäß angewendet worden. Eine besondere Streitfrage bildete hierbei, ob auch die Bestimmung des § 93 ZPO, wonach dem Kläger die Prozeßkosten zur Last fallen, wenn die beklagte Partei nicht durch ihr Verhalten zur Erhebung der Klage Veranlassung gegeben hat und den Anspruch sofort anerkennt, im Niehtigkeitsverfahren Platz greift (vgl. im einzelnen Reimer, PatG § 40 Anm. 2).' Dem Vortrag der Beklagten ist nicht eindeutig zu entnehmen, % ob sie ihren Antrag, die Kosten des Verfahrens der Klägerin aufzuerlegen, auf diesen Rechtsgedanken stützen will. Dies kann jedoch ebenso dahingestellt bleiben, wie die Präge, ob im Nichtigkeitsverfahren,in dem ein prozessuales Anerkenntnis begrifflich nicht möglich ist, dennoch für eine entsprechende Anwendung des § 9? ZPO Raum ist; denn der Rechtsgedanke dieser Vorschrift macht zu demindest ein sofortiges Anerkennen notwendig; daran fehlt es jedoch im vorliegenden Palle, da die Beklagte nicht innerhalb der ihr gemäß § 38 PatG zur Erklärung auf den Nichtigkeitsantrag eingeräumten Prist, sondern erst im Berufungsverfahren auf ihr Patent verzichtet hat. Somit^ bleibt lediglich zu entscheiden* ob es etwa das billige Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sachund Streitstandes (§ 91 a ZPO) rechtfertigen könnte, der Klägerin die Kosten aufzuerlegen. Dies mußte verneint werden« Zwar hat die Klägerin die zu dem Patentverzicht veranlassende druckschriftliehe Vorveröffentlichung "Boutan" erst in einer ergänzenden Berufungsbegründung vorgebracht. Dieser Umstand rechtfertigt aber nicht, ihr deshalb die Kosten des gesamten Nichtigkeitsverfahrens aufzuerlegen. Das Gesetz läßt es zu, daß die Klagepartei auch in der Berufungsinstanz noch neue klagebegründende Tatsachen Vorbringen kann (§ 7 der VO vom 30.9.36), ohne daran für sie nachteilige Kostenfolgen zu knüpfen. Schon diese Regelung läßt es angezeigt erscheinen, im Regelfall nach Erledigung der Hauptsache durch Verzicht auf das Patent für die Klägerin nicht nachteiliger zu entscheiden und ihr Kosten aufzuerlegen, die sie im Palle der Durchführung des Verfahrens nicht zu tragen gehabt hätte. Das Risiko, daß eine zunächst unbegründet erscheinende Klage im Laufe des Prozesses derart untermauert wird, daß der beklagten Partei eine Rechtsver-toidigung nicht mehr sinnvoll erscheint, trägt der beklagte Patentinhaber, zu demal alle im Patentgesetz geregelten Verfahren von der Piktion ausgehen, daß der gesamte Stand der Technik allgemein und damit auch dem Patentinhaber bekannt ist. Dieses Ergebnis rechtfertigt sich auch aus einer anderen Erwägung. In dem der Offizialmaxime unterliegenden Nichtigkeitsverfahren können jederzeit auch von Amts wegen bisher noch nicht berücksichtigte vorveröffentlichte Druckschriften herangezogen werden, die, falls erheblich, bei der Entscheidung zu berücksichtigen sind, auch wenn sie von der Klagepartei nicht zur Klagegrundlage gemacht oder wieder fallengelassen worden sind. Hätte also z.Bi die Klagepartei die Vorveröffentlichung ,rBoutanw nur als Anregung erwähnt, ohne sie 'in den Prozeß einführen zu wollen, so wäre die Kostentragungspflicht der Beklagten nicht fraglich. Es kann nun keinen Unterschied machen, ob eine Partei oder das Gericht die Vorveröffentlichung ermittelt und zu dem Gegenstand des Verfahrens macht, und es kann/in dem einen Fall die Klägerin und in dem anderen Fall die Beklagte mit den Kosten des Verfahrens belastet werden, je nachdem, wer die Druckschrift in das Verfahren einführt. Auszugehen ist vielmehr davon, daß im Fall der Erledigung der Hauptsache durch Verzicht des Patentinhabers auf sein Patent dieser regelmäßig die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens zu tragen hat. Denn der maßgebende Grundgedanke für die Kostenverteilung bleibt, daß der voraussichtlich Unterliegende die Kosten zu übernehmen hat, wobei ein ausgesprochener Verzicht den vermutlichen Prozeßausgang nicht zweifelhaft erscheinen läßt. Eine andere Handhabung wäre mit dem Grundgedanken der auf eine Vereinfachung des Verfahrens abzielenden Vorschrift des § 91 a ZPO nicht vereinbar. Würde man nämlich der Beklagten folgen, so würden im Nahmen der Kostenentscheidung nicht selten schwierige technische Fragen gelöst werden müssen, insbesondere, wenn z.B. die Klagepartei und der Patentinhaber über die Erheblichkeit einer Druckschrift verschiedener Auffassung sind und die Klägerin den Standpunkt vertritt, daß der Verzicht auch ohne die vom Gegner für erheblich erachtete Druckschrift gerechtfertigt gewesen wäre. Ebenso wie es im ordentlichen Rechtsstreit nicht angeht, im Rahmen der Kostenentscheidung des § 91 a ZPO schwierige oder bedeutsame Rechtsfragen zu erörtern (BGH vUrt. v. 18. Februar 1954 - NJW 1954, 1058), wäre es auch im Nichtigkeitsverfahren nicht gerechtfertigt, die Klärung unübersichtlicher technischer Probleme für den Ausgang der Kostenentscheidung maßgebend sein zu lassen. Nach alledem waren der Beklagten - unter entsprechender Abänderung der angefochtenen Entscheidung im Kostenpunkt -die Kosten des Verfahrens beider Instanzen aufzuerlegen. Der Streitwert war nach den Grundsätzen der Entscheidung des Senats vom 11» Oktober 1956 (GßUR 1957» 59) auf 40-000 DM festzusetzen. Bock Spreng Löscher Pehle Ebel