Volltext der Entscheidung
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
I ZR 102/77 URTEIL
in dem Rechtsstreit
Verkündet am
21. Mai 1979 Schnurr,
Justizhauptsekretäri
als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
der Firma I
»gesellschaft für NI , MflHBstraße
_______________________ und
GWtmmmm & Co. KG, SflHBi, MflHBstraße Sh vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin, Firma Hg—Wfeesellschaft für NWmmth und GMIHi GmbH, S——I, vertreten durch den Geschäftsführer Siegfried VflHP,
Klägerin und Revisionsklägerin,
- Prozeßbevollmächtigter:
Rechtsanwalt Dr.
gegen
den Patentanwalt Dipl.-Ing. Adolf
Emm.
itraße
Beklagter und Revisionsbeklagter,
- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr.
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 30, März 1979 durch die Richter Alff, Dr. Merkel, Dr. Schönberg, Schwerdtfeger und Rebitzki
für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des 4. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm vom 28. Juni 1977 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch Uber die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Die Klägerin befaßt sich u.a. mit dem Import ausländischer Spirituosen. Der Beklagte ist Patentanwalt. In dieser Eigenschaft beriet er die Klägerin seit November 1969 in Fragen des Warenzeichenrechts. Im vorliegenden Verfahren nimmt ihn die Klägerin auf Schadensersatz wegen behaupteter fehlerhafter Beratung in Anspruch.
Der Beklagte meldete im Auftrag der Klägerin am 2. Juni 1971 das Zeichen "Kentucky-Ranger" zur Eintragung an. Die Bekanntmachung im Warenzeichenblatt erfolgte am 15. Februar 1972. Am 29. September 1971 meldete der Beklagte für die Klägerin das Wort-Bildzeichen "Old Kentucky Ranger" an. Dieses Zeichen wurde am 30. September 1972 bekanntgemacht. Das letztgenannte Zeichen benutzte die Klägerin in der Zeit von Juli 1971 bis Dezember 1972.
Zur Zeit der Anmeldung dieser Zeichen der Klägerin waren u.a. folgende Warenzeichen für die hier interessierende Warenklasse 33 eingetragen:
1) "Rangers*s Scotch" Nr. 832249, angemeldet
am 27. Juni 1966, eingetragen am 24. April 1967 für die Firma WflHBH und Co., ViSBBB
Dieses Zeichen war bis Ende 1972 von der Firma SM nicht benutzt worden;
2) "Old Ranger" Nr. 844617 (für Spirituosen, soweit Whisky und Gin in Frage kommen, aus englisch sprechenden Ländern und für den Export dorthin) angemeldet am 23. Januar 1967, eingetragen am 29. April 1968 für die Firma LflHHHV B|
GmbH ÄC^^CG, SBMWBP ~ eine Schwesterfirma der SHHIBV-Firffla KflHBl Die Firma IjMHV hatte dieses Zeichen ab Dezember 1972 in Gebrauch genommen«
Gegen die Eintragung des Zeichens "Kentucky-Ranger" der Klägerin legte die Firma LflHHHV beim Deutschen Patentamt am 9. Mai 1972 Widerspruch ein. Auch gegen das Wort-Bildzeichen "Old Kentucky-Ranger" der Klägerin legte die Firma LHMHHP Widerspruch ein.
Die Firma S^HH WflBHM berief sich gegenüber der Klägerin am 7. September 1972 auf die Priorität ihres Zeichens "Ranger*s Scotch" gegenüber dem Zeichen "Old
Kentucky-Ranger" und forderte eine Unterlassungserklärung. Der Beklagte konnte hier eine Aufbrauchsfrist bis Ende 1972 aushandeln. Damit war der Streit mit der Firma S^H| erledigt.
Dagegen erwirkte die Firma LHHP, nachdem der Beklagte dieser am 18. Dezember 1972 im Einverständnis mit der Klägerin mitgeteilt hatte, die Klägerin werde die Verwendung der Bezeichnung "Old Kentucky Ranger" bis Mitte Januar 1973 auslaufen, die Streitfrage der Verwechslungsgefahr jedoch patentamtlich klären lassen, am 22. Dezember 1972 vor dem Landgericht Bielefeld eine einstweilige Verfügung gegen die Klägerin, wonach dieser die weitere Benutzung der Bezeichnung "Old Kentucky Ranger" für Spirituosen untersagt wurde.
Ebenfalls am 18. Dezember 1972 sandte der Beklagte an die Klägerin folgendes Schreiben, in dem das weitere Vorgehen in der Angelegenheit "Old Kentucky Ranger" und der Inanspruchnahme der Firma SflHB behandelt wurde:
"Unter Bezugnahme auf die mit Ihnen am 15. 12. 1972 gehabte telefonische Unterredung teile ich Ihnen nach Prüfung der Angelegenheit folgendes mit:
Nach den uns bisher bekannten Unterlagen verfügt die vorgenannte Firma an der Bezeichnung "Ranger" über die ältesten Rechte, da das vorgenannte Warenzeichen am 21. 1. 1966 angemeldet worden ist, also zeitlich vor dem Zeichen 844 617 "Old Ranger" der Firma LflHH BflHHHM GmbH, SflHHHV, welches erst am 23. 1. 1967 angemeldet wurde.
Wie Ihnen bereits telefonisch mitgeteilt, sollte m.E. der Versuch unternommen werden, mit der Firma S^HPbzgl. deren Zeichen zu einer Übereinkunft zu gelangen. Dies könnte in der Weise geschehen, daß kurz vor Ablauf dieses Jahres von mir ein eingeschriebener Brief an diese Firma geschickt wird, mit der Behauptung, daß diesseits eine Benutzung nicht festgestellt werden konnte, so daß das Zeichen löschungsreif ist.
Sie würden Jedoch von einem Antrag auf Löschung absehen, wenn sich diese Firma bereiterklären könnte, Ihnen rückwirkend, etwa ab September oder Oktober dieses Jahres, eine Lizenz zur Benutzung der Bezeichnung "Ranger" einzuräumen, gegen Zahlung eines Betrages etwa in der Größenordnung, wie er seinerzeit mit der holländischen Markeninhaberin im Gespräch war.
Sollte die Firma SflHHi tatsächlich nicht benutzt haben, so bestünde für diese die Möglichkeit, gegen Entgelt praktisch das Zeichen zu übertragen, wobei auch berücksichtigt werden muß, daß evtl, von der Fa. LflBHMi Löschungsforderung erhoben wird.
Eine gewisse Schwierigkeit besteht Jedoch darin, daß das Zeichen der Firma SflBB nicht nur aus der Bezeichnung "Ranger" besteht.
sondern noch den Zusatz "Scotch" enthält und außerdem für "Schottischen Whisky" eingetragen ist.
Da es sich Jedoch bei der Bezeichnung "Ranger" um den eigentlichen schutzfähigen Bestandteil dieses Zeichens handelt, müßte nach diesseitiger Auffassung die Möglichkeit einer Lizenzvergabe an dieser Bezeichnung möglich sein.
Der Versuch sollte m.E. unternommen werden, um eine Handhabe gegen die Firma LflMHH zu erreichen, da dann die von Ihnen angemeldeten Warenzeichen durchgebracht werden können."
Die Firma SflHB erklärte sich zu dem Abschluß eines Lizenzvertrages mit der Klägerin bereit. Die Vertragspartner Unterzeichneten am 1./7. Februar 1973 eine schriftliche Vereinbarung, wonach die Klägerin von der Firma SflHV an deren Warenzeichen "Ranger's Scotch" eine ausschließliche Lizenz gegen die Zahlung einer Lizenzgebühr von 6.000 DM erhielt.
Ab Februar 1973 begann die Klägerin, ausländischen Whisky mit der Bezeichnung "Ranger's Scotch" in den Verkehr zu bringen. Vor Abschluß des Vertrages fand noch am 24. Januar 1973 die einzige persönliche Besprechung des Beklagten mit dem Geschäftsführer der Klägerin, Herrn HflH in dieser Angelegenheit statt, über den Inhalt dieses Gesprächs besteht zwischen den Parteien Streit.
Nach der Darstellung der Klägerin soll der Beklagte dabei die Erfolgsaussichten für eine Handhabe gegen die Ansprüche
der Firma UHNHHI durch den Vertrag mit der Firma SüMIB als in jeder Hinsicht positiv gewertet haben. Der Beklagte will demgegenüber anläßlich dieses Gespräches den Geschäftsführer auf die besonderen Risiken eines
solchen Vorgehens im einzelnen hingewiesen haben.
Der Beklagte unterrichtete jedenfalls mit Schreiben vom 16. Februar 1973 die Firma LMHH von dem Abschluß des Lizenzvertrages und verlangte von dieser unter Berufung auf die tatsächliche Benutzung des Zeichens "Ranger*s Scotch" durch die Klägerin - unter Fristsetzung bis zu dem 24. Februar 1973 - den Verzicht auf ein Vorgehen aus der einstweiligen Verfügung vom 22. Dezember 1972, Verzicht auf den Gebrauch des Zeichens "Old Ranger", insoweit Teillöschungsantrag beim Deutschen Patentamt, Rücknahme des Widerspruchs gegen die Warenzeichen der Klägerin und eine Verpflichtungserklärung zur Leistung von Schadensersatz.
Dieses Verlangen beantwortet die Firma LflHHB mit der Klage zur Hauptsache vom 22. Februar 1973 in dem Verfahren 13 0 23/73 Landgericht Bielefeld, in der sie von der Klägerin Unterlassung der Bezeichnungen "Old Kentucky Ranger" und "Ranger*s Scotch" begehrte. Die Klägerin erhob darauf ihrerseits am 12. März 1973 Widerklage mit dem Ziel, die Firma UHS an der weiteren Benutzung des Zeichens "Old Ranger" zu hindern. Vorher hatte der Beklagte am 26. Februar 1973 an die Klägerin u.a. wie folgt geschrieben:
Von unserer Seite muß jetzt gegen die einstweilige Verfügung vorgegangen werden, und zwar entweder durch Einlegung eines
/t.
Widerspruchs oder aber eine Aufhebung mit Fristsetzung beantragt werden.
Zur Schaffung klarer Rechtsverhältnisse neige ich dazu, Widerspruch einzulegen, in welchem Verfahren mit mündlicher Verhandlung über die einstweilige Verfügung entschieden wird.
Nach diesseitiger Auffassung sind die Erfolgsaussichten für ein derartiges Verfahren gut, wobei außerdem über die Kosten entschieden würde, so daß die von Ihnen bereits verauslagten Kosten auf diesem Wege wieder geltend gemacht werden können. Außerdem ist von unserer Seite Löschungsklage gegen das Zeichen der Firma zu betreiben, was
evtl, im Verfahren zur Hauptsache als Widerklage geltend gemacht werden könnte. Dieses muß jedoch von mir noch geprüft werden, so daß ich Ihnen hierzu noch meine Stellungnahme zukommen lassen werde.
Das Landgericht Bielefeld wies die Klage der Firma durch Urteil vom 17. April 1973 ab und verurteilte auf die Widerklage der Klägerin die Firma UHP-■■■, in die teilweise Löschung des Zeichens "Old Ranger" einzuwilligen und die Benutzung dieses Zeichens zu unterlassen. Die einstweilige Verfügung vom 22. Dezember 1972 wurde mit Urteil des Landgerichts Bielefeld vom gleichen Tage aufgehoben.
Auf die Berufungen der Firma LflHBl änderte das Oberlandesgericht Hamm mit Urteilen vom 6. November 1973 die genannten Urteile des Landgerichts Bielefeld ab. Im Hauptsacheprozeß (veröffentlicht in GRUR 1975, 197) verurteilte es die Klägerin zur Unterlassung der Benutzung der Warenzeichen "Old Kentucky Ranger" und "Ranger's Scotch", zur Unkenntlichmachung oder Beseitigung der Behältnisse mit den Bezeichnungen "Old Kentucky Ranger", zur Auskunftserteilung über eine Verwendung dieses Zeichens, stellte die Schadensersatzpflicht der Klägerin gegenüber der Firma wegen der Benutzung dieses
Warenzeichens fest und wies die Widerklage der Klägerin ab. Ferner stellte es durch sein zweites Urteil vom 6. No vember 1973 die einstweilige Verfügung vom 22. Dezember 1972 wieder her.
In einer Mitteilung vom 13. November 1973 an die Klägerin äußerte sich der Beklagte über diese Urteile u.a. wie folgt:
".... möchte jedoch vorab schon bemerken, daß mir diese Auffassung unverständlich ist, zu demal die diesseits vertretene Rechtsposition sich weitgehend mit der in der Fachwelt vertretenen Auffassung deckt."
Die Klägerin legte gegen das Oberlandesgerichtsurteil Revision ein, nahm die Revision jedoch nach Erhalt eines Gutachtens ihres Prozeßbevollmächtigten beim Bundesgerichtshof wieder zurück.
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In der Zwischenzeit hatte das Deutsche Patentamt mit Beschluß vom 7. August 1973 die Eintragung des von der Klägerin angemeldeten Zeichens "Kentucky Ranger" aufgrund des Widerspruchs der Firma LflBHHBP abgelehnt.
In einer Anmerkung zu diesem Beschluß führte der Beklagte gegenüber der Klägerin aus:
" vorliegende Anmeldung ist aufgrund des Zeichens der Firma hflBHzurückgewiesen worden, was nicht anders zu erwarten war.
Es empfiehlt sich daher zunächst formell Erinnerung einzulegen und abzuwarten, wie das Oberlandesgericht Hamm die diesseitige Löschungsklage entscheiden wird. Wenn dem diesseitigen Klageantrag stattgegeben wird, könnte eine Kopie des Urteils beim Patentamt eingereicht werden, um auf diese Weise eine Aussetzung des Verfahrens bis zur Rechtskraft der Entscheidung zu erreichen.
Bei Durchdringen der Löschungsklage sind auch die Widersprüche der Fa. LflHHi, die auf "Old Ranger" gestützt sind, hinfällig."
Nach Zurücknahme ihrer Revision in dem Hauptsacheprozeß entschloß sich die Klägerin zu einer Bereinigung der Zeichenlage im Sinne der Forderungen der Firma LtfBH.
Die Klägerin ist der Auffassung, der Beklagte habe sich ihr gegenüber wegen schuldhafter Verletzung seiner Beratungspflicht schadensersatzpflichtig gemacht, weil er sie weder hinreichend über die Probleme der Löschungsreife
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des Zeichens der Firma SHB (Ranger1 s Scotch) aufgeklärt noch das Prozeßrisiko im Rechtsstreit gegen die Firma LfHBHidargelegt habe. Dazu hat sie vorgetragen: Der Beklagte habe die Aussichten für einen erfolgreichen Ausgang des Verfahrens stets als ausgezeichnet und sicher hingestellt, obgleich seinerzeit die Rechtslage wegen des Problems der Heilung löschungsreifer Zeichen zu demindest zweifelhaft gewesen sei. Der Beklagte hätte erkennen müssen, daß man die Löschungsreife des Zeichens "Rangers Scotch" auch nicht durch den Lizenzvertrag mit der Firma StfKKKf hätte verhindern können. Trotzdem habe er ihr erklärt, die Löschungsreife trete schon dann nicht ein, wenn das Zeichen der Firma bloß durch Lizenz erworben werde. In Wirklichkeit hätte mit dem Lizenzvertrag nicht gegen das Zeichen der Firma LflHHBP vorgegangen werden können, weil eine Heilung von löschungsreifen Zeichen durch Benutzung nur mit Wirkung "ex nunc" habe erfolgen können. Dem Beklagten hätten ebenso Zweifel an der Wirksamkeit des Lizenzvertrages kommen müssen. Wenn die Klägerin von dem Beklagten auch nur andeutungsweise auf diese zweifelhafte Rechtslage und das hohe Prozeßrisiko aufmerksam gemacht worden wäre, dann hätte sie sich weder auf den Lizenzvertrag noch auf einen Prozeß mit der Firma L^BIIBPeingelassen. Schließlich hat die Klägerin gemeint, den Beklagten treffe die Beweislast dafür, daß er sie hinreichend aufgeklärt habe.
Ihren Schaden hat die Klägerin wie folgt berechnet
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fl'
Lizenzgebühr für die Firma
Anwaltskosten der Firma
Prozeßkosten, die an die Firma erstattet wurden
eigene Anwaltsgebühren erster Instanz aus den Verfahren mit der Firma
Kosten aus zweiter Instanz
Kosten der Revisionsinstanz Gerichtskosten
Honorar an den Beklagten Summa
6.000,— DH 586,40 DM
11.395,75 DM
7.167,87 DM 5.286,— DM 1.735,47 DM 4.627,10 DM 2.614.53 DM 39.413,12 DM
Die Klägerin hat beantragt.
den Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin
39.413,12 DM zu zahlen, 11 % Mehrwertsteuer auf 10.675,86 DM seit dem 1 7.476,85 DM seit dem 1. 5.767,65 IW seit dem 1. 4.680,75 DM seit dem 1. 9.665,69 DM seit dem 1. 1.146,22 DM seit dem 1.
nebst 13 % Zinsen und diese Zinsen von April 1973, von November 1973, von Juni 1974, von August 1974, von September 1974, von Januar 1975.
Der Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.
Er ist dem Vorbringen der Klägerin entgegengetreten und hat sich darauf berufen, die Klägerin hinlänglich über das Prozeßrisiko aufgeklärt zu haben. Dazu hat er behauptet, in dem Gespräch vom 24. Januar 1973 seien sämtliche mit der
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Löschungsreife zusammenhängende Rechtsfragen mit dem Geschäftsführer Herrn HHBHMi eingehend anhand des Vertragsentwurfes besprochen worden. Er habe auch telefonisch des öfteren auf die anstehenden Probleme aufmerksam gemacht. Die Klägerin habe ein sehr starkes Interesse an dem Erwerb eines Zeichens gehabt, welches das Wort "Ranger oder ein ähnliches Wort enthielt. Deshalb sei die gesamte weitere Verfolgung des Prozesses einschließlich der Revisionseinlegung allein auf das Bestreben der Klägerin hin geschehen. Keinesfalls, so hat der Beklagte gemeint, könne ihm die Beweislast dafür aufgebürdet werden, keine Pflicht Verletzung begangen zu haben. Im übrigen hat er gegen einzelne Schadenspositionen der Höhe nach Einwendungen erhoben.
Das Landgericht hat nach der Vernehmung eines Zeugen und nach Parteivernehmung sowohl des Beklagten als auch des Geschäftsführers der Klägerin, Herrn HflmV, der Klage zu dem überwiegenden Teil stattgegeben.
Auf die dagegen gerichtete Berufung des Beklagten hat das Oberlandesgericht das Urteil des Landgerichts abgeändert und die Klage abgewiesen. Mit der - vom Oberlandesgericht zugelassenen - Revision beantragt die Klägerin, das Urteil des Oberlandesgerichts aufzuheben und die Berufung des Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts zurückzuweisen. Der Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.
Entscheidungsgründe
I. Das Berufungsgericht geht zutreffend davon aus, daß es für Inhalt und Umfang der Beratungspflicht des Beklagten darauf ankommt, wie in dem Vorprozeß richtig hätte entschieden werden müssen (vgl, BGH VersR 61, 276; 62, 431). Es kommt zu dem Ergebnis, daß das Oberlandesgericht Hamm in seinem Hauptsache-Urteil vom 6. November 1973 die Klägerin hinsichtlich des Urteilstenors zu 1 Unterlassung des Gebrauchs der Bezeichnung "Old Kentucky Ranger Unkenntlichmachung, Auskunft und Feststellung der Schadens ersatzpflicht - im Ergebnis zu Recht verurteilt und die Widerklage - Löschung des Warenzeichens "Old Ranger" und Unterlassung der Benutzung - zutreffend abgewiesen habe. Diese - von der Revision nicht angegriffene - Beurteilung läßt keinen Rechtsfehler erkennen. Insbesondere ist der Er wägung beizutreten, daß mit dem Zeichen "Old Kentucky Ranger" in den Schutzbereich des Warenzeichens "Old Ranger eingegriffen wurde und daß - zur Widerklage - Löschung des Zeichens "Old Ranger" aufgrund des Lizenzvertrages vom 1./7. Februar 1973 in Verbindung mit der Aufnahme der Benutzung des Anfang 1973 bereits löschungsreifen Zeichens "Ranger Scotch" nicht verlangt werden konnte. Denn das Zeichen "Old Ranger" war vor der Löschungsreife des Zeichens "Ranger Scotch" eingetragen worden, die Heilung der späteren Löschungsreife von "Ranger*s Scotch" konnte wie inzwischen durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes klargestellt worden ist, in einem solchen Fall nur mit Wirkung ex nunc eintreten (vgl. BGH GRUR 1974, 276,
278 - King), hier also nicht mit Priorität gegenüber dem zu dem Zeitpunkt der Heilung bereits eingetragenen Zeichen "Old Ranger".
Unter diesen Umständen habe sich, so führt das Berufungsgericht weiter aus, die Beratungspflicht des Beklagten auf zwei Punkte konkretisiert, nämlich den Hinweis auf die vor der genannten Entscheidung des Bundesgerichtshofes bestehenden Zweifel hinsichtlich des Zeitpunktes der Heilungswirkung bei der Benutzungsaufnahme bereits löschungsreifer Zeichen, sowie auf das Erfordernis der ernsthaften Benutzung des im Lizenzvertrag erworbenen Zeichens "Ranger*s Scotch". Gerade auf die Frage, ob die Heilung löschungsreif gewordener Zeichen mit Wirkung ex tune oder ex nunc eintrete, sei es in Jenem Rechtsstreit entscheidend angekommen. Denn wenn durch die Aufnahme der Benutzung des Zeichens "Ranger's Scotch" im Februar 1973 - damit macht sich das Berufungsgericht die Ausführungen des Landgerichts zu eigen - eine rückwirkende Heilung der Löschungsreife dieses Zeichens eingetreten wäre, hätte die Klägerin gegen das Zeichen der Firma LflMBBFmit der Löschungsklage Vorgehen können, zu demindest wäre sie gegen das Vorgehen der Firma LMHHBII gesichert gewesen. Zur hier maßgeblichen Zeit, in den Jahren
1971, 1972 und Frühjahr 1973 hätten zur Frage des Zeitpunktes der Heilung löschungsreifer Zeichen durch spätere Benutzungsaufnahme unter Sachkennern unterschiedliche Auffassungen bestanden. So habe Heydt (GRUR 1971, 411; GRUR 1972, 290 ff, 297) die Ansicht vertreten, es trete nur eine Heilung ex nunc ein, weil der Zwischenerwerber sein Zeichen rechtmäßig erworben habe (vgl. auch Hefermehl, GRUR 1968, 486, 490; Baumbach/Hefermehl, § 11 Anm. 43, 46). Dagegen habe Kraft (GRUR 1968, 128; GRUR 1973, 499, 500) eine "ex tune"-Wirkung angenommen. Heydt habe auch schon in GRUR
1972, 290 ff, 298 aus der Stallmeister-Entscheidung gefolgert, daß auch, wenn die Löschungsreife erst nach Erwerb eines anderen Zeichens eintrete, eine danach erfolgende Benutzung des älteren Zeichens nur "ex nunc"-Wirkung
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haben könne. Auf diese damals sehr zweifelhafte und ungeklärte Rechtslage hätte *• so führt das Berufungsgericht aus - der Beklagte die Klägerin Anfang 1972 hinweisen müssen. Auch diese - von der Revision wie auch vom Beklagten nicht angegriffenen - Erwägungen lassen keinen Rechtsfehler erkennen.
Zur Begründung der Klagabweisung führt das Berufungsgericht aus, es könne nicht als bewiesen angesehen werden, daß der Beklagte die Klägerin in der Besprechung vom 24. Januar 1973 über diese Probleme nicht hinreichend aufgeklärt habe.
Aus den Aussagen der Beteiligten über den Verlauf Jener Besprechung und aus dem persönlichen Eindruck des Beklagten und des Geschäftsführers der Klägerin habe sich, darin sei dem Landgericht zuzustimmen, kein zwingender Schluß auf die Glaubwürdigkeit der einm oder der anderen Darstellung ergeben. Diese im Revisionsverfahren nur in eingeschränktem Maße nachprüfbare Beweiswürdigung greift die Revision nicht an.
Das Berufungsgericht sieht im Gegensatz zu dem Landgericht den Beweis auch nicht nach den Grundsätzen des Anscheinsbeweises als erbracht an. Es sei zwar einzuräumen, daß die Schreiben vom 18. Dezember 1972, 26. Februar 1973 und 13. November 1973 eine positive Beurteilung der Rechtslage enthielten. Doch gebe es keinen typischen Geschehensablauf, wonach bei positiver schriftlicher Beurteilung einer Rechtslage durch einen Anwalt Jeder von ihm vorher mündlich erteilte Hinweis auf Bedenken gegen die Erfolgsaussicht ausgeschlossen erscheinen müßte. Die schriftliche Erklärung
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könne auch lediglich das Ergebnis der mündlichen Besprechung mit dem in Aussicht genommenen rechtlichen Vorgehen enthalten. Eine vorausgegangene mündliche Beratung und ein mündlicher Hinweis auf das Risiko des rechtlichen Vorgehens werde dadurch nicht in Frage gestellt.
Auch diese Ausführungen sind, soweit es sich um die Frage des typischen Geschehensablaufs handelt, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Es liegt im Erfahrungsbereich, daß die schriftlichen Ausführungen eines Anwalts lediglich das Ergebnis einer Besprechung wiedergeben im Hinblick auf den einzuschlagenden Weg, ohne daß zuvor erörterte Bedenken schriftlich wiederholt werden und es gibt keinen Erfahrungssatz des Inhalts, daß Hinweise auf rechtliche Risiken, wenn sie schriftlich nicht niedergelegt sind, auch nicht Gegenstand mündlicher Erörterungen gewesen sind.
Soweit aber das Berufungsgericht darüber hinaus den Inhalt der Schreiben des Beklagten gewürdigt hat, sind die unter dem Gesichtspunkt des § 286 ZPO erhobenen Rügen der Revision begründet. Das Berufungsgericht hat insoweit den Sachverhalt nicht voll ausgeschöpft und jene Schreiben in revisionsrechtlich anfechtbarer Weise gewürdigt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß es bei richtiger Würdigung der nachstehend erörterten Punkte zu demindest das Bestehen einer tatsächlichen Vermutung dahin bejaht hätte, daß der Beklagte die Klägerin nicht rechtzeitig und hinreichend belehrt hat.
So steht es nicht im Einklang mit allgemeinen Auslegungsregeln, wenn das Berufungsgericht das Schreiben des Beklagten vom 18. Dezember 1972 an die Klägerin dahin wertet, darin werde lediglich ein Versuch vorgeschlagen, mit
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dem SSHB1 sehen Warenzeichen als Handhabe gegen die Firma UlMB vorzugehen. Dabei wird verkannt9 daß das Wort Versuch sich dort auf den Vorschlag bezog, zu einer Vereinbarung mit der Firma zu gelangen,
nicht aber darauf, in einer etwa zweifelhaften Rechtsfrage zu versuchen, eine günstige Entscheidung zu erreichen. Gerade umgekehrt wird vielmehr für den Fall des Zustandekommens der vorgeschlagenen Lizenzvereinbarung mit der Firma SflHi die Rechtslage gegenüber der Firma LflV* durch die Worte "... da dann die von Ihnen angemeldeten Zeichen durchgebracht werden können" als problemlos hingestellt. Auch soweit das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang zu Gunsten des Beklagten darauf verweist, daß dieser ausdrücklich die Notwendigkeit einer rückwirkenden Einräumung der Lizenz hervorgehoben habe, verstößt die Würdigung gegen die Denkgesetze. Denn damit wird nicht auf die auch vom Berufungsgericht für maßgeblich erachtete Frage der Rückwirkung der Benutzungsaufnahme, sondern auf die in diesem Zusammenhang rechtlich unerhebliche Vereinbarung einer Rückwirkung der Lizenz hingewiesen.
Ferner hätte das Berufungsgericht nicht ungewürdigt lassen dürfen, daß das Schreiben vom 18. Dezember 1972 erst ".... nach Prüfung der Angelegenheit" an die Klägerin gerichtet worden ist. Auch wenn tatsächlich bei der in Bezug genommenen vorangegangenen telefonischen Besprechung auf Bedenken hingewiesen worden wäre und diese Bedenken beim Beklagten, wie er behauptet, fortbestanden hätten, so hätte es dem Prüfungszweck und dem normalen Verlauf entsprechend nahegelegen, diese Bedenken nach der Prüfung, die die Bedenken Ja bestätigt haben mußten, erneut zu erwähnen, um die Beratungspflicht zu erfüllen; anderfalls hätte die Beratung keinen Sinn gehabt.
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Das Berufungsgericht hätte auch in die Würdigung einbeziehen müssen, daß der Beklagte in diesem Schreiben geraten hat, den Versuch (des Erwerbs der Lizenz) zu unternehmen ”... da dann die von Ihnen angemeldeten Warenzeichen durchgebracht werden können". Auch diese Formulierung steht bei sprachüblicher Auslegung der Annahme des Berufungsgerichts entgegen, daß dieses Schreiben lediglich das Ergebnis der mündlichen Besprechung mit dem in Aussicht genommenen Vorgehen zu dem Inhalt gehabt haben könnte. Das Berufungsgericht hätte vielmehr erwägen müssen, ob dies nicht ein Indiz dafür ist, daß der Beklagte zu dieser Zeit meinte, die Klägerin würde durch Erwerb und Benutzung des Zeichens "Ranger's Scotch" gerade ohne ein rechtliches Risiko instand gesetzt, das Zeichen "Old Ranger" der Firma LflHHHB auszuschalten.
Das Berufungsgericht würdigt auch das Schreiben des Beklagten vom 26. Februar 1972 rechtsfehlerhaft, wenn es meint, dieses Schreiben stehe nicht im Widerspruch zu einer vom Beklagten behaupteten mündlichen Belehrung. Wenn der Beklagte dort ausgeführt hat, nach seiner Auffassung seien die Aussichten für ein Vorgehen gegen die zu Gunsten der Firma ergangene einstweilige Verfügung gut,
so steht dies im Widerspruch zu der Behauptung, die Beklagte sei mündlich eingehend über die Zweifelhaftigkeit der Rechtslage belehrt worden. Denn mit der Wendung ".... nach diesseitiger Auffassung" wird nach allgemeinem Sprachgebrauch die subjektive Überzeugung des Erklärenden zu dem Ausdruck gebracht. Der Beklagte konnte aber nicht die Erfolgsaussichten subjektiv für gut halten, wenn er die Rechtslage als problematisch beurteilte, wie er zu dem Inhalt der Unterredung vom 24. Januar 1973 behauptet hat.
Die Ansicht des Berufungsgerichts, es sei durch jene Schreiben nicht als ausgeschlossen zu erachten, daß der Beklagte zuvor auf ein Risiko hingewiesen habe, erscheint auch unter anderen Gesichtspunkten nicht als rechtsfehlerfrei. Wenn es nämlich im Schreiben vom 26. Februar 1973 heißt: "Außerdem ist von unserer Seite Löschungsklage gegen das Zeichen der Firma zu betreiben, was im
Verfahren zur Hauptsache als Widerklage geltend gemacht werden könnte, dieses muß jedoch von mir noch geprüft werden, so daß ich Ihnen hierzu noch meine Stellungnahme zukommen lassen werde", so kann das dahin verstanden werden, der Beklagte habe die materiell-rechtlichen Aussichten der Löschungsklage noch nicht geprüft. Dann stünde das im Widerspruch zu der Behauptung, er habe die Klägerin bereits zuvor, am 24. Januar 1973, eingehend über die rechtliche Problematik unterrichtet. Versteht man, was ebenfalls möglich, die Wendung nur dahin, es müsse noch geprüft werden, ob der Weg der Widerklage gangbar sei, so wird, im Zusammenhang mit dem vorhergehenden Satz "... nach diesseitiger Auffassung ..." die materielle Rechtslage auch insoweit als nach Meinung des Beklagten zweifelsfrei gut hingestellt, was ebenfalls im Widerspruch zu der behaupteten Belehrung über die rechtlichen Risiken stehen würde.
Auch soweit das Berufungsgericht seine der Klägerin negative Beweiswürdigung auf den Inhalt des Schreibens des Beklagten an die Klägerin vom 17. September 1973 (Bl. 399 der Akten) stützt, in dem der Inhalt des Aufsatzes von Heydt eingehend und zutreffend referiert wird und in dem erstmals schriftlich eine ausreichende Belehrung über die Zweifelhaftigkeit der Rechtslage geboten wurde, ist das rechtsfehlerhaft. Denn zu diesem Zeitpunkt befand sich der Rechtsstreit bereits in der Beru-
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rufungsinstanz kurz vor dem zu dem klagabweisenden Urteil führenden Termin vom 6. November 1973. Eine Belehrung über die Risiken des Prozesses war in diesem Zeitpunkt nicht mehr rechtzeitig; sie hätte spätestens vor Erhebung der Widerklage erfolgen müssen. Auch als Indiz für eine frühere rechtzeitig erfolgte mündliche Belehrung durfte das Berufungsgericht dieses Schreiben nicht verwenden, ohne den Widerspruch mit dem Inhalt der vorangegangenen Schreiben vom 18. Dezember 1972 und 26. Februar 1973 zu erörtern. Es hätte auch erwägen müssen, ob nicht gerade die - verspätete - ausführliche Darlegung der Risiken dafür spricht, daß dem Beklagten erst zu Jener Zeit die Problematik bewußt geworden ist. Denn wenn er zu diesem Zeitpunkt die schriftliche Darlegung der Zweifel für angebracht hielt, dann kann dies darauf hindeuten, daß er bei früherer Kenntnis sich auch bei Gelegenheit der Schreiben vom 18. Dezember 1972 und 26. Februar 1973 entsprechend geäußert hätte.
Das Berufungsgericht hätte schließlich auch das Schreiben des Beklagten vom 16. Februar 1972 an die Klägerin nicht unberücksichtigt lassen dürfen, in dem es heißt: "Der Ordnung halber möchte ich nochmals darauf hinweisen, daß es wichtig ist, für einige Zeit die Benutzung der Bezeichnung "Ranger*s Scotch" aufrechtzuerhalten und auch hier möglichst Umsätze zu tätigen, damit ein Einwand gegen die Rückwirkung des Lizenzvertrages von vornherein ausgeschlossen ist." Das Berufungsgericht hätte insoweit erwägen müssen, ob der Beklagte nicht nach dieser Formulierung, die sich auch durch andere Schreiben ständig zieht, zu Jener Zeit der Auffassung war, die Rückwirkung bzw. die Heilung der Löschungsreife ex tune werde bereits durch die ernsthafte Benutzung allein oder in Verbindung mit der im Lizenzvertrag vereinbarten Rückwirkung eintreten.
Soweit das Berufungsgericht schließlich ausführt, die Klägerin sei möglicherweise an dem Gebrauch eines Wortzeichens mit dem Bestandteil "Ranger" so interessiert gewesen, daß sie sich über vorgebrachte Bedenken hinweggesetzt haben könne, hätte es sich mit dem Schreiben des Beklagten vom 26. September 1972 (GA 106) auseinandersetzen müssen. Der Beklagte hat dort selbst geschrieben, der Geschäftsführer der Klägerin habe seinem Bürovorsteher mitgeteilt, er beabsichtige, von der beanstandeten Bezeichnung abzugehen und daß er, der Beklagte, vorschlage, daß er diese Entscheidung der Klägerin dem Rechtsvertreter der Firma S^B mitteile, um zu verhindern, daß gegen die Klägerin klageweise vorgegangen werde. Dazu hatte der Beklagte dann von sich aus vorgeschlagen, daß der Versuch unternommen werden sollte, eine Aufbrauchsfrist zu erreichen. Unter diesen Umständen erscheint es als rechtsfehlerhaft, wenn das Berufungsgericht in seiner Würdigung ohne weitere Indizien der Behauptung des Beklagten Raum gibt, die Klägerin sei an diesem Zeichen so interessiert gewesen, daß sie sich über alle Bedenken hinweggesetzt habe.
Es kann nach alledem nicht ausgeschlossen werden, daß das Berufungsgericht bei einer Würdigung, die die vorstehend genannten Gesichtspunkte einbezogen hätte, hin sichtlich der die Ziffern 1-4 des Urteilstenors vom 6. November 1973 betreffenden Punkte zu einem anderen Ergebnis zu demindest in der Richtung gekommen wäre, daß aufgrund dieser Indizien eine tatsächliche Vermutung dafür spricht, daß der Beklagte die Klägerin insbesondere nicht am 24. Januar 1973 hinreichend über die Ungewißheit der Rechtslage und die Risiken des empfohlenen Verfahrens aufgeklärt hat. Dann aber wäre es Sache des Beklagten,
zur Entkräftung dieser Vermutung ausreichende Indizien vorzutragen und evtl, die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen.
Das angefochtene Urteil war danach aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Die Aufhebung erfaßt auch denjenigen Teil des Schadenersatzanspruchs, der die Beratung über die Abwehr des von der Firma gegen die Klägerin erhobenen An-
spruchs auf Unterlassung der Benutzung des Warenzeichens '•Ranger’s Scotch" betrifft (vgl. Ziffer 5 des Urteils des OLG Hamm vom 6. 11. 1973). Wenn der Beklagte insoweit zur Rechtsverteidigung gegen den Klageanspruch geraten hat, so entsprach dies allerdings, wie das Berufungsgericht im Ergebnis zutreffend ausgeführt hat, der Rechtslage. In seiner nach Erlaß des Berufungsurteils ergangenen Silva-Entscheidung (GRUR 1978, 642, 644), die eine Löschungsklage betraf, hat der Senat ausgesprochen, daß der Inhaber des später angemeldeten (Jüngeren) Zeichens Löschung des früher eingetragenen (älteren) Zeichens, das löschungsreif geworden, Jedoch dann durch Aufnahme der Benutzung wieder erstarkt ist, nicht verlangen kann, wenn die Voraussetzungen des §11 Abs. 5 WZG nicht vorliegen. Im Streitfall fehlte insoweit nach den Feststellungen eine rechtzeitige Löschungsandrohung. Diese Beurteilung muß auch gelten, wenn wie hier, das Jüngere Zeichen bereits vor der Löschungsreife des älteren Zeichens eingetragen war.
In der genannten Entscheidung hat der Senat zwar die Frage noch offen gelassen, ob der Inhaber des Jüngeren Zeichens ungeachtet dessen Verbleibens in der Rolle gegen die Benutzung des nach Heilung der Löschungsreife wieder
erstarkten älteren Zeichens Vorgehen könne. Diese Frage, auf die es im Streitfall ankommt, ist indessen zu verneinen. Dem steht nicht entgegen, daß dann auf dem Markt zwei verwechslungsfähige Zeichen Zusammentreffen können. Wenn es, wie im Silva-Urteil ausgeführt (aaO S. 644), für die Frage der Löschung nicht der Rechtslage widerspricht, daß unter besonderen Voraussetzungen zwei verwechslungsfähige Zeichen in der Zeichenrolle stehen, ohne daß einer der Zeicheninhaber die Löschung des anderen Zeichens verlangen kann, dann kann für die Frage der Benutzung nichts anderes gelten. Denn es wäre nicht sinnvoll, wenn die Rechtsordnung lediglich den Verbleib eines solchen Zeichens in der Zeichenrolle, nicht aber dessen Benutzung auf dem Markt gestatten wollte (vgl. auch Heydt, GRUR 1974, 5;
GRUR 1972, 290, 296 m.w.N.; Hefermehl GRUR 1968, 486, 489; zuletzt Schulze zur Wiesche GRUR 1978, 645).
Eine Zurückweisung der Revision in diesem Punkte verbot sich Jedoch, weil sich nicht ausschließen läßt, daß die Entscheidung über den restlichen Teil der Klage auch für diesen Teil des Schadensersatzanspruch von Bedeutung
sein kann, es auch an Feststellungen fehlt, die eine Ab grenzung des danach gegebenenfalls unbegründeten Teils der Klage ermöglichen.
Alff Merkel Schönberg
Schwerdtfeger
Rebitzki