BGH · I ZB 9/95 vom 19.06.1997

BUNDESGERICHTSHOF I ZB 9/95 BESCHLUSS Verkündet am: 19. Juni 1997 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Rechtsbeschwerdesache B AG, Anmelderin und Rechtsbeschwerdeführerin, - Verfahrensbevollmächtigte Rechtsanwälte Prof, und Dr. Dr Dr betreffend die Markenanmeldung B 89 964/18 Wz 2 Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. Juni 1997 durch die Richter Prof. Dr. Ullmann, Prof. Dr. Mees, Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck und Dr. Bornkamm beschlossen: Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß des 30. Senats (Warenzeichen-Beschwerdesenats VII) des Bundespatentgerichts vom 12. Dezember 1994 wird zurückgewiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 DM festgesetzt. 3 Gründe: I. Die Anmelderin hat das Wort-Bild-Zeichen Motorrad zur Eintragung in die Zeichenrolle für die folgenden Waren angemeldet: Waren aus Leder und Lederimitationen, nämlich Taschen und andere, nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepaßte Behältnisse sowie Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen; Reiseund Handkoffer, Reisetaschen, Sporttaschen, Handtaschen, Einkaufstaschen, Packsäcke und Rucksäcke, alle jeweils aus Leder, Lederimitationen, Textil- und Textilersatzstoffen oder Kombinationen dieser Stoffe; Bekleidungsstük-ke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen Die Prüfungsstelle für Klasse 18 Wz des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, das angemeldete Zeichen bestehe ausschließlich aus warenbeschreibenden und auch in ihrer Kombination freihalte-bedürftigen Angaben. Der Beschluß ist von einer "Regierungsrätin z.A." unterzeichnet, die zu dem Hilfsmitglied des Deutschen Patentamts (§ 26 Abs. 3 Satz 1 PatG) bestellt war. Das Bundespatentgericht hat die gegen diesen Beschluß gerichtete Beschwerde - nach Beitritt des Präsidenten des Deutschen Patentamts als Verfahrensbeteiligten - zurückgewiesen (BPatG B1PMZ 1996, 67, nur Leitsatz). 4 Die Anmelderin verfolgt ihr Antragsbegehren mit der Rechtsbeschwerde weiter, die das Bundespatentgericht zur Klärung der Rechtsfrage zugelassen hat, ob Geschäfte der Prüfungsstelle auch durch Hilfsmitglieder des Patentamts wahrgenommen werden können. II. Das Bundespatentgericht hat keinen Verfahrensfehler darin gesehen, daß die angefochtene Entscheidung durch eine zu dem Hilfsmitglied bestellte Beamtin erlassen worden ist. Die Bestimmung des § 26 Abs. 3 PatG, in der die Bestellung von Hilfsmitgliedern vorgesehen sei, regele die Verfassung des Patentamts und sei daher auch ohne ausdrückliche Verweisung im Warenzeichenbereich unmittelbar anwendbar. Das Bedürfnis, auch Beamte des höheren Dienstes, die noch nicht auf Lebenszeit ernannt worden seien, als Hilfsmitglieder mit den Verrichtungen eines Mitglieds des Patentamts zu beauftragen, bestehe im Warenzeichenbereich gleichermaßen wie bei Erfüllung der patentrechtlichen Aufgaben. In der Sache habe das Patentamt die Eintragung mit Recht versagt. Das angemeldete Zeichen sei gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG freihaltebedürftig, weil es in unmittelbar verständlicher Weise auf die Beschaffenheit so gekennzeichneter Waren hinweise bzw. als Bestimmungsangabe benötigt werde und "Motorrad" lediglich auf den Verwendungszweck hin-weise. Daß es sich um zwei Wörter der englischen Sprache handele, sei im Streitfall ohne wesentliche Bedeutung, da "Active" vollständig dem deutschen Wort "aktiv" und "Line" weitgehend dem deutschen Wort "Linie" entspreche. Ebenfalls nicht maßgebend sei, daß es sich bei "aktiv" um einen personenbezogenen Begriff handele. Denn Werbung setze häufig ursprünglich personenbezogene Begriffe warenbezogen ein. 5 Dies habe dazu geführt, daß das Wort "aktiv" für manche Waren glatt beschreibend sei; aber auch für die hier maßgeblichen Waren, die alle der Mode unterworfen seien, könne ein Freihaltebedürfnis nicht in Zweifel gezogen werden. Schließlich sei auch die verwendete Schriftart nicht hinreichend eigenwillig, um hierin eine Verfremdung der Wörter ins Bildhafte sehen zu können. III. Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft (§ 83 Abs. 1 MarkenG). Sie eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle revisionsmäßige Überprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne daß es auf die Entscheidung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfrage beschränkt ist (BGHZ 90, 318, 320 - Zinkenkreisel; BGH, Beschl. v. 3.12.1996 - X ZB 1/96, GRUR 1997, 360, 361 - Profilkrümmer) . Eine Beschränkung auf diese Frage, wie sie das Bundespatentgericht vorliegend ausgesprochen hat, ist unzulässig und bleibt daher ohne Wirkung (BGH, Beschl. v. 13.5.1993 - I ZB 8/91, GRUR 1993, 744, 745 - MICRO CHANNEL) . Vielmehr steht der angefochtene Beschluß unter allen in Betracht kommenden Gesichtspunkten zur Überprüfung (§ 84 Abs. 2 MarkenG i.V. mit § 550 ZPO, § 89 Abs. 2 MarkenG; BGHZ 130, 187, 191 - Füllkörper). Die Rechtsbeschwerde ist jedoch nicht begründet. 1. Die Rechtsbeschwerde rügt in erster Linie, dem Beschwerdegericht sei eine Sachentscheidung verwehrt gewesen; da beim Deutschen Patentamt statt eines Mitgliedes ein Hilfsmitglied über die Eintragung befunden habe, fehle es an einer wirksamen Zurückweisung der Anmeldung durch das Patentamt; das Bundespatentgericht hätte - so die Rechtsbeschwerde - unter diesen Umständen den Beschluß der Prü- 6 fungsstelle aufheben und die Sache nach § 12 Abs. 1 WZG i.V. mit § 79 Abs. 3 Nr. 1 und 2 PatG an das Patentamt zurückverweisen müssen. Dem kann nicht beigetreten werden. Der behauptete Verfahrensmangel liegt nicht vor. a) Als Verfahrensverstoß, den die Rechtsbeschwerde nach § 85 Abs. 4 Nr. 3, § 89 Abs. 2 MarkenG i.V. mit § 559 Abs. 2 Satz 2 ZPO mit Erfolg rügen könnte, kommt ein Mangel allein des patentgerichtlichen, nicht des patentamtlichen Verfahrens in Betracht. Ein solcher Mangel läge vor, wenn das Beschwerdegericht eine zwingende Aufhebung und Zurückverweisung unterlassen hätte. Dies ist indessen schon deshalb nicht der Fall, weil das Patentgericht selbst bei Vorliegen eines schweren Verfahrensverstoßes nicht gehindert war, abschließend in der Sache zu entscheiden (§ 13 Abs. 3 WZG i.V. mit § 79 Abs. 3 PatG; vgl. § 70 Abs. 3 MarkenG; BGH, Beschl. v. 30.1.1997 - I ZB 3/95, GRUR 1997, 637, 638 = WRP 1997, 762 - Top Selection; Beschl. v. 24.3.1992 - X ZB 15/91, B1PMZ 1992, 496, 498 - Entsorgungsverfahren). Vielmehr steht die Zurückverweisung an das Patentamt in seinem Ermessen (vgl. BGH, Beschl. v. 3.6.1993 - I ZB 6/91, GRUR 1993, 832, 834 - Piesporter Goldtröpfchen; Beschl. v. 1.7.1976 - X ZB 3/75, GRUR 1977, 209, 211 - Tampon). Ein Verfahrensverstoß kann auch nicht darin gesehen werden, daß das Beschwerdegericht dieses Ermessen nicht ausgeübt, sondern in der Sache entschieden hat. Denn auch im Falle eines fehlerhaften patentamtlichen Verfahrens ist eine Zurückverweisung dann nicht in Betracht zu ziehen, wenn das Beschwerdegericht aufgrund des ihm vorliegenden Materials zu einer abschließenden Sachentscheidung in der Lage, die Sache also entscheidungsreif ist (vgl. BGH B1PMZ 1992, 496, 498 - Entsorgungsverfahren; Benkard/Schäfers, 7 PatG, 9. Aufl., § 79 Rdn. 26; ferner Fezer, Markenrecht, § 70 MarkenG Rdn. 8). So verhält es sich im Streitfall. b) Im übrigen hat das Bundespatentgericht einen Mangel des patentamtlichen Verfahrens ohne Rechtsfehler verneint. Es ist nicht zu beanstanden, daß über die Anmeldung eine Beamtin entschieden hat, die vom Präsidenten des Deutschen Patentamts als Hilfsmitglied mit den Verrichtungen eines Mitglieds des Patentamts beauftragt worden war. Rechtsgrundlage für die Bestellung von Mitgliedern und von Hilfsmitgliedern ist § 26 PatG: Danach besteht das Patentamt aus einem Präsidenten und weiteren auf Lebenszeit berufenen Mitgliedern (Absatz 1). Nach Absatz 3 können unter bestimmten Voraussetzungen Hilfsmitglieder mit der Wahrnehmung der Aufgaben der Mitglieder beauftragt werden; nach Satz 3 dieser Bestimmung gelten die Vorschriften über Mitglieder auch für die Hilfsmitglieder. Die Bestimmung des § 27 PatG, die die Bildung von Prüfungsstellen und Patentabteilungen regelt, setzt den Begriff des Mitglieds des Patentamts (§ 26 PatG) voraus. Auch ohne ausdrückliche Regelung gilt im Hinblick auf die dort geregelte Gleichstellung von Mitgliedern und Hilfsmitgliedern (§ 26 Abs. 3 Satz 3 PatG), daß die den Mitgliedern in § 27 PatG zugewiesenen Aufgaben auch von Hilfsmitgliedern erledigt werden können. Ebenso wie das Patentgesetz in § 27 setzen das Warenzeichengesetz in §§ 12, 12 a sowie das Markengesetz in §§ 56, 57 und 64 Abs. 4 bei der Regelung über die Prüfungsstellen und Warenzeichenabteilungen bzw. über die Markenstellen und die Markenabteilungen den Begriff des Mitglieds des Patentamts voraus. Was ein Mitglied des Patentamts ist, läßt sich allein dem Patentgesetz entnehmen. Ist im Waren- 8 Zeichengesetz und im Markengesetz von Mitgliedern des Patentamts die Rede, wird folglich - ohne diese Bestimmung ausdrücklich zu nennen - auf § 26 PatG und die dort geregelte Verfassung des Deutschen Patentamts als Verwaltungsbehörde Bezug genommen. Hierzu gehören nicht nur die Mitglieder des Patentamts, sondern auch die ihnen ausdrücklich gleichgestellten Hilfsmitglieder. Wie sich aus der Stellungnahme des Präsidenten des Deutschen Patentamts ergibt, ist die Praxis seit jeher von diesem Verständnis ausgegangen. Die Berechtigung der Hilfsmitglieder, Aufgaben von Mitgliedern des Patentamts auch in Zeichensachen wahrzunehmen, ist - soweit ersichtlich - niemals in Zweifel gezogen worden. Auch im Schrifttum wird der Einsatz von Hilfsmitgliedern nicht in Frage gestellt (vgl. Pinzger, Das deutsche Warenzeichenrecht, 2. Aufl. 1937, § 12 WZG Anm. 3; Busse/Starck, WZG, 6. Aufl., § 12 Rdn. 2 6). 2. Dagegen ist die von der Rechtsbeschwerde erhobene Rüge, der Anmelderin sei im Beschwerdeverfahren das rechtliche Gehör versagt worden, begründet. a) Das Beschwerdegericht hat ausgeführt, das Wort "aktiv" werde in der Werbung nicht mehr nur personenbezogen, sondern auch warenbezogen verwendet. Das habe im Bereich der pharmazeutischen Produkte dazu geführt, daß dieser Begriff als glatt beschreibende Angabe zu werten sei. Des weiteren heißt es in der angefochtenen Entscheidung: Für den Bereich anderer Waren läßt sich dies ebenfalls belegen. In den als Anlage zu dem Beschluß beigefügten Werbebeispielen werden Videogeräte unter der Überschrift "Video Aktiv", Musikabspielgeräte unter dem Schlagwort "Hifi aktiv" und Musikinstrumente unter der Bezeichnung "Musik aktiv" beworben. 9 Für den Bereich der hier maßgebenden Waren, die alle der Mode unterworfen sind, so daß an dem Wort "Line" ein Freihaltebe-dürfnis auch von der Anmelderin nicht in Zweifel gezogen wird, läßt sich beispielsweise für Schuhe und Hosen und auch generell für Wäsche unmittelbar die Verwendung von "aktiv" belegen. Wie bereits die Prüfungsstelle zu Recht betont, läßt es dabei die Werbung offen, ob z.B. mit dem Schlagwort "funktioneile Aktiv-Hose" eine Eigenschaft der Hose selbst, etwa die Verwendung atmungsaktiver Stoffe, angesprochen werden soll, oder ob ein Hinweis für den Verwender beabsichtigt ist (die Hose für den Aktiven). Auf die weiteren in der Anlage zu dem Beschluß beigefügten Werbebeispiele wird Bezug genommen. Diesen Beispielen läßt sich auch ohne weiteres entnehmen, daß in ähnlicher Form das Schlagwort "aktiv" auch für die übrigen Waren des angemeldeten Zeichens Verwendung finden kann. ... Mit der Beschlußausfertigung ist der Anmelderin ein Blatt zugestellt worden, auf das 16 verschiedene Beispiele der Verwendung des Wortes "aktiv" in der Werbung kopiert worden sind, darunter auch die im Beschluß genannten Verwendungen "Hifi aktiv", "Video Aktiv", "Musik aktiv", "funktionelle Aktiv-Hose". b) Der Anmelderin hätte Gelegenheit gegeben werden müssen, zu diesen als bekannt vorausgesetzten Verwendungen des Wortes "aktiv" Stellung zu nehmen. Ein entsprechender Hinweis ist ihr jedoch nicht gegeben worden. Bei den vom Bundespatentgericht angeführten Beispielen, die aus jedermann zugänglichem Werbematerial stammen, handelt es sich um offenkundige Tatsachen (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V. mit § 291 ZPO). Möchte das Gericht seiner Entscheidung derartige Umstände zugrunde legen, muß es sie im allgemeinen zuvor in das Verfahren einführen, damit die Beteiligten Stellung nehmen können (vgl. BVerfGE 10, 177, 183; BGH, Urt. v. 6.5.1993 - I ZR 84/91, NJW-RR 1993, 1122, 1123; BGH GRUR 1997, 637, 638 - Top Selection). Ein solcher Hinweis braucht nur dann nicht gegeben zu werden, wenn es sich um Umstände handelt, die allen Beteiligten ohne weite- 10 res gegenwärtig sind und von deren Entscheidungserheblichkeit sie wissen; denn in einem solchen Falle kann angenommen werden, daß die Beteiligten auch ohne einen ausdrücklichen Hinweis hinreichende Gelegenheit zur Äußerung haben (BGHZ 31, 43, 45; BGH, Urt. v. 28.9.1965 - VI ZR 88/64, VersR 1965, 1153; BVerwG NVwZ 1983, 99). Im Streitfall liegen die Voraussetzungen nicht vor, unter denen ausnahmsweise von einem Hinweis auf offenkundige Tatsachen, die bei der Entscheidung berücksichtigt werden sollen, abgesehen werden kann. Denn es kann nicht davon ausgegangen werden, daß die Anmelderin die einzelnen vom Bundespatentgericht angeführten Beispiele kannte und mit ihrer Verwertung als Indiz für die beschreibende Verwendung von "aktiv" rechnen mußte. Indem das Bundespatentgericht einen entsprechenden Hinweis unterlassen hat, hat es der Anmelderin das rechtliche Gehör versagt und seine Entscheidung auf Tatsachen gestützt, zu denen sich die Anmelderin nicht äußern konnte (§ 78 Abs. 2 MarkenG). 3. Dieser Verfahrensfehler verhilft der Rechtsbeschwerde jedoch nicht zu dem Erfolg. Denn in der Sache hat das Bundespatentgericht der Beschwerde der Anmelderin zu Recht nicht stattgegeben. a) Die wegen der Versagung des rechtlichen Gehörs an sich gebotene Zurückverweisung an das Bundespatentgericht kann im Streitfall unterbleiben, weil dem Senat eine Entscheidung in der Sache möglich ist. Denn die Beschwerdeentscheidung enthält auch ohne die vom Bundespatentgericht verfahrensfehlerhaft herangezogenen Beispielsfälle hinreichende verwertbare Feststellungen. Bereits aufgrund dieser 11 Feststellungen kommt nur die Zurückweisung der Beschwerde der Anmelderin in Betracht. In einem solchen Fall wäre eine Zurückverweisung an das Bundespatentgericht, nur damit dieses anstelle des Rechtsbeschwerdegerichts die unvermeidliche Zurückweisung der Beschwerde ausspricht, eine überflüssige, mit dem Gebot der Prozeßökonomie unvereinbare Maßnahme (vgl. BVerwGE 15, 24, 26; 52, 33, 41 f.; BVerwG DVB1. 1994, 1191; BFH, Urt. v. 19.1.1994 - XI R 72/90, BFH/NV 1994, 591, 592; vgl. ferner BGH, Urt. v. 9.12.1982 - Ill ZR 182/81, NJW 1983, 1047, 1049, insoweit nicht in BGHZ 86, 98; Urt. v. 11.1.1990 - IX ZR 27/89, NJW 1990, 990, 992). b) Für die Prüfung der Anmeldung sind nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 die Vorschriften dieses Gesetzes anzuwenden (§ 152 MarkenG). Da dem angemeldeten Zeichen auf der Grundlage der verfahrensfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Bundespatentgerichts der Schutz gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu versagen ist, braucht auf die Rechtslage nach dem Warenzeichengesetz nicht eingegangen zu werden. c) Der Gesamteindruck des angemeldeten Zeichens wird durch den Wortbestandteil "Active Line" geprägt. Dieser Begriff kann dem Verkehr zur Bezeichnung der Art und der Beschaffenheit der in Rede stehenden Waren dienen (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Obwohl es sich um eine Angabe in englischer Sprache handelt, ist sie doch - wie das Bundespatentgericht in Übereinstimmung mit dem Deutschen Patentamt zutreffend festgestellt hat - für deutsche Verkehrskreise ohne weiteres im Sinne einer aktiven Mode- oder Ausstattungslinie 12 verständlich. Das liegt für "active" auf der Hand, gilt aber auch für das englische Wort "line", das mit dem deutschen Wort "Linie" sprachlich verwandt ist und breiten Eingang speziell in den Modebereich gefunden hat (vgl. BGH, Urt. v. 27.9.1995 - I ZR 199/93, GRUR 1996, 68, 69 - WRP 1997, 446 - COTTON LINE). Das an sich personenbezogene Adjektiv "aktiv" wird dabei ohne weiteres als auf die Ware bezogen verstanden und vermittelt - wie das Bundespatentgericht zutreffend ausgeführt hat - in Verbindung mit "Line" den Eindruck einer die sportliche ("aktive") Note unterstreichenden Kollektion ("Linie"). Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat sich das Bundespatentgericht dabei nicht auf eine zergliedernde, nur den einzelnen Begriffen "active" und "line" gewidmete Betrachtung beschränkt. Es hat vielmehr den beschreibenden Charakter der angemeldeten Kombination dieser Wörter festgestellt, der - wie bereits die Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts ausgeführt hat - ausdrückt, daß so bezeichnete Waren sportlich gestaltet und für sportlich aktive Personen konzipiert sind. Zutreffend hat das Bundespatentgericht angenommen, daß die für "Active Line" verwendete schriftbildliche Gestaltung nicht derart eigenwillig ist, daß eine Verfremdung ins Bildhafte angenommen werden könnte; es fehlt an einer die Unterscheidungskraft begründenden Originalität der graphischen Gestaltung (vgl. BGH, Beschl. v. 21.6.1990 - I ZB 11/89, GRUR 1991, 136, 137 - NEW MAN). Der Wortbestandteil "Motorrad" verweist - glatt beschreibend - allein auf den Verwendungszweck der gekennzeichneten Waren, die sich - als Kleidungs- oder Gepäckstücke - für einen Einsatz im Zusammenhang mit dem Motorrad eignen. Dieser Bestandteil führt daher auch in der Kombina- 13 tion mit "Active Line" nicht von dem beschreibenden Charakter des angemeldeten Zeichens weg. IV. Danach ist die Rechtsbeschwerde der Anmelderin zurückzuweisen . Ullmann Mees v. Ungern-Sternberg Starck Bornkamm