BGH · I ZB 6/95 vom 10.07.1997

Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein IONOFIL MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2 Zur Frage der Prägung des Gesamteindrucks einer aus Herstellerangabe und Produktkennzeichnung bestehenden Marke. BGH, Beschl. v. 10. Juli 1997 - I ZB 6/95 - Bundespatentgericht BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 6/95 Ve rkünde t am: 10. Juli 1997 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Rechtsbeschwerdesache >GmbH & Co. KG, - Verfahrensbevollmächtigte: Anmelderin und Rechtsbeschwerde führer in. Rechtsanwälte Prof. Dr. Dr. und gegen GmbH, Straße 9 Widersprechende und Rechts-beschwerdegegnerin, - Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte betreffend die Markenanmeldung J 24 857/10 Wz W'' Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 10. Juli 1997 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Dr. Mees, Starck, Dr. Bornkamm und Pokrant beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 28. Senats (Warenzeichen-Beschwerdesenats V) des Bundespatentgerichts vom 23. November 1994 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,-- DM festgesetzt. 1/ Gründe : I. Gegen die Eintragung des Wortzeichens IONOFIL für die Waren "zahnprothetisches und zahnchirurgisches Material als Zemente sowie als Kunststoffmaterial in Form von Pulvern, Flüssigkeiten, Pasten und Granulaten; Zemente sowie Kunststoffmaterial in Form von Pulvern, Flüssigkeiten, Pasten und Granulaten zur Herstellung von Prothesen und Implantaten; orthopädische und chirurgische Zemente" hat die Inhaberin des älteren Zeichens Nr. 1 129 741 ^HB^Ionof i 1, das für "Zahnzement für Füllungen" Schutz genießt, Widerspruch erhoben. Die Prüfungsstelle für Klasse 10 Wz des Deutschen Patentamts hat die Übereinstimmung der Zeichen festgesteilt und dem angemeldeten Zeichen die Eintragung versagt. Die dagegen erhobene Beschwerde ist erfolglos geblieben. Hiergegen richtet sich die (zugelassene) Rechtsbeschwerde der Anmelderin. 4 II. Das Bundespatentgericht hat auf der Grundlage der Bestimmungen des Warenzeichengesetzes ausgeführt: Die Waren der einander gegenüberstehenden Zeichen seien gleich; sie seien ausschließlich für Fachkreise bestimmt und von sehr spezieller Art. Bei Anlegung eines durchschnittlichen Maßstabs, der auf der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens beruhe, müsse die Verwechslungsgefahr bejaht werden. Zwar höben sich die Zeichen als Ein-bzw. Mehrwortzeichen deutlich voneinander ab; der die Verwechslungsgefahr begründende Umstand liege aber darin, daß die Anmelderin aus dem Widerspruchszeichen unter Weglassung des darin enthaltenen Firmenschlagworts die verbleibende Produktkennzeichnung identisch übernommen habe. Ein jüngeres Einwortzeichen stimme mit einem älteren Mehrwortzeichen auch dann im Gesamteindruck (unmittelbar) überein, wenn das jüngere Zeichen in dem älteren nur als einer von mehreren Bestandteilen, aber gleichwohl eigenständig kennzeichnend enthalten sei. Zwar könne im medizinischen Bereich grundsätzlich nicht von der auf sonstigen Warengebieten zu beobachtenden Neigung des Verkehrs ausgegangen werden, sich zur kurzen Kennzeichnung eines der verschiedenen Produkte eines Zeicheninhabers nur eines einzelnen - seiner Natur nach unterscheidungskräftigen - von mehreren Zeichenbestandteilen zu bedienen. Eine derartige Verkürzung liege aber außerordentlich nahe, wenn ein Mehrwortzeichen erkennbar aus Produkt- und Firmenkennzeichnung gebildet und die Produktkennzeichnung kennzeichnungskräftig sei. In einem derartigen Fall trete die bloße Herstellerangabe weitgehend in den Hintergrund, weil der Verkehr Produkte meist nicht nach dem Herstellernamen, son- 5 dern nach der Produktkennzeichnung unterscheide. Das gelte jedenfalls dann, wenn der Verkehr wisse, daß die Hersteller eine ganze Produktpalette unter unterschiedlichen Produkt-kennzeichnungen anböten, die Herstellerkennzeichnung also für sich genommen zur genauen Bezeichnung des Produktes eher ungeeignet sei. Zwar seien beide Zeichenbestandteile des Widerspruchszeichens gleichermaßen kennzeichnungskräftig, für die Beurteilung der Frage, ob der Verkehr in einem Einwortzeichen einen Bestandteil eines Mehrwortzeichens wiedererkenne, könne es jedoch nicht generell und ausschließlich auf die Gewichtung der Kennzeichnungskraft der Bestandteile ankommen. Mitentscheidend müsse sein, welche Bedeutung und Funktion dem gemeinsamen Zeichenbestandteil in dem Kombinationszeichen zukomme. Handele es sich bei dem weiteren Bestandteil um ein Firmenschlagwort, so werde der Verkehr zu demindest bei Identität des gemeinsamen Bestandteils den Schluß ziehen, daß er es mit dem ihm bekannten älteren Mehrwortzeichen zu tun habe, bei dem lediglich das Firmenschlagwort weggelassen worden sei. Für den Verkehr präge dann die ihm bekannte Produktmarke den Gesamteindruck des Zeichens oder bestimme ihn doch wesentlich mit, wobei diese Prägung nicht auf einer Gewichtung des Grades der Kennzeichnungs-kraft der Teile beruhe, sondern auf der Erkenntnis ihrer unterschiedlichen Wichtigkeit und Funktion als Firmen- bzw. Produktmarke. III. Der angefochtene Beschluß hält der Überprüfung im Rechtsbeschwerdeverfahren stand. 6 Dem angegriffenen Zeichen steht der nunmehr gemäß § 158 Abs. 2 S. 2 MarkenG nach § 42 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu beurteilende Widerspruchsgrund der Verwechslungsgefahr mit dem Widerspruchszeichen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG entgegen. Ohne Erfolg zieht die Rechtsbeschwerde die Beurteilung des Bundespatentgerichts in Zweifel, die beiden Zeichen "V9 Ionofil" und "IONOFIL", die sich im identischen Warenbereich gegenüberstehen, seien miteinander verwechselbar . 1. Rechtsfehlerfrei ist das Bundespatentgericht bei seiner Betrachtung von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz ausgegangen, daß zur Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen auf den Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens abzustellen ist. An diesem Grundsatz hat sich durch die Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken durch das Markengesetz nichts geändert. Das hat der Bundesgerichtshof bereits wiederholt ausgesprochen (BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze; BGHZ 131, 122, 124 - Innovadiclophlont; BGH, Beschl. v. 4.7.1996 - I ZB 6/94, GRUR 1996, 977 - DRAN0/P3-drano, m.w.N.). Dieser Grundsatz gilt unabhängig davon, ob es sich, wie im Streitfall, um die Beurteilung des älteren Widerspruchszeichens oder um die des jüngeren angemeldeten Zeichens handelt (BGH GRUR 1996, 977 - DRANO/P3-drano). Dies beruht auf der Erwägung, daß markenrechtlicher Schutz von der Gestaltung der Marke auszugehen hat, wie sie eingetragen ist, und eine Ähnlichkeit mit einer Marke nur in deren konkreter Verwendung festgestellt werden kann. Der Schutz eines aus einem zusammengesetzten Zeichen herausgelösten Elements ist dem Markenrecht zwar fremd. Dieser Grundsatz schließt aber zugleich die Erkenntnis ein, daß einem einzelnen Bestandteil eines Zeichens eine unter Umständen besondere, das GesamtZeichen prägende Kennzeichnungskraft beigemessen werden kann und deshalb bei einer Übereinstimmung einer Bezeichnung mit dem so geprägten Zeichen die Verwechslungsgefahr zu bejahen ist (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.1989 - I ZR 102/88, GRUR 1990, 367, 369 f. - alpi/Alba Moda). Auch der weiterhin vom Bundespatentgericht herangezogene Gesichtspunkt, daß bei einem Mehrwortzeichen, wie dem Widerspruchszeichen, der Gesamteindruck durch die besondere, einem einzelnen Bestandteil in der Marke zukommende Bedeutung und Kennzeichnung so geprägt sein kann, daß die weiteren Bestandteile zurücktreten, ist, wie der Bundesgerichtshof entschieden hat, auch im Rahmen des hier in der Rechtsbeschwerdeinstanz anzuwendenden § 9 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG maßgeblich (vgl. BGH, Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 405 = WRP 1996, 739 - Biendax Pep; Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 37/93, GRUR 1996, 406, 407 - JUWEL, m.w.N.). 2. Die vom Bundespatentgericht im Streitfall vorgenommene Beurteilung, daß dem Element "Ionofil" des Widerspruchszeichens als Produktkennzeichnung prägende Bedeutung zukommt, liegt im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Im 8 Rechtsbeschwerdeverfahren ist lediglich zu prüfen, ob das Patentgericht bei seiner Würdigung gegen Denkgesetze und Erfahrungssätze verstoßen hat. Das ist vorliegend nicht der Fall. Es entspricht der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, daß eine bloße Herstellerangabe als Bestandteil einer Marke im allgemeinen weitgehend in den Hintergrund tritt, weil der Verkehr die Waren, sofern es sich nicht um den Warenbereich der Bekleidung handelt, meist nicht nach dem Namen des Herstellers unterscheidet, sondern seine Aufmerksamkeit auf die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung richtet (BGH, GRUR 1996, 404, 405 - Biendax Pep; GRUR 1996, 406, 407 - JUWEL, m.w.N.). Allerdings hat es der Bundesgerichtshof als verfehlt angesehen, von einem Regel-satz auszugehen, wonach einer Herstellerangabe in einer Marke als Bezeichnungsbestandteil eine prägende Kraft für das Gesamtzeichen (stets) abzusprechen sei. Er hat es vielmehr der Beurteilung des Einzelfalls Vorbehalten, ob in der Sicht des Verkehrs die Herstellerangabe im Gesamtzeichen in den Hintergrund tritt oder nicht. Dabei ist die Beurteilung, wie die Bedeutung der Herstellerangabe in einem Zeichen für dessen Gesamteindruck zu bewerten ist, auch davon abhängig, ob die Herstellerangabe als solche dem Verkehr bekannt ist oder nicht, weil nur im Fall der Bekanntheit der Angabe oder wenn sie sich aus sonstigen Gründen als Herstellerangabe erkennen läßt, deren Eignung zur Produktkennzeichnung zurücktritt. Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, daß eine bestehende Verkehrsübung, sich zur kurzen Kennzeichnung eines der verschiedenen Produkte eines Zeicheninhabers bei der IX Markierung mit einem zusammengesetzten Wortzeichen nur eines - seiner Natur nach kennzeichnungskräftigen - Zeichenbestandteils zu bedienen, zwar im medizinischen Bereich generell eher gering sein möge; sie liege aber dort außerordentlich nahe, wo ein Mehrwortzeichen erkennbar aus Produkt- und Firmenkennzeichnung gebildet und die Produktkennzeichnung durchaus kennzeichnungskräftig sei. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Nach den unangegriffenen Feststellungen des Patentgerichts ist dem Verkehr, bei dem es sich ausschließlich um Fachkreise handelt, bekannt, daß die Hersteller der in Frage stehenden Waren meist eine ganze Produktpalette mit unterschiedlichen Produktkennzeichnungen anbieten. Hieraus hat es rechtsfehlerfrei entnommen, daß die Herstellerkennzeichnung als solche zur genauen Bezeichnung eines Produkts vorliegend eher ungeeignet ist und deshalb die eigentliche Produktkennzeichnung nicht im Herstellernamen, sondern in dem anderen Bestandteil eines mehrgliedrigen Zeichen gesehen wird, sofern dieser keine schutzunfähige beschreibende Angabe ist, sondern, wie im Streitfall, ein kennzeichnungskräftiges Wort. Dem steht, anders als die Rechtsbeschwerde meint, nicht entgegen, daß das Bundespatentgericht ausgeführt hat, im Streitfall seien beide Zeichenbestandteile gleichermaßen kennzeichnungskräftig. Denn diese Annahme betrifft die Kennzeichnungskraft der beiden Bestandteile von Hause aus, die das Bundespatentgericht auch dem Bestandteil zutref- fend zuerkannt hat. Hieraus ergibt sich aber nicht zwingend der Schluß, daß das Widerspruchszeichen demnach in seinem 10 Gesamteindruck auch von beiden Bestandteilen geprägt werde. Eine solche Annahme würde den Besonderheiten des Streitfalls nicht gerecht, die das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei darin gesehen hat, daß das Widerspruchszeichen in dem Bestandteil ein Herstellerkennzeichen enthält. Das Bundespatentgericht hat zwar keine ausdrückliche Feststellung dahin getroffen, daß dem Verkehr der Bestandteil des Widerspruchszeichens als Bestandteil der Un- ternehmenskennzeichnung der Widersprechenden (Firmenschlagwort) bekannt ist, hiervon muß jedoch angesichts der sehr speziellen Art der in Rede stehenden Ware, deren Angebot ausschließlich für Fachkreise bestimmt ist, ausgegangen werden. Denn nach der Lebenserfahrung begegnen Fachkreise - anders als der allgemeine Verkehr - einer Warenkennzeichnung in der Regel aufmerksam und werden deshalb aufgrund ihrer Fachkenntnis erkennen, daß das Widerspruchszeichen aus der vorangestellten Herstellerangabe und dem kennzeich- nungskräftigen Wort "Ionofil" als Produktkennzeichnung besteht (vgl. BGH, Urt. v. 25.4.1961 - I ZR 31/60, GRUR 1961, 535, 537 - arko; Urt. v. 30.1.1963 - Ib ZR 118/61, GRUR 1963, 478, 480 - Bleiarbeiter; Urt. v. 5.2.1969 - I ZR 134/66, GRUR 1969, 357, 358 - Sihl). Wird demgemäß die Bezeichnung "Ionofil" vom Verkehr als Produkt- und Sortenbezeichnung angesehen, durfte das Bundespatentgericht ohne Rechtsverstoß zugrunde legen, daß die in Frage stehenden Fachkreise dieser Bezeichnung auch eine selbständige Bedeutung beimessen (BGH, Beschl. v. 3.12.1976 - I ZB 4/75, GRUR 1977, 218, 219 - MERCOL). Dieser Beurteilung steht nicht entgegen, daß die Herstellerangabe in Großbuch- staben ausgeführt und der Produktkennzeichnung vorangestellt 11 V ist. Zwar kann diese Art der Zeichengestaltung und die Verwendung der Herstellerbezeichnung als Zeichenbestandteil die Vorstellung des Verkehrs bestimmen, die Herstellerangabe werde als zusätzliche Unterscheidungshilfe in einer für das Gesamtzeichen prägenden Art eingesetzt (vgl. BGH GRUR 1996, 404, 405 f. - Biendax Pep, m.w.N.). Die vorerwähnten Umstände reichen jedoch im Streitfall angesichts der verbreiteten Übung einer derartigen Zeichengestaltung im hier maßgeblichen medizinischen Bereich und der Tatsache, daß es sich bei dem weiteren Zeichenbestandteil nicht um einen nur schwach kennzeichnenden Bestandteil, sondern um einen normal kennzeichnungskräftigen Bestandteil handelt, für eine derartige Annahme nicht aus. Deshalb kann es - anders als die Rechtsbeschwerde meint - für die Frage der auf dem Gesamteindruck beruhenden Verwechslungsgefahr nicht darauf ankommen, daß sich, wie das Bundespatentgericht ausgeführt hat, die einander gegenüberstehenden Zeichen insgesamt genommen als Einund Mehrwortzeichen deutlich voneinander abheben. Eine insoweit widersprüchliche Beurteilung der Verwechslungsgefahr kann in diesen Ausführungen des Patentgerichts nicht gesehen werden. 12 IV. Danach war die Rechtsbeschwerde der Anmelderin mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 S. 1 MarkenG zurückzuweisen. Erdmann Mees Starck Bornkamm Pokrant