BGH · I ZB 5/79 vom 27.06.1980

Nachschlagewerk: ja BGHZs__________nein WZG § 5 Abs. 7 "Frisium" Die Verwendung eines Warenzeichens bei der klinischen Erprobung eines Arzneimittels kann eine Benutzung im Sinne des § 5 Abs. 7 WZG darstellen. BGH, Beschl. v. 27. Juni 1980 - I ZB 5/79 - Bundespatentgericht BUNDESGERICHTSHOF I zb i/n BESCHLUSS Verkündet am 27. Juni 1980 Kohler, Justizassistent als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Rechtsbeschwerdesache der Firma B AG, Anmelderin und Rechtsbeschwerdeführerin, - Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. gegen die Firma 80, Widersprechende und Rechtsbeschwerdegegnerin, - Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr.^| betreffend die Warenzeichenanmeldung B 55 570/5 Wz 2 / *7 'X Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 27. Juni I960 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter Alff, Dr. Merkel, Dr. Piper und Dr. Erdmann beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 25. Senats (Warenzeichen-Beschwerdesenat II) des Bundespatentgerichts vom 15. Februar 1979 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen. Gründe I. Die Rechtsbeschwerdeführerin hat das Wort "FIRIUM" als Warenzeichen für MArzneimittel für Menschen und Tiere” zur Eintragung in die Zeichenrolle angemeldet. Die Bekanntmachung der Anmeldung im Warenzeichenblatt ist am 28. Februar 1976 erfolgt. Widerspruch erhoben hat die Rechtsbeschwerdegegnerin als Inhaberin des seit dem 8. Oktober 1970 für "pharmazeutische und tierärztliche Erzeugnisse" eingetragenen Zeichens 875 848 "Frisium". Die Anmelderin hat die Auffassung vertreten, das - im übrigen auch nicht verwechslungsfähige -Widerspruchszeichen "Frisium" sei jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt der Bekanntmachung des jüngeren Zeichens nicht rechtserheblich im Sinne von § 5 Abs. 7 WZG benutzt worden. Zwischen den Verfahrensbeteiligten ist unstreitig, daß sich im Zeitpunkt der Bekanntmachung des angemeldeten Zeichens ein pharmazeutisches Präparat 3 mit der Kennzeichnung "Frisium" nicht im Handel befand und auch kein Antrag auf Registrierung einer so gekennzeichneten Arzneimittelspezialität beim Bundesgesundheits-amt gestellt war. Es war jedoch die klinische Prüfung einer Arzneimittelspezialität "Sedativum" mit der Bezeichnung "Frisium" eingeleitet, und zwar in der Weise, daß noch vor der Bekanntmachung des angemeldeten Zeichens an 53 Ärzte im Bereich verschiedener Großstädte der Bundesrepublik Deutschland insgesamt ca. 7.600 Musterpackungen ausgegeben waren, die in der Zeit zwischen Februar und Juni 1976 an über 1.000 Patienten angewendet worden sind. Die Beteiligten sind sich auch darüber einig, daß der Umfang der klinischen Erprobung angesichts der Art der vorgesehenen Arzneimittelspezialität angemessen war und der "Richtlinie über die Prüfung von Arzneimitteln" vom 11. Juni 1971 entspricht. Nach Abschluß der klinischen Erprobung ist das Präparat am 15. Dezember 1976 zur Registrierung beim Bundesgesundheitsamt angemeldet worden. Die Widersprechende sieht in den vor der Bekanntmachung des jüngeren Zeichens erfolgten Handlungen eine rechtserhebliche Benutzung des Zeichens "Frisium" im Sinne von § 5 Abs. 7 WZG. Die Anmelderin meint dagegen, es habe sich dabei im wesentlichen um innerbetriebliche Vorgänge gehandelt, die die Voraussetzungen des § 5 Abs. 7 WZG nicht erfüllten. Das Deutsche Patentamt hat die Übereinstimmung der Zeichen festgestellt und dem angemeldeten Zeichen die Eintragung versagt. Es hält - bei gegebener Warengleichartigkeit - die Gefahr klanglicher Verwechslungen nicht mit der erforderlichen Sicherheit für ausgeschlossen. Es hat auch eine rechtserhebliche Benutzung des Widerspruchszeichens im Sinne von § 5 Abs. 7 WZG bejaht. /V Die dagegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen. Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihre auf Zurückweisung des Widerspruchs gerichteten Anträge weiter. Die Widersprechende beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen. II. Das Bundespatentgericht teilt die Auffassung des Deutschen Patentamts, daß die Zeichen im Sinne des Warenzeichengesetzes übereinstimmen. Es bejaht die Warengleichartigkeit und hält die Gefahr klanglicher Verwechslungen für gegeben. Das läßt keinen Rechtsfehler erkennen, wird auch von der Rechtsbeschwerde nicht ausdrücklich angegriffen. Den Einwand der Nichtbenutzung hält das Bundespatentgericht nicht für durchgreifend. Es führt aus, die Widersprechende habe bezüglich des Widerspruchszeichens vor der Bekanntmachung des jüngeren Zeichens mehrere der Tatbestände verwirklicht, die in § 15 WZG als bestimmungsgemäßer Gebrauch eines Warenzeichens beschrieben sind. Dazu stellt es fest, die Glasbehälter, in denen sich die zur Erprobung bestimmten Tabletten befanden, ebenso die Faltschachteln, in denen diese Glasbehälter verpackt waren, hätten das Zeichen "Frisium" getragen; auch die Prüfbögen, die den Ärzten zusammen mit den Erprobungspackungen übergeben worden seien und von ihnen für jeden Patienten ausgefüllt werden sollten, seien mit dem Zeichen Frisium versehen gewesen. Es habe sich bei der Verwendung auch nicht um lediglich innerbetriebliche Vorgänge gehandelt. Die mit dem Zeichen versehene Ware habe unstreitig den Betrieb der Widersprechenden vor der Bekanntmachung des jüngeren Zeichens verlassen. Das Zeichen sei dabei in funktionsgerechter Weise verwendet worden. Dazu habe es den erprobenden Ärzten 5 als Hinwe's auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb und zur Unterscheidung von den Präparaten anderer Hersteller oder Indikationen gedient. Die Ware und mit ihr das Zeichen habe auch am geschäftlichen Verkehr teilgenommen, denn der Arzt, der einen Patienten untersuche und eine bestimmte Diagnose gestellt habe, habe aus der Vielzahl der in Betracht kommenden Medikamente das auswählen müssen, was ihm für den Patienten geeignet erschienen sei. In diese Überlegung und Auswahl sei das in klinischer Erprobung befindliche Präparat ebenso einzubeziehen gewesen wie Jedes andere einschlägige Arzneimittel. Der Umstand, daß die Ware nicht frei erhältlich gewesen sei, sei nicht geeignet, eine rechtserhaltende Benutzung des Widerspruchszeichens auszuschließen. Die rechtserheblichen Benutzungshandlungen seien auch vor der Bekanntmachung des Jüngeren Zeichens erfolgt. Denn die Muster und Prüfbögen hätten sich bis zu dem 15. Februar 1976 in den Händen der Ärzte befunden. Ob auch schon vor der am 28. Februar 1976 erfolgten Bekanntmachung des angemeldeten Zeichens Muster an die Patienten ausgegeben worden seien, könne dahingestellt bleiben, weil spätestens mit der Ausgabe der Muster an die Ärzte die bereits vorher erfolgten Handlungen gern. § 15 WZG - Versehen der Packung oder Umhüllung mit dem Warenzeichen usw. - nach außen im Geschäftsverkehr in Erscheinung getreten seien. Schließlich fehle auch Jeder Anhaltspunkt für die Annahme, die Widersprechende verfolge mit ihren Benutzungshandlungen zu mißbilligende Zwecke, etwa nur den, eine Verschlechterung ihrer zeichenrechtlichen Position zu vermeiden. III. Die dagegen gerichtete Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. 1. Sie vertritt die Auffassung, die Einleitung und Durchführung der in § 21 Abs. 1 a AMG vorgeschriebenen klinischen Prüfung eines Präparats unter dem dafür vorgesehenen Zeichen könne grundsätzlich nicht als relevante Benutzung im Sinne des § 5 Abs. 7 WZG angesprochen werden, weil sie keine Benutzung "im geschäftlichen Verkehr" sei. Denn die Prüfmuster kämen ausschließlich mit Personen in Berührung, deren Beziehungen zur Zeicheninhaberin keine "echten Außenbeziehungen" seien. Auch dürfe die Ware während der klinischen Prüfung den innerbetrieblichen Bereich der Herstellerin kraft Gesetzes (§ 20 Abs. 1 AMG 1961) nicht überschreiten. Mit dieser Begründung kann im Streitfall eine Benutzung im Sinne des § 5 Abs. 7 WZG nicht verneint werden. Eine Herausgabe von Prüfmustern zur Erprobung an eine geschlossene Zahl von Ärzten ist allerdings keine Benutzung im geschäftlichen Verkehr, wenn man diesen Begriff, wie die Revision will, im Sinne des § 15 WZG versteht, also als eine Herausgabe zu dem freien Vertrieb an Endverbraucher. Im Rahmen der klinischen Prüfung und damit vor der Registrierung des Mittels beim Bundesgesundheitsamt,ist ein solches Inverkehrbringen unzulässig (§ 20 Abs. 1 AMG 1961). Damit ist aber noch nichts darüber ausgesagt, ob es sich dabei nicht schon um eine Benutzung im Sinne des § 5 Abs. 7 WZG handelt. Denn der Benutzungsbegriff im Sinne dieser Vorschrift ist eigenständig nach den mit der Einführung des sog. BenutzungsZwanges verfolgten Zwecken auszulegen und beschränkt sich deshalb, wie der Senat bereits ausgesprochen hat, nicht auf die in § 15 WZG aufgeführten Verwendungsarten (BGHZ 70, 143, 148 - Orbicin). So ist in dieser Entscheidung der Gebrauch eines Warenzeichens zur Benennung einer Arzneimittelspezialität im Registrierungsverfahren beim Bundesgesundheitsamt als Benutzung im Sinne des § 5 Abs. 7 WZG angesehen worden, obwohl dabei ein Inverkehrbringen imSinne des § 15 WZG nicht vorlag, nach arzneimittelrechtlichen Vorschriften auch nicht zulässig war. Dementsprechend kann auch im Streitfall nicht davon ausgegangen werden, daß eine Benutzung im Sinne des § 5 Abs. 7 WZG schon deshalb zu verneinen sei, weil die Prüfmuster noch nicht in diesem Sinne in den geschäftlichen Verkehr gelangt waren. Maßgeblich ist vielmehr, ob es sich hier bei der Verwendung des Zeichens im Rahmen der klinischen Prüfung nur um eine bloß formale Verwendung handelte, die dem Inhalt des Zeichenrechts und dem Sinn der Gewährung des Ausschließlichkeitsrechts nicht gerecht wurde. Im Hinblick auf einen etwa nur formalen Gebrauch ist den Feststellungen des Bundespatentgerichts zunächst zu entnehmen, daß die Verwendung eines Warenzeichens bereits im Rahmen der klinischen Prüfung nicht unüblich ist (vgl. dazu auch Kleist/Peters, Benutzung von Warenzeichen für Arzneimittel in der klinischen Prüfung, GRUR 1976, 117).Zwar wird, wie der Vortrag im Verfahren ergeben hat, nicht ausnahmslos so verfahren, weil die Bekanntheit, die das Zeichen dabei für ein bestimmtes Arzneimittel in der Fachwelt gewinnt, insofern risikoreich ist, als im Falle eines negativen Ergebnisses des Prüfungsverfahrens das Warenzeichen wegen der Irreführungsgefahr jedenfalls zunächst nicht für ein anderes Mittel benutzt werden kann. Im Streitfall bestand aber, wie unstreitig, ein solches Risiko nicht, weil das Mittel im Ausland bereits längere Zeit unbeanstandet im Verkehr war. Das Bundespatentgericht hatte danach aus keinem Gesichtspunkt Anlaß für die Annahme, die Widersprechende habe das Zeichen im vorliegenden Prüfungsverfahren ungeachtet einer entgegenstehenden Übung lediglich mißbräuchlich zur Vermeidung einer Verschlechterung ihrer zeichen-rechtlichen Position eingesetzt. 8 Auch der Einwand der Rechtsbeschwerde, es habe im Streitfall lediglich eine innerbetriebliche Verwendung des Warenzeichens Vorgelegen, die als solche keine Benutzung im Sinne des § 5 Abs. 7 WZG darstelle, ist nicht begründet. Es ist zwar richtig, daß eine Verwendung, die nur innerbetrieblichen Charakter hat, regelmäßig nicht als Benutzung im Sinne der genannten Vorschrift angesehen werden kann. Grundsätzlich werden deshalb auch Verwendungen eines Zeichens anläßlich der Erprobung der bezeichneten Ware, solange sich diese im innerbetrieblichen Bereich abspielt, nicht als Benutzung angesehen werden können. Soweit die Rechtsbeschwerde aber geltend macht, im Streitfall sei der innerbetriebliche Rahmen nicht überschritten worden, weil Ärzte, die mit der Durchführung der klinischen Prüfung betraut würden, zur Herstellerin des Arzneimittels in eine nur der Absatzvorbereitung dienende rechtlich und wirtschaftlich enge Sonderbeziehung träten, kann ihr nicht beigetreten werden. Es ist zwar richtig, daß die Prüfärzte sich zur Berichterstattung nach Maßgabe der Prüfbögen bereit erklären müssen und daß nur ein begrenzter Personenkreis, sei es als Arzt, sei es als Patient, in den Prüfungsvorgang eingeschaltet wird, auch, daß die Prüfung nur der Vorbereitung der Registrierung und damit des Absatzes im normalen Geschäftsverkehr dient. Allein diese engere Beziehung und zahlenmäßige Beschränkung nötigt aber jedenfalls im Streitfall nicht zur Annahme einer nur innerbetrieblichen und im Sinne des § 5 Abs. 7 WZG unerheblichen Benutzung. Denn die Verpflichtungen der Prüfärzte beschränken sich auch nach dem Vortrag der Rechtsbeschwerde aui die Einhaltung der Anwendungsrichtlinien und die Berichtspflicht. Wenn das Bundespatentgericht als wesentlich seiner Beurteilung zugrundelegt, daß die Ärzte in keinem Abhängigkeitsverhältnis zur Herstellerin des Arzneimittels stehen, daß sie die Prüf- muster eigenverantwortlich auf Grund eigener Diagnose anwenden und aus der Vielzahl der Jeweils in Betracht kommenden - ebenfalls mit Warenzeichen versehenen -Medikamente auswählen müssen, dann ist es im Hinblick auf den Zweck des § 5 Abs. 7 WZG rechtlich nicht zu beanstanden, wenn es die Prüfung nicht als innerbetrieblichen Vorgang beurteilt hat. Der Fall ist auch hinsichtlich der Frage nur innerbetrieblicher Benutzung entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde nicht mit der Senatsentscheidung "lamod" zu vergleichen (GRUR 1979, 551). Dort hatte es sich um die Benutzung von Warenzeichen bei Warenbewegungen innerhalb von Konzernbetrieben gehandelt. Eine vergleichbare wirtschaftliche und rechtliche Bindung besteht zwischen den Prüfärzten und der Arzneimittelherstellerin gerade nicht. Nicht anders liegt es mit der Verwendung des Prüfmusters gegenüber Patienten. Letztere als i.S. der Rechtsprechung zu dem Benutzungszwang in den betrieblichen Bereich des Herstellers eingegliedert anzusehen, wie die Rechtsbeschwerde will, rechtfertigt sich auch nicht durch deren Zustimmung zur Teilnahme an der Erprobung. Der Rechtsbeschwerde kann auch nicht eingeräumt werden, daß das Widerspruchszeichen seine herkunftskennzeichnende Funktion gegenüber den erprobenden Ärzten nicht entfaltet habe. Zutreffend verweist das Bundespatentgericht darauf, daß die Ärzte die im Prüfungsverfahren befindlichen Medikamente an Hand des Warenzeichens von anderen gekennzeichneten Arzneimitteln unterscheiden müssen und können. - 10 /■■■> Kj Schließlich kann der Revision nicht zugegeben werden, daß mit der Anerkennung der Verwendung eines Zeichens im Rahmen der klinischen Prüfung einer Arzneimittelspezialität eine Gefährdung der mit dem Benutzungszwang verfolgten Zwecke deshalb verbunden sei, weil eine Erprobungssituation auch in anderen Wirtschaftsbereichen bestehen könne und deshalb eine uferlose Ausweitung, jedenfalls aber Unsicherheit in der rechtlichen Abgrenzung zu befürchten sei. Dabei wird außer acht gelassen, daß für Arzneimittel durch das Registrierungsverfahren und das Verbot des Inverkehrbringens nicht registrierter Arzneimittel eine Sonderlage besteht, die bei anderen Waren nicht gegeben ist. Die Frage, ob im Streitfall bereits die Einleitung des Prüfungsverfahrens ausreicht, um als Benutzung im Sinne des § 5 Abs. 7 WZG anerkannt zu werden, ist mit dem Bundespatentgericht zu bejahen. Zum maßgeblichen Zeitpunkt waren nach den Feststellungen des Bundespaten tgerichts die Muster an die Ärzte ausgegeben. Damit war das Warenzeichen gegenüber den Ärzten als Außenstehenden verwendet worden. Die Widersprechende hatte damit auch alles getan, was von ihrer Seite zur Durchführung der klinischen Prüfung zu veranlassen war. Bedenken bestehen auch nicht hinsichtlich des Umfangs des Bezeichnungsgebrauchs, da die Übersendung von 7.600 Musterpackungen an 53 Ärzte für die Anwendung an über 1000 Patienten im Hinblick auf die Anforderungen der Prüfungsrichtlinien als zureichend angesehen werden können. Da die Prüfung nach den Feststellungen auch ordnungsgemäß abgewickelt und die Ware mit dem Zeichen noch innerhalb desselben Jahres zur Registrierung beim Bundesgesundheitsamt angemeldet worden ist, bestehen auch insoweit hinsichtlich der Ernsthaftigkeit der Benutzung keine Bedenken, so daß der Rechtsbeschwerde - 11 der Erfolg zu versagen war. Die Kostenfolge ergibt sich aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG. v. Gaum Alff Merkel Die Herren Richter am Bundesgerichtshof Dr. Piper und Dr. Erdmann befinden sich in Urlaub und sind daher an der Unterschrift verhindert. v. Gamm