BGH · I ZB 4/84 vom 18.04.1985

Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein WZG §§ 4 Abs. 2 Nr. 1 Alt. 2; 10 Abs. 2 Nr. 2 - ROAL - a) Zur’Abgrenzung nicht eintragungsfähiger Abwandlungen . freizuhaltender Angaben. b) Zur Frage, welcher Prüfungsmaßstab anzulegen ist für die Frage, ob die Eintragung einer Zeichenabwandlung hätte versagt werden müssen. BGH, Beschl. v. 18. April 1985 - I ZB 4/84 - Bundespatentgericht BUNDESGERICHTSHOF I ZB 4/84 BESCHLUSS Verkündet am 18. April 1985 Walz, Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Rechtsbeschwerdesache der Firma Martin Straße 1-12, / Antragsgegnerin und Rechtsbeschwerdeführerin, - Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr gegen Firma A et des Antragstellerin und Rechtsbeschwerdegegnerin, - Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr betreffend die Löschung des Warenzeichens Nr. 1 006 742 2 Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. April 1985 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter Dr. Merkel, Dr. Erdmann, Dr. Teplitzky und Dr. Mees beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluß des 26. Senats (Warenzeichen-Beschwerdesenat III) des Bundespatentgerichts vom 8. November 1983 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde, an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Gründe : I. Das am 10. September 1976 für die Waren "Rauch-, Kau-und Schnupftabak, Zigaretten; Zigarettenpapier, Zigarettenhülsen, Zigarettenfilter; Tabakpfeifen, Pfeifenstopfer, Streichhölzer, Zigarettenmaschinen zu dem Selbstdrehen, Feuerzeuge, Aschenbecher, nicht aus Edelmetall oder damit plattiert" angemeldete Zeichen "ROAL" ist am 27. August 1980 unter der Nr. 1 006 742 vom Deutschen Patentamt in die Zeichenrolle eingetragen worden. 3 Die Antragstellerin hat am 20. August 1982 die Löschung dieses Warenzeichens gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG beantragt, im wesentlichen mit der Begründung, daß es mit der für Waren der Klasse 34 freizuhaltenden beschreibenden Angabe "Royal" (= königlich, wertvoll) im Sinne der Polyestra-Entscheidung des Bundesgerichtshofs ohne weiteres verwechselbar sei. Die Warenzeichenabteilung des Deutschen Patentamts hat den Löschungsantrag zurückgewiesen und dazu unter anderem ausgeführt, das Zeichen "ROAL" sei mit der beschreibenden und deshalb freizuhaltenden Angabe "Royal" nicht wesensgleich und auch nicht im Sinne der genannten Rechtsprechung ohne weiteres verwechselbar. Mit der dagegen gerichteten Beschwerde hat die Antragstellerin den Löschungsantrag weiterverfolgt und im wesentlichen geltend gemacht, die Abweichung des angegriffenen Zeichens von der beschreibenden Angabe "Royal" sei so gering, daß sie im Verkehr in beachtlichem Umfang unbemerkt bleibe oder für einen Hör- oder Druckfehler gehalten werde. Es sei zu erwarten, daß die beteiligten Verkehrskreise in "ROAL" die Angabe "ROYAL" erkennen würden. Auf einen Hinweis des Bundespatentgerichts hat die Antragstellerin ferner geltend gemacht, daß im Löschungsverfahren auch zu prüfen sein werde, ob das angegriffene Zeichen - insbesondere schriftbildlich im Falle der Kleinschreibung (Roal) -ohne weiteres mit der beschreibenden Angabe "Real" verwechselbar sei. Die Antragsgegnerin hat beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. 4 II. Das Bundespatentgericht hat den Beschluß der Warenzeichenabteilung des Deutschen Patentamts aufgehoben und die Löschung des Warenzeichens "ROAL" angeordnet. Zur Begründung hat es ausgeführt, die Bezeichnung "ROAL" sei zwar für den Tabaksektor keine beschreibende Angabe i.S. des Eintragungsverbots des § 4 Abs. 2 Nr. 1 Alternative 2 WZG. Sie sei jedoch an solche Angaben - nämlich die für Waren der hier in Rede stehenden Art als beschreibend anzusehenden Worte "Royal" und "Real" -angelehnt bzw. angenähert. Auf solche Anlehnungen sei das genannte Eintragungsverbot nach der Polyestra-Entscheidung des Bundesgerichtshofs unter den hier festgestellten Voraussetzungen zu erstrecken. Das Zeichen "ROAL" sei mit den SachbeZeichnungen "Royal" und "Real" ohne weiteres verwechslungsfähig i.S. der Polyestra-Entscheidung. Dieser Begriff sei dahin auszulegen, daß darunter zwar nicht die normale Verwechslungsgefahr i.S. des § 31 WZG zu verstehen sei, aber auch nicht das Vorliegen einer hochgradigen Verwechslungsgefahr, vielmehr sei er dahin zu verstehen, daß die Verwechslungsgefahr lediglich zweifelsfrei sein müsse. Das sei hier zu bejahen, weil zwischen "ROAL" und "Royal" bzw. "Real" jedenfalls, wie das Bundespatentgericht des näheren darlegt, in klanglicher Hinsicht die Verwechslungsgefahr zweifelsfrei sei. Auch ergebe sich bei fortbestehendem Rechtsbestand des Zeichens "ROAL" die Möglichkeit der Behinderung der freien Verwendung der genannten beschreibenden Angaben, wenn diese in einer Form gebraucht würden, die den Eindruck eines zeichenmäßigen Gebrauchs erwecke. 5 Soweit es sich schließlich um die für das Löschungsverfahren erhebliche Frage handle, ob das Deutsche Patentamt die Eintragung seinerzeit hätte versagen müssen, komme es nicht darauf an, ob dem Prüfer die Anlehnung an die beschreibende Angabe "ohne weiteres erkennbar" gewesen sei. Vielmehr müsse es genügen, daß ein sachverständiger Prüfer sie bei sorgfältiger Prüfung im Zeitpunkt der Eintragung hätte erkennen müssen. Im Streitfall sei das zu bejahen. III. Die dagegen gerichtete, vom Bundespatentgericht im Hinblick auf die Auslegung und Anwendung der Polyestra-Ent-scheidung zugelassene, Rechtsbeschwerde ist statthaft, form-und fristgerecht eingelegt. Sie hat auch Erfolg. 1. Zutreffend führt das Bundespatentgericht aus, daß mit der der Polyestra-Entscheidung des Bundesgerichtshofes zugrundeliegenden Auslegung des § 4 Abs. 2 Nr. 1 2. Alternative WZG die Verwendung von dem Handelsverkehr freizuhaltenden Angaben gegenüber Behinderungen geschützt werden sollte. Solche Behinderungen können, insbesondere auch bei noch nicht allgemein bekannten freizuhaltenden Angaben, daraus entstehen, daß dem Zeicheninhaber mit der Eintragung der volle Schutz gegen Verwechslungsgefahren im Sinne des § 31 WZG zuerkannt wird, ihm insbesondere im Verletzungsprozeß grundsätzlich nicht mehr entgegengehalten werden kann, der Schutzu demfang seines eingetragenen Zeichens sei gegenüber im Verwechslungsbereich liegenden freizu* haltenden Angaben eingeschränkt (vgl. BGH GRÜR 1963, 630 - Polymar; BGHZ 50, 219 - Polyestra und den nach Erlaß der vorliegenden Beschwerdeentscheidung ergangenen Indorektal-Beschluß des Senats - GRUR 1984, 815). Dem Bundespatentgericht ist auch zuzustimmen, wenn es annimmt, daß die Grundsätze dieser 6 Rechtsprechung nicht nur für Fachausdrücke im engeren Sinne, sondern allgemein für alle Angaben im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 1 2. Alternative WZG gelten, soweit diese unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses schutzbedürftig sind (vgl. BGH GRUR aaO - Indorektal, Seite 817 unter 2. a). Soweit das Bundespatentgericht jedoch die Bedeutung des Begriffs "ohne weiteres verwechselbar", wie er im Polyestra-Beschluß gebraucht wird, dahin auslegt, es müsse nicht unbedingt eine hochgradige Verwechslungsgefahr sein, vielmehr genüge es, daß diese zweifelsfrei sei, ist, in Ergänzung des Indorektal-Beschlusses, das folgende zu beachten. In der Polyestra-Ent-scheidung wird der Begriff der ohne weiteres bestehenden Ver-wechselbarkeit benutzt, um jene Bezeichnungen zu erfassen, die - über die schon zuvor mit dem Begriff der Wesensgleichheit beschriebenen Abwandlungen von Fachworten und freizuhaltenden Angaben hinaus - dem Eintragungsverbot unterfallen sollen. In dieser Funktion hat sich der Begriff "ohne weiteres verwechselbar" jedoch nicht bewährt. Mit Recht macht die Rechtsbeschwerdeführerin geltend, daß er in der Rechtspraxis zu kaum lösbaren Abgrenzungsschwierigkeiten, auch zu Mißverständnissen im Hinblick auf den Gebrauch des Begriffs der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 31 WZG führen kann. Solchen Nachteilen kann auch mit näheren Erläuterungen, sei es im Sinne einer "hochgradigen" oder einer nur "zweifelsfreien" Verwechselbarkeit nicht hinreichend begegnet werden. Der Senat hat deshalb in der Indorektal-Entscheidung bereits als maßgeblich auf den Begriff der "ohne weiteres erkennbaren" Abwandlung abgestellt, der, über den Begriff der Wesensgleichheit hinausgehend, solche Bezeichnungen erfaßt, in denen der Verkehr ohne weiteres Nachdenken die Sachbezeichnung erkennt und die er als deren Abwandlung versteht (aaO Seite 817). "W 7 l Da jedoch nicht schon jede als Abwandlung erkennbare Bezeichnung eine sonst nicht abwendbare Gefahr der Behinderung der betreffenden freizuhaltenden Angabe begründet, vielmehr, wie in der Indorektal-Entscheidung ausgeführt, bei zwar noch erkennbaren, aber eher fernliegenden Abwandlungen solchen Gefahren durch entsprechende Auslegung der Begriffe des warenzeichenmäßigen Gebrauchs und der Verwechslungsgefahr begegnet werden kann, bedarf es, wie bisher mit dem Begriff "ohne weiteres verwechselbar" versucht, einer Eingrenzung derjenigen Abwandlungen, die dem Eintragungsverbot unterliegen. Da die abzuwendende Behinderungsmöglichkeit bei der im Indorektal-Beschluß erörterten sachgerechten Anwendung der Begriffe des warenzeichenmäßigen Gebrauchs und der Verwechslungsgefahr nur bei besonders enger Anlehnung an die freizuhaltende Angabe besteht, erscheint es als sachgerecht, den Begriff der Abwandlung zur näheren Bestimmung der vom Eintragungsverbot erfaßten Bezeichnungen in der Form zu verwenden, daß es sich dabei um ohne weiteres erkennbare, eng angelehnte Abwandlungen freizuhaltender Angaben handelt. Zwar bedarf auch dieser Begriff der Konkretisierung durch Rechtsprechung und Verwaltungspraxis, er scheint aber eher geeignet, die oben erörterten Schwierigkeiten zu beheben. Es bedarf daher nicht mehr des Rückgriffs auf die Begriffe der ohne weiteres bestehenden bzw. der hochgradigen oder der zweifelsfreien Verwechselbarkeit. 2. Den Ausführungen des Bundespatentgerichts zur Frage des Ausmaßes der Prüfungspflicht des Deutschen Patentamts im Rahmen des Eintragungsverfahrens kann für Fälle der vorliegenden Art jedenfalls in dieser Allgemeinheit nicht zugestimmt werden. Wenn es meint, es komme nicht darauf an, ob dem Prüfer des Deutschen Patentamts im Zeitpunkt der Eintragung die 8 Anlehnung des Zeichens an eine freizuhaltende Angabe ohne weiteres erkennbar gewesen sei, es komme vielmehr darauf an, daß er das Zeichen als solche Anlehnung bei sorgfältiger Prüfung hätte erkennen müssen, berücksichtigt es nicht ausreichend, daß das Ausmaß der Prüfungspflicht sich jeweils nach der materiellen Rechtslage und den Umständen des Falles bemißt. Insoweit ergibt sich aus der Indorektal-Entscheidung (aaO S. 817 r.Sp. unter b) in Verbindung mit den vorstehenden Ausführungen unter 1, daß vom Eintragungsverbot erfaßt werden ohne weiteres erkennbare, eng angelehnte, Abwandlungen freizuhaltender Angaben und daß es hinsichtlich der Erkennbarkeit darauf ankommt, ob der Verkehr das Zeichenwort ohne weiteres als Abwandlung eines Fachworts bzw. einer freizuhaltenden Angabe im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 1 Altern. 2 WZG erkennt bzw. erkennen wird, sobald ihm das Fachwort als solches bekannt geworden sein wird. Demnach hat der Prüfer bei allgemein bekannten freizuhaltenden Angaben seiner Entscheidung die Frage zugrundezulegen, ob der Verkehr das Zeichenwort ohne weiteres als solche Abwandlung des Fachwortes erkennt. Das wird er in solchen Fällen in der Regel schon bejahen können, wenn auch ihm dieser Charakter des Zeichenwortes ohne weiteres erkennbar ist. Handelt es sich dagegen, wie in den Fällen Polyestra und Indorektal um Abwandlungen noch nicht allgemein bekannter freizuhaltender Angaben, so erstreckt sich die Prüfungspflicht zu dem einen darauf, ob das Zeichenwort nach allgemeiner Sprachübung als Abwandlung einer solchen Angabe aufgefaßt werden kann und zu dem anderen, ob das dem Verkehr ohne weiteres erkennbar sein würde, wenn ihm das Fachwort als solches bereits bekannt wäre. In diesem Falle kommt es allerdings, wie das Bundespatentgericht meint, für die Frage, ob die Eintragung hätte versagt werden müssen, darauf an, ob der Prüfer die Eigenschaft einer solchen Angabe als Abwandlung und die glatte Erkennbarkeit für den Verkehr hätte erkennen müssen. 9 3. Nach diesen Grundsätzen kann im Streitfall der Rechts beschwerde der Erfolg nicht versagt werden. Ob die Bezeichnung "ROAL" auf dem hier maßgeblichen Warensektor als ohne weiteres erkennbare, eng angelehnte Abwandlung der nach der rechtsbeden freien Feststellung des Bundespatentgerichts für Waren der War klasse 34 als warenbeschreibende Angaben anzusehenden Worte "Royal" und/oder "Real" erscheint, hat das Bundespatentgericht von seinem Standpunkt aus folgerichtig, nicht geprüft; es hat vielmehr als zu demindest zweifelhaft bezeichnet, was wohl auch für die Frage der,erkennbaren Abwandlung des Begriffs "Real" gelten sollte. Der angefochtene Beschluß war daher aufzuheben und die Sache zur weiteren Aufklärung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Soweit es in der erneuten Verhandlung auch auf die Behau; tung der Antragstellern ankommen sollte, die Zeicheninhaberin verwende das Zeichen "ROAL" bereits im Rahmen von Widerspruchs verfahren, um die Eintragung von Zeichen zu behindern, die den Bestandteil "Royal" enthalten, wird zu beachten sein, daß eine solche Behinderungsabsicht für das vorliegende Eintragungsverfahren jedenfalls dann unbeachtlich ist, wenn im Hinblick auf die Klarstellungen im Indorektal-Beschluß des Senats objektiv eine solche Möglichkeit bei zutreffender Rechtsanwendung nicht besteht. v. Gamm Merkel Erdmann Teplitzky Mees