Volltext der Entscheidung
SS
Nachschlagewerk: ja BGHZ:__________nein
WZG § 4 Abs. 2 Nr. 1
Insulin Semitard
a) Arzneimittelbezeichnungen, die unter Verwendung von Worten der medizinischen Fachsprache gebildet worden sind, fehlt in der Regel die Unterscheidungskraft i.S. des § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG, wenn die medizinischen Fachkreise darin nur eine die Wirkung o.ä. beschreibende Sachangabe sehen. Dies gilt auch dann, wenn der zahlenmäßig größere Verkehrskreis der Endverbraucher die Bezeichnung als Herstellermarke ansieht.
b) Ob eine nicht genau nach den Regeln der Fachsprache gebil dete, u.U. auch nicht übliche, Bezeichnung von den Fachkreisen als Sachangabe aufgefaßt wird, ist Tatfrage.
BGH, Beschl. v. 22. Mai 1981 - I ZB 3/80 - Bundespatentgericht
BUNDESGERICHTSHOF
X ZB 3/80 BESCHLUSS
Verkündet am 22. Mai 1981 Schwarz,
Justizangestellte als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
der Firma
Landstraße 74,
GmbH,
Anmelderin und Rechtsbeschwerdeführerin,
- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr.
betreffend die Warenzeichenanmeldung H 40 693/5 Wz Insul in- Sem itard
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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 22, Mai 1981 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter Dr. Merkel, Dr. Piper, Dr. Erdmann und Dr. Teplitzky
beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß des 25. Senats (Warenzeichen-Beschwerdesenat II) des Bundespatentgerichts vom 14. Februar 1980 wird zurückgewiesen.
Gründe
I. Die Rechtsbeschwerdeführerin hat die Bezeichnung 11 Insulin Semitard" als Warenzeichen für die Waren "Arzneimittelzubereitungen, nämlich Insulin-Präparate", angemeldet. Die Prüfungsstelle und der Erinnerungsprüfer des Deutschen Patentamts haben die Anmeldung zurückgewiesen, weil es sich um eine nicht unterscheidungskräftige bzw. eine freihaltungsbedürftige warenbeschreibende Angabe handele. Mit ihrer dagegen eingelegten Beschwerde hat die Anmelderin beantragt, die Beschlüsse der Prüfungsstelle aufzuheben und festzustellen, daß § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG der Eintragung des angemeldeten Zeichens nicht entgegenstehe. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen und die Rechtsbeschwerde mit der Begründung zugelassen, daß über zwei - wenn auch unter Umständen im Sub-sidiaritätsVerhältnis stehende - Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden sei: es gehe einmal darum, ob einem ArzneimittelZeichen schon dann die Unter-
scheidungskraft fehle, wenn nur der Fachverkehr in ihm keine Betriebskennzeichnung sehe, und zu dem anderen um die Frage, ob auf zwar noch nicht gebräuchliche, aber frei-haltungsbedürftige glatte Beschaffenheitsangaben die Grundsätze der Polyestra-Entscheidung des Bundesgerichtshofes ausnahmsweise Jedenfalls dann anzuwenden seien, wenn besondere Umstände vorlägen. Mit der Rechtsbeschwerde beantragt die Anmelderin, den angefochtenen Beschluß aufzuheben imd das Verfahren zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.
II. Das Bundespatentgericht führt aus, maßgebend für die Frage der Unterscheidungskraft sei die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise. Bei Arzneimitteln gäbe es insoweit zwei Hauptgruppen, nämlich Fachleute und Laien. Da die pharmazeutische Fachsprache im wesentlichen aus lateinischen, daneben aus fast ebenso vielen griechischen Worten und Wortelementen bestehe, sehe ein großer Teil des Publikums mangels einschlägiger Vorbildung pharmazeutische Ausdrücke, die Ärzte, Apotheker und das geschulte Hilfspersonal als Sachbezeichnung erkennen könnten, als bloße Fantasieworte an. Demgemäß könne dasselbe Wort für viele Laien als Hersteller- oder Händlermarke wirken, während es für die Fachleute keine Unterscheidungskraft habe. Bei einer solchen Lage sei die Unterscheidungskraft eines Arzneimittelzeichens und damit seine Schutzfähigkeit schon dann zu verneinen, wenn allein die Fachkreise in ihm keine Betriebskennzeichnung sähen. Denn das Zeichen könne dann in einem wesentlichen Bereich seine Aufgabe als Unterscheidungsmittel nicht erfüllen, und zwar gerade bei dem Teil, der den Kaufentschluß maßgeblich mitbestimme.
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Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde mit der Begründung, maßgebend sei die Auffassung des Gesamtverkehrs, also der Fachleute und der Endverbraucher, so daß es auch auf die Auffassung der letzteren ankomme.
Dem kann für einen derartigen Sachverhalt nicht ohne weiteres beigetreten werden. Im Grundsatz ist es allerdings richtig, daß zur Beurteilung der Unterscheidungskraft im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 1 erster Halbsatz WZG die Auffassung aller beteiligten Verkehrskreise zu berücksichtigen ist. Besteht aber, wie auch im Streitfall vom Bundespatentgericht festgestellt, keine einheitliche Verkehrsauffassung, ist diese vielmehr geteilt, so kann die Frage der Unterscheidungskraft nicht ohne weitere Differenzierung dieses Grundsatzes beurteilt werden. Die Rechtsbeschwerde vertritt dazu die Ansicht, es komme darauf an, welche Gruppe zahlenmäßig stärker ins Gewicht falle und dies sei im Streitfall die der Endverbraucher, die um ein Vielfaches größer als die der Fachleute sei.
Mit Recht hat aber das Bundespatentgericht nicht das Kriterium der größeren Zahl für maßgeblich erachtet.
Zwar wird allgemein anerkannt, daß es für die Versagung der Eintragung wegen mangelnder Unterscheidungskraft normalerweise nicht ausreicht, daß nur ein geringfügiger Teil des Gesamtverkehrs dem Zeichen keine Unterscheidungskraft beimißt (vgl. BGH GRUR 1969, 345, 347 - red-white m.w.N.). Was in diesem Sinne geringfügig ist, ergibt sich nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes nicht nur aus zahlenmäßigen Verhältnissen, sondern in erster Linie aus einer wertenden Betrachtung, wobei es darauf ankommt, ob der geringere Teil als rechtlich beachtlich anzusehen ist (vgl. BGH GRUR 1963, 630, 631 - Polymar;
GRUR 1969, 345, 3^7 - red-white; GRUR 1976, 587 - Happy). Wenn das Bundespatentgericht auf dieser Grundlage in Fällen des Arzneimittelvertriebs bei geteilter Verkehrsauffassung von Fachkreisen und Endverbrauchern für das Fehlen der Unterscheidungskraft schon ausreichen läßt, daß der zahlenmäßig erheblich geringere Verkehrskreis des Fachpersonals in der Bezeichnung keine Marke sieht, dann ist das aus RechtsgrUnden nicht zu beanstanden. Seine Begründung, daß Ärzte, Apotheker und sonstiges Fachpersonal der Heilberufe meist den Kaufentschluß für solche Waren mitbestimmen und daß sie Hauptadressaten der Arzneimittelwerbung sind, ist - wie angesichts der Verschrei-bungspflichtigkeit der meisten Arzneimittel keiner weiteren Begründung bedarf - sachlich zutreffend und rechtfertigt die Beurteilung, daß ohne deren dahingehendes Verständnis die umstrittene Bezeichnung ihre Funktion als Mittel der Unterscheidung der betrieblichen Herkunft bei Arzneimitteln in der Regel nicht hinreichend erfüllen kann. Fehlt es schon daran, so kommt es nicht mehr darauf an, ob etwa zusätzlich, wie das Bundespatentgericht in seiner Hilfsbegründung erörtert hat, auch ein Bedürfnis dahin besteht, einen derartigen nicht unterscheidungskräftigen, weil nicht als Marke wirkenden Begriff, für den allgemeinen Verkehr mit Arzneimitteln freizuhalten.
III. Die Rechtsbeschwerde macht ferner geltend, der hier streitige Begriff "Insulin Semitard" stelle nicht nur für den Endverbraucher, sondern auch für den Fachverkehr ein unterscheidungskräftiges Fantasiewort dar. Das Bundespatentgericht hat dazu ausgeführt, die Fachleute - Ärzte, Apotheker und deren geschultes Hilfspersonal -sähen in dem Wort "Semitard" in Verbindung mit "Insulin” eine SachbeZeichnung über die Wirkungsweise des Arzneimittels. Zwar sei diese Bezeichnung bisher als beschreibende Angabe nicht üblich. Ob die Wortbildung genau den
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Regeln der Fachsprache entspreche, könne zweifelhaft sein, aber auch offenbleiben, denn sie sei eine Abwandlung der Angabe "Insulin Semiretard". Diese werde allerdings bisher ebenfalls nicht verwendet. Sie sei jedoch glatt warenbeschreibend. Denn für Arzneimittel mit verzögerter Wirkung habe sich allgemein die Bezeichnung "Retard-präparate" eingebürgert, wobei es üblich geworden sei, den Zusatz "Retard" dem Warenoder Handelsnamen nachzustellen, ebenso wie etwa "forte". Dies gelte auch für Insuline, bei denen Verzögerungsinsuline (Depotinsuline) die am meisten verwendeten Präparate seien. So nenne die Anmelderin selbst eines ihrer Diabetika "Insulin Leo Retard", das sie in der ROTEN LISTE 1979 (Nr. 11 013 B) erläutere als "Intemediärinsulin mit betontem Retardeffekt". Die Bezeichnung "Insulin Retard" sei daher eine übliche und Fachkreisen geläufige Sach-angabe, die schlagwortartig und einprägsam auf ein Verzögerungsinsulin hinweise. Für die Bezeichnung "Insulin Semiretard" gelte nichts anderes. "Semi" als das lateinische Wort für "halb" sei in der Fachsprache in diesem Sinne bekannt und gebräuchlich und werde häufig als Präfix verwendet. Andererseits gebe es bei Insulin kurzwirksame, mittellang- oder intermediärwirksame und langwirksame Insuline, wobei die Mehrzahl der Diabetiker mittellang wirksame Präparate benötige, also Verzögerungs- und Mischinsuline. Deshalb würden Fachleute in der Bezeichnung "Semiretard" einen bloßen Hinweis auf ein Insulin mit halbverzögerter Wirkung sehen, nicht dagegen eine Betriebskennzeichnung. Diesem Verständnis stehe nicht entgegen, daß der Begriff "Semiretard" bisher in der Fachsprache nicht verwendet worden sei. Denn diese Wortbildung entspreche genau den Regeln der pharmazeutischen Terminologie. Dieses Ergebnis werde durch die eingeholten Auskünfte bestätigt - die das Bundespatentgericht im einzelnen würdigt. Die Abweichung zwischen
"Semitard" und "Semiretard” stehe dem Verständnis als glatte Wirkungsangabe nicht entgegen, auch nicht, wenn sie bemerkt werde. Denn durch das Fortlassen der Silbe "re" werde das Wort "Semiretard" weder nach Klang, Schriftbild oder Sinn verändert. Eine andere Deutung, etwa im Sinne einer der bei pharmazeutischen Zeichen häufigen phantasievollen Abwandlungen von Fachworten, die die Beschaffenheit oder Bestimmung nur andeuteten, nicht aber sachund sprachgerecht wiedergäben, wie etwa bei der Änderung von "Enzym" in "Elzym", und die dadurch zu einer hinreichenden Eigenart kämen, sei hier nicht möglich.
Das greift die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg an.
Sie beruft sich auf die Unterstellung, mit der das Bundespatentgericht seine Feststellungen einleitet, daß nämlich offenbleiben könne, ob "Semitard" genau den Regeln der Fachsprache entspreche. Dementsprechend, meint die Rechtsbeschwerde, müsse von einer Sprachwidrig-keit ausgegangen werden und dann müsse der vom Bundespatentgericht anerkannte Grundsatz angewendet werden, daß Wirkungshinweise bei Arzneimitteln für den Fachmann nur dann ohne Unterscheidungskraft seien, wenn sie die Wirkung in einer für den Fachmann sachund sprachge-rechten Weise beschrieben, während ihnen sonst auch für den Fachverkehr Unterscheidungskraft zukomme (BPatG Mitt. 1973, 159 - Ulcugel). Dieser Grundsatz kann aber als Erfahrungssatz angesichts der Vielfalt möglicher Gestaltungen keine absolute Geltung beanspruchen. Zwar wird der hier in Rede stehende Kreis von Fachleuten sprachregelwidrig gebildete Begriffe häufig als solche erkennen und sie deshalb als Marke werten. Das schließt aber nicht aus, daß dies z.B. bei manchen Begriffen nicht erkannt und deshalb diese Folgerung auch nicht gezogen wird. Da es auf die Verkehrsauffassung ankommt, handelt
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es sich stets um eine Frage der jeweiligen besonderen Umstände, Die hier getroffene Feststellung des Bundespatentgerichts, daß die in Betracht kommenden Verkehrskreise den Begriff "Insulin Semitard" als einen beschreibenden Hinweis ansehen, obwohl er möglicherweise nicht genau entsprechend den Regeln der Fachsprache gebildet ist, ist daher nicht schon deshalb rechtsfehlerhaft, weil sie mit dem genannten Grundsatz nicht übereinstimmt. Das Bundespatentgericht hat im Streitfall seine dahingehende Feststellung damit begründet, daß die Abweichung, wenn es eine solche sein sollte, als eine bloße Abwandlung von "Insulin Semiretard" ohne Eigenständigkeit in Sinn, Klang und Schriftbild erscheine und deshalb vom Verkehr diesem Begriff gleichgesetzt werde. Dabei hat das Bundespatentgericht auch nicht unberücksichtigt gelassen, daß pharmazeutische Zeichen oft aus fantasievollen Abwandlungen geläufiger Fachworte gebildet werden, um bereits die Indikation oder Wirkungsweise anzudeuten und daß der Verkehr deshalb Abwandlungen häufig als derartige "sprechende Zeichen" auffaßt (vgl. Enzym/Elzym). Wenn das Bundespatentgericht aber feststellt, das Zeichen "Insulin Semitard" werde aus den genannten Gründen nicht in dieser Weise gewürdigt, dann ist das aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
Die Rechtsbeschwerde war danach zurückzuweisen, weil das Bundespatentgericht die Unterscheidungskraft des Zeichens ohne Rechtsfehler verneint hat. Auf die weitere Frage ob die Eintragung auch unter dem Gesichtspunkt des Frei-haltebedürfnisses zu verneinen wäre, kommt es danach nicht an.
Einer Kostenentscheidung bedarf es nicht, da sich die Kostenfolge aus dem Gesetz ergibt (BGH GRUR 1977, 416).
v. Gamm Merkel Piper
Erdmann Teplitzky