BGH · I ZB 3/67

Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein WZG § 31 - Pentavenon Zur Präge, ob und wieweit eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens aus solchen übereinstimmenden Bestandteilen hergeleitet werden kann, die sich an einen Sachhinweis anlehnen<> BGH, Besch!» v° 22», Mai 1968 - I ZB 3/6? - Bundespatentgericht r BUNDESGERICHTSHOF !_ZJL3/67 BESCHLUSS Torkündet am 22o Max 1968 Werner* JustizoberSekretär in der Re c atsbe s chwoi’de sa ehe als Urlcundsbeamter der Geschäftsstelle der Ao & Cie0 , E^H^p Straße gesetzlich vertreten durch ihren persönlich haftenden Gesellschafter Pr 0 Rolf in Kl Anmolderin und Recht s b e s c hv/e r de -führerin. ~ Vei'fahrensbovollmUc.htigte: Recht sanv/älte Prof, und Pro - gegen A Dr» Robert il^PlBP-P^BPI-Straße 0? gesetzlich vertreten durch Dr0 Robert ebenda, Widersprechende und Eeohtsbeschwerdo -gegr erin, — Ter fab rensbevollrcächtigter: Rechtsanwalt Pro 2 Der Io Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 220 Mai 1968 unter Mitwirkung der Bundesrichter Pehle, Dr* Sprenkmann, Alff, Bro Simon und Dr» Merkel beschlossen: Auf die Rechtsbeochwerde der Anmelder in wird der Beschluß des 25» Senates (Warenzeichen-Beschwerdesenates II) des Bundespatentgerichts vom 14o Juli 1966 aufgehoben0 Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde, an das Bundespatentgericht zur ückver wiesen, G- r ü n et e : Io Die Widersprechende ist Inhaberin des für Arzneimittel eingetragenen und unstreitig benutzten Wortzeichens fco 688 361 ,fPentavenon,fo Sie besitzt ferner für das fragliche Waxengebiet die noch nicht benutzten Zeichen "Venon“, “Ivovenon“, “Ginsengvenon“, ^Öontinuvenör“ und “Supervenon“ „ Sie hat Widerspruch erhoben gegen die Eintragung des Zeichens “Essavcnon“, das die Rechtsbeschwerdeführerin für die Waren “Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege, pharmazeutische Drogen, Pflaster, Verbandstoffe, Mittel zu dem Prischhalten und Haltbarma-chen von Debensraitteln” angemeldet hatte<> Die Prüfungsstelle des Patentamts hat eine zeichenrechtliche Übereinstimmung verneint, v/eil sich die Streitzeichen in den Anfangssilben "Penta" und "Essa“ auffallend und einprägsam unterschieden und der übereinstimmende Be- standteil "venon" wegen seines beschreibenden Charakters und seiner häufigen Verwendung in anderen Zeichen nur schwach kennzeichnend sei, so daß den Wortanfängen erhöhte Bedeutung zukomme<, Gegen diese Entscheidung hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und zur Begrün« dung u»ao darauf hingewiesen, die Prüfungsstelle habe in späteren Beschlüssen die Übereinstimmung der Zeichenanmeldungen "Trommvenon“ und "Apovenon” mit dem Widerspruchs-Zeichen bejaht» Bas Bundespatentgericht hat der Beschwerde stattgegeben und dem angemeldeten Zeichen wegen seiner Übereinstimmung mit dem Widerspruchszeichen die Eintragung ver- C* CT + Bie gegen diesen Beschluß eingelegte zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin ist begründet» IIo 1o Bas Beschwerdegericht tritt zunächst der Prüfungsstelle darin bei, daß das angemeldete Zeichen "Bssavenon" mit dem älteren Widerspruchszeichen "Penta-venonu dem Gesamteindruck nach v/eder klanglich noch optisch unmittelbar verwechselbar sei» Wohl aber sei - so meint das Beschwerdegericht - eine mittelbare Verwechslungsgefahr in dem Sinne zu befürchten, daß der Verkehr die übereinstimniende Endsilbe "venon’V als charakteristischen Bestandteil eines Stammzeichens auffasse und aus den Abweichungen in den übrigen Silben nur entnehmen werde, es handele sich um Kennzeichnungen für verschiedene Warenarten desselben Geschäftsbetriebs» Eine derartige Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens sei namentlich bei fachkundigen Ärzten und Apothekern zu besorgen» Biesen sei die Gepflogenheit der Hersteller chemisch-pharmazeutischer Waren vertraut, für die einzelnen Unter- arten ihrer Erzeugnisse Zeichenreihen zu bilden, indem sie entweder an einen Anfangsbestandteil wechselnde En- dungen anhingen oder einem Endbestandteil wechselnde Anfangsbestandteile voransetzten0 Diese Fachkreise würden ferner erkennen, daß das Widerspruchszeichen aus den Bestandteilen uPenta!f und ,!venonn zusammengefugt sei« Während "Penta1* als fachsprachliche Ordnungszahl nicht unterscheidend v/irke und deshalb von Fachkundigen nicht als charakteristisches Zeichenelement aufgefaßt werde, wirke der Endbestandteil "venon” gegenüber dem Fachausdruck "Veno”, an das er eng angelehnt sei, hinlänglich eigenständig, da die Buchstabengruppe "veno" unüblich zur Bildung des Wortendes verwendet werde und am Schluß A v* ■%*/■» Vi UU4 V LI ii ii »7 C111M.U ju u ütio x/ci rsn -P ciui TSVi jti Tomn rj/a 11 + "t . KJ -L. sehen Gebiet allgemein üblich sei, Kennzeichnungen an Sachhinweise anzuhängen und damit zugleich die Wirkung oder Zusammensetzung des Präparats zu dem Ausdruck zu bringen, seien die Fachkreise daran gewöhnt, in erkennbaren Abweichungen von den ihnen genau bekannten Fachausdrücken individuelle Herkunftshinweise zu erblicken und ihnen als solche Beachtung zu schenken» Sie würden daher den Endbestandteil "venon" des Widerspruchszeichens als Saehhin-v/eis in betriebskennzeichnender Form auffassen und angesichts der Kennzeichnungsschwäche des Anfangsbestandteils ”Penta,f in ihm den charakteristischen Stamm des Wider- spruchszeichens erblicken» Bei dieser Sachlage seien aber Verwechslungen mit dem beanstandeten Zeichen, das den gleichen charakteristischen Stamm aufweise, unvermeidlich, da sich auch die Benutzung von Drittzeichen mit dem gleichen Stamm auf dem in Betracht kommenden Warengebiet nicht habe feststellen -lassen«, 2o Der Rechtsbeschwerdeführerin ist zuzugeben, daß diese Würdigung einer rechtlichen Nachprüfung nicht standhält O a) Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen zwei Warenzeichen itn Sinne der §§ 5, 31 WZG ist von dem Gesamteindruck auszugehen, den die vollständigen Bezeichnungen im Verkehr erwecken., Die Bejahung der Verwechslungsgefahr im engeren Sinne setzt also voraus, daß die Vergleichszeichen ihrem Gesamteindruck nach klanglich, bildlich oder begrifflich verwechselbar sind und daß die umworbenen Verkehrskreise dadurch zu der irrigen Annahme verleitet werden könnten, die derart gekennzeichneten Waren stammten aus dem gleichen Geschäftsbetrieb« Bei der Prüfung, ob diese Voraussetzungen vorliegen, ist zu berücksichtigen, daß der Verkehr je nach Art der Branche an übereinstimmende, gewöhnlich nicht sehr einprägsame Wortendungen gewöhnt sein kann und alsdann dem Wortanfang eine stärkere Beachtung zu schenken pflegt als der Endung (BGH GRUR 1957, 339, 341 - Venostasin; 1957, 435, 436 -Eucerin für pharmazeutische Erzeugnisse; Reimer, WZG, 4o Auf1o So 429) und daß bei Übereinstimmung in solchen Bestandteilen, die ihrer Natur nach schutzunfähige Beschaffenheitsangaben sind, in der Regel schon geringfügige Abweichungen in den übrigen Zeichenbestandteilen zur Verneinung der Verwechslungsgefahr genügen (BGH GRUR 1956, 321, 322 - Synochem; GRUR 1965, 103, 185 - derma)« Ergibt die Prüfung, daß unter Berücksichtigung dieser und sonstiger Erfahrungsregeln eine Verwechslungsgefahr nach dem Gesamteindruck der vollständigen Zeichen wegen der vorhandenen Unterschiede nicht zu befürchten steht, dann scheiden damit im allgemeinen zeichenrechtliche Ansprüche aus« Die Vorstellungen des Verkehrs können allerdings im Einzelfall dazu führen, daß eine Verwechslungsgefahr auch dann in Betracht zu ziehen ist, wenn der Gesamteindruck der Zeichen in ihrer vollständigen Form voneinander abv/eichto Die Rechtsprechung hat daher den genann- ten Grundsatz in verschiedener Richtung erweitert, um dem Bedürfnis nach einem der Verkehrsauffassung entsprechenden Zeichenochutz ausreichend Rechnung zu trageno So können zeichenrechtliche Ansprüche beispielsweise aus einzelnen Bestandteilen eines Kombinationszeichens hergeleitet werden, sofern diesen selbständiger ’’Elementenschutz1' zuzubilligen isto Auch im übrigen können solche Ansprüche unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens bei Zeichen, die an und für sich im Verkehr nicht verwechselt werden, unter der doppelten Voraussetzung in Betracht kommen, daß die beiden Vergleichszeichen den gleichen Wortstamm aufweisen und daß dieser Stammbestandteil für die Betriebsstätte des rangbesseren Benutzers Hinweischarakter besitzt (BGHZ 34, 299, 301 - Almglocke; GRUR 1967, 660 - Sirax)0 j> Vor einer allzu großzügigen Anwendung des Serienzeichen-Gedankens ist jedoch zu Recht gewarnt worden (vglo zuletzt Bußmann in seiner Anmerkung zur Sirax-Entscheidung aaO) <> Dieser Gedanke ist insbesondere nicht geeignet, auf einem Umweg die zeichenrechtliche Bedeutung solcher Wortendungen aufzuwerten, denen zuvor bei der Beurteilung des Gesamteindrucks aus den bereits genannten Gründen keine sonderliche Bedeutung beigemessen wurde-«. Die Rechtsprechung zu den Serienzeichen trägt der Übung mancher Unternehmen Rechnung, ein bestimmtes Stamm-Zeichen zu führen und dieses in form von Abwandlungen zur Kennzeichnung verschiedener Warenarten oder -Sorten zu verwenden (Baumbach/Hefermehl, WZG, 9° Auflo Anis« 67 ff zu § 31)■• Dementsprechend beruht die Annahme einer Verwechslungsgefahr - und zwar einer Verwechslungsgefahr im engeren unmittelbaren Sinn (BGH GRUR 1999, 420 - Opal) auf der Erwägung, daß der Verkehr irrtümlich die übereinstimmenden Silben als charakteristischen Bestandteil eines Staramzeichens auffaßt und aus den Abwandlungen in den übrigen Silben nur entnimmt, es handele sich um die Kennzeichnung einer anderen Warenart oder -sorte des gleichen Geschäftsbetriebs, der das Stammzeichen führt (BGH GRUR 1957, 339, 342 - Venostasin; 1957, 435, 437 - Eucerin; 1959, 420, 422 - Opal)» Eine solche Gefahr ist nur dann zu befürchten, wenn dem Stammbestandteil auch im Rahmen eines Gesamtzeichens ein derartiger Hinv/eischarakter zukommt (BGHZ 34, 299, 301 - Almglocke), daß der Verkehr wirklich Anlaß hat, trotz eines unterschiedlichen Gesamteindruckes aus der bloßen Übereinstimmung einzelner Silben jene irrigen Schlüsse herzuleiten0 Je nach den Umständen des Einzelfalles kann das nament- 1 1 r% wvt a n> hmej ein. v/enn em Unternehmer den kehr bereits an mehrere Zeichen mit dem gleichen Wortstamm gev/öhnt hat oder wenn es sich um einen als besonders charakteristisch hervorstechenden oder im Verkehr bereits als Herkunftshinweis durchgesetzten oder als Eirsienabkürzung verwendeten Bestandteil eines Einzelzeichens handelt oder auch dann, wenn sonstige Umstände, etwa die Art der abweichenden Bestandteile, jenen Schluß aufdrängen (vglo etwa die wesentlich auf die tatrichterliche Würdigung abstellende Entscheidung Normacord/Multi-cord BGH GRUR 1966, 35, 36 f)* Vielfach wird dann allerdings der Stammbestandteil das Gesamtzeichen derart beherrschen, daß bereits dem Gesamteindruck nach eine Ver-v/echs lungs gef ahr in Betracht kommt und daß daher der Gesichtspunkt des Serienzeichens entbehrlich wird* Wohnt dem fraglichen Bestandteil umgekehrt nur eine geringe herkunftskennzeichnende Kraft inne und wurde ihm deshalb bei der Beurteilung des Gesamteindrucks zu Recht nur eine geringe Bedeutung beigemessen, dann hat der Verkehr im allgemeinen wenig Anlaß, aus der bloßen Übereinstimmung in einem solchen Bestandteil auf die gleiche betriebliche Herkunft zu schließen,, b) Diese Zusammenhänge hat das Beschwerdegericht bei seiner Würdigung nicht ausreichend berücksichtigt0 Es hat in Übereinstimmung mit der Prüfungsstelle die Gefahr unmittelbare!* Verwechslungen des beanstandeten Zeichens "Essavenon” mit dem Widerspruehszeichen ”Pen~ tavenon” verneint, weil die Konsonantenunterschiede in den Anfangssilben auffallend genug seien, um bei beiden Zeichenwörtern einen so wesentlich unterschiedlichen Gesamteindruck nach Klang und Schriftbild zu bewirken, daß der Verkehr sie trotz der gemeinsamen Endung ohne Schwierigkeiten werde auseinanderhalten könneno Da indessen die verhältnismäßig langen Vergleichszeichen die gleiche Silbenzahl, die gleiche Vokalfolge e - a - e - o und den gleichen Endbestandteil aufweisen, müßte diese Würdigung zu rechtlichen Bedenken Anlaß geben, wenn der übereinstimmende Endbestandteil wirklich als derart charakteristisch angesehen werden könnte, daß er sogar als herkunftskennzeichnender Stamrabestandteil eines Serienzeichens aufzufassen wäreD Kommt hingegen, wie die Prüfungsstelle angenommen hatte, dem Endbestandteil "venon" wegen seiner schwachen Kennzeichnungskraft nur geringe Bedeutung für den Gesamteindruck des Wider-spruchozeichens zu, dann besteht für den beteiligten Verkehr auch kein Anlaß, diesen Bestandteil sogar als charakteristischen Stammbestandteil eines Serienzeichens aufzufasseno Schon die Verneinung der Verwechslungsgefahr nach dem Gesamteindruck, welche die Rechts-beschv/erdeführerin als ihr günstig nicht angreift, steht sonach nicht in Einklang mit den weiteren Ausführungen des Beschwerdegerichts zur Präge des Serienzeichens„ Davon abgesehen, halten diese Ausführungen einer rechtlichen Nachprüfung auch im übrigen nicht stand: Es kann dahinstehen, ob - wie das Beschwerdegericht meint - für fachkundige .Ärzte und Apotheker nicht die der altgriechischen Sprache entnommene Anfangssilbe "Penta", sondern der Endbestandteil "venon", der sich zwar eng an das fachgebräuchliche Wort "Veno" (nach über-* einstimmender Meinung der Parteien wohl richtiger: "Vena") anlehne, jedoch hinlänglich eigenständig sei, als der charakteristische Teil des Widerspruchszeichens anzusehen sei» Es brascht insbesondere nicht auf die Bedenken der Rechtsbeschwerde eingegangen zu werden, ob "venon" wirklich ausreichend gegenüber dem zugrunde liegenden Fach-ausdruck abgewandelt und für Arzneimittel selbständig schutzfähig ist (vgl <, dazu den Beschluß vom heutigen I SB 12/67 - Polye stra) und ob nicht beispielswei— se die die Eintragung rechtfertigende Unterscheidungs-kraft des Widerspruchszeichens v/eniger in einem der beiden Bestandteile, sondern hauptsächlich in deren Verschmelzung zu einem neuen Wortgebilde zu suchen wäre0 Selbst wenn man nämlich insoweit dem Beschwerdegericht Beitritt, dann folgt aus dessen Erwägungen doch lediglich, daß der Bestandteil "venon" kennzeichnungskräfti- ger als der Anfangobestandteil "Penta" und insofern das charakteristische Element des Widerspruchszeichens ist« Dieser Umstand rechtfertigt aber nicht schon ohne weiteres den vom Beschwerdegericht gezogenen weiteren Schluß, daß "venon" deshalb als Stammbestandteil eines Serienzeichens zu schützen istc Die Auffassung des Beschwerdegerichtes liefe bei konsequenter Anwendung darauf hinaus, daß jeder Zeichenbestandteil, dessen - sei es auch nur schwache - Kennzeichnungskraft diejenige der weiteren (noch schwächeren) Bestandteile übertrifft, geeignet sein könnte, als Stammbestandteil eines Serienzeichens die Verwechslungsgefahr mit anderen Zeichen zu be- 10 - gründeno Dem kann nicht beigetreten werden <> Gerade der Fachmann, auf dessen Auffassung das Beschwerdege-rieht maßgeblich abstellt, erkennt nach den eigenen Ausführungen des Eeschv/erdegerichts, daß der Endbestandteil "venon" ein sum Zwecke der Herkunftskennzeichnung abgewandolter Sachhinweis isto Wenn das aber zutrifft, dann hat gerade er wenig Anlaß, bei einem dem Gesamteindruck nach nicht verwechslungsfähigen Drittzeichen wegen der bloßen Übereinstimmung in einem solchen Bestandteil anzunehmen, es handele sich um Kennzeichen für verschiedene Warenarten öder Warensorten ein und desselben Geschäftsbetriebeso Vielmehr liegt gerade für ihn die Vorstellung ebenso nahe, daß ein Dritter durch den strittigen Zeichenbestandteil lediglich den gleichen den Fachmann interessierenden Indikationshinweis geben will wie der Inhaber des älteren Zeichens, zu demal die Art der Abwandlung - mag sie auch schutzfähig sein - jedenfalls nicht in dem erforderlichen Maße als eigenartig und einprägsam hervorsticht<, 5° Ba sonach der angcfochtene Beschluß mit der bisherigen Begründung nicht aufrechterhalten werden kann, war die Sache gemäß §§ 13 Abs» 5 WZG, 41 x PatG an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen<, Pehle Sprenkmann Alff Simon Merkel