Volltext der Entscheidung
BUNDESGERICHTSHOF
I ZB 23/77 BESCHLUSS Verkündet
am 9. Februar 1979 Schnurr,
JustizhauptSekretärin als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
in der Rechtsbeschwerdesache
der Firma R|
GmbH,
Straße
Antragstellerin und Rechtsbeschwerdeführerin,
- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof.
gegen
die Firma Ul
Antragsgegnerin und Rechtsbeschwerdegegnerin,
- Verfahrensbevollmächtigter:
Rechtsanwalt Dr.
betreffend das eingetragene Warenzeichen 874 951
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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Februar 1979 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter Dr. Merkel, Dr. Schönberg, Schwerdtfeger und Dr. Zülch
beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 26. Senats (Warenzeichen-Beschwerdesenat III) des Bundespatngerichts vom 21. Juni 1977 wird auf Kosten der Antragstellerin zurückgewiesen.
Gründe
I. Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des unter der Nr. 87^- 951 eingetragenen Wortzeichens ''Torch1' für die Waren "Gas- und Benzinfeuerzeuge; Feuerzeuggas; sämtliche Waren aus englischsprechenden Ländern importiert oder für den Export bestimmt". Auf Antrag der Antragstellerin hat die Warenzeichenabteilung des Deutschen Patentamtes mit der Begründung, "Torch" sei für die eingetragenen Waren eine freihaltebedürf-tige Beschaffenheitsangabe und deshalb vom Zeichenschutz ausgeschlossen gewesen, das Zeichen gelöscht. Auf die Beschwerde der Zeicheninhaberin hat das Bundespatentgericht diesen Beschluß aufgehoben. Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde erstrebt die Antragstellerin die Wiederherstellung des patentamtlichen Beschlusses.
II. Nach Auffassung des Bundespatentgerichts stand dem Zeichen ’’Torch" weder das Eintragungshindernis der mangelnden Unterscheidungskraft entgegen, noch war es als freihaltehedürftige oder täuschende Angabe von der Eintragung ausgeschlossen.
1. Das Bundespatentgericht bejaht die Unterscheidungskraft des Zeichens. Es führt hierzu aus: Für den weitaus größten Teil der angesprochenen deutschen Verkehrskreise, der keine Fremdsprachenl^enntnisse besitze, stelle sich das Wort "Torch" als Phantasiewort dar,
mit dem er keine begriffsgebundenen Vorstellungen verbinde. Auch der Teil der deutschen Verkehrskreise, der über Kenntnisse der englischen Sprache verfüge, sehe in "Torch", dessen Hauptbedeutung unbestritten der Begriff "Fackel" sei, in keinem entscheidungserheblichen Umfang eine warenbeschreibende und somit nicht unterscheidungskräftige Angabe, sondern einen phantasievollen Hinweis auf die Herkunft der so gekennzeichneten Waren aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb.
Diese Feststellungen werden von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffen; sie unterliegen auch keinen rechtlichen Bedenken.
2. Auch unter dem von der Warenzeichenabteilung allein abgehandelten Gesichtspunkt des Freihaltebe-dürfnisses - so führt das Bundespatentgericht aus -lasse sich die begehrte Löschung des Zeichens nicht rechtfertigen. Zwar könne auch ein unterscheidungskräftiges Zeichen eine freizuhaltende Beschaffenheits- oder Bestimmungsangabe im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 1, 2. Alternative, WZG sein. Um eine solche Angabe handele es sich indes bei dem Wort "Torch" für die in Rede stehenden Waren nicht.
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Die Warenzeichenabteilung, die davon ausgegangen sei, daß das Hauptmerkmal eines Feuerzeugs seine Flamme sei, habe den Standpunkt vertreten, daß sich das bildhafte Synonym "Fackel” zur schlagkräftigen Werbung für Feuerzeuge besonders eigne und deshalb auch das entsprechende englische Wort "Torch" zur Verwendung durch Dritte freigehalten werden müsse. Dem könne nicht gefolgt werden. Es sei schon zweifelhaft, ob die Flamme eines Feuerzeugs ein Merkmal sei, das sich für die werbemäßige Herausstellung besonders eigne; dafür böten sich vielmehr andere Merkmale, insbesondere der sicher funktionierende Zündmechanismus oder auch das geschmackvolle Aussehen eher an. Aber selbst wenn man der Annahme der Warenzeichenabteilung folgen wolle, ergebe sich daraus noch nicht das Freihaltebedürfnis für "Torch". Nicht jede Bezeichnung, die sich rückschauend möglicherweise als werbewirksam erweise, sei deshalb als freizuhaltende Beschaffenheitsangabe anzusehen. Maßgebend hierfür könne allein sein, ob der betreffende Ausdruck von seinem Aussagegehalt her in einem derart unmittelbaren Sachzusammenhang mit den Waren stehe, für die er als Zeichen verwendet werden solle, daß seine Verwendung als Beschaffenheits- oder Bestimmungshinweis naheliege und daher vorauszusehen sei, daß auch Mitbewerber sich in absehbarer Zeit dieses Ausdrucks bedienen würden. Diese Voraussetzungen seien hier nicht gegeben. Die Annahme der Warenzeichenabteilung, "Fackel" sei ein synonymer Begriff für "Flamme" und stelle deren positive Eigenschaften wie "hell" und "leuchtend" heraus, sei unzutreffend. Der Begriff "Fackel" sei kein qualitätssteigernder Beschaffenheitshinweis gegenüber dem Begriff "Flamme". Bei einer Fackel handele es sich um einen vom Feuerzeug oder Feuerzeuggas völlig verschiedenen Gegenstand, von dem sich kein unmittelbarer Zusammenhang zu den genannten Waren herstellen lasse. Die gegenteilige
Argumentation übersehe, daß es nicht die Aufgabe eines Feuerzeugs sei, wie eine Fackel zu Beleuchtungszwecken zu dienen, sondern sein Zweck sei, wie ein Streichholz ohne großen Aufwand eine Flamme zu entzünden und kurzfristig zu unterhalten. Der Benutzer eines Feuerzeugs lege keinen Wert auf eine möglichst große oder hell leuchtende Flamme. Darüber hinaus sei allgemein bekannt, daß die Flamme einer Fackel nicht nur positive, sondern auch negative Eigenschaften aufweise. Eine Fackel brenne unregelmäßig, flackere und qualme. Es sei daher nicht zu erkennen, daß für die freie Verwendung des deutschen Wortes "Fackel” für die hier in Rede stehenden Waren ein ernsthaftes Bedürfnis bestehe. Gleiches gelte in Bezug auf das Freihaltebedürfnis aber auch für das englische Wort "Torch".
Das Substantiv "Torch" sei kein Synonym für die englischen Wörter "flame" oder "fire". Aus den herangezogenen Erläuterungen einschlägiger Nachschlagewerke ergebe sich vielmehr, daß es nur figurativ im Sinne von "Feuer", "Brand" und "Flamme" verwendet werde, es im übrigen die Bedeutung des deutschen Wortes "Fackel" habe und auf dem technischen Sektor für eine Vorrichtung verwendet werde, die eine ungewöhnlich heiße Flamme erzeuge, eine Eigenschaft, die für ein Feuerzeug unerheblich, ja sogar unerwünscht sei.
Schließlich lasse sich auch aus der Existenz des Verbums "to torch" ein Freihaltebedürfnis nicht begründen. Dieses Verbum werde in Webster*s Third New International Dictionary wie folgt erläutert: "to set fire to, burn, sear or illuminate with or as if with a torch". Es bedeute also nicht schlechthin "anzünden", sondern "anzünden mit einer torch (Fackel) "im vorgenannten Sinn oder auf eine entsprechende Weise. Die Möglichkeit, daß in der Werbung
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das Verbum "to torch" als Hinweis darauf gebraucht werde, daß mit diesen Waren angezündet werden könne, sei so fernliegend, daß sich daraus kein Freihaltebedürfnis herleiten lasse, zu demal ein besonderer werbemäßiger Hinweis auf den selbstverständlichen Vorgang des Anzündens eines Feuerzeuges ohnehin wenig wahrscheinlich sei.
Diese auf den tatsächlichen Feststellungen beruhende Beurteilung, bei der sich das Bundespatentgericht unterstützend auch auf die von ihm eingeholten Auskünfte des Verbandes der Deutschen Feuerzeug-Industrie im Verband Metallwaren und verwandte Industrien e.V., des Bundesverbandes des Tabakwareneinzelhandels e.V. und der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer New-York beruft, begegnet keinen rechtlichen Bedenken. Die hiergegen erhobenen Rügen der Rechtsbeschwerde greifen nicht durch. Soweit sich die Rechtsbeschwerde gegen die Feststellungen des Bundespatentgerichtes wendet, "Torch" werde weder als Synonym noch als qualitätssteigernder Hinweis für "Flamme" verstanden, will sie im Ergebnis die tatrichterliche Würdigung durch ihre eigene Würdigung ersetzen. Das ist im Rechtsbeschwerdeverfahren unzulässig; gegen Denkgesetze und Erfahrungssätze hat das Bundespatentgericht bei seiner Beurteilung nicht verstoßen. Das gilt auch, soweit sich die Rechtsbeschwerde dagegen wendet, daß das Bundespatentgericht auch die Existenz des Verbs "to torch" (anzünden mit einer Fackel) nicht als Rechtfertigung für ein Freihaltebedürfnis erachtet hat. Die hierfür gegebene Begründung, es sei fernliegend, daß dieses Verb als Hinweis darauf, mit diesen Waren könne angezündet werden, verwendet werde, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, zu demal bei der Zuerkennung eines Freihaltebedürfnisses für fremdsprachige Worte -soweit sie nicht in den deutschen Sprachgebrauch Eingang gefunden haben - ohnehin Zurückhaltung geboten und ein berechtigtes Interesse der Mitbewerber - auch der mit dem
Export und Import befaßten - und der Allgemeinheit, das englische Verb ”to torch” zur Benutzung als Hinweis auf Feuerzeuge freizuhalten, nicht erkennbar ist.
Die Rechtsbeschwerde rügt auch ohne Erfolg, das Bundespatentgericht habe seine Aufklärungspflicht verletzt. Sie beanstandet, daß die Auskünfte der beiden deutschen Verbände nicht die Auffassung der Verbandsmitglieder, sondern lediglich die ihrer Geschäftsführer wiedergäben. Das Bundespatentgericht, das diese Auskünfte nur unterstützend heranzieht, hat in der Begründung der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, es möge sein, daß diese Auskünfte nicht auf einer repräsentativen Befragung der Verbandsmitglieder beruhten, es könne Jedoch davon ausgegangen werden, daß die Geschäftsführer aufgrund ihrer Stellung und Tätigkeit einen zuverlässigen Überblick über die in der betreffenden Branche üblichen und naheliegenden Werbemaßnahmen hätten, ihre Beurteilung daher von Fachverstand geprägt sei. Wenn es aus dieser Erwägung heraus die erteilten Auskünfte, die sich mit seiner eigenen Auffassung decken, für ausreichend und eine Befragung der Verbandsmitglieder für entbehrlich gehalten hat, kann darin kein Verstoß gegen die ihm obliegende Ermittlungspflicht gesehen werden.
Der Senat teilt auch nicht die Bedenken der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe durch die Formulierung seiner an die Deutsch-Amerikanische Handelskammer gerichteten Frage ”die Antwort - unbeabsichtigt - suggeriert". Das Bundespatentgericht hatte in seinem Schreiben einleitend - unter Hinweis auf einschlägige Nachschlagewerke -darauf hingewiesen, daß ”torch” auch ’’Schweißbrenner” bedeute und beim Verb ’’torch” offenbar im Vordergrund stehe, daß etwas wie eine Fackel aufflamme, auflodere, flackere, qualme, und der Senat Zweifel habe, ”ob es wirklich dem
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englischen Sprachgefühl entsprechen würde, das Wort ’’Torch" zur Beschreibung von Feuerzeugen oder auch von Feuerzeuggas zu verwenden". Daß diese einleitende Wendung die Handelskammer bei der Beantwortung der an sie gerichteten klar formulierten Fragen in irgendeiner Weise beeinflußt haben könnte, ist abwegig.
Die Rechtsbeschwerde bemängelt des weiteren, daß das Bundespatentgericht die Auskunft der Deutschen Industrie-und Handelskammer in London unzutreffend gewürdigt und diese Auskunft nicht zu dem Anlaß genommen habe, zusätzliche Auskünfte einzuholen oder eine demoskopische Befragung durchzuführen.
Die in Rede stehende Auskunft lautet:
"Der Begriff "Torch" hat in der Tat in der englischen Sprache ursprünglich die Bedeutung "Fackel". Im erweiterten und übertragenen Sinne wird damit jedoch alles beschrieben, das aus einer singulären Quelle eine Flamme entwickelt (z.B. Schweißbrenner, Lötlampen etc.). Die noch weitergehende Entwicklung des Anwendungsbereiches zeigt das Wort "electric torch" (= Taschenlampe) wo bereits eine Lichtquelle die ursprüngliche offene Flamme ersetzt hat. Damit zeigt sich, daß das Wort "Torch" schlagwortartig Bild und Eigenschaft auch eines Feuerzeuges wiedergibt und zu dessen Beschreibung durchaus benutzt werden könnte und unseres Wissens in bestimmten Jugendkreisen als Slang-Ausdruck auch benutzt wird.
Gegen eine Eintragung als Warenzeichen hätten wir daher Bedenken".
Das Bundespatentgericht hat hierzu ausgeführt:
Wenn es richtig wäre, daß mit "Torch" alles bezeichnet werden könnte, das aus einer singulären Quelle eine Flamme entwickele, dann müsse dies auch für andere brennbare Gegenstände, z.B. eine Kerze oder ein Streichholz gelten, was sicherlich nicht der Fall sei. Das weiter genannte Beispiel "electric torch", auf dem die Schlußfolgerung dieser Auskunft ebenfalls wesentlich aufbaue, trage diese
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nach der Überzeugung des Senats deshalb nicht, weil hierbei außer acht gelassen werde, daß ja eine Fackel ihrem eigentlichen Zweck entsprechend ein Beleuchtungsgegenstand sei. Dem entspreche auch die Erläuterung des Wortes ’’torch” in The Random House Dictionary of the English Language 1967, S. 1495, die wie folgt laute: (Nr. 1): "a light to be carried in the hand
(Nr. 3) " any of various lampe like devices ...".
Werde nun aber der Beleuchtungsgegenstand ’’Fackel” durch ein elektrisch betriebenes Gerät, nämlich die "Taschenlampe” ersetzt, dann erscheine es nur natürlich, dafür die Bezeichnung ’’electric torch" zu wählen. Für die hier allein maßgebliche Frage, ob die beschreibende Verwendung der Bezeichnung ’’Torch" für Feuerzeuge und Feuerzeuggas naheliege, gebe dieses Beispiel daher keinen Anhaltspunkt.
Dem Umstand, daß nach der Auskunft der Ausdruck "Torch" in bestimmten englischen Jugendkreisen als Slang-Ausdruck benützt werde, komme deshalb kein maßgebliches Gewicht zu, weil gerade solche Slang-Ausdrücke der Jugend häufig einen phantasievollen Einschlag aufwiesen und für Gegenstände gewählt würden, für die sie im Grunde nicht paßten und sich zu dem anderen erfahrungsgemäß auch nur kurze Zeit hielten.
Wenn das Bundespatentgericht aus diesen weder gegen Denkgesetze noch Erfahrungssätze verstoßenden Erwägungen den Bedenken der Deutschen Industrie- und Handelskammer in London nicht gefolgt ist, liegt darin kein Rechtsverstoß. Insbesondere auch angesichts der entgegengesetzten .übrigen Auskünfte bietet die in Rede stehende Kammer-Auskunft keinen Anhalt für die ein Freihaltebe-dürfnis rechtfertigende Annahme,im englischsprachigen Raum liege der Gebrauch des Wortes "Torch” für Feuerzeuge nahe. Aus diesem Grunde war das Bundespatentgericht auch
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nicht zu weiteren Ermittlungen verpflichtet.
III. 1. Das Bundespatentgericht hat sich ferner mit der Frage befaßt, ob das Zeichen "Torch" - obwohl es für Feuerzeuge und Feuerzeuggas keine freihaltebe-dürftige Angabe sei - deshalb gelöscht werden müsse, weil es nach seiner eigenen rechtskräftigen Entscheidung vom 11. Dezember 1973 für die Waren "Lötbrenner" eine freizuhaltende Beschaffenheitsangabe darstelle. Es kommt zu dem Ergebnis: Auch wenn man der vom Oberlandesgericht Karlsruhe vertretenen Auffassung in dem zwischen den Beteiligten ergangenen Urteil vom 27. Februar 1974 folgen wolle - jener Rechtsstreit schwebt in der Revisionsinstanz und ist wegen des vorliegenden Verfahrens am 16. April 1975 ausgesetzt worden (I ZR 53/74) -, daß "Gaslötbrenner" und "Gasfeuerzeuge" warengleichartig seien, ergebe sich hieraus nicht, daß dem angegriffenen Zeichen die Eintragung hätte versagt werden müssen.
Dem ist entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde beizupflichten, ohne daß auf die hierfür vom Bundespatentgericht gegebene Begründung eingegangen zu werden braucht. Der erkennende Senat hat in seinem Beschluß vom 3. Juni 1977 - Cokies - (GRUR 1977, 717), der dem Bundespatentgericht im Zeitpunkt der angefochtenen Entscheidung noch nicht vorlag, entschieden, daß im Warenzeicheneintragungsverfahren die auf dem allgemeinen Freihaltebedürfnis beruhenden absoluten Eintragungshindernisse des § 4 Abs. 2 Nr. 1, Halbsatz 2 WZG nur für die angemeldeten Waren zu prüfen sind, dagegen nicht für die mit diesen gleichartigen Waren. Die Frage, derentwegen das Bundespatentgericht die vorliegende Rechtsbeschwerde in erster Linie zugelassen hat, ist somit zwischenzeitlich bereits abschließend geklärt.
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2. Das Bundespatentgericht hat die Rechtsbeschwerde wegen der weiteren Frage zugelassen, ob die Grundsätze der "Elzym"-Entscheidung, GRUR 1975, 368 (Verbot der rückwirkenden Anwendung von durch die Rechtsprechung erweiterten Eintragungshindernissen) auch dann gälte, wenn zur Zeit der Eintragung des betreffenden Zeichens zwar bereits in Einzelfällen Ansätze einer derartigen, die Eintragungshindernisse erweiterten Rechtsprechung erkennbar waren, diese Rechtsprechung aber noch geraume Zeit nach der Eintragung des Zeichens strittig geblieben ist. Zur Erörterung dieser Streitfrage gibt das vorliegende Verfahren angesichts der Ausführungen zu III, 1 keinen Anlaß.
IV. Nach Auffassung des Bundespatentgerichts steht auch § 4 Abs. 2 Nr. 4 WZG (Täuschungsgefahr) der Eintragung des Zeichens "Torch” nicht entgegen. Es fehle -so führt es aus - an ausreichenden Anhaltspunkten dafür, daß der Verkehr durch die Verwendung des Zeichens deshalb getäuscht werde, weil er bei den so gekennzeichneten Waren "Lötbrenner" erwarte. Feuerzeuge und Lötbrenner würden in unterschiedlichen Verkaufsstätten angeboten.
Zum anderen würden Feuerzeuge erfahrungsgemäß nicht blindlings gekauft, sondern, da es bei ihnen wesentlich auf das äußere Erscheinungsbild ankomme, in aller Regel nach eingehender Besichtigung. Die Gefahr, daß Jener relativ kleine Verkehrskreis, der das Wort "Torch" im Sinne von "Lötbrenner" übersetzen könne, aus dieser Vorstellung heraus durch das angegriffene Zeichen in seinem Kaufentschluß beeinflußt und somit getäuscht werden könnte, sei so gering, daß von einer ersichtlichen Täuschungsgefahr nicht gesprochen werden könne.
Auch hiergegen wendet sich die Rechtsbeschwerde im Ergebnis ohne Erfolg. Dabei mag mit ihr davon ausgegangen
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werden, daß es nicht zutrifft, daß Feuerzeuge und Lötbrenner zwingend in unterschiedlichen Verkaufsstätten angeboten werden, und daß insbesondere moderne Gasfeuerzeuge, bei denen man die Flamme richtungsvariabel einstellen kann, sich auch zu dem Löten, insbesondere zu dem Hobby-Löten, eignen. - Unbestritten ist die Hauptbedeutung des Wortes "Torch” der Begriff "Fackel". Der Kreis der der englischen Sprache kundigen Verkehrsteilnehmer, dem bekannt ist, daß im technischen Bereich "Torch" auch im Sinne von "Lötbrenner" verwendet wird, ist nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts relativ klein. Der Kreis der Verbraucher, die darüber hinaus bei der Verwendung des Wortes "Torch" für Feuerzeuge und Feuerzeuggas diese Bezeichnung nicht als Phantasiebezeichnung, sondern als Beschaffenheitsangabe an-sehen, ist - das hat das Bundespatentgericht im Zusammenhang mit der Erörterung der Unterscheidungskraft festgestellt - so gering zu veranschlagen, daß er rechtlich nicht mehr ins Gewicht fällt. Wenn das Bundespatentgericht aufgrund dieser tatsächlichen Feststellungen die Voraussetzung für eine Löschung nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG verneint hat, ist das aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Selbst wenn Gasfeuerzeuge gelegentlich zu dem Hobby-Löten Verwendung fänden - die Rechtsbeschwerde hat lediglich die theoretische Möglichkeit einer solchen Verwendung geltend gemacht -, würde dies keine abweichende Beurteilung rechtfertigen.
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Wer von dieser Verwendungsmöglichkeit Gebrauch macht und die Wortbedeutung ’’Torch” = ’’Lötbrenner” nicht kennt, wird ohnehin nicht getäuscht. Die Gefahr, daß die wenigen mit dieser Bedeutung Vertrauten "Torch” als Beschaffenheitsangabe ansehen, kann - dafür spricht die Lebenserfahrung - vernachlässigt werden. Sie werden das so bezeichnete Feuerzeug gleichwohl nicht als Lötbrenner, sondern als Feuerzeug ansehen, mit dem man auch löten kann. Die Annahme, diese Verkehrsteilnehmer könnten "Torch” nicht als Phantasiebezeichnung sondern als Beschaffenheitsangabe auffassen, liegt fern.
V. Die Rechtsbeschwerde war danach mit der Kostenfolge des § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG zurückzuweisen.
v. Gamm Die Richter am Bundesgerichtshof Dr. Merkel und Dr. Schönberg sind in Urlaub und deshalb an der Unterzeichnung verhindert.
Schwerdtfeger v. Gamm Zülch