BGH · I ZB 22/93

Springende Raubkatze Nachschlagewerk: -ja BGHZ___________: nein Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (EWG-Markenrechtsrichtlinie) Art. 4 Nr. 1 lit. b; MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2 Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften wird zur Auslegung von Art. 4 Nr. 1 lit. b der Ersten Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/EWG) - ABI. Nr. L 40/1 vom 11.2.1989 - folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt: Genügt es zur Bejahung der Gefahr der Verwechslung eines aus Wort und Bild zusammengesetzten Zeichens mit einem für gleiche und ähnliche Waren lediglich als Bild eingetragenen Zeichen, das keine besondere Verkehrsbekanntheit genießt, daß die beiden Bilder in ihrem Sinngehalt (hier: springende Raubkatze) übereinstimmen? Welche Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang dem Wortlaut der Richtlinie zu, wonach die Verwechslungs-gefahr die Gefahr einschließt, daß die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird? BGH, Beschl. v. 29. Juni 1995 - I ZB 22/93 - Bundespatentgericht BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 22/93 Verkündet am: 29. Juni 1995 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsbeschwerdeverfahren 2 Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. April 1995. durch den Vorsitzen-■den Richter Dr. Piper und die Richter Dr. Teplitzky, Dr. Erdmann, Dr. Mees und Prof.-Dr. Ullmann beschlossen: Das Verfahren wird ausgesetzt. Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften wird zur Auslegung von Art. 4 Nr. 1 lit. b der Ersten Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/EWG) - ABI. Nr. L 40/1 vom 11.2.1989 - folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt: Genügt es zur Bejahung der Gefahr der Verwechslung eines aus Wort und Bild zusammengesetzten Zeichens mit einem für gleiche und ähnliche Waren lediglich als Bild eingetragenen Zeichen, das keine besondere Verkehrsbekanntheit genießt, daß die beiden Bilder in ihrem Sinngehalt (hier: springende Raubkatze) übereinstimmen? Welche Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang dem Wortlaut der Richtlinie zu, wonach die Verwechslungsgefahr die Gefahr einschließt,, daß die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird? 3 Gründe : I. Die niederländische Inhaberin der IR-Marke 540 894 begehrt deren Schutz auch für die Bundesrepublik Deutschland. Das Zeichen wird in Anspruch genommen für Waren der folgenden Klassen: 14 Articles de bijouterie, y;compris boucles d’oreilles, chalnes, broches et dpingles. 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matiäres non compris dans d'autres classes; sacs et sacs ä main. 25 Vätements, y compris collants, chaussettes et*bas, ceintures, ächarpes, cravates et bretelles; chaussures; chapellerie. 26•Accessoires de mode non compris dans d'autres classes, tels que passementerie, barrettes, pinces ä cheveux, äpingles ä cheveux et autres ornements semblables pour les cheveux. 4 Dem hat die Inhaberin der beiden prioritätsälteren Bildzeichen Nr. 1 106 '066 / - unter anderem eingetragen für Leder und Lederimitationen, Waren daraus (Taschen) sowie für Bekleidungsstücke - und Nr. 1 093 901 - unter anderem' eingetragen für-Juwelierwaren und Schmuckwaren - fristgerecht widersprochen. Die Prüfungsstelle für Klasse 18 IR des Deutschen Patentamts hat die zeichenrechtliche Übereinstimmung verneint und die Widersprüche zurückgewie'sen. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen, soweit sie ihren Widerspruch auf das Zeichen Nr. 1 093 901 gestützt hat. Dem Widerspruch aus dem Zeichen Nr. 1 106 066 hat es auf die Beschwerde hin teilweise stattgegeben. Es hat die zeichenrechtliche Übereinstimmung der IR-Marke mit diesem Zeichen hinsichtlich der beanspruchten Waren der Klassen 18 und 25 für gegeben erachtet, welche es arls gleich oder gleichartig mit Waren aus dem Warenverzeichnis des Zeichens Nr. 1 106 066 angesehen hat. Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde wendet sich die Markeninhaberin gegen die teilweise Versagung des Schutzes ihrer IR-Marke 540 894 für die Bundesrepublik Deutschland. II. Vor der Entscheidung über die Rechtsbeschwerde ist das Verfahren auszusetzen und gemäß Art. 177 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 EGV eine Vorabentscheidung zu der im Beschlußtenor gestellten Frage einzuholen. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften ist zur Vorabentscheidung berufen, da um die Auslegung von Art. 4 Abs, 1 lit. b (vgl. auch Art. 5' Abs. 1 lit. b) der Ersten Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken geht (89/104/EWG - ABI. Nr. L 40/1 v. 11.2,1989). 6 1. Zur Beurteilung des Begehrens der Rechtsbeschwerde ist auf das im Zeitpunkt der Entscheidung maßgebliche Recht abzustellen (BGHZ 36, 348, 350 f.). Das ist das durch das Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken .(Markenrechtsreformgesetz) vom 25. Oktober 1994 - BGBl. I 3082 - geschaffene Recht. Das in dessen Art. 1 enthaltene Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen {Markengesetz - MarkenG) ist zu dem 1. Januar 1995 in Kraft getreten (Art. 50 Abs. 3 Markenrechtsreformgesetz) . a) Gemäß §§*107, 152 MarkenG richtet sich die rechtliche Beurteilung der Begründetheit des Widerspruchs gegen die Erstreckung des Schutzes der IR-Marke 540 894 nach den Vorschriften des Markengesetzes. § 158 Abs. 2 Satz 2 MarkenG ordnet an, daß für den von der Widersprechenden gemäß § 5 Abs. 4 Nr. 1 WZG (i.V. mit § 3 des Beitrittsgesetzes zu dem MMA - bereinigte Fassung veröffentlicht in BGBl. III Gliederungsnummer 46-3 -) wegen der zeichenrechtlichen Übereinstimmung mit ihrem prioritätsälteren Zeichen erhobenen Widerspruch anstelle der genannten Bestimmung des Warenzeichengesetzes § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als Rechtsgrundlage heranzuziehen ist. Damit unterfällt die.Prüfung des relativen Schutzhindernisses der Verwechslungsgefahr mit der prioritätsälteren Marke ungeachtet des Zeitpunkts der Erhebung des Widerspruchs der neuen Rechtslage (BT-Drucks. 12/6581, 131 li. Sp. unten). 7 b) Die Rechtsbeschwerde wirft sonach die Frage auf, ob das geltend gemachte relative Schutzhindernis gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG die vom Bundespatentgericht ausgesprochene (teilweise) Versagung de&'Schutzes der IR-Marke 540 894 trägt. Da § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG die Markenrechts-richtlinie in ihrem Art. 4 Abs. 1 lit. b umsetzt, ist innerhalb der Europäischen Union eine einheitliche Auslegung der dort genannten Begriffe der Ähnlichkeit und der Verwechslungsgefahr geboten. Hierzu ist der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften berufen. 2. Zur Verdeutlichung der Relevanz der zur Vorabentscheidung vorgelegten Frage nimmt der Senat zur Erfolgsaussicht der Rechtsbeschwerde vorläufig Stellung. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG kann der IR-Marke 540 894 der Schutz im Inland versagt werden, wenn wegen Ähnlichkeit mit der älteren Marke Nr. 1 106 066 und wegen Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren die Gefahr von Verwechslungen besteht, wobei entsprechend dem Wortlaut der Markenrechtsrichtlinie die Gefahr eingeschlossen ist, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. a) Das Bundespatentgericht ist bei seiner Prüfung nach dem Warenzeichengesetz von dem nach Ansicht des Senats auch für die Prüfung nach dem Markengesetz maßgeblichen Grundsatz ausgegangen, daß zur Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr der beiden gegenüberstehenden Bezeichnungen auf den Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens abzustellen 8 ist (vgl. BGH, Beschl. v. 1.12.1988 - I ZB 5/87, GRUR 1989, 264, 265 - REYNOLDS R 1/EREINTZ; Urt. v. 2.2.1989 ' - I ZR 150/86, GRUR 1989, 425, 427 - Herzsymbol; st. Rspr.). Der Senat erachtet es sonach nicht als zulässig, ein Element aus einer Gesamtbezeichnung - mag diese ein Wort-, ein Bild- oder ein Wort-/Bildzeichen sein - herauszugreifen und dieses allein mit einem anderen Zeichen auf seine Identität oder Ähnlichkeit zu prüfen. Dies beruht auf der Erwägung, wonach markenrechtlicher Schutz von der.Gestaltung der Marke auszugehen hat, wie sie eingetragen ist, und eine Ähnlichkeit mit einer anderen Marke nur in deren konkreter Verwendung festgestellt werden kann. Der Schutz eines aus einem Kombinationszeic-hen herausgelösten (Wort- oder Bild-) Elements ist dem Markenrecht fremd {BGH, Urt. v. 11.7.1975 - I ZR 77/74, GRUR 1976, 353, 354 - Colorboy; Urt. v. 15.11.1990 - I ZR 245/88, GRUR 1991, 319, 320 - HURRICANE). Gleichermaßen ist es verwehrt, aus der angegriffenen Bezeichnung ein Element herauszulösen und dessen Übereinstimmung mit dem Klagezeichen festzustellen (BGH, Urt.'v. 5.6.1985 - I ZR 77/83, GRUR 1986, 72, 73 - Tabacco d'Harar; Urt. v. 2.2.1989 - I ZR 150/86, GRUR 1989, 425, 427 - Herzsymbol). Diese Betrachtungsweise, welche das Bundespatentgericht seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat, findet die Billigung des Senats auch im Rahmen der nunmehr geltenden Rechtslage. Der genannte Grundsatz verbietet es indessen nicht, einem einzelnen Bestandteil eine besondere, das Gesamtzeichen prägende Kehnzeichnungskraft zuzu demessen und deshalb bei einer Übereinstimmung des Drittzeichens mit dem so.geprägten 9 Gesamtzeichen eine Verwechslungsgefahr im kennzeichenrechtlichen Sinne anzunehmen. Dies ist dann der Fall, wenn der übereinstimmende Teil in dem Gesamtzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung hat und' ’nicht derart in den Hintergrund tritt, daß er durch Einfügen in das Gesamtzeichen seine Eignung verliert, die Erinnerung an dieses wachzurufen (BGH aaO - Tabacco d'Harar; aaO - Herzsymbol). Es geht aber auch in einem solchen Fall immer nur um die Betrachtung der beiden Zeichen in ihrer Gesamtheit und nicht etwa nur der einzelnen (prägenden) Elemente. b) Die Beurteilung, ob einem Element eine das Gesamtzeichen prägende Bedeutung zukommt, liegt im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet.- Das Revisions-/Rechtsbeschwerdege-richt ist lediglich zur Prüfung aufgerufen, ob der Tatrichter bei seiner Würdigung gegen Denk- und Erfahrungssätze verstoßen hat. aa) Das Bundespatentgericht hat zur Begründung seiner Ansicht, daß die springende Raubkatze ein den Gesamteindruck der IR-Marke 540 894 prägendes Element sei, angeführt, dem Bildbestandteil eines kombinierten Zeichens komme im Vergleich zu dessen Wortbestandteil dann Vorrang zu, wenn der Marke ein älteres Bildzeichen gegenüberstehe. Diese von der Rechtsbeschwerde beanstandete Betrachtungsweise ist nicht rechtsbedenkenfrei. Die Feststellung, ob ein Bestandteil einer Marke eine deren Gesamteindruck prägende Bedeutung hat, ist lediglich anhand der Gestaltung der Marke selbst zu treffen. Der Frage, wie die Marken Drit- 10 ter gestaltet sind, kommt dabei grundsätzlich keine Bedeutung zu. Unerheblich bleibt somit, ob ein Element des kombinierten Zeichens in identischer oder ähnlicher Form allein als Marke geschützt ist. insbesondere kann es entgegen der Beurteilung des Bundespatentgerichts nicht darauf ankommen, ob die Bildmarke prioritätsälter ist. Da der Verkehr, auf dessen Sicht es bei der Beurteilung des Gesamteindrucks des jeweiligen Zeichens ankommt, in der Regel nichts von der Prioritätslage der jeweiligen Zeichen weiß, kann es für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr eines Kombinationszeichens mit einer Marke mit einem (Bild-)Element grundsätzlich nicht entscheidend auf die Tatsache ankommen, ob das Zeichen, welches nur ein (Bild-)Element aufweist, prioritätsälter ist (vgl. auch BGH, Urt. v. 2.2.1989 - I ZR 150/86, GRUR 1989, 425, 427 - Herzsymbol). Eine andere - hier mangels tatsächlichen Vorbringens im Streitfall nicht entscheidungserhebliche - Frage ist es, ob einem prioritätsälteren Zeichen, beispielsweise wegen dessen Geltung oder Durchsetzung im Verkehr, eine besondere Kennzeichnungskraft zukommt und ihm deshalb von Rechts wegen ein erweiterter sachlicher Schutzu demfang zuzubilligen ist, der auch die Verwendung solcher Kombina.tionszeichen erfassen kann, bei denen für sich betrachtet das übereinstimmende ähnliche Element eine das Kombinationszeichen prägende Bedeutung nicht aufweist. Denn es gilt der Grundsatz, daß die Verwechslungsgefahr um so größer ist, je größer sich die Kennzeichnungskraft der geschützten Bezeichnung - sei es von Hause aus, sei es kraft Verkehrsgeltung - darstellt (vgl. BGHZ 113, 115, 124 f. - SL). Eine erhöhte Kennzeichnungs-kraft begründet auch einen erhöhten materiellen Schutz gegen 11 die Verwendung ähnlicher Zeichen. Aus der Bekanntheit eines' Zeichens kann also nicht abgeleitet werden, daß der Verkehr abgewandelte Zeichen von dem verkehrsbekannten Zeichen eher zu unterscheiden wisse. Die erhöhte materielle Kennzeichnungskraft bedingt vielmehr auch erhöhten wirksamen Schutz gegen abgewandelte Bezeichnungen. Sind aber besondere, die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke erhöhende Umstände nicht festzustellen, so kann bei der Ähnlichkeitsprüfung der beiden gegenüberstehenden Zeichen allenfalls von einer normalen Kennzeichnungskraft ausgegangen werden. bb) Ungeachtet der aufgezeigten Bedenken ist es im Ergebnis aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, daß das Bundespatentgericht dem Bildmotiv der springenden Raubkatze eine den Gesamteindruck der IR-Marke prägende Bedeutung zugemessen hat. Es ist zwar von dem Grundsatz auszugehen, daß der Verkehr sich eher am Wortbestandteil eines kombinierten Zeichens zu orientieren pflegt {vgl. BGH, Beschl. v. 11.5.1966 - Ib ZB 8/65, GRUR 1966, 499, 500 - Merck; Urt. v. 2.2.1989 - I ZR 150/86, GRUR 1989, 425, 427 - Herzsymbol; Urt. v. 31.1.1991 - I ZR 71/89, GRUR 1992, 48, 50 - frei öl)e Dieser Grundsatz findet seine Begründung darin, daß das Kennwort in der Regel für den Verkehrsteilnehmer die einfachste Form ist, um die Ware zu bezeichnen {vgl. BGH - Herzsymbol aaO). Diese Erfahrungstatsache verwehrt es indessen nicht, auch dem Bildbestandteil eine (mit-)prägende Bedeutung zuzubilligen, wenn dieser neben dem Wortbestand-. teil eine eigenständige herkunftshinweisende Bedeutung für den Verkehr entfaltet. 12 Es erweist sich als letztlich rechtsfehlerfrei, daß das Bundespatentgericht dem Wortbestandteil der kombinierten IR-Marke 540 894 "sabä!" eine eher untergeordnete Bedeutung beigemessen hat. Dabei kann allerdings nicht, wie die Rechtsbeschwerde zu Recht rügt, seiner Begründung gefolgt werden, das Wort "sab^l" enthalte den Firmennamen der Markeninhaberin und sei deshalb bei der Beurteilung der Gesamtwirkung des Zeichens zu vernachlässigen. Dem könnte nur dann gefolgt werden, wenn der Verkehr erkennt, daß es sich bei dem genannten Wort um die Firma der Inhaberin der Marke handelt. Dazu hat das Bundespatentgericht allerdings keine Feststellungen getroffen. Seine Beurteilung ist aber insoweit im Ergebnis deshalb nicht zu beanstanden, weil es sich bei dem genannten Begriff um ein fremdsprachiges Wort handelt, das dem inländischen Verkehrsteilnehmer nicht ohne weiteres in Erinnerung bleibt. cc) Ist danach dem Bildbestandteil eine die Gesamtbezeichnung (mit-)prägende Wirkung beizu demessen, so bleibt nach der herkömmlichen Rechtsprechung des Senats zu prüfen, ob der Bildbestandteil- der IR-Marke mit dem Widerspruchs-Bildzeichen verwechslüngsfähig ist und ob eine Verwechslungsfä-higkeit des Gesamtzeichens nicht durch die Gestaltung des Kombinationszeichens im übrigen ausgeschlossen ist (BGH aaO - Merck; BGH aaO - Herzsymbol). ■'fr-V Unter Anwendung dieser Grundsätze erachtet der Senat eine zeichenrechtliche Verwechslungsgefahr der beiden gegenüberstehenden Bezeichnungen nicht als gegeben. 13 Bei der zeichnerischen Darstellung der springenden Raubkatze handelt es sich um ein Motiv, das der Natur entnommen ist. Es gibt die für Raubkatzen typische■Sprungbewegung wieder. Es handelt sich insoweit also um einen Zeichenbestandteil, der eng einer natürlichen Vorgabe folgt. Bei Zeichenbestandteilen aber, die sich an einen beschreibenden Inhalt anlehnen und wenig verfremdende Phantasie aufweisen, sind strenge Anforderungen an die Verwechslungsgefahr im kennzeichenrechtlich relevanten Sinne zu stellen. Dies gilt sowohl für Wortbildungen als auch für Abbildungen der Natur (vgl. BGHZ 91, 262, 272 - Indorektal I; BGH, Beschl. v. 8.2.1974 - I ZB 5/71, GRUR 1974, 467, 468 - Sieben-Schwaben-Motiv; Urt. v. 20.6.1984 - I ZR 60/82, GRUR 1984, 872, 873 - Wurstmühle) . In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist wiederholt ausgesprochen worden, daß der Verkehr bei der Begegnung mit einem Zeichen, dem ein sehr allgemeiner Sinngehalt zugrunde liegt, im Regelfall keinen Anlaß sieht, sich den Sinngehalt als betrieblichen Herkunftshinweis zu merken. Die sinngemäße Übereinstimmung des Zeichenbestandteils der IR-Marke und des Widerspruchszeichens als "springende Raub-katze" vermag deshalb zur Begründung einer zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr nicht herangezogen zu werden. Die Besonderheiten der Darstellung der springenden Raubkatze im Widerspruchszeichen, beispielsweise deren Darstellung in einem scherenschnittartigen Schattenbild, deren Übernahme die kennzeichenrechtliche Ähnlichkeit begründen könnte, sind bei der IR-Marke aber nicht anzutreffen. 3, Die mit der Vorlagefrage zur Vorabentscheidung gestellte Frage nach der Bedeutung des Sinngehalts von Marken - hier von Bildelementen - für die zeichenrechtliche Verwechslungsgefahr ist insbesondere* durch die nicht eindeutige Wortwahl (vgl. beispielsweise Sack, GRUR 1995, 81, 87 f.; Dreiss, Mitt. 1995, 1, 9) des Art. 4 Nr. 1 lit. b Markenrechtsrichtlinie veranlaßt, wonach die Verwechslungsgefahr die Gefahr einschließt, daß die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Im Ergebnis stellt sich sonach die Frage, ob die rein assoziative gedankliche Verbindung, die der Verkehr über den Begriff der "springenden Raubkatze"=mit beiden Bezeichnungen herstellt, es rechtfertigt, der IR-Marke 540 894 den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland' für die identischen Waren der Klasse 18 und für die - nach der Beurteilung des Bundespatentgerichts -ähnlichen Waren der Klasse 25 zu versagen. Piper Teplitzky Erdmann Mees Ullmann