BGH · I ZB 18/77

Nachschlagewerk: Ja BGHZ: nein "fcer Madrider Marken-Abkommen Art. 3 Abs. 2; Art. 5; Pariser Verbandsübereinkunft zu dem Schutze des gewerblichen Eigentums Art. 6 Guincluies "Mepiral” a) Registriert das Internationale Büro das Gesuch um nachträgliche Schutzausdehnung einer internationalen Marke auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, obwohl dieser Marke in einem früheren Verfahren rechtskräftig der Schutz versagt worden ist, so ist die Registrierung von den nationalen Behörden als rechtsbegründende Tatsache grundsätzlich auch dann hinzunehmen, wenn die nationalen Behörden die erneute Registrierung infolge anderer Auster legung des Art. 3 MMA nicht für zulässig halten. b) Jedoch ist im Rahmen der nach Art. 5 MMA vorzunehmenden Prüfung unter dem Gesichtspunkt des Rechtsmißbrauchs zu untersuchen, ob die Voraussetzungen für eine erneute Prüfung - wesentliche Änderung der rechtlichen und/oder der tatsächlichen Verhältnisse - gegeben sind. Darlegungspflichtig ist insoweit regelmäßig der Markeninhaber. BGH, Beschl. v. 23. März 1979 - I ZB 18/77 - BPatGer DPA BUNDESGERICHTSHOF I ZB 18/77 Verkündet: BESCHLUSS am 23. März 1979 Schnurr, Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Rechtsbeschwerdesache der Firma 7\ MV SA, NVI (Schweiz), Markeninhaberin und Rechtsbeschwerdeführerin , Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. betreffend die IR-Marke 187 395 Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 23. März 1979 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter Dr. Merkel, Dr. Schönberg, Schwerdt-feger und Dr. Zülch beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß des 25. Senats (Warenzeichen Beschwerdesenat II) des Bundespatentgerichs vom 5. Mai 1977 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Gründe I. Die Marke 187 593 "MEPIRAL" ist am 22. September 1955 international registriert worden. Am 1. März 1957 ist ihr durch unanfechtbar gewordenen Beschluß des Deutschen Patentamts wegen des älteren Gegenzeichens 108 794 "Medinal" der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland versagt worden. Am 27. Dezember 1974/30. Januar 1975 ist im internationalen Register das Gesuch der Markeninhaberin um nachträgliche Schutzausdehnung der Marke 187 593 auf ter das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gemäß Art. 3 MMA eingetragen worden. Die Markenstelle des Deutschen Patentamts hat am 7. Juli 1975 einen Avis de refus provi-soire des Inhalts erlassen, daß der Marke der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland bereits versagt worden sei und der nachträgliche Schutzausdehnungsantrag keine schutz-begründende Wirkung habe. Nachdem die Markeninhaberin dieser Auffassung entgegengetreten war, hat der Erstprüfer mit Beschluß vom 6. Oktober 1975 den Antrag auf nachträgliche Schutzausdehnung als unzulässig zurückgewiesen. Er hat diese Auffassung im wesentlichen damit begründet, daß die Marke im Zeitpunkt ihrer internationalen Registrierung im Jahre 1955 die damit verbundene Wirkung in der Bundesrepublik Deutschland voll entfaltet habe. Wenn darauf durch einen unanfechtbar gewordenen Beschluß der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland versagt worden sei, widerspreche es dem Sinn des Madrider Markenabkommens, wenn in einem solchen Fall noch ein An- ter trag auf nachträgliche Schutzausdehnung gern. Art. 3 MMA zugelassen werde. Die Erinnerung der Markeninhaberin hat das Deutsche Patentamt zurückgewiesen, jedoch den Tenor des Erstbeschlusses durch folgende Fassung ersetzt: MEs wird festgestellt, daß die mit Priorität vom 27. Dezember 1974 registrierte Schutzerstreckung der international registrierten Marke Nr. 187 593 auf die Bundesrepublik Deutschland den Schutz der Marke in der Bundesrepublik Deutschland nicht begründet.” Zur Begründung ist unter anderem ausgeführt worden, die Rechtswirksamkeit einer internationalen Registrierung dürfe von den nationalen Behörden nachgeprüft werden. Diese Nachprüfung führe hier zu dem Ergebnis, daß die Registrierung des nachträglich gestellten Gesuchs um Schutzausdehnung auf die Bundesrepublik Deutschland keinen /(/* - k - Schutz begründe, weil Art.3^er MMA nicht die Möglichkeit eröffne, die Schutzausdehnung auf Verbandsländer zu beantragen, in denen der Marke der Schutz bereits einmal versagt worden sei. Dagegen hat die Markeninhaberin beim Bundespatentgericht Beschwerde erhoben und beantragt, die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und dem Antrag auf nach-trägliche Schutzausdehnung auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland stattzugeben. Zur Begründung hat sie in erster Linie ausgeführt, die internationale Registrierung von Marken und Anträgen auf nachträg- ter liehe Schutzausdehnung im Sinne von Art.3 MMA sei, wie sich aus Art.4, Art.11 Abs 1a) MMA ergebe, ausschließlich Angelegenheit des Internationalen Büros; den nationalen Behörden sei die Nachprüfung, ob die Registrierung zu Recht erfolgt sei, verwehrt. Diese hätten lediglich die Befugnis, im Rahmen von Art 5 MMA, Art.6quin<^u:*ßs PVt) der Marke den Schutz in ihrem Hoheitsgebiet zu versagen. Derartige Versagungsgründe lägen hier aber nicht vor, zu demal nach anerkannter Rechtsprechung in Art 6 quinquis B PVÜ die Versagungsgründe erschöpfend aufgeführt seien. Schon aus diesem Grunde seien die angefochtenen Beschlüsse fehlerhaft und daher aufzuheben. Selbst wenn man aber eine Befugnis der nationalen Behörden bejahe, die vom Internationalen Büro vorgenommenen Registrierungen auf ihre Zulässigkeit hin zu überprüfen, führe dies letztlich zu dem gleichen Ergebnis, was die Markeninhaberin des näheren ausgeführt hat. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde durch den angefochtenen Beschluß zurückgewiesen und die Rechtsbeschwerde zugelassen (siehe Bl. PMZ 1977, 302). Mit der formund fristgerecht eingelegten Rechtsbeschwerde beantragt die Rechtsbeschwerdeführerin, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. II. Das Bundespatentgericht vertritt die Auffassung, die nationalen Behörden - hier das Deutsche Patentamt und das Bundespatentgericht - seien befugt, die Wirksamkeit des von der Markeninhaberin nachträglich gestellten Gesuchs um Schutzausdehnung auf die Bundesrepublik Deutschland (Art. 3^er MMA) zu prüfen. Zwar gehöre es nach Art. 11 Abs. 1 a MMA (Stockholmer Fassung) zu den Aufgaben des Internationalen Büros, die Registrierungs anträge auf ihre Zulässigkeit hin zu überprüfen. Eine ausschließliche Zuständigkeit des Internationalen Büros für die Zulässigkeitsprüfung sei aber nicht anzuerkennen. Eine eindeutige Regelung in dieser Hinsicht sei weder Art. 11 MMA noch einer anderen Vorschrift des Abkommens zu entnehmen. Auch die Materialien zu dem Madrider Markenabkommen und den verschiedenen Revisionskonferenzen seien in dieser Hinsicht unergiebig.Das internationale Büro selbst vertrete offensichtlich die Auffassung, daß eine konkurrierende Zuständigkeit der nationalen Behörden bei der Prüfung der Zulässigkeit internationaler Registrierungen gegeben sei, wie sich unter anderem aus Nr. 133 des WIPO-Leitfadens, Ausgabe 1975 ergebe. Die Bejahung einer solchen Zuständigkeit erscheine auch umso eher geboten, als nur dadurch für den Antragsteller der Rechtsweg vor den nationalen Verwaltungs- oder Gerichts- instanzen eröffnet werde. Denn gegen eine Verweigerung der Registrierung durch das Internationale Büro gebe es kein Rechtsmittel, der Antragsteller hätte also keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Schließlich verweist das Bundespatentgericht dazu auf die "Toscanella" Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 31, 374), in der ebenfalls, wenn auch in einer anderen Fallgestaltung, trotz formal ordnungsgemäßer Registrierung durch das Internationale Büro in der Bundesrepublik Deutschland ein Schutz nicht anerkannt worden war. Die danach zulässige Prüfung des nachträglich gestellten Gesuchs der Markeninhaberin um Ausdehnung des Schutzes der Marke Nr. 187 593, so führt das Bundespatentgericht weiter aus, führe zu dem Ergebnis, daß dieses vom Internationalen Büro registrierte Gesuch den Schutz der Marke in der Bundesrepublik Deutschland nicht begründet habe. III. Die dagegen gerichtete Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob der einschränkenden Auslegung, die das Bundespatentgericht dem Art.3^er MMA gegeben hat, beizutreten wäre. Denn selbst wenn man mit dem Bundespatentgericht die Ansicht vertreten wollte, ein nach Schutzrechtsversagung erneut gestelltes Gesuch um Schutzerstreckung sei bei richtiger ■fpr» Auslegung des Art.3 MMA unzulässig, wäre die aufgrund der gegenteiligen Auffassung des Internationalen Büros im Streitfall bereits vollzogene Registrierung des erneuten Schutzgesuchs von den nationalen Behörden als rechtsbegründende Tatsache hinzunehmen. 1. Das Madrider Markenabkommen überträgt in Art. 11 Abs. 1 lit.a (Stockholmer Fassung) die Zuständigkeit für die Registrierung dem Internationalen Büro. In gleicher ter Weise ist das Internationale Büro nach Art. 3 Abs. 2 MMA zuständig. das nach der Registrierung gestellte Gesuch um Ausdehnung des Schutzes in das Register einzutragen. Diese Zuständigkeit ist eine ausschließliche, so daß eine konkurrierende Zuständigkeit der nationalen Behörden entgegen den Ausführungen des Bundespatentgerichts nicht“in Betracht kommt. 2. Das Bundespatentgericht ist wohl, auch, wie einige Wendungen seiner Begründung nahelegen, richtigerweise dahin zu verstehen, daß es eine Kompetenz der nationalen Behörden in dem Sinne in Anspruch nehmen will, daß diese bereits vollzogene Registrierungen auf ihre Rechtswirksamkeit überprüfen dürfen. Diese Kompetenz räumt allerdings, was auch die Vorinstanzen nicht verkennen, Art. 5 Abs. 1 MMA in dem Sinne ein, daß die nationalen Behörden den durch die Registrierung sofort wirksam (Art.3^er, ^ Abs. 1) erlangten Schutz bei Vorliegen bestimmter Gründe rückwirkend versagen können (Art.5 Abs. 1 Satz 2 MMA in Verbindlang mit Art.6 Qu*ncluies Abs. A PVÜ). Das Beschwerdegericht will aber über diese Versagungsgründe hinaus die Kompetenz in Anspruch nehmen, schon im Vorfeld einer Prüfung nach Art. 5 einer Registrierung den Eintritt der Schutzwirkung absprechen zu dürfen. Diese Auslegung ist jedoch mit dem Madrider Markenabkommen nicht zu vereinbaren. Zwar nötigt der Wortlaut ter der Art.4 und 3 MMA, wonach der Schutz der Marke mit der Registrierung beim Internationalen Büro wirksam wird, 8 / X nicht zwingend zu der Annahme, die nationalen Behörden seien zur Prüfung des Eintritts dieser rechtlichen Wirkungen nicht befugt. Doch ergibt sich aus dem Sinnzusammenhang mit Art.5, daß die nationalen Behörden den Eintritt der mit der Registrierung verbundenen Wirkungen vorbehaltlich der in Art.5 niedergelegten Befugnisse als gegeben hinzunehraen haben. Denn anderenfalls würde die in Art.5 Abs. 1 Satz 2 MMA aufgeführte Beschränkung der Versagungsbefugnis auf die in Art. 6 ^uinqutes PVÜ gezogenen Grenzen ausgehöhlt werden, weil die Prüfung der Rechtswirksamkeit der Registrierung nicht in gleicher Weise eingeengt wäre. Der Annahme, daß eine vollzogene Registrierung die 4-p Y* in Art .4 und 3 MMA ausgesprochene Schutzwirkung regelmäßig begründet und die nationalen Behörden dies hinzunehmen haben, steht auch die nToscanellaH-Entscheidung des Bundesgerichtshofes (BGHZ 31» 374), auf die sich das Bundespatentgericht beruft, nicht entgegen. In diesem Verfahren ging es darum, ob eine internationale Marke, die durch Vermittlung des Amtes für Erfindungsund Patentwesen der DDR vom Internationalen Büro eingetragen worden war, in der Bundesrepublik Schutz genieße. Der Bundesgerichtshof hat dort, worauf das Bundespatentgericht hinweist, diese Frage verneint. Dabei lag die Erwägung zugrunde, daß die DDR aus völkerrechtlichen Gründen im Verhältnis zur Bundesrepublik dem Madrider Markenabkommen überhaupt nicht wirksam beigetreten sei (aaO S. 383) und aus diesem Grunde die Registrierung im Gebiet der Bundesrepublik keine Rechtswirkungen erzeugen könne. Solche besonderen Voraussetzungen liegen aber im Streitfall, in dem es sich lediglich um die Auslegung einer Einzelvorschrift des zwischen den beteiligten Staaten zweifelsfrei geltenden Abkommens handelt, nicht vor. Das Beschwerdegericht beruft sich auch zu Unrecht auf die als mit ihm übereinstimmend angesehene Auffassung der WIPO. Der zitierte WIPO-Leitfaden (Ausgabe Januar 1975 Nr. 128 - 133) ergibt* daß die WIPO eine wiederholte—Antra gate! lung- für nulo-soi-g— tim: Ni. \3 3r ergibt zwar, daß die WIPO eine wiederholte Antragstellung für zulässig hält (Nr.128), Nr. 133 ergibt zwar, daß die WIPO bei der Registrierung von Schutzausdehnungen weitherzig verfährt und Registrierungsanträgen auch stattgibt, wenn die Behörde eines beteiligten Landes die Unzulässigkeit geltend macht. Daraus folgt aber, daß die WIPO die nationalen Behörden auf den Weg der Schutzverweigerung nach Art. 5 MMA verweisen will Dem steht auch nicht entgegen, daß dort von der den nationalen Behörden vorbehaltenen Prüfung der "Zulässigkeit des Gesuchtst sprochen wird. Ersichtlich ist damit die Prüfung etwaiger Versagungsgründe im Sinne des Art.5 gemeint. Das ergibt sich auch aus der vom Bundespatentgericht zu den Akten beigezogenen Stellungnahme der WIPO vom 10. September 1975 an das Deutsche Patentamt. 3. Kann danach zwar im Hinblick auf die vollzogene Registrierung des Gesuchs dahingestellt bleiben, ob das Internationale Büro im Streitfall Art.3^er MMA zutreffend ausgelegt hat, in dem es das Gesuch trotz der früheren Schutzrechtsverweigerung registriert hat, so besagt dies doch nicht, daß die Tatsache der früheren Schutzrechtsverweigerung ohne jede Rechtswirkung wäre. Denn die im Rahmen des Art. 5 MMA vorzunehmende Prüfung ist zwar auf die in Art. 6 ^uincluies pvt) genannten Gründe beschränkt. Diese umfassen aber unter dem Gesichtspunkt des Rechtsmißbrauchs auch die verfahrensrechtliche Vorfrage, ob eine Prüfung auf der Grundlage der genannten Artikel bereits einmal stattgefunden hat, und gegebenenfalls, ob die Voraussetzungen für eine erneute Prüfung gegeben sind. o Ein solcher Rechtsmißbrauch kann vorliegen, wenn ein Antrag wiederholt wird, ohne daß sich die rechtlichen oder tatsächlichen Verhältnisse, die für die Entscheidung im Einzelfall maßgeblich sind, geändert haben. Der Inhaber einer IR-Marke, der der Schutz im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland bereits früher versagt worden ist, wird deshalb regelmäßig darlegen müssen, daß sich die rechtlichen und/oder tatsächlichen Verhältnisse, die früher zur Schutzversagung geführt haben, im Zeitpunkt der Wiederholung des Gesuchs bzw. ter der erneuten Registrierung gern. Art .3 MabK in der Weise geändert haben, daß ein erneutes Prüfungsverfahren nicht rechtsmißbräuchlich erscheint. Fehlt es an solchem Sachvortrag, so ist der Schutz ohne Sach-prüfung erneut zu versagen. Im Streitfall ist der Marke "MEPIRAL” der Antragstellerin seinerzeit der Schutz wegen Übereinstimmung mit der Marke "Medinal" versagt worden. Die Antragstellerin hat zur Begründung des erneuten Registrierungsgesuchs vorgetragen, daß sich durch die Einführung des sog. BenutzungsZwanges die rechtlichen Voraussetzungen seit der Schutzrechtsversagung im Jahre 1957 geändert hätten,und daß die Marke "Medinal" seit Jahren nicht mehr benutzt werde, auch weder in den neuen Ausgaben des Pharma-Index noch in der Roten Liste geführt werde. Das Bundespatentgericht wird bei der erneuten Verhandlung diesen. Vortrag im Hinblick auf den Gesichtspunkt des Rechtsschutzbedürfnisses zu würdigen haben und, wenn es das Rechtsschutzbedürfnis bejaht, den Schutz jedenfalls nicht schon deshalb versagen dürfen, weil der Schutz bereits in dem früheren Verfahren versagt worden ist. 11 Der angefochtene Beschluß war deshalb aufzuheben und die Sache gemäß § 31 y PatG an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Gamm Merkel Schönberg Schwerdtfeger Zülch