Volltext der Entscheidung
Nachs ehlagewerk J ja BGHZ: nein
WZGr § 5
Herba
Zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens in solchen Fällen, in denen das Widerspruchszeichen aufgrund nachgewiesener Verkehrsdurchsetzung in die Zeichenrolle eingetragen worden ist.
BGH, Beschl. v. 1. Oktober 1969 - I ZB 10/68 - BPatG
BUNDESGERICHTSHOF
T 7.B 10/68 BESCHLUSS
Verkündet ams 1, Oktober 1969 Werner , Justizobersekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
in der Rechtsbeschwerdesache
der Firma 0
& Co.,
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Widersprechende und Rechtsbeschwerdeführerin,
Verfahrensbevollmächtigters Rechtsanwalt Dre
gegen
die Firma P< Rj^straße f
AG,
Chemische Fabrik,
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Anmelderin und Rechtsbeschwerdegegnerin,
- Verfahrensbevollmächtigte
Patentanwälte Dr, Ing
■■m, 3>r.
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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 1. Oktober 1969 unter Mitwirkung der Senatspräsidentin Dr. Krüger-Nieland und der Bundesrichter Br. Sprenkmann, Alff, Dr. Simon und Dr. G-irisch
beschlossen*
Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 25 • Senates (Warenzeichen-Beschwerde senates II) des Bundespatentgerichts vom 22. Februar 1968 wird auf Kosten der Widersprechenden zurückge-wiesen.
Gr r ü n d e *
Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des Zeichens Nr« 459 061 "HERBA", das im Jahre 1933 für "medizinische und loilettenseifen, pharmazeutische und kosmetische Salben und Puder" eingetragen worden ist und nach Angaben der Inhaberin seit langer Zeit für kosmetische Hautpflegemittel stark benutzt wird. Im Jahre 1956 war die Löschung dieses Zeichens mit der Begründung beantragt worden, es handele sich um eine nichteintragungsfähige Beschaffenheitsangabe (herba - Kraut). Dieser Antrag wurde zurückgewiesen, weil das Zeichen, dessen Anmeldeäkten durch Kriegseinwirkung verlorengegangen waren, auf Gr rund Anerkennung im Verkehr eingetragen worden sei. Diese Verkehrsanerkennung war durch eine patentamtliehe Beschwerdeentscheidung im Jahre 1935 bestätigt worden (MuW 1935, 337).
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Gestützt auf ihr Zeichen "HERBA" hat die Rechtsbeschwerdeführerin Widerspruch gegen die Eintragung des Zeichens "HERBAPON" erhoben, das für die Waren "Arzneimittel, nämlich medizinische Badezusätze, Brunnen- und Badesalze; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich kosmetische Badezusätze" bestimmt ist.
Das Patentamt hat den Widerspruch zurückgewiesen.
Die Gefahr von unmittelbaren Verwechslungen sei, so hat es ausgeführt, wegen der zusätzlichen Silbe "PON" in dem beanstandeten Zeichen nicht zu befürchten. Auch scheide eine Verwechslungsgefahr in dem Sinne aus, daß das Wort "HERBA" als Stammbestandteil gewertet werde; denn dieses Wort sei eine pharmazeutische PachbeZeichnung und komme zudem häufig in Drittzeichen vor.
Die gegen diesen Beschluß eingelegte Beschwerde hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen.
Die formund fristgerecht eingelegte zugelassene Rechtsbeschwerde gegen die Entscheidung des Bundespatentgerichts ist nicht begründet.
Io Die Widersprechende wendet sich in ihrer Rechtsbe~ schwerde u.a. dagegen, daß das Beschwerdegericht ebenso wie das Patentamt die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen verneint und in seiner Begründung ausgeführt hat, eine solche Gefahr sei von der Widersprechenden in der mündlichen Verhandlung selbst nicht mehr geltend gemacht worden. Die vom Beschwerdegericht in diesem Zusammenhang gemeinte Verwechslungsgefahr im engeren Sinne der unmittelbaren Zeichenver-wechselbarkeit stünde dann zu befürchten, wenn das jüngere Zeichen "HERBAPON" mit dem prioritätsälteren Zeichen "HERBA” in kläglicher, optischer oder begrifflicher Hinsicht derart
weitgehend Übereinstinmen wurde, daß der Verkehr beide nicht mehr unterscheiden könnte und beide irrig für ein und dasselbe Zeichen halten würde. Diese G-efahr hatte bereits das Patentamt mit der Begründung verneint, daß die zusätzliche Endung ”PONf1 in dem angegriffenen Zeichen den G-esamteindruck sinnfällig verändere und im Hinblick auf die leichte Einprägsamkeit der Zeichenwörter selbst dem unaufmerksamen Käufer nicht entgehen werde. Dieser Würdigung ist das Beschwerdegericht beigetreten. Daß sie aus Rechtsgründen zu beanstanden wäre, hat die Rechtsbe-schwerdeführerin nicht dargetan und ist auch nicht ersichtlich.
II. Das Beschwerdegericht befaßt sich sodann näher mit der weiteren Möglichkeit, daß der Verkehr die beiderseitigen Zeichen wegen ihres unterschiedlichen G-esamt-eindrucks zwar nicht unmittelbar als solche verwechsele,' wohl aber aus den gemeinsamen Merkmalen den irrigen Schluß ziehe, es handele sich bei dem jüngeren Zeichen um eine abgewandelte Weiterbildung des älteren Zeichens und diene dessen Inhaber zur Kennzeichnung einer besonderen Warenart.
1. Die Rechtsbeschwerdeführerin bemängelt, daß das Beschwerdegericht diese weitere Art der Verwechslungsgefahr als eine mittelbare bezeichnet. Damit folgt indessen das Beschwerdegericht lediglich einer verschiedentlich empfohlenen Terminologie, um die zuvor erörterten Fälle unmittelbarer Zeichenverwechslungen von sonstigen Fällen einer Verwechslungsgefahr im engeren Sinne, namentlich dem Fall des sogenannten Sorten- oder Serienzeichens, zu unterscheiden (vgl. etwa Baumbach/Hefermehl, WZG-, 10. Aufl Anm. 18 ff zu § 31; Utescher in seiner Anmerkung GRUR 1969 42). Demgegenüber versteht die Rechtsbeschwerdeführerin
unter mittelbarer Verwechsiungsgefahr das gleiche wie unter der sogenannten Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne und meint demgemäß, das Beschwerdegericht sei schon deshalb zu rechtsirrigen Ergebnissen gelangt, weil es seine Würdigung fälschlich auf die Verwechslungsgefahr in diesem weiteren Sinne abstelle, also auf die Gefahr, daß der Verkehr aus der Ähnlichkeit der Bezeichnungen auf wirtschaftliche oder organisatorische Beziehungen zwischen zwei verschiedenen Unternehmen schließe» Biese Bedenken sind jedoch nicht begründet. Denn das Beschwerdegericht hat gerade nicht verkannt, daß es sich sowohl bei dem bereits erörterten Fall unmittelbarer Zeichenverwechslungen als auch in dem weiteren Pall des abgwandelten Sorten- und Serienzeichens um eine Verweehslungsgefahr in dem engeren Sinne handelt, daß der Verkehr infolge der vorhandenen Übereinstimmungen zu der irrigen Annahme gelangt, die mit den beiderseitigen Zeichen gekennzeichneten Waren stammten aus ein und demselben Geschäftsbetrieb (BGH GRÜR 1959, 420 - Opal; BGHZ 39, 266, 269 -Sunsweet; GRUR 1969, 40, 41 - Pentavenon)»
2o Rach gefestigter Rechtsprechung kommt die erwähnte mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens dann in Betracht, wenn die beiden Vergleichszeichen den gleichen Wortstamm aufweisen und wenn ferner dieser Stammbestandteil auch im Rahmen eines Gesamtzeichens für die Betriebsstätte des rangbesseren Benutzers einen derartigen Hinweis Charakter besitzt, daß der Verkehr Anlaß hat, trotz an sich nicht bestehender Verwechselbar-keit aus der bloßen Übereinstimmung einzelner Silben den irrigen Schluß herzuleiten, es handele sich um die Kennzeichnung einer anderen Warenart oder -sorte des gleichen Geschäftsbetriebs, der das Stammzeichen führt (vgl, BGH GRUR 1969, 40, 41 - Pentavenon m.w.Nachw«), Je nach den
Umständen des Einzelfalles kann das namentlich dann anzunehmen sein, wenn ein Unternehmen den Verkehr bereits an mehrere Zeichen mit dem gleichen Wortstamm gewöhnt hat oder wenn es sich um einen als besonders charakteristisch hervorstechenden oder im Verkehr bereits als Herkunftshinweis durchgesetzten oder als Firmenabkürzung verwendeten Bestandteil eines Einzelzeichens handelt» Wohnt hingegen dem fraglichen Bestandteil nur eine geringe herkunftskennzeichnende Kraft inne, handelt es sich beispielsweise erkennbar um einen Sachhinweis oder um einen auch in Drittzeichen häufiger vorkommenden Ausdruck, dann hat der Verkehr - wie der Senat bereits in der Pentavenon-Entscheidung dargelegt hat - im allgemeinen wenig Anlaß, aus der bloßen Übereinstimmung in einem solchen Ausdruck auf die gleiche betriebliche Herkunft zu schließen»
a) Von diesen Beurteilungsgrundsätzen ist ersichtlich auch das Beschwerdegericht ausgegangen» Nach seiner Auffassung erscheint die Annahme, der Verkehr könne das Wort ’’HERBA” als Stammbestandteil von Serienzeichen auffassen, bereits deshalb bedenklich, weil dieses Wort als der lateinische Ausdruck für Kraut einen warenbeschreibenden Sinngehalt für Arznei- und Körperpflegemittel habe und demgemäß von Hause aus eintragungsunfähig gewesen sei»
Werde ’’HERBA” als Bestandteil in zusammengesetzten Kennzeichnungen, also in Verbindung mit anderen Kennzeichnungselementen, verwendet, dann würden diejenigen Verkehrsteilnehmer, denen der Sinngehalt dieses Wortes bekannt sei, vielfach zu der Annahme neigen, daß durch diesen Bestandteil nicht auf den Herkunftsbetrieb, sondern auf den Charakter der so gekennzeichneten Ware als Kräuterpräparat hingewiesen werde.
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Diese im wesentlichen tatrichterlichen Ausführungen, die im Rechtsbeschwerdeverfahren nur begrenzt nachprüfbar sind, lassen einen Rechtsirrtum nicht erkennen und werden insoweit von der Rechtsbeschwerdeführerin nicht angegriffene Die Rechtsbeschwerdeführerin nimmt aber offenbar an, die Kennzeichnungsschwäche des Widerspruchszeichens werde ausgeglichen durch die festgestellte Ver-kehrsanerkennung, die im Zeitpunkt der Anmeldung des angegriffenen Zeichens sogar noch gesteigert gewesen sei. Dabei verkennt die Rechtsbeschwerdeführerin indessen folgendes 5
Aus dem Umstand, daß das Widerspruchszeichen ,fHERBAM auf Grund festgestellter Verkehrsanerkennung eingetragen worden ist, folgt für das vorliegende Widerspruchsverfahren zunächst nur, daß dieses Zeichen als schutzfähig anzusehen und gegen verwechslungsfähige jüngere Zeichen zu schützen ist. Im vorliegenden Zusammenhang geht es aber um die besondere Frage, ob sich das Widerspruchszeichen in einem solchen Maße im Verkehr durchgesetzt hat, daß der Verkehr darin sogar den Stammbestandteil eines Serienzeichens erblickt«, Eine solche Entwicklung erscheint zwar auch bei zunächst eintragungsunfähigen Ausdrücken nicht von vornherein ausgeschlossen. Aber schon bei unterscheidungskräftigen Phantasieworten, an denen keinerlei allgemeines Freihaltebedürfnis besteht, gibt der Umstand allein, daß dieses Wort als Bestandteil in einem anderen, an sich nicht verwechslungsfähigen Zeichen wiederkehrt, dem Verkehr noch nicht ohne weiteres Anlaß, darin ein Serienzeichen zu erblicken. Das gilt verstärkt, wenn es sich - wie im Streitfall - um einen Ausdruck mit einem auf die Ware bezüglichen Sinngehalt handelt und daher für den Verkehr die Vorstellung naheliegt, daß ein Dritter durch die Aufnahme dieses Ausdrucks in ein neues zusammengesetztes Zeichen einen Sachhinweis geben will. In einem
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solchen Falle erscheint es erforderlich, vorab genauer zu klären, wie stark und für welche Waren sich das Zeichen im Verkehr durchgesetzt hat und ob nicht das Vorhandensein benutzter Drittzeichen einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens zu demindest für einen Teil der Waren des Gegenzeichens entgegensteht*
Die sonach erforderliche genauere Klärung der im einzelnen strittigen tatsächlichen Benutzungslage hält das Be schwer degericht im Widerspruchsverfahren für unzulässig» Diese Auffassung stimmt mit der Rechtsprechung des erkennenden Senats überein, der bereits in der Sirax-EntScheidung (GRUR 1967, 660) des näheren dargelegt hat, daß die vom Beschwerdegericht herangezogenen einschlägigen Grundsätze des Vitapur-Beschlusses (BGHZ 46, 152) gerade auch bei der Prüfung eingreifen, ob ein Zeichen durch Benutzung im Verkehr HinweisCharakter als Stammbestandteil eines Serienzeichens erlangt hat oder ob diese Entwicklung durch Benutzung von Drittzeichen mit dem gleichen Wortstamm verhindert worden ist«
b) Die Rechtsbeschwerdeführerin wendet sich insbe-sondere gegen die weiteren Erwägungen des Beschwerdege-richts, der Eignung des übereinstimmenden Bestandteils "HERBA”, als Stammbestandteil eines Serienzeichens zu wirken, stehe ferner entgegen, daß sowohl auf dem Gebiet der Arzneimittel als auch auf dem Gebiet der Körperpflege-mittel zahlreiche ähnliche Drittzeichen mit dem Bestandteil "Herba" in die Zeichenrolle eingetragen seien« Aus diesem Rollenstand folge, so meint das Beschwerdegericht, daß dem Widerspruchszeichen nach den Grundsätzen der Vitapur-EntScheidung von Hause aus nur eine geringe Originalität zukomme und daß es eine ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche aufweise * Diese aus dem Rollenstand
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herzuleitende Kennzeichnungsschwäche habe das Widerspruchs-Zeichen durch seine Verkehrsanerkennung nicht überwunden«,
Gegenüber diesen Ausführungen bemängelt die Rechtsbeschwerdeführerin, aus dem bloßen Rollenstand lasse sich dann nichts für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft herleiten, wenn ein Zeichen - wie im Streitfall - kraft Verkehrsgeltung in die Zeichenrolle eingetragen worden sei.
Die Erwägungen des Beschwerdegerichts sind indessen aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Zwar wird bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft solcher Zeichen, die nachweislich im Verkehr als Herkunftshinweis durchgesetzt worden sind, die Berücksichtigung des Rollenstandes im allgemeinen nicht viel austragen. Denn der Rollenstand ist lediglich - wie der Senat in der Vitapur-Entscheidung klargestellt hat - eine wertvolle Stütze für die Würdigung der ursprünglichen Kennzeichnungskraft eines Zeichens, die als Fingerzeig neben sonstigen von Amts wegen bekannten Umständen dient. Ein im Verkehr nachweislich durchgesetztes Zeichen läßt sich naturgemäß nicht mehr zureichend nach dem Maß seiner ursprünglichen, möglicherweise anfangs überhaupt fehlenden Kennzeichnungsfähigkeit beurteilen, da der Umstand der Verkehrsdurchsetzung die Kennzeichnungs-kraft zwangsläufig verändert. Diese Zusammenhänge hat aber auch das Beschwerdegericht nicht verkannt. Es hat aus den zahlreichen Eintragungen in der Zeichenrolle lediglich die Bestätigung dafür entnommen, daß das Widerspruchs Zeichen nicht allein - wie bereits erörtert - wegen seines für den Fachund Sprachkundigen erkennbaren warenbeschreibenden Sinngehalts eintragungsunfähig war, sondern - infolge dieses Umstandes - zugleich einen naheliegenden Ausdruck zur Bildung zusammengesetzter Bezeichnungen darstellte und daher jedenfalls von Hause aus nicht die Eignung besaß,
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als Stajambe stand teil von Serienzeichen aufgefaßt zu werden« Das Beschwerdegericht hat sich aber nicht mit diesen Feststellungen zur ursprünglichen Kennzeichnungsfähigkeit begnügt, sondern hat auch den weiteren amtsbekannten Umstand der Verkehrsanerkennung berücksichtigt und dementsprechend erwogen, ob das Klagezeichen infolge dieser Verkehrsanerkennung jene Eignung erlangt hat0 Da aber die tatsächliche Benutzungslage im einzelnen strittig war und daher im Widerspruchsverfahren - wie erörtert - nicht ausreichend beurteilt werden konnte, hat sich das Beschwerdegericht mit Recht außerstande gesehen, jene Frage im vorliegenden Verfahren abschließend zu beantworten«
Nach alledem war die Rechtsbeschwer de unter Kostenfolge aus §§ 13 Abs« 5 WZG-, 41 y PatG- zurückzuweisen«
Krüger-Nieland Sprenkmann Alff
Simon Girisch